1. Generelt
   1.1 Grunnleggende vilkår
   1.2 Uttalelse fra sakkyndig
   1.3 Protest innkommer før patent er meddelt

2. Oppfinnelser
   2.1 Oppfinnelsesbegrepet
   2.2 Unntak fra oppfinnelsesbegrepet - PL § 1, 2. ledd
   2.3 Eksempler på unntak - PL § 1, 2.ledd
      2.3.1 Oppdagelser
      2.3.2 Vitenskapelige teorier
      2.3.3 Matematiske metoder
      2.3.4 Kunstneriske (herunder estetiske) frembringelser
      2.3.5 Planer, regler og metoder for utførelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet
      2.3.6 Programmer for datamaskiner (software)
      2.3.7 Fremleggelse av informasjon

2a. Bioteknologiske oppfinnelser
   2a.1 Generelt
      2a.1.1 Definisjon av bioteknologiske oppfinnelser
      2a.1.2 Vilkår ved patentering av bioteknologiske oppfinnelser
   2a.2 Naturlig forekommende biologisk materiale
      2a.2.1 Vurderding av patenterbarhet
         2a.2.1.1 Oppfinnelseshøyde
         2a.2.1.2 Industriell anvendelse - PL § 3c, andre setning
      2a.2.2 Beskyttelsesomfang - PL § 3c, første setning
         2a.2.2.1 Anvendelsespatenter
   2a.3 Modifisert biologisk materiale
      2a.3.1 Nukleotidsekvenser og mikroorganismer
      2a.3.2 Generelt om planter og dyr
         2a.3.2.1 Plantesorter og dyreraser
         2a.3.2.2 Planter og dyr som ikke er begrenset til en plantesort eller en dyrerase
         2a.3.2.3 Vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr
   2a.4 Opplysningsplikt om leverandørland, opprinnelsesland og samtykke fra disse for biologisk materiale og oppfinnelser som er en videreutvikling av tradisjonell kunnskap
      2a.4.1 Søknader som omfattes av opplysningsplikten i PL § 8b
         2a.4.1.1 Opplysningsplikt for oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale
         2a.4.1.2 Opplysningsplikt for oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap
      2a.4.2 Krav til opplysninger fra søker
         2a.4.2.1 Krav til opplysninger om leverandørland (for materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, se 2a.4.2.3)
         2a.4.2.2 Krav til opplysninger om opprinnelsesland (for materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, se 2a.4.2.3)
         2a.4.2.3 Opplysningsplikt for materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk
      2a.4.3 Manglende eller uriktige opplysninger - saksbehandlers oppgaver
   2a.5 Humant materiale
      2a.5.1 Humant materiale som sådant (oppdagelser)
      2a.5.2 Bearbeidet humant materiale
      2a.5.3 Opplysninger om samtykke til bruk av humant materiale
         2a.5.3.1 Manglende eller uriktige opplysninger i henhold til PL § 8c
   2a.6 Mikrobiologiske og andre tekniske fremgangsmåter
   2a.7 Etisk begrunnede unntak
      2a.7.1 Veiledende liste over unntatte oppfinnelser
      2a.7.2 Innsigelser grunnet på at patentet strider mot PL § 1b
         2a.7.2.1 Formalia og realitetsbehandling ved innsigelser grunnet i PL § 1b
         2a.7.2.2 Administrativ begrensning i forlenget innsigelsesperiode
      2a.7.3 Etisk nemnd
         2a.7.3.1 Realitetsbehandling basert på PL § 1b
         2a.7.3.2 Oversendelse til etisk nemnd
         2a.7.3.3 Avgjørelse etter behandling i etisk nemnd
   2a.8 Deponering av biologisk materiale
   2a.9 Sekvenslister
   2a.10 Beskyttelsesomfang for formeringsdyktig materiale
      2a.10.1 Generelt om beskyttelsesomfang for formeringsdyktig materiale
         2a.10.1.1 Produktkrav biologisk materiale
         2a.10.1.2 Fremgangsmåtekrav biologisk materiale
         2a.10.1.3 Produktkrav på gener
         2a.10.1.4 Materiale bragt i omsetning med sikte på vekst
      2a.10.2 Landbruksunntaket ("farmers' privilege")
         2a.10.2.1 Planter
         2a.10.2.2 Dyr
      2a.10.3 Naturlig forekommende materiale
   2a.11 Overgangsbestemmelser

2b. Fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering - PL § 1, 6. ledd
   2b.1 Ikke-patenterbare fremgangsmåter som utføres på mennesker eller dyr
   2b.2 Patenterbare fremgangsmåter som utføres på mennesker eller dyr
      2b.2.1 Instrumenter eller apparater
   2b.3 Første medisinske anvendelse (første indikasjonskrav)
      2b.3.1 Form på første indikasjonskrav
      2b.3.2 Vurdering av nyhet for første indikasjonskrav
      2b.3.3 Vurdering av oppfinnelseshøyde for første indikasjonskrav
      2b.3.4 Støtte i beskrivelsen ved første indikasjonskrav
      2b.3.5 Enhetlighet
   2b.4 Annen medisinsk anvendelse (annen indikasjon)
      2b.4.1 Godtakbare annen indikasjonskrav
      2b.4.2 Ikke godtakbare krav
      2b.4.3 Vurdering av nyhet for annen indikasjonskrav
      2b.4.4 Vurdering av oppfinnelseshøyde for annen indikasjonskrav
      2b.4.5 Funksjonelle definisjoner i annen indikasjonskrav
      2b.4.6 Enhetlighet

3. Industriell utnyttelse
   3.1 Definisjon "industri"- PL § 1, 1.ledd

4. Nyhet
   4.1 Nyhet og teknikkens stilling - PL §§ 2, 1.ledd og 2, 2.ledd
      4.1.1 Definisjon av nyhet og teknikkens stilling
      4.1.2 Allment tilgjengelighet
   4.2 Kolliderende søknader
      4.2.1 Nyhetsskadelig innhold
      4.2.2 Inngivelsesdag for kolliderende søknader
      4.2.3 Internasjonale søknader - PL §§ 2, 3. ledd og 31
      4.2.4 Europeiske patentsøknader - PL § 66f
      4.2.5 Dobbelt-patentering
   4.3 Nyhetsvurdering
      4.3.1 Mothold
      4.3.2 Motholdets omfang

5. Oppfinnelseshøyde - PL § 2, 1. ledd
   5.1 Generelt
   5.2 Kombinasjonsoppfinnelser
   5.3 Ulik basis for oppfinnerisk innsats
      5.3.1 "Virkelighetsnære" vurderinger
      5.3.2 Ufordelaktig modifikasjon og tilfeldig valg
      5.3.3 "Bonuseffekt"
   5.4 Bidrag utover teknikkens stilling
   5.5 "Problem og løsning"
      5.5.1 Den nærmeste teknikkens stilling
      5.5.2 Det tekniske problem
      5.5.3 Nærliggende for "fagmannen"
   5.6 "Fagmannen"
   5.7 Kravtyper som ikke behøver å vurderes med hensyn til nyhet og oppfinnelseshøyde
   5.8 Kombinering av mothold
   5.9 Nye argumenter og etterinnsendt materiale
   5.10 Mellomprodukter
      5.10.1 Definisjoner
      5.10.2 Patenterbarhetsbetingelser
      5.10.3 Betingelser for enhetlighet
   5.11 Eksempelsamling
   5.12 ”Særlige bestemmelser for behandling av søknader som angår lege- eller næringsmidler og er inngitt før 1. januar 1992”

6a. Oppfinnelser hvis kommersielle utnyttelse strider mot offentlig orden eller moral
   6a.1 Generelt
   6a.2 Den etiske nemnd for patentsaker
   6a.3 Oppfinnelser forbudt ved lov
   6a.4 Eksempler på oppfinnelser som ikke kan patenteres
   6a.5 Forlenget innsigelsesperiode

6b Oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap

7. Ikke-nyhetsskadelige opplysninger - PL § 2, siste ledd nr.1 og 2

8. Eksempelsampling til kapittel IV
   8.1 Anvendelse av kjente midler?
      8.1.1 Oppfinnelser som innebærer anvendelse av kjente midler på en nærliggende måte og som dermed ikke innehar oppfinnelseshøyde
      8.1.2 Oppfinnelser som innebærer anvendelse av kjente midler på en ikke-nærliggende måte og som dermed innehar oppfinnelseshøyde
   8.2 Nærliggende kombinasjon av trekk?
      8.2.1 Nærliggende og følgelig ikke oppfinnerisk kombinasjon av trekk
      8.2.2 Ikke nærliggende og følgelig oppfinnerisk kombinasjon av trekk
   8.3 Nærliggende valg?
      8.3.1 Nærliggende og følgelig ikke oppfinnerisk valg mellom et antall kjente muligheter
      8.3.2 Ikke nærliggende og følgelig oppfinnerisk valg blant et antall kjente muligheter
   8.4 Overvinne en teknisk fordom
8.5 Flytskjema søknadsbehandling

 

 

1. Generelt

1.1 Grunnleggende vilkår

Følgende vilkår må være oppfylt for at det skal kunne meddeles patent:

a)  Det må foreligge en oppfinnelse (se IV, 2).

b)  Oppfinnelsen må kunne utnyttes industrielt (se IV, 3).

c)  Oppfinnelsen må være ny (se IV, 4).

d)  Oppfinnelsen må inneha oppfinnelseshøyde (se IV, 5).

e)  Oppfinnelsen skal være beskrevet så tydelig at en fagmann på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den (se II, 3.3.5).

Den som har gjort en oppfinnelse som tilfredsstiller ovennevnte vilkår, har i følge patentloven, etter søknad, rett til å få sin oppfinnelse patentbeskyttet. Imidlertid er det hjemlet visse unntak fra patentering i loven, som er beskrevet nærmere i denne retningslinjen, og hvor patent ikke vil bli meddelt selv om alle ovennevnte vilkår er oppfylt.

Ikke-skadelige opplysninger om en patentsøkt oppfinnelse, åpenbart misbruk eller visning på en offisielt anerkjent utstilling, omtales i IV, 7.

1.2 Uttalelse fra sakkyndig

Patentstyret kan innhente uttalelse fra sakkyndig som ikke er ansatt i Patentstyret, hvis dette er nødvendig for behandlingen av søknaden.
Før slik uttalelse innhentes skal bransjesjef, patentfagansvarlig eller Patentjuridisk seksjon kontaktes.

1.3 Protest innkommer før patent er meddelt

Innkommer det under Patentstyrets behandling av en søknad skriv av betydning for bedømmelsen av søknaden før patent er meddelt, jf. PF § 35, en protest, skal Patentstyret underrette søkeren om dette. Er det i protesten påberopt annet nyhetshinder enn bare en påstand om åpenlys utøvelse, skal Patentstyret umiddelbart undersøke om dette medfører at søkeren bør tilskrives om realiteten i saken.

Inneholder protesten bare en påstand om åpenlys utøvelse av oppfinnelsen, opptas den som regel til prøvning først etter utløpet av fristen for å nedlegge innsigelse og bare dersom den samme påstand også fremsettes i en innsigelse.

Vedkommende som fremsetter en protest gis ikke partsrettigheter i saken.

Den som protesterer skal imidlertid ved levering av protesten tilskrives og opplyses om at:

(i)	protesten blir oversendt søker til orientering,
(ii)	de forhold som det er opplyst om i protesten vil bli tatt med i Patentstyrets vurdering av søknaden før en eventuell meddelelse av patent og
(iii)	vedkommende som har fremsatt protesten vil bli tilskrevet på nytt dersom søknaden blir godkjent til meddelelse. I dette brevet vil vedkommende som har fremsatt protesten gjøres oppmerksom på adgangen til å inngi innsigelse dersom søknaden blir meddelt.

Ved levering av protest sender Produksjon og systemer ut et standardbrev vedrørende mottatt protest, mens saksbehandler i Patentavdelingen sender ut et standardbrev til vedkommende som har protestert når søknaden eventuelt blir godkjent til meddelelse.

2. Oppfinnelser

2.1 Oppfinnelsesbegrepet

Patentloven definerer ikke hva som menes med oppfinnelse i patentrettslig forstand, men for at en oppfinnelse skal kunne være patenterbar i patentlovens forstand, er det likevel klart at den må oppfylle betingelsene teknisk karakter, teknisk effekt og å være reproduserbar. Dette er implisitt innebygd i patentloven (jf PL § 1, 1.ledd).

Med teknisk karakter menes at det skal være tale om en løsning av en oppgave ved hjelp av naturkrefter, dvs en lovbundet utnyttelse av naturens materie og energi (se også IV, 3.1).

Oppfinnelsen må være av "teknisk karakter" i en slik grad at den kan relateres til et teknisk område, den må angå et teknisk problem og den må kunne defineres gjennom sine tekniske trekk i kravene, jf PF § 6 (se III, 2.1).

Med teknisk effekt menes at oppfinnelsens særlige formål skal kunne virkeliggjøres, slik at det tekniske problem oppfinnelsen vedrører, er løst.

Med reproduserbar menes at oppfinnelsen har en slik karakter at man ved gjentatt utøvelse av oppfinnelsen skal være sikker på å oppnå det tilsiktede og samme resultat.

Det er viktig å være klar over at vurderingen av hvor vidt det foreligger en oppfinnelse i patentrettslig forstand, er uavhengig av, og forskjellig fra, vurderingen av om søknadsgjenstanden er industrielt utnyttbar og innehar nyhet og oppfinnelseshøyde.

To av mange forsøk på en definisjon av oppfinnelse er:

• "En konkret løsning på et teknisk problem"

eller

• "En praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar".

2.2 Unntak fra oppfinnelsesbegrepet - PL § 1, 2.ledd

PL § 1, 2.ledd, inneholder en ikke-uttømmende liste med eksempler på hva som ikke skal betraktes som oppfinnelser. Man skal merke seg at unntakene i listen enten er søknadsgjenstander av abstrakt (f eks oppdagelser og vitenskapelige teorier) eller av ikke-teknisk art ( f eks kunstneriske frembringelser eller fremleggelse av informasjon). I motsetning til dette må en oppfinnelse iht PL § 1, 1.ledd være både konkret og av teknisk karakter, og den kan være innenfor ethvert teknologisk område.

For å kunne vurdere om en søknad beskriver en oppfinnelse iht PL § 1, 1.ledd, er det to generelle punkter som det må tas hensyn til. For det første kan patenterbarhet nektes hvis søknaden bare omfatter unntatt materiale som sådan, jf PL § 1, 2.ledd, 1.setning. For det andre må det konsentreres på kravenes innhold uavhengig av form og kategori, for å fastslå om kravgjenstanden, helhetlig betraktet, innehar teknisk karakter. Hvis dette ikke er tilfelle, er den heller ingen oppfinnelse iht PL § 1, 1.ledd.

Eksempel:
Hvis det søkes beskyttelse for en tidligere kjent vare, hvor overflaten er blitt designet med maling eller med skriftlig informasjon, vil søknadens bidrag bare utgjøre kunstneriske frembringelser eller fremleggelse av informasjon. Dette tilfellet er et eksempel på materiale som ikke er patenterbart, fordi det her kun søkes beskyttelse for unntatt materiale som sådan.

2.3 Eksempler på unntak - PL § 1, 2.ledd

De ulike eksemplene i PL § 1, 2.ledd, vil nå bli gjennomgått fortløpende. I tillegg vil det bli gitt ytterligere eksempler for å klargjøre forskjellen mellom patenterbart og ikke-patenterbart materiale bedre.

2.3.1 Oppdagelser

Hvis man finner en ny egenskap hos et kjent materiale eller en kjent vare, er dette bare en oppdagelse og ikke patenterbart. Hvis man imidlertid utnytter denne egenskapen til å løse et teknisk problem, er det gjort en oppfinnelse som kan være patenterbar.

Eksempel:
Oppdagelsen av at et kjent materiale er i stand til å motstå mekaniske sjokk, er ikke patenterbart, mens en jernbanesville laget av dette materialet kan være patenterbar.

Erkjennelsen av at et materiale finnes fritt i naturen, er også bare en oppdagelse og derfor heller ikke patenterbar. Hvis, imidlertid, et materiale som finnes i naturen, først må isoleres fra sine omgivelser, og en fremgangsmåte for å utføre dette blir utviklet, kan fremgangsmåten være patenterbar. Dessuten, hvis dette materiale kan bli entydig karakterisert ved enten sin struktur eller ved fremgangsmåten eller andre parametere (se III, 4.6.1), og materialet er "nytt" i den absolutte mening av at ingen tidligere eksistens er kjent, kan materialet som sådan være patenterbart, selv om materialet har eksistert i naturen tidligere (se også 2. avd. sak nr. 6552 og IV, 4.3.2).

Eksempel:
Naturlig forekommende materiale som har eksistert i naturen i årevis, men hvor eksistensen ikke har vært kjent, f eks oppdagelsen av en ny kjemisk forbindelse som produseres av en mikroorganisme, kan på isolert form utgjøre et patenterbart materiale. 

Plantesorter og dyreraser er imidlertid unntatt fra patentering iht PL § 1, 5.ledd (se IV, 6.3).

2.3.2 Vitenskapelige teorier

Disse er en mer generalisert form av oppdagelser, og det samme prinsipp har gyldighet.

Eksempel:
En fysikalsk teori for halvledningsevne vil ikke være patenterbar. Imidlertid kan nye halvleder-innretninger og prosesser for fremstilling av disse være patenterbare.

2.3.3 Matematiske metoder

Disse er et spesielt eksempel på prinsippet at rene abstrakte eller intellektuelle metoder ikke er patenterbare.

Eksempel:
En snarvei-metode for divisjon er ikke patenterbar, men en regnemaskin konstruert for å operere tilsvarende kan være patenterbar. En matematisk metode for konstruksjon av elektriske filtre er ikke patenterbar; ikke desto mindre kan filtre konstruert i samsvar med denne metoden være patenterbare, forutsatt de har et nytt teknisk trekk som et produktkrav kan kjennetegnes ved.

2.3.4 Kunstneriske (herunder estetiske) frembringelser

Definisjonen av en estetisk frembringelse relateres til en gjenstand (f.eks. maleri eller skulptur) som verdsettes for andre kvaliteter enn de tekniske, og som i all hovedsak er subjektive. Men dersom gjenstanden også har tekniske trekk, kan den være patenterbar.

Eksempel:
Hos et bildekk med mønster, er den estetiske utførelsen av mønsteret i seg selv ikke patenterbart, men bildekket med mønsteret kan inneholde tekniske trekk som er patenterbare. En bok karakterisert bare ved trekk ved den estetiske eller kunstneriske effekten av innholdet, layouten eller bokstavfontene vil for eksempel ikke være patenterbar. Ei heller vil et maleri karakterisert ved den estetiske effekten av dets motiv, sammensetningen av farger eller av den kunstneriske (f.eks. impresjonistiske) stil være patenterbart.

Men til tross for at den estetiske effekten altså ikke vil være patenterbar, kan imidlertid middelet til oppnåelsen av en slik effekt være patenterbart, dersom effekten oppnås ved en teknisk anordning eller andre tekniske midler.

Eksempel:
Et tekstilstoff kan ha et tiltalende utseende som er oppnådd ved en lagdelt struktur som tidligere ikke har vært brukt til dette formål, slik at stoffet med denne strukturen dermed kan være patenterbart. Tilsvarende kan en bok som er karakterisert ved et teknisk trekk ved innbindingen eller limingen av ryggen være patenterbar, til tross for at den oppnådde effekt i tillegg har en estetisk effekt. Også bilder kan være patenterbare dersom de er karakterisert ved det lerretet, fargestoffet eller bindemiddelet som er brukt.

I tillegg kan en fremgangsmåte for å produsere en estetisk frembringelse omfatte en teknisk nyskapning, og dermed være patenterbar.

Eksempel:
En diamant med en spesielt vakker fasong (noe som i seg selv ikke er patenterbart) kan være fremstilt ved en ny teknisk fremgangsmåte. Her vil fremgangsmåten kunne være patenterbar. Tilsvarende vil en ny trykningsteknikk for bøker, som resulterer i en særegen layout med estetisk effekt, kunne være patenterbar, og da sammen med boka som er et produkt av fremgangsmåten. En substans eller sammensetning karakterisert ved tekniske trekk som medfører en spesiell effekt med hensyn til lukt eller smak, f.eks. ved at lukt eller smak forlenges eller forsterkes, kan være patenterbar.

2.3.5 Planer, regler og metoder for utførelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet

Disse utgjør ytterligere eksempler på søknadsgjenstander av abstrakt eller intellektuell karakter. (For forretningsmetode, se T 0388/04.)

Eksempel:
Særlig vil en plan for læring av et språk, en metode til å løse et kryssord, et spill (som en abstrakt helhet definert ved sine regler) eller en plan for organisering av en forretningsmessig operasjon ikke være patenterbar. Imidlertid kan et nytt apparat for å spille et spill eller utføre en plan være patenterbart.

Hvis kravgjenstanden spesifiserer et apparat eller en teknisk fremgangsmåte for å utføre i det minste en del av planen, må planen eller apparatet eller fremgangsmåten vurderes som en helhet. Særlig hvis kravene spesifiserer datamaskiner, datamaskinnettverk, eller andre tradisjonelle programmerbare apparater, eller et program til disse, for å utføre i det minste noen trinn i en plan, må kravgjenstanden vurderes som en "datamaskin-implementert oppfinnelse" (se nedenfor).

2.3.6 Programmer for datamaskiner (software)

Programmer for datamaskiner er en form for "datamaskin-implementert oppfinnelse", hvor uttrykket er ment å dekke patentkrav som omfatter datamaskiner, datanettverk, eller andre tradisjonelle programmerbare apparater hvor de nye trekkene i kravgjenstanden ved første betraktning er realisert ved hjelp av et program eller programmer. Slike krav kan for eksempel rettes på en metode for drift av de tradisjonelle apparatene, på et apparat til å utføre metoden, eller ifølge T 1173 (OJ 10/1999, 609), på programmet selv.
Hva angår vurderingen av patenterbarheten, skal denne være uavhengig av selve hensikten med oppfinnelsen, for eksempel om oppfinnelsen er bestemt til å fylle en forretningsnisje, å frembringe noen ny type underholdning, osv.

De grunnleggende patenterbarhetsbetraktninger her er nøyaktig de samme som for de andre unntakene opplistet i PL § 1, annet ledd. Riktignok er "programmer for datamaskiner" oppført blant unntakene i PL § 1, annet ledd. Imidlertid kan det være nødvendig med en ytterligere forklaring om hva som legges i "noe som bare utgjør & programmer for datamaskiner".

I forarbeidene til PL § 1 som fremgår av NOU 1976:49 (side 99, høyre spalte, tredje avsnitt) angis: "Oppfatningen synes imidlertid nå å være at i den utstrekning slike programmer kan sidestilles med andre anvisninger til det menneskelige intellekt, kan de ikke patenteres. Denne oppfatning, dvs. at dataprogrammer i snever forstand ikke kan patenteres, samsvarer så vidt utvalget kan forstå med den europeiske patentkonvensjon og bør komme til uttrykk på tilsvarende måte i lovteksten."

Disse retningslinjene har bakgrunn i forarbeidene og bygger på to avgjørelser fattet i EPOs Technical Board of Appeal, (T 0935/97 og T 1173/97). Begge disse avgjørelsene konkluderer med at unntaket i EPC Art. 52(2) og (3) (som tilsvarer vårt unntak i PL § 1, annet ledd) ikke utelukker patentering av dataprogrammer alene. Unntaket er å tolke dit hen at datamaskinprogrammer ikke er å anse som oppfinnelser ene og alene fordi de er datamaskinprogrammer.

Således vil for eksempel datamaskinprogrammer som befatter seg med intellektuelle og/eller mentale problemstillinger ikke være annet enn rene datamaskinprogrammer, og faller utenfor det patenterbare området.

Derimot er datamaskinprogrammer som oppfyller de tre kriteriene; teknisk karakter, teknisk effekt, og reproduserbarhet, å anse som oppfinnelser i patentlovens forstand, og ikke "bare utgjør programmer for datamaskiner".

2.3.6.1 Oppfinnelsesbegrepet sett i sammenheng med programmer for datamaskin

I kapittel 2.1 fremgår de tre kriterier som må være oppfylt for at det skal foreligge en oppfinnelse i patentlovens forstand:

Oppfinnelsen må ha teknisk karakter; det skal være tale om løsning av en oppgave ved hjelp av naturkrefter, dvs. en lovbundet utnyttelse av naturens materie og energi.

Oppfinnelsen må ha teknisk effekt; oppfinnelsens særlige formål skal kunne virkeliggjøres slik at det tekniske problem som oppfinnelsen angår, kan løses.

Oppfinnelsen må være reproduserbar; ved gjentatt, korrekt, utnyttelse av oppfinnelsen skal man kunne være sikker på å oppnå det med oppfinnelsen tilsiktede resultat.

2.3.6.1.1 Teknisk karakter

Tidligere har tolking av begrepet "teknisk karakter" vært fastlagt at dersom det i tilknytning til angivelsen av et datamaskinprogram også eksplisitt fremgår at datamaskinprogrammet skal benyttes i eller sammen med et prosessorsystem, eller datamaskinsystem, vil oppfinnelsen ha teknisk karakter. Det synes imidlertid klart at dette stiller strengere krav til datamaskinprogrammer enn til mer tradisjonell teknikk.

Eksempel:
Som eksempel på tradisjonell teknikk kan vi ta en skrue. En skrue kan i og for seg patenteres, selv om den faktisk ikke utnytter naturkreftene/naturlovene til å løse et teknisk problem før den er innskrudd i en vegg eller lignende. Det er i dette tilfellet tilstrekkelig at skruen når den benyttes som tiltenkt utnytter naturkreftene/naturlovene til å løse et teknisk problem. Vi stiller ikke krav om at veggen også må angis som en del av oppfinnelsen for at skruen skal ha teknisk karakter. Tilsvarende bør vi ikke kreve at datamaskinsystemet/prosessorsystemet eksplisitt skal måtte angis for at et datamaskinprogram skal kunne anses å ha teknisk karakter.

For at et datamaskinprogram skal anses å ha teknisk karakter, dvs. utnytte naturkreftene/naturlovene til å løse en oppgave, er det tilstrekkelig at det oppfyller dette kravet når datamaskinprogrammet er plassert i sitt naturlige miljø. En hver fagmann vil forstå at et datamaskinprogram vil måtte lastes inn i et datamaskinsystem/prosessorsystem for å være i stand til å løse en oppgave. Også av denne grunn skulle det være unødvendig at datamaskinsystemet/prosessorsystemet eksplisitt må angis som en del av oppfinnelsen for at patent skal kunne innvilges.

En databehandlingsprosess som er styrt av et datamaskinprogram kan i teorien også utføres ved hjelp av en spesiell koplingskrets, og utøvelsen av et program involverer alltid fysikalske effekter. Det kan således hevdes at alle datamaskinprogrammer som kjøres på et datamaskinsystem får bl.a. elektriske ladninger til å bevege seg rundt i systemet, og dermed utnytter naturkreftene. Dette er imidlertid noe som er felles for alle datamaskinprogrammer og det må kreves at programmet løser en oppgave som er mer enn bare det å få ting til å skje i datamaskinsystemet.

Ifølge T 1173/97 er ikke slike normale fysikalske effekter i seg selv tilstrekkelig til å gi et datamaskinprogram teknisk karakter. Men hvis datamaskinprogrammet, når det kjøres på en datamaskin, er i stand til å frembringe en ytterligere teknisk virkning som går utover disse normale fysikalske effekter, er det ikke unntatt fra patenterbarhet, uansett om datamaskinprogrammet i kravet er angitt alene eller som en opptegning på en databærer.

Det stilles således krav om ytterligere teknisk karakter, "further technical character", for at datamaskinprogrammer skal kunne anses å oppfylle vilkåret til teknisk karakter. Med "further technical character" menes her at det faktum at datamaskinprogrammer som får strømmer/spenninger/magnetiske eller elektriske ladninger til å endre seg inne i et datamaskinsystem ikke alene er tilstrekkelig til at det kan sies at det foreligger en ytterligere teknisk virkning.

Eksempel:
En ytterligere teknisk virkning som gir teknisk karakter til et datamaskinprogram kan finnes

• i styringen av en industriell prosess,
• i behandlingen av data som representerer fysikalske "entiteter" (ifølge Norsk dataordbok: Hvilken som helst konkret eller abstrakt ting som eksisterer, eksisterte, eller kunne eksistere, inklusive forbindelser mellom disse tingene. Eks.: person, objekt, begivenhet, id, prosess, osv.),
• i den indre virkemåte av datamaskinen selv eller sine grensesnitt under påvirkningen av programmet, og kan for eksempel påvirke effektiviteten eller sikkerheten i en prosess, administrasjonen av datamaskinressurser som er nødvendig, eller dataoverføringshastigheten i en kommunikasjonsforbindelse.

Dermed kan et datamaskinprogram som er angitt enten alene eller som en opptegning på en databærer i form av et signal betraktes som en oppfinnelse i betydningen av PL § 1, dersom programmet er i stand til, når det kjøres på en datamaskin, å frembringe en ytterligere teknisk virkning som går utover de normale fysikalske vekselvirkninger mellom programmet og datamaskinen.

Et patentkrav på et slikt datamaskinprogram oppfyller patenterbarhetsvilkårene i PL § 1, se også nedenfor (Teknisk effekt). Slike krav skal ikke inneholde programlister (se II, 3.4.3), men skal angi alle de trekk som sikrer patenterbarheten av prosessen som programmet er bestemt å utføre når det blir kjørt (se III, 4.4).
Ellers er ifølge avgjørelsen i T 769/92 vilkåret for teknisk karakter oppfylt, når tekniske betraktninger kreves til å utføre oppfinnelsen. Slike tekniske betraktninger må være nedfelt i kravgjenstanden.

Dersom et datamaskinprogram befinner seg på et datamaskinlesbart medium/i datamaskinlesbar form og den ytterligere tekniske virkning innebærer å løse en oppgave som er mer enn det å få strømmer/spenninger/magnetiske eller elektriske ladninger til å endres, vil datamaskinprogrammet kunne sies å ha teknisk karakter. Det er ingen betingelse at dataprogrammet faktisk er innlest i datamaskinens prosessorsystem for at kravet om teknisk karakter skal anses oppfylt.

2.3.6.1.2 Teknisk effekt

Et datamaskinprogram som vedrører et teknisk problem anses å ha teknisk effekt under forutsetning av at det tekniske problemet lar seg løse på angitt måte, når datamaskinprogrammet er innlest i prosessorsystemet til en datamaskin.

Her ligger således to kriterier som må være oppfylt for at oppfinnelsen skal ha teknisk effekt:

• Oppfinnelsen må befatte seg med en teknisk problemstilling.
• Det tekniske problemet må la seg løse på angitt måte.

For vurderingen av om en datamaskinimplementert oppfinnelse tilhører det patenterbare området, gjelder følgende:
I tilfellet av en metode, vil angivelsen av tekniske midler for en rent ikke-teknisk hensikt og/eller for behandlingen av rent ikke-teknisk informasjon ikke nødvendigvis medføre teknisk karakter/effekt for noe slikt enkeltstående anvendelsestrinn eller for metoden som helhet.
På den andre siden har et datamaskinsystem som er programmert tilpasset for anvendelse på et bestemt område, for eksempel også i området for forretningsdrift og økonomi, karakter av en konkret innretning i betydningen av en gjenstand eller produkt, og dermed er den en oppfinnelse i betydningen av PL § 1 (se T 931/95, OJ 10/2001, 441).

Dersom en oppfinnelse ved første betraktning ikke har teknisk karakter, skal den avvises ifølge PL § 1, annet ledd. I praksis, ved vurderingen av patentkrav som omfatter datamaskinimplementerte oppfinnelser, kan det likevel være mer hensiktsmessig å avklare spørsmålet om nyhet og oppfinnelseshøyde, uten på forhånd å gå inn på oppfinnelsens tekniske karakter.
For å bedømme om det foreligger oppfinnelseshøyde, må et objektivt teknisk problem bestemmes, som er blitt løst (se IV, 5.5). Løsningen på problemet utgjør oppfinnelsens tekniske bidrag til teknikkens stilling. Foreligger et slikt teknisk bidrag betyr det at den i kravet angitte gjenstand har teknisk effekt og virkelig er en oppfinnelse ifølge PL § 1.
Blir et slikt teknisk problem ikke funnet, oppfyller gjenstanden i kravet ikke vilkåret om oppfinnelseshøyde, fordi det da ikke kan være noe teknisk bidrag til teknikkens stilling, og kravet blir å avvise på dette grunnlaget.

Problemet som skal løses kan godt være internt i et datamaskinsystem. Det kan for eksempel være snakk om et program som gjør at datamaskinsystemet utnyttes bedre, for eksempel i form av øket hastighet uten endring av hardware, eller i form av den programstyrte indre virkemåte for en kjent datamaskin, så lenge oppfinnelsen tilveiebringer en teknisk effekt.

Eksempel på datamaskinprogram som anses å ha teknisk karakter og teknisk effekt:

Eksempel:

Et kjent databehandlingssystem kan med et lite, men hurtig arbeidslager og et større, men langsommere ytterligere lager, der de to lagrene er organisert under programstyring på en slik måte at en prosess som trenger mer adresseområde enn kapasiteten til det hurtige arbeidslageret, blir utført ved vesentlig den samme hastigheten som om prosessdataene var lastet i helhet inn i dette hurtige lageret. Virkningen av programmet for tilsynelatende å utvide arbeidslageret er av teknisk karakter og kan derfor understøtte patenterbarhet.

Eksempler på datamaskinprogrammer som i dag ikke anses å ha teknisk karakter og teknisk effekt:

Eksempel:

• Tekstbehandlingsprogrammer
• "Desktop publishing" (elektronisk behandling av tekst og grafiske bilder ved bruk av "skrivebordsdatamaskin", f.eks type PC)
• CAD (Computer Aided Design)(datamaskinassistert konstruksjon)
  
  Begrunnelsen for dette er at problemet slike produkter tar sikte på løse er av intellektuell art, og/eller at det skal bli lettere for brukeren rent mentalt å benytte datamaskinen. Selv om programmet befinner seg i en datamaskin/prosessorsystem, endres ikke det faktum at det problem som ligger til grunn for løsningen er av ikke-teknisk art.

Kort kan det sies at et datamaskinprogram skal anses å ha teknisk karakter og teknisk effekt dersom datamaskinprogrammet befinner seg på et medium/er i en form som er maskinlesbart av en datamaskin, og når innlest i datamaskinsystemet er i stand til ved hjelp av datamaskinen å løse det tekniske problem oppfinnelsen vedrører.

2.3.6.1.3 Reproduserbarhet

Det tredje kriterium for at det skal foreligge en oppfinnelse er at den skal være reproduserbar, dvs. at ved gjentatte korrekte utøvelser av oppfinnelsen skal man oppnå det foreskrevne resultat. Dette medfører ingen spesielle krav til datamaskinprogrammer som går ut over de generelle betraktninger omkring dette kriterium. Det at oppfinnelsen skal være reproduserbar er så og si alltid oppfylt for et datamaskinprogram.

2.3.7 Fremleggelse av informasjon

Fremleggelse av informasjon som kun karakteriseres ved innholdet av informasjonen, anses ikke å være en patenterbar oppfinnelse. Dette gjelder uansett om kravet er rettet mot fremleggelsen av informasjonen som sådan (f.eks. ved akustiske signaler, verbale ord, visuelle fremstillinger), mot innholdet av informasjon i en bærer (f.eks. bøker karakterisert ved deres emne, plateinnspillinger karakterisert ved det innspilte musikkstykke, trafikklys karakterisert ved type varsling) eller mot prosesser eller apparater for fremleggelse av informasjon (f.eks. indikatorer eller opptak som kun er karakterisert ved den indikerte eller innspilte informasjonen).

Dersom måten å fremlegge informasjon på har nye tekniske trekk, kan måten utgjøre en oppfinnelse i patentrettslig forstand, f eks kan det finnes patenterbart materiale i informasjonsbæreren, i prosessen eller apparatet for fremleggelse av informasjon.

Eksempel:
Arrangeringen av eller fremstillingen (presentasjonen) av informasjonen, til forskjell fra selve innholdet i informasjonen, kan utgjøre et patenterbart teknisk trekk. Eksempler der slike trekk kan forefinnes er: et telegrafapparat eller kommunikasjonssystem karakterisert ved bruk av en særskilt kode for å fremstille skrifttegn (f.eks. pulskode modulasjon); et måleinstrument designet for å produsere en særskilt form for graf-fremstilling av den målte informasjon; en grammofoninnspilling karakterisert ved en særskilt rilleform for å oppnå stereo-opptak; datastruktur for en datamaskin (se T 1194/97, OJ 12/2000, 525) som er slik definert at den iboende inneholder de tekniske trekk ved programmet som arbeider med denne datastrukturen (antatt at datamaskinprogrammet i det enkelte tilfellet er patenterbart); eller et diapositiv med et sidearrangert lydspor.

2a. Bioteknologiske oppfinnelser

2a.1 Generelt

PL § 1, tredje ledd

PL § 3c

2a.1.1 Definisjon av bioteknologiske oppfinnelser

Med bioteknologiske oppfinnelser menes i denne retningslinjen oppfinnelser som utgjøres av et produkt som består av eller inneholder biologisk materiale, eller en fremgangsmåte for å fremstille, behandle eller anvende biologisk materiale. Med biologisk materiale forstås materiale som inneholder genetisk informasjon, og som kan formere seg selv eller kan formeres i et biologisk system.

2a.1.2 Vilkår ved patentering av bioteknologiske oppfinnelser

I utgangspunktet kan bioteknologiske oppfinnelser patenteres på lik linje med andre typer oppfinnelser. Det er derfor en forutsetning ved patentering at søknadsgjenstanden er en oppfinnelse i patentrettslig forstand (den har teknisk effekt, teknisk karakter og er reproduserbar), at oppfinnelsen er ny, har oppfinnelseshøyde og er industrielt anvendbar.

Patentsøknaden skal inneholde en beskrivelse av søknadsgjenstanden. Det følger av patentlovens § 8, annet ledd, tredje punktum, at beskrivelsen skal være tydelig, det vil si at den skal inneholde tilstrekkelig teknisk informasjon til at oppfinnelsen skal kunne utøves i det omfang den kreves beskyttet. For oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale, må det vurderes om deponering er nødvendig for at kravet til reproduserbarhet skal være oppfylt.

2a.2 Naturlig forekommende biologisk materiale

PL § 1, tredje ledd

PL § 3

Naturlig forekommende biologisk materiale, dvs materiale som er identisk med materiale som finnes i naturen, kan gi grunnlag for patent. Forutsetningen er at søknadsgjenstanden er å anse som en oppfinnelse i patentrettslig forstand, fordi det ikke gis patent på rene oppdagelser. Biologisk materiale slik en finner dette materialet i sitt naturlige miljø, skal anses som oppdagelser, mens biologisk materiale som har gjennomgått en form for bearbeiding, f eks en isoleringsprosess, kan, dersom materialet kan benyttes til å løse et teknisk problem, være en patenterbar oppfinnelse (2. avd. sak nr 6552). Patentvernet for naturlig forekommende biologisk materiale omfatter derfor ikke tilsvarende materiale i sin naturlige tilstand.

Eksempel:
Det kan gis patent på en biologisk ren kultur av en naturlig forekommende mikroorganisme, for eksempel en bakterie, som dyrkes i en kultur under spesifikke betingelser og som anvendes til å produsere en bestemt type medisinsk substans. Patentvernet omfatter ikke tilsvarende mikroorganismer i sitt naturlige miljø.

Oppfinnelser som gjelder planter og dyr kan bare patenteres hvis utøvelsen av oppfinnelsen ikke er teknisk begrenset til en bestemt plantesort eller dyrerase. Naturlig forekommende planter og dyr vil derfor ikke kunne patenteres.

2a.2.1 Vurdering av patenterbarhet

I samsvar med føringer gitt i forarbeider til lov om endringer i patentloven av 2004.02.01 for å gjennomføre direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser i norsk rett, skal Patentstyret føre en restriktiv praksis ved vurdering av søknader rettet på naturlig forekommende biologisk materiale. Dette vil motvirke at det blir for enkelt å få patent, at patentbeskyttelsen strekkes for langt og at det legges utforholdmessige hindringer i veien for andres utnyttelse av naturlig forekommende biologisk materiale.

PL § 3c ble innført i patentloven ved implementeringen av direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser i norsk rett. PL § 3c gjelder for oppfinnelser rettet på naturlig forekommende biologisk materiale og presiserer PL § 8 andre ledd om at beskrivelsen av oppfinnelsen skal være "så tydelig at en fagmann på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen" og dermed også PL § 1, første ledd, om at en oppfinnelse må kunne utnyttes industrielt.

2a.2.1.1 Oppfinnelseshøyde

Norsk praksis ved vurdering av oppfinnelseshøyde for naturlig forekommende biologisk materiale skal, i henhold til forarbeider til lov om endringer i patentloven av 2004.02.01, ikke avvike fra praksis i EU og den skal ligge innenfor våre EØS-rettslige forpliktelser, men Patentstyret skal ligge på linje med de mest restriktive EU-landene.

Eksempel:
Det kan gis produktpatent på naturlig forekommende gensekvenser hvis sekvensene ikke kan isoleres ved bruk av rutinemessige metoder, eller hvis gensekvensene eller proteinene de koder for, har uventede egenskaper som medfører oppfinnelseshøyde i forhold til teknikkens stilling.

2a.2.1.2 Industriell anvendelse – PL § 3c, andre setning

For å sikre at søknadsgjenstanden er en oppfinnelse som kan anvendes industrielt, må det i søknaden være angitt en teknisk effekt for utnyttelsen av det naturlig forekommende biologiske materialet på leveringsdagen.

Den tekniske effekten må fremgå tydelig av patentsøknaden på leveringsdagen. For eksempel vil manglende angivelse av teknisk effekt for en DNA sekvens medføre at sekvensen ikke anses som en oppfinnelse i patentrettslig forstand og den tilfredsstiller ikke vilkåret om industriell anvendelse (se avgjørelse fra EPOs Opposition Division fra 20 juni 2001, OJ 6/2002, 293).

For søknader rettet på naturlig forekommende biologisk materiale er det et krav at det skal være en konkret angivelse av den tekniske effekten, og det er ikke tilstrekkelig å angi en teoretisk eller en mulig teknisk effekt. Søknadsgjenstandens tekniske effekt må derfor dokumenteres ved eksemplifisering. Dokumentasjon for å underbygge teknisk effekt kan etterinnsendes når det finnes grunnlag for dette i søknaden på leveringsdagen, dvs når teknisk effekt fremgår av søknaden på leveringsdagen.

Det er ikke grunnlag for teknisk effekt i de tilfeller der søknaden på leveringsdagen bare framsetter et teknisk problem uten å løse det, selv om teknisk effekt påberopes og ulike industrielle anvendelser foreslås i søknaden. Etterinnsendt dokumentasjon kan ikke legges til grunn for videre saksbehandling siden etterinnsendt materiale ikke alene kan danne grunnlag for sannsynliggjøring av påberopt teknisk effekt. (Se T 1329/04)

Eksempel:
Et nytt protein påberopes å tilhøre en kjent superfamilie ut fra struktursammenligning og det påberopes at proteinet har tilsvarende teknisk effekt som superfamilien. Det fremkommer av søknaden at det nye proteinet bare har 6 cysteinresidier mens det karakteristiske for superfamilien er 7 cysteinresidier. Videre fremkommer det at det nye proteinet har maksimalt 34 % sekvenshomologi med medlemmer av superfamilien mens kjent teknikk viser at medlemmene av superfamilien har mellom 70 og 90 % homologi med hverandre. Det anses dermed ikke sannsynliggjort at det nye proteinet er et medlem av superfamilien. Etterinnsendt eksempelmateriale som viser at proteinet har den påberopte tekniske effekten godtas derfor ikke.

2a.2.2 Beskyttelsesomfang – PL § 3c, første setning

Patentkrav rettet på naturlig forekommende biologisk materiale skal bare omfatte den delen av materialet som er nødvendig for den industrielle anvendelsen som er angitt i søknaden, jf PL § 3c, første setning.

Eksempel:
Det søkes patent på en naturlig forekommende gensekvens og det er i søknaden eksemplifisert at deler av sekvensen kan brukes til å løse et konkret teknisk problem. Hvis bare en del av sekvensen er nødvendig for å utøve oppfinnelsen, skal et eventuelt patent bare omfatte denne delsekvensen, og kravet begrenses til denne.

Et patent meddelt i strid med PL § 3c, første setning, kan endres ved administrativ patentbegrensning eller overprøving, se PR del D.

2a.2.2.1 Anvendelsespatenter

Det er, som det fremkommer i ovennevnte avsnitt, ikke prinsipielt utelukket å få produktpatent på naturlig forekommende materiale. I enkelte tilfeller må patentbeskyttelsen imidlertid begrenses til den anvendelsen som er spesifisert i søknaden, fordi det biologiske materialet som sådant ikke oppfyller kravet til nyhet eller oppfinnelseshøyde.
For at det naturlig forekommende biologiske materialet i seg selv (produktkrav) skal tilfredsstille kravet til nyhet, må eksistensen av materialet i den formen det utnyttes industrielt ikke ha vært tidligere kjent. Dersom den patentsøkte formen av det biologiske materialet er kjent fra tidligere, vil det på grunn av manglende nyhet eventuelt bare kunne gis patent på den nye anvendelsen av det biologiske materialet som er angitt i søknaden.
Tilsvarende vil det eventuelt bare kunne gis patent rettet på en ny anvendelse av det biologiske materialet dersom teknikkens stilling gjør det nærliggende for fagmannen å isolere og karakterisere et bestemt biologisk materiale, dvs i de tilfeller hvor kravet til oppfinnelseshøyde for det biologiske materialet ikke er oppfylt.

2a.3 Modifisert biologisk materiale

2a.3.1 Nukleotidsekvenser og mikroorganismer

PL § 1, tredje ledd

Det kan gis patent på rekombinante nukleotidsekvenser og på genmodifiserte mikroorganismer.
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av funksjonen til søknadsgjenstanden. I en søknad rettet på en nukleotidsekvens må det redegjøres konkret for hvilken teknisk effekt for eksempel genet, eller proteinet genet koder for, har. Dette betyr at det vil være krav til for eksempel angivelse av biologisk aktivitet for det proteinet som fremstilles ved bruk av det patentsøkte genet. I en søknad rettet på for eksempel en genmodifisert mikroorganisme, må det redegjøres for dyrkningsbetingelser og for, for eksempel, hvilken substans mikroorganismen produserer under de nevnte betingelser.

Med begrepet mikroorganismer menes her enhver encellet cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale. Det anses således å omfatte humane celler, plante- og dyreceller, protozoer og encellede alger, sopp og bakterier, vira og plasmider, dvs alle encellede organismer som kan oppdages med mikroskop og som kan oppformeres og manipuleres i laboratoriet.

En plantecelle vil anses som en mikroorganisme, fordi teknologien tillater at planteceller kan rendyrkes i kultur, og fordi planteceller ikke omfattes av definisjonen for planter eller plantesorter (T 356/93).

2a.3.2 Generelt om planter og dyr

PL § 1, fjerde ledd

PL § 1, femte ledd

Under forutsetning av at vilkårene for patentering er oppfylt, kan det også gis patent på planter og dyr og på fremgangsmåter til fremstilling av planter og dyr dersom fremgangsmåtene ikke er vesentlig biologiske.

Det meddeles imidlertid ikke patent på plantesorter eller dyreraser eller fremgangsmåter for fremstilling av planter og dyr som utelukkende bygger på tradisjonell foredling og avl. For definisjon av plantesorter og dyreraser, se 2a.3.2.1.

For plantesorter kan det i land som er medlemmer av UPOV-konvensjonen (internasjonal konvensjon om beskyttelse av nye plantesorter), inkludert Norge, gis beskyttelse for plantesorter i henhold til nasjonal lov om planteforedlerrett. Norsk lov om planteforedlerrett forvaltes av Plantesortsnemnda, Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket.

Ved behandling av søknader rettet på planter og dyr skal saksbehandler være spesielt oppmerksom på unntaket i PL § 1b for oppfinnelser hvor den kommersielle utnyttelsen kan være etisk betenkelig.

2a.3.2.1 Plantesorter og dyreraser

PL § 1, fjerde ledd, første punktum

PF § 88

Det er utelukket å patentere plantesorter og dyreraser.

En plantesort kjennetegnes ved sitt samlede genom, dvs alle genene, og har derfor individualitet og skiller seg klart fra andre sorter. Begrepet plantesort er definert som følger i PF § 88:

"Med plantesort forstås ... en bestand av planter innenfor en enkelt taksionomisk gruppe av lavest rang, som

1. kan defineres på grunnlag av forekomsten av kjennetegn som skyldes en gitt genotype eller kombinasjon av genotyper,
2. kan skilles fra enhver annen bestand av planter på grunnlag av forekomsten av minst ett av de nevnte kjennetegn, og
3. kan betraktes som en enhet når det gjelder evnen til å formere seg uforandret.

Forekomsten av kjennetegn som nevnt i første ledd nr 1, kan være invariabel eller variabel mellom sortbestanddeler av samme slag, forutsatt at også variasjonsnivået skyldes genotypen eller kombinasjonen av genotyper."

Det finnes ingen tilsvarende definisjon av dyrerase, men en dyrerase karakteriseres ved hele genomet tilsvarende en plantesort.

Dersom oppfinnelsen er begrenset til en genetisk endring av en bestemt plantesort eller dyrerase, og det fremstilles en ny plantesort eller dyrerase, er oppfinnelsen utelukket fra patentering.

Et hybrid frø, eller en plante fra et slikt frø, som ikke har evnen til å formere seg uforandret, vil ikke kunne anses å være en plantesort (T 320/87). Det alminnelige kravet til reproduserbarhet må imidlertid oppfylles hvis søknadsgjenstanden skal være patenterbar.

Det kan gis patent rettet på fremgangsmåter for å fremstille en plantesort, fordi den indirekte produktbeskyttelsen en slik fremgangsmåte gir ikke skal tas i betraktning ved patenterbarhetsvurderingen (G 1/98, OJ 3/2000). Det kan imidlertid ikke godtas krav rettet på plantesorter selv om plantesorten er produsert ved en patenterbar fremgangsmåte. Unntaket for patentering av plantesorter gjelder for plantesorter uavhengig av hvordan de er fremstilt. Tilsvarende antas også å måtte gjelde for fremgangsmåter til fremstilling av dyreraser og for dyreraser produsert ved fremgangsmåtene.

2a.3.2.2 Planter og dyr som ikke er begrenset til en plantesort eller en dyrerase

PL § 1, fjerde ledd, andre punktum

Oppfinnelser som gjelder planter og dyr kan patenteres hvis utøvelsen av oppfinnelsen ikke er teknisk begrenset til en bestemt plantesort eller dyrerase. Naturlig forekommende planter og dyr vil derfor ikke kunne patenteres. Forbudet mot patentering av plantesorter og dyreraser gjelder imidlertid ikke planter og dyr i sin alminnelighet (T 19/90 OJ 1992, 588, og T 49/83).

Eksempel:
Det kan gis patent på en genmodifisert plante som kjennetegnes ved høy toleranse for kulde, forutsatt at egenskapen ikke er begrenset til en plantesort.

Et patentkrav som omfatter, men som ikke identifiserer spesifikke plantesorter, er ikke begrenset til eller rettet mot plantesorter. En slik beskyttelse er derfor ikke i strid med PL § 1, femte ledd, første setning (G 1/98, OJ 3/2000).

Patent på en bestemt egenskap kan dermed gi rettigheter i forhold til planter fra flere plantesorter. Det samme gjelder for oppfinnelser knyttet til dyr.

2a.3.2.3 Vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr

PL § 1, femte ledd, første og andre punktum

Patentloven fastslår at det ikke skal gis patent på vesentlig biologiske fremgangmåter for fremstilling av planter og dyr. Begrepet "vesentlig biologisk fremgangsmåte" angår metoder som inneholder eller består av kjønnet krysning av hele plante- eller dyregenomer med påfølgende seleksjon.

En vesentlig biologisk fremgangsmåte for fremstilling av planter og dyr er unntatt fra patentering selv om den inneholder trinn av teknisk karakter som muliggjør eller understøtter kjønnet krysning av hele plante- eller dyregenomer med påfølgende seleksjon. Det er ikke relevant hvorvidt trinnet av teknisk karakter anvender nye eller kjente metoder, er av triviell art eller om selve oppfinnelsen ligger i det tekniske trinnet.

En fremgangsmåte for fremstilling av planter og dyr er ikke unntatt fra patentering som vesentlig biologisk fremgangsmåte når den inneholder trinn av teknisk karakter hvor dette trinnet introduserer eller modifiserer en egenskap i genomet, og introduseringen eller modifiseringen ikke er et resultat av en blanding av gener fra plantene eller dyrene utvalgt for kjønnet krysning. (Se G2/07 og G1/08)

Eksempel:
En fremgangsmåte for selektiv avl, hvor utvalgte hester med spesielle egenskaper bare bringes sammen, vil være vesentlig biologisk og derfor ikke patenterbar. Kravet til reproduserbarhet vil heller ikke være oppfylt.

Eksempel:
En metode for å fremstille en brokkoliplante med økt glukosinolatinnhold omfatter krysning, seleksjon ved hjelp av molekylære markører og tilbakekrysning. Bruk av molekylære markører er et trekk av teknisk karakter, men introduserer ikke noen nye egenskaper i de produserte plantene og fremgangsmåten er unntatt patentering. (G2/07)

Eksempel:
En metode for å fremstille tomatplanter som produserer tomater med redusert vanninnhold er basert på krysning og tilbakekrysning i flere generasjoner og påfølgende screening for å identifisere tomater med redusert vanninnhold regnes som en vesentlig biologisk fremgangsmåte. (G1/08)

Tekniske fremgangsmåter som ikke involverer kjønnet krysning og seleksjon til fremstilling av planter og dyr, inkludert mikrobiologiske fremgangsmåter, kan patentbeskyttes hvis de alminnelige vilkårene for patentering er oppfylt.

Eksempel:
En fremgangsmåte for å behandle en plante eller et dyr for å forbedre egenskaper eller produksjonsevne, eller for å fremme eller undertrykke vekst, f eks en metode for å beskjære et tre, vil ikke være vesentlig biologisk. Dette fordi det essensielle ved fremgangsmåten er teknisk, selv om en biologisk fremgangsmåte er involvert.

Eksempel:
Det samme vil gjelde for en fremgangsmåte for behandling av en plante ved tilsetning av en vekststimulerende faktor eller ved stråling.

2a.4 Opplysningsplikt om leverandørland, opprinnelsesland og samtykke fra disse for biologisk materiale og oppfinnelser som er en videreutvikling av tradisjonell kunnskap

PL § 8b

Norsk regelverk skal bidra til at norske borgere følger andre staters regelverk om tilgang til biologisk materiale eller bruk av tradisjonell kunnskap, slik at denne type materiale eller kunnskap ikke skal kunne innføres og utnyttes i Norge uten at nødvendig samtykke foreligger. Kontrollen med at andre lands lovgiving følges vil vanligvis først bli effektuert når materialet brukes og kommersialiseres i Norge, men opplysningsplikten, informasjon om materialets eller kunnskapens herkomst, gjelder generelt, inkludert ved søknad om patent.

2a.4.1 Søknader som omfattes av opplysningsplikten i PL § 8b

For søknader om patent som gjelder eller anvender biologisk materiale gjelder opplysningsplikten for søknader levert fra og med 2004.02.01.

For søknader om patent som gjelder eller anvender biologisk materiale ervervet i samsvar med artikkel 12 nr. 2 og 3 i Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, oppfylles opplysningsplikten ved at det i søknader levert fra og med 2009.07.01 er lagt ved en kopi av standardavtalen etter traktatens artikkel 12 nr 4.

For søknader om patent som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap gjelder opplysningsplikten for søknader levert fra og med 2009.07.01.

Opplysningsplikten omfatter ikke videreførte internasjonale patentsøknader, jf PL § 33, annet ledd, første punktum.

2a.4.1.1 Opplysningsplikt for oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale

Opplysningsplikten i henhold til PL § 8b omfatter søknader som er rettet på oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale. Opplysningsplikten gjelder både når råvarene er hentet direkte fra naturen og når de er hentet fra for eksempel en genbank. Opplysningsplikten gjelder både for naturlig forekommende materiale og materiale hvor oppfinneren har endret strukturen i det mottatte materialet. Det er ikke av betydning om materialet er allment tilgjengelig.

Opplysningsplikten omfatter ikke søknader hvor oppfinnelsen er en fremgangsmåte som brukes på biologisk materiale, for eksempel en ny metode for teknisk bearbeiding av visse typer biologisk materiale. Den gjelder heller ikke for søknader som er rettet på biologisk materiale fra mennesker, se 2a.5.3.

2a.4.1.2 Opplysningsplikt for oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap

Opplysningsplikten for tradisjonell kunnskap gjelder i situasjoner der oppfinneren har gjort seg kjent med tradisjonell kunnskap og innlevert en søknad rettet på en oppfinnelse basert på slik kunnskap. Kunnskapen som oppfinnelsen er basert på må være av teknisk eller praktisk art.

For at det skal være opplysningsplikt må den tradisjonelle kunnskapen kunne knyttes til et lokalsamfunn eller et urfolk.

Opplysningsplikten gjelder uavhengig av om søknaden er rettet på et produkt eller en fremgangsmåte.

Tradisjonell kunnskap skal omfatte kunnskap som omfattes av følgende arbeidsdefinisjon fra WIPO:

”Tradisjonell kunnskap refererer til kunnskapsinnhold som er et resultat av åndsvirksomhet og innsikt i en tradisjonell sammenheng, og inkluderer know-how, ferdigheter, innovasjon, praksis og viten som er del av tradisjonelle kunnskapssystemer, og kunnskap som er innebygget i den tradisjonelle livsstilen til et lokalsamfunn eller urfolk, eller er inneholdt i lukkede kunnskapssystemer som overføres fra generasjon til generasjon. Den er ikke begrenset til bestemte tekniske områder, og kan inkludere kunnskap om jordbruk, miljø og medisin, og kunnskap tilknyttet genetiske ressurser.”

Opplysningsplikten omfatter ikke oppfinnelser hvor sammenhengen mellom den tradisjonelle kunnskapen og oppfinnelsen blir for fjern eller der kunnskapen ikke kan knyttes til et nærmere avgrenset lokalsamfunn eller urfolk. Det er heller ikke tilstrekkelig at oppfinneren har latt seg inspirere av tradisjonell kunnskap dersom oppfinnelsen ikke, eller bare i minimal grad, kan sies å bygge på kunnskapen.

Dersom oppfinneren ikke hadde kjennskap til den aktuelle tradisjonelle kunnskapen vil det ikke foreligge opplysningsplikt.

2a.4.2 Krav til opplysninger fra søker

2a.4.2.1 Krav til opplysninger om leverandørland (for materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, se 2a.4.2.3)

PL § 8b, første ledd

I patentsøknader hvor oppfinnelsen gjelder eller anvender biologisk materiale eller tradisjonell kunnskap skal det opplyses om hvilket land oppfinneren har hentet eller mottatt det biologiske materialet eller kunnskapen fra, dvs leverandørlandet. Hvis nasjonal rett i leverandørlandet krever at det innhentes samtykke for uttak av det aktuelle biologiske materialet eller for bruk av tradisjonell kunnskap skal det i søknaden også opplyses om at slikt samtykke er innhentet (jf biodiversitetskonvensjonen artikkel 15, nr 4 og 5).

Eksempel:
Norge er leverandørlandet dersom søknaden omfatter biologisk materiale mottatt fra en norsk genbank.

Hvis materiale fra mange land inngår i oppfinnelsen, vil hvert enkelt land regnes som leverandørland. Dette betyr at alle landene skal oppgis i patentsøknaden.

2a.4.2.2 Krav til opplysninger om opprinnelsesland (for materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, se 2a.4.2.3)

PL § 8b, annet ledd

I patentsøknaden skal det også opplyses om opprinnelseslandet for det biologiske materialet eller den tradisjonelle kunnskapen dersom dette er et annet land enn leverandørlandet. Med opprinnelsesland menes det landet der det naturlig forekommende biologiske materialet som oppfinneren faktisk har brukt, ble hentet ut fra sine naturlige omgivelser og for tradisjonell kunnskap i det landet der kunnskapen ble utviklet. Hvis nasjonal rett i opprinnelseslandet krever at det innhentes samtykke for uttak av biologisk materiale eller for bruk av tradisjonell kunnskap skal det i søknaden også opplyses om slikt samtykke er innhentet.

Etter PL § 8b skal søknaden bare inneholde opplysninger om opprinnelseslandet og leverandørlandet. Patentsøkeren plikter ikke å opplyse om eventuelle "transittland".

Dersom opprinnelseslandet ikke er kjent, eller det er uvisst eller uforholdsmessig vanskelig å finne ut om det er innhentet samtykke fra opprinnelseslandet, og søkeren har forsøkt å innhente opplysninger om materialets eller kunnskapens opprinnelse fra leverandøren, skal søkeren bare opplyse om dette.

2a.4.2.3 Opplysningsplikt for materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk

For biologisk materiale som er ervervet i samsvar med artikkel 12 nr. 2 og 3 i Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, kan opplysningsplikten bare oppfylles ved at patentsøknaden inneholder en kopi av standard materialoverdragelsesavtale, Standard Material Transfer Agreement (SMTA), som nevnt i artikkel 12 nr. 4 i traktaten. For disse tilfellene er det ikke krav om angivelse av opprinnelsesland, leverandørland og eventuelle samtykker for uttak.

2a.4.3 Manglende eller uriktige opplysninger - saksbehandlers oppgaver

Ved første realitetsbehandling av søknader rettet på oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale inkludert materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk, eller oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap, skal saksbehandler undersøke om det i søknaden eller i et vedlegg til søknaden er gitt opplysninger i henhold til PL § 8b. Dersom dette ikke er tilfelle skal saksbehandler i realitetsuttalelsen informere søkeren om plikten til å opplyse om ovennevnte.

For tradisjonell kunnskap skal saksbehandler informere om opplysningsplikten i tilfeller der det er opplagt fra oppfinnelsens art at den bygger på tradisjonell kunnskap, det er nevnt i søknaden at oppfinnelsen bygger på slik kunnskap eller det fremkommer av relevante anførte publikasjoner.

Saksbehandler skal også informere søker om at brudd på opplysningsplikten ikke har betydning for vurderingen av søknadsgjenstanden eller gyldigheten av de rettighetene som følger av et meddelt patent (se Del F, Kapittel I, 1). Brudd på opplysningsplikten fører derfor ikke til henlegging.

Det kreves ikke dokumentasjon for at samtykke for uttak av biologisk materiale eller bruk av tradisjonell kunnskap er innhentet. Saksbehandler er ikke pålagt å sjekke om opplysningene er korrekte, men hvis saksbehandler likevel er av den oppfatning at det foreligger en situasjon som kan falle inn under straffeloven § 166, må tilsynelatende brudd på bestemmelsen rapporteres. Saksbehandler kontakter Patentjuridisk seksjon. En slik rapportering skjer ved at Patentstyret ved direktøren tar kontakt med Nærings- og handelsdepartementet (NHD). NHD er påtaleberettiget på statens vegne og tar stilling til om anmeldelse skal leveres.

Opplysningsplikten er straffesanksjonert i henhold til straffelovens § 166. Påtalemyndigheten tar stilling til om tiltale skal tas ut.

2a.5 Humant materiale

PL § 1a

PL § 3c

Oppfinnelser som gjelder materiale hentet fra det menneskelige legeme, kan patenteres på alminnelige vilkår.

Det kan imidlertid ikke gis patent på tekniske oppfinnelser som krenker menneskets verdighet, for eksempel framstilling av kimærer av delvis menneskelig og delvis annen opprinnelse, eller totipotente stamceller fra mennesker, jf PL § 1b og punkt 2a.7.

2a.5.1 Humant materiale som sådant (oppdagelser)

Menneskekroppen på de forskjellige stadiene av sin tilblivelse og utvikling, samt den rene oppdagelse av en av dens bestanddeler, herunder en sekvens eller en delsekvens av et gen, utgjør imidlertid ikke oppfinnelser som kan patenteres, se også punkt 2a.2. Dette betyr at det menneskelige legemet som sådant ikke kan patenteres, og at det ved denne vurderingen er uten betydning hvilket stadium i utviklingen søknadsgjenstanden er knyttet til. Som en følge av dette kan det ikke gis patent på f eks kjønnsceller, fostre eller embryoer (befruktede eggceller).

2a.5.2 Bearbeidet humant materiale

En bestanddel som er isolert fra menneskekroppen eller framstilt på annet vis, herunder en nukleotidsekvens eller en cellelinje, kan utgjøre en oppfinnelse som kan patenteres selv om søknadsgjenstandens struktur er identisk med strukturen i en naturlig bestanddel. Dette materialet er å betrakte som oppfinnelser i patentrettslig forstand, fordi dette materialet er resultatet av tekniske fremgangsmåter som er benyttet for å rense, karakterisere og mangfoldiggjøre materialet utenfor menneskekroppen. Dette er tekniske fremgangsmåter som bare mennesket er i stand til å benytte og som naturen selv ikke er i stand til å gjennomføre. Et eksempel på patenterbart humant naturlig forekommende materiale kan typisk være gener eller cellelinjer som kan benyttes i produksjon av legemidler og som gir få bivirkninger på grunn av strukturlikhet med kroppens naturlige bestanddeler.

Tilsvarende vil også modifiserte humane nukleotidsekvenser og cellelinjer kunne patenteres (se T 870/04).

Det er viktig at kravet til teknisk effekt tilfredsstilles ved at funksjonen til nukleotidsekvensen eller cellelinjen angis konkret i søknadens beskrivelse.

Hvis bare en delsekvens av for eksempel et gen, er nødvendig for å utøve oppfinnelsen skal et eventuelt patent bare dekke denne delsekvensen.

Med hensyn til patentering av humant vev og organer er det ikke noe unntak for denne type materiale i patentloven, se likevel punkt 2a.7. Mens modifiserte humane vev og organer vil kunne tilfredsstille patenterbarhetsvilkårene, vil isolerte naturlig forekommende humane vev og organer vanskelig kunne oppfylle kriteriene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Dette medfører at denne type naturlig forekommende materiale ikke vil kunne patentbeskyttes.

2a.5.3 Opplysninger om samtykke til bruk av humant materiale

PL § 8c

Opplysningsplikten i henhold til PL § 8c gjelder ikke for videreførte internasjonale patentsøknader, jf PL § 33, annet ledd, første punktum.

I patentsøknader som gjelder eller anvender biologisk materiale fra mennesker, skal det fremgå av søknaden om den eller de personene som materialet stammer fra har samtykket i den aktuelle bruken av materialet i samsvar med biobankloven (lov 21. februar 2003 nr. 12 om biobanker). Det kreves ikke dokumentasjon for at samtykke er innhentet, og det kreves heller ikke at det opplyses om hvem materialet stammer fra. 

2a.5.3.1 Manglende eller uriktige opplysninger i henhold til PL § 8c

Ved første realitetsbehandling av søknader som gjelder eller anvender humant biologisk materiale, skal saksbehandler undersøke om det i søknaden eller i et vedlegg til søknaden er gitt opplysninger i henhold til PL § 8c om at den eller de personene som materialet stammer fra, har samtykket i den aktuelle bruken av materialet i samsvar med biobankloven. Dersom dette ikke er tilfelle skal saksbehandler i realitetsuttalelsen informere søkeren om plikten til å opplyse om at det er gitt samtykke til bruk av materialet. Saksbehandler skal også informere søker om at brudd på opplysningsplikten ikke har betydning for vurderingen av søknadsgjenstanden eller gyldigheten av de rettighetene som følger av meddelte patenter. (Se Del F, Kapittel I, 1. Skrivmaler.)

Saksbehandler er ikke pålagt å sjekke om opplysningene er korrekte., men hvis saksbehandler likevel er av den oppfatning at det foreligger en situasjon som kan falle inn under straffeloven § 166, må tilsynelatende brudd på bestemmelsen rapporteres. Saksbehandler kontakter Patentjuridisk seksjon. En slik rapportering skjer ved at Patentstyret ved direktøren tar kontakt med Nærings- og handelsdepartementet (NHD). NHD er påtaleberettiget på statens vegne og tar stilling til om anmeldelse skal leveres.

Opplysningsplikten er straffesanksjonert i henhold til straffeloven § 166. Påtalemyndigheten tar stilling til om tiltale skal tas ut.

2a.6 Mikrobiologiske og andre tekniske fremgangsmåter

PL § 1, femte ledd, tredje og fjerde punktum

Det kan meddeles patent på mikrobiologiske fremgangsmåter eller andre tekniske fremgangsmåter eller produkter som er fremstilt ved slike fremgangsmåter. Med mikrobiologisk fremgangsmåte forstås enhver fremgangsmåte som anvender, utføres på eller fremstiller et mikrobiologisk materiale.

Begrepet "mikrobiologisk fremgangsmåte" kan omfatte fremgangsmåter som inneholder både mikrobiologiske og ikke-mikrobiologiske trinn, dersom fremgangsmåten er hovedsakelig mikrobiologisk.

En genteknologisk fremgangsmåte kan være en mikrobiologisk fremgangsmåte dersom den anvender, utføres på eller fremstiller et mikrobiologisk materiale (T 356/93). Imidlertid er ikke genteknologiske fremgangsmåter alltid omfattet av definisjonen for mikrobiologiske fremgangsmåter.

Mikroorganismer kan være produkter av mikrobiologiske fremgangsmåter, og det kan derfor gis produktbeskyttelse for mikroorganismer (se definisjon under punkt 2a.3.1). Det kan også gis patent rettet på patenterbare fremgangsmåter for å fremstille en plantesort, fordi den indirekte produktbeskyttelsen slike fremgangsmåter gir ikke skal tas i betraktning ved patenterbarhetsvurderingen (G 1/98, OJ 3/2000). Det kan imidlertid ikke godtas krav rettet på plantesorter eller dyreraser selv om plantesorten eller dyrerasen er produsert ved en mikrobiologisk fremgangsmåte. Unntaket for plantesorter gjelder for plantesorter uavhengig av hvordan de er fremstilt. Derfor er også plantesorter fremstilt ved rekombinant genteknologi unntatt fra patentering (G 1/98, OJ 3/2000, 111).

Ved vurdering av patenterbarheten for mikrobiologiske fremgangsmåter må det vurderes spesielt om søknadsgjenstanden oppfyller kravet til reproduserbarhet eller om det er nødvendig å foreta deponering av det biologiske materialet som søknaden omfatter, se også 2a.6 og kapittel II, punkt 6.

2a.7 Etisk begrunnede unntak

PL § 1b

Enhver oppfinnelse hvis kommersielle utnyttelse strider mot offentlig orden eller moral er unntatt fra patentering uavhengig av hvilket teknisk område oppfinnelsen tilhører, se også punkt 6a. Offentlig orden og moral knytter seg særlig til grunnleggende etiske eller moralske prinsipper som det er spesielt viktig å overholde på bioteknologiområdet. Dette skyldes hensynet til menneskets verdighet og integritet, og de potensielt vidtrekkende konsekvensene av å utnytte oppfinnelser på dette området på grunn av oppfinnelsenes forbindelse til levende materiale.

Utnyttelsen av en oppfinnelse skal ikke anses for å stride mot offentlig orden eller moral utelukkende fordi utnyttelsen er forbudt ved lov eller forskrift. En av grunnene til dette er at et produkt, hvis utnyttelse er forbudt ved lov eller forskrift her i landet, skal kunne bli produsert her i landet for eksport til andre land hvor bruken av produktet ikke er forbudt. En annen grunn til dette, kan være at det kan komme endringer i den lov eller forskrift som regulerer utnyttelsen av oppfinnelsen, i løpet av patentets levetid.

Det kan være tilfeller hvor oppfinnelsen kan utnyttes på ulike måter og hvor en, men ikke alle angitte utnyttelser strider mot offentlig orden og moral. I slike tilfeller skal ikke søknaden avslås, men begrenses slik at materialet som det strider mot grunnleggende etiske normer å utnytte, ikke lenger omfattes av søknaden.

Vurderingen av om utnyttelsen av en oppfinnelse strider mot grunnleggende etiske eller moralske prinsipper kommer i tillegg til de andre vurderingene en patentsøkt oppfinnelse underkastes.

Hvis saksbehandler er i tvil om en oppfinnelse strider mot offentlig orden eller moral i henhold til PL § 1b, skal Patentstyret rådføre seg med Den etiske nemnda for patentsaker før søknaden avgjøres endelig, se 2a.7.3. Det bør ikke treffes vedtak om avslag i en søknad på grunnlag av PL § 1b uten at søknaden har vært forelagt nemnda.

2a.7.1 Veiledende liste over unntatte oppfinnelser

Oppfinnelser som er angitt under følgende punkter 1-4, gir veiledende forklaring til hvordan henvisningen til offentlig orden og moral skal tolkes. Listen er ikke uttømmende. Dersom en søknad ikke faller innunder ett av unntakene, må det gjøres en ytterligere vurdering om søknaden er i strid med PL § 1b. Andre oppfinnelser som krenker menneskets verdighet, for eksempel fremgangsmåter for framstilling av kimærer fra kjønnsceller eller totipotente celler fra mennesker eller dyr, skal selvsagt også utlukkes fra patentering, se 2a.5.

Det kan blant annet ikke gis patent på:

1. Fremgangsmåter for kloning av mennesker.
   Alle fremgangsmåter som omfatter kloning av mennesker vil være unntatt fra patentering. Som kloning regnes enhver fremgangsmåte, herunder teknikker til deling av embryoer (befruktede eggceller), som har til formål å frembringe et menneske med samme genetiske informasjon i cellekjernen som et annet levende eller dødt menneske.
2. Fremgangsmåter for å endre den genetiske identiteten til menneskers kjønnsceller.
   Alle fremgangsmåter som kan brukes til å endre arvematerialet i humane kjønnsceller, dvs som kan benyttes til å gjøre inngrep i den genetiske identiteten til menneskets kjønnsceller, vil være unntatt fra patentering.
3. Anvendelse av menneskelige embryoer for industrielle eller kommersielle formål.
   Dette er et generelt unntak for patentering av anvendelser av menneskelige embryoer. Bestemmelsen regulerer imidlertid ikke oppfinnelser som kan brukes på menneskelige embryoer og være til nytte for dem, for eksempel stoffer som brukes til medisinsk behandling av den befruktede eggcellen.
4. Fremgangsmåter for å endre den genetiske identiteten til dyr som kan påføre dem lidelser uten at det medfører noen vesentlig medisinsk nytte for mennesker eller dyr, samt dyr fremstilt ved slike fremgangsmåter.
   Dersom oppfinnelsen, dvs fremgangsmåten eller dyret fremstilt ved fremgangsmåten, kan være til vesentlig nytte i medisinsk forskning, kan det gis patent. Det kreves ikke at oppfinnelsen har medisinsk nytteverdi i den forstand at den kan brukes direkte i for eksempel legemiddelproduksjon eller behandling. Oppfinnelsen kan ha medisinsk nytteverdi i forbindelse med forskning, forebygging, diagnostikk eller behandling.

Punkt 3 kan komme til anvendelse hvis ødeleggelsen av humane embryoer er en nødvendig del av den industrielle eller kommersielle utnyttelsen av oppfinnelsen. Anvendelsen av unntaket i punkt 3 er ikke avhengig av at kravene i søknaden er rettet på en fremgangsmåte som inkluderer ødeleggelse av humane embryoer (G 0002/06). Unntaket vil kunne anvendes dersom utnyttelsen av oppfinnelsen, f eks fremstilling av humane embryonale stamceller, i henhold til søknadens beskrivelse avhenger av at humane embryoer ødelegges. Avgjørelsen presiserer videre at det ikke kan tas hensyn til at det etter leveringsdagen for søknaden er mulig å oppnå det samme produktet uten å anvende en fremgangsmåte som er avhengig av at humane embryoer ødelegges. Dette gjelder generelt og samsvarer med gjeldende praksis.

Punkt 4 er relevant i alle tilfeller hvor lidelser hos patentsøkte dyr er sannsynlig. Det skal foretas en avveining av sannsynlig lidelse hos dyrene i forhold til dokumentert medisinsk nytte for mennesker eller dyr, og hvorvidt lidelsen og den medisinske nytteverdien er dokumentert i forhold til de samme dyrene, se etterfølgende eksempel.

Eksempel:
Krav rettet på transgene mus som inneholder en mutasjon slik at de lett utvikler kreft, kan være patenterbare. Dyrenes lidelse kan godtas når det er dokumentert en medisinsk nytteverdi for mennesker eller dyr. I søknaden er det vist medisinsk nytteverdi for mus, og krav rettet på mus strider derfor ikke mot PL § 1b, punkt. 4. Krav rettet på gnagere er imidlertid ikke ansett godtagbare under PL § 1b, punkt 4, fordi en medisinsk nytteverdi ikke er vist for hele denne gruppen av dyr. Det gjøres, i tillegg til en PL § 1b, punkt 4, vurdering, en ytterligere vurdering i forhold PL § 1 b for de godtagbare kravene rettet på transgene mus. I hovedsak dreier dette seg om en nøye avveiing mellom dyrenes lidelse og mulig risiko for miljøforurensning og nytten for mennesker eller dyr (”T19/90-testen”). Også andre aspekter enn dyrenes lidelser og miljøkonsekvenser kan vurderes i denne testen, for eksempel en påstått trussel mot evolusjonen, økt handel med transgene dyr og en påstått moralsk motstand mot en slik genmanipulering. Denne type argumenter må også være underbygget med bevis (T356/93, T 315/03).

En søknad rettet på en genmodifisert plante vil ikke kunne unntas fra patentering fordi den er forurensende, hvis ikke en eventuell alvorlig forurensningsskade på miljøet er materialisert allerede på meddelelsestidspunktet (T 356/93).

2a.7.2 Innsigelser grunnet på at patentet strider mot PL § 1b

PL § 24, annet ledd

Innsigelsesperioden for innsigelser som er begrunnet med at den kommersielle utnyttelsen av den patenterte oppfinnelsen strider mot offentlig orden og moral, er tre (3) år fra den dagen patentet ble meddelt. Begrunnelsen for denne utvidede innsigelsesordningen er at den vil gjøre det enklere og billigere å angripe patenter rettet på oppfinnelser som det strider mot grunnleggende etiske normer å utnytte.

En utvidet innsigelsesadgang kan skape usikkerhet for patenthaverne. Det vil trolig innkomme få slike innsigelser, fordi det vil fremgå av patentregisteret dersom en søknad har vært forelagt Den etiske nemnda for patentsaker allerede under søknadsbehandlingen, dvs dersom også Patentstyret var i tvil om PL § 1b var til hinder for å imøtekomme søknaden. I tillegg vil innsiger bli avkrevd en ekstra avgift ved innlevering etter utløpet av ni (9) månedersfristen.

2a.7.2.1 Formalia og realitetsbehandling ved innsigelser grunnet i PL § 1b

I henhold til PL § 24, første ledd, skal alle innsigelser som ikke er basert på PL § 1b være innkommet til Patentstyret innen ni (9) måneder fra meddelelsesdagen for patentet. Innsigelser som innleveres etter utløpet av ni (9) månedersfristen i PL § 24, første ledd, og som ikke er grunnet i PL § 1b, skal avvises.

Hvis det innkommer en innsigelse som er begrunnet med at den patenterte oppfinnelsen strider mot unntaket i PL § 1b, og Patentstyret er i tvil om patentet er meddelt i strid med PL § 1b, skal Patentstyret innhente en rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnda for patentsaker, jf PL § 25, tredje ledd, andre punktum og 2a.7.2. Det bør ikke treffes vedtak om oppheving av et patent på grunnlag av PL § 1b uten at søknaden har vært forelagt nemnda.

Innsigelser innlevert før utløpet av ni (9) månedersfristen i PL § 24, første ledd, blir behandlet når saken anses tilstrekkelig belyst og ni (9) månedersfristen er utløpt. Innsigelser som inneleveres etter ni (9) månedersfristen og som er basert på at en kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen vil stride mot offentlig orden og moral i henhold til PL § 1b, skal behandles fortløpende etter hvert som sakene er blitt tilstrekkelig belyst.

Det må innbetales en forskriftsbestemt avgift ved innlevering av innsigelse etter utløpet av den ordinære ni (9) måneders fristen for innlevering av innsigelser. For andre formelle krav til innsigelsen, se Del D, Kapittel II.

2a.7.2.2 Administrativ begrensning i forlenget innsigelsesperiode

I henhold til PL § 39a, annet ledd, kan det ikke fremsettes begjæring om patentbegrensning før innsigelsesperioden er utløpt og eventuelle innsigelser er endelig avgjort. Denne bestemmelsen i PL § 39a sikter til ni (9) månedersfristen i PL § 24, første ledd, og kommer derfor ikke til anvendelse for innsigelser som innkommer etter utløpet av ni (9) månedersfristen og som er basert på PL § 1b.

2a.7.3 Etisk nemnd

PL § 15a

Hvis saksbehandler er i tvil om en oppfinnelse strider mot offentlig orden eller moral i henhold til PL § 1b, skal Patentstyret rådføre seg med Den etiske nemnda for patentsaker før søknaden avgjøres endelig eller patent oppheves. Det antas at bare et fåtall patentsøknader eller patenter vil reise spørsmål som det er aktuelt å legge frem for nemnda. En slik fremleggelse vil sikre et bedre beslutningsgrunnlag, og Patentstyret vil legge betydelig vekt på de råd Den etiske nemnda for patentsaker gir i de enkelte søknadene og patentene. Det bør derfor ikke treffes vedtak om avslag på en søknad eller om oppheving av et patent på grunnlag av PL § 1b uten at saken har vært forelagt nemnda.

Det er ikke noe vilkår for foreleggelse for nemnda at tvilen er kvalifisert. Det er overlatt til Patentstyrets skjønn å avgjøre om søknaden reiser tvilsspørsmål. At en sak ikke er forelagt nemnda, er derfor ingen formell saksbehandlingsfeil.

2a.7.3.1 Realitetsbehandling basert på PL § 1b

Er saksbehandler i tvil om en søknad strider mot offentlig orden eller moral, skal det tas kontakt med Patentavdelingens representant for etiske saker. Innkommer det en innsigelse grunnet på PL § 1b skal saksbehandler alltid ta kontakt med Patentavdelingens representant for etiske saker. Et utvalg bestående av den aktuelle saksbehandleren, Patentfagansvarlig og Patentavdelingens representant for etiske saker vil avgjøre om saken skal oversendes Den etiske nemnda for patentsaker.

Patentavdelingens representant for etiske saker vil på vegne av utvalget redegjøre grundig for de etiske spørsmålene som den kommersielle utnyttelsen av oppfinnelsen reiser. Denne redegjørelsen skal inneholde utvalgets vurdering av det etiske spørsmålet, og den vil bygge på tidligere avgjørelser innenfor det samme området og eventuell relevant praksis fra utlandet.

2a.7.3.2 Oversendelse til etisk nemnd

Anmodningen om en rådgivende uttalelse sendes til Den etiske nemnda for patentsaker sammen med den skriftlige redegjørelsen om de etiske problemstillingene, samt andre nødvendige dokumenter. Det sendes samtidig en kopi av anmodningen og redegjørelsen til patentsøker eller patenthaver og innsiger(e). Søker eller patenthaver og innsiger(e) gis samtidig informasjon om at de har mulighet til å kommentere Patentstyrets redegjørelse, samt komme med generelle innspill til Den etiske nemnda for patentsaker.

Patentsøker eller patenthaver og innsiger(e) gis en frist på en (1) måned for å sende sine merknader til Den etiske nemnda for patentsaker. Dersom det er rimelig kan denne tidsfristen forlenges av både nemnda og Patentstyret.

Det vil i enkelte saker være en fordel om partene også gis mulighet til uttale seg i møte med nemnda. Det overlates til nemnda å vurdere om partene i den enkelte sak skal innkalles til et slikt møte.

Den etiske nemnda for patentsaker vil avgi sin rådgivende uttalelse i løpet av tre (3) måneder, og den vil sende en kopi av uttalelsen til patentsøker eller patenthaver og innsiger(e). Patentsøker eller patenthaver og innsiger(e) har en frist på en (1) måned til å komme med skriftlige merknader til uttalelsen. Disse merknadene sendes direkte til Patentstyret. Patentstyret kan forlenge fristen dersom det fremkommer av nemndas oversendelsesbrev at dette er rimelig.

Det skal journalføres at Patentstyret har henvendt seg til Den etiske nemnda for patentsaker, hva henvendelsen gjelder og nemndas svar.

En henvendelse til nemnda anses ikke å være en sensitiv opplysning i forhold til søknader som ikke er allment tilgjengelige. Derimot vil saksdokumentene ikke bli allment tilgjengelige før søknaden har blitt allment tilgjengelig i henhold til PL § 22, jf PF § 105, annet ledd.

Hvis nemnda oversitter fristen på tre (3) måneder får det ingen rettslige konsekvenser. Fristen er først og fremst en ordensregel.

2a.7.3.3 Avgjørelse etter behandling i etisk nemnd

Den rådgivende uttalelsen og eventuelle merknader fra patentsøker eller patenthaver og innsiger(e) vil bli vurdert av Patentstyrets utvalg, og det vil deretter bli tatt en selvstendig avgjørelse i saken.

2a.8 Deponering av biologisk materiale

PL § 8a

Hvis en patentsøkt oppfinnelse angår eller gjelder biologisk materiale som ikke er allment tilgjengelig og ikke kan beskrives slik i søknaden at det er mulig for en fagmann å utøve oppfinnelsen, skal PL § 8, annet ledd, tredje punktum, anses oppfylt bare dersom:

1. en prøve av det biologiske materialet er blitt deponert hos en godkjent deponeringsmyndighet senest den dagen søknaden ble inngitt (dvs deponeringsinstitusjoner i henhold til artikkel 7 i Budapest-konvensjonen av 28. april 1977),
2. den inngitte søknaden inneholder de relevante opplysningene om det deponerte materialets karakteristika som søkeren kjenner til,
3. navnet på deponeringsmyndigheten og deponeringsnummeret er oppgitt i patentsøknaden.

For mer utførlig informasjon om deponering av biologisk materiale, se Kapittel II, punkt 6.

2a.9 Sekvenslister

Dersom en søknad omfatter nukleotid- og/eller aminosyresekvenser med uforgrenede sekvenser på ti (10) eller flere nukleotider eller fire (4) eller flere aminosyrer, skal det, med enkelte unntak, inngis en sekvensliste i samsvar med WIPO standard ST.25. Sekvenslisten skal inneholde en detaljert beskrivelse av nukleotid- og/eller aminosyresekvensene, samt annen tilgjengelig informasjon knyttet til de aktuelle sekvensene. Sekvenslisten utgjør en integrert del av beskrivelsen, den plasseres sist i søknaden og skal fortrinnsvis ha en uavhengig sidenummerering.

For mer utførlig informasjon om sekvenslister, se del C kap II, punkt 8.

2a.10 Beskyttelsesomfang for formeringsdyktig materiale

2a.10.1 Generelt om beskyttelsesomfang for formeringsdyktig materiale

PL § 3a 

Patenter på bioteknologiske oppfinnelser gis hovedsakelig en tilsvarende rekkevidde som patenter som gjelder annet materiale, med de viktige unntakene som gjelder nye generasjoner som følge av at den patenterte organismen reproduserer seg selv.

2a.10.1.1 Produktkrav - biologisk materiale

PL § 3a, første ledd

Eneretten omfatter alt biologisk materiale som er fremstilt ved formering eller oppformering (eksemplarfremstilling) av det patenterte materialet, forutsatt at materialet har samme egenskaper som det opprinnelige patenterte produktet. Materialet som er fremstilt, må altså inneholde og uttrykke oppfinnelsen, f.eks. en genmodifisering som gir en plante høyere toleranse for kulde.

Eneretten gjelder uansett hvilken reproduksjonsmåte som er brukt. Avkom av patentert selvformerende materiale - dvs. mikroorganismer, dyr og planter - vil derfor i utgangspunktet være omfattet av eneretten.

Det kreves ikke at det reproduserte materialet har samme "form" (frø, stiklinger, planter). Dette innebærer eksempelvis at planter fremstilt av patenterte frø, som utgangspunkt ikke kan utnyttes kommersielt uten tillatelse fra patenthaveren.

Eneretten omfatter bare biologisk materiale som er fremstilt "fra" det patenterte materialet, dvs. ved bruk av dette materialet. Dette betyr at naturlige forekomster av det samme materialet ikke er omfattet av patentet.

2a.10.1.2 Fremgangsmåtekrav - biologisk materiale

PL § 3a, annet ledd

Biologisk materiale som er fremstilt ved direkte bruk av en patentert fremgangsmåte, er omfattet av eneretten ved et indirekte produktvern. I tillegg omfatter eneretten materiale som er fremstilt ved formering eller oppformering av det direkte fremstilte materialet. Dersom det er gitt patent på en fremgangsmåte for fremstilling av en plante, vil patenthaveren ha enerett til å bruke både selve fremgangsmåten og planter fremstilt ved fremgangsmåten, i tillegg til disse plantenes avkom, i næringsøyemed. Patenthaveren kan derimot ikke hindre kommersiell utnyttelse av tilsvarende planter fremstilt på andre måter.

2a.10.1.3 Produktkrav rettet på gener

PL § 3a, tredje ledd

Produktpatenter på gensekvenser og materiale som inneholder genetisk informasjon, omfatter ikke bare selve det patenterte materialet, men ethvert materiale "som produktet er innsatt i, og der den genetiske informasjon inngår og uttrykker sin funksjon". Patenthaveren har dermed enerett til kommersiell utnyttelse av alt biologisk materiale som inneholder og uttrykker oppfinnelsen. Dersom det er gitt patent på en modifisert gensekvens som gir planter høy toleranse for kulde, vil patenthaveren ha enerett til kommersiell utnyttelse av alle planter som har de samme egenskapene i kraft av at de uttrykker den patenterte oppfinnelsen.

2a.10.1.4 Materiale bragt i omsetning med sikte på vekst

PL § 3a, fjerde ledd 

Patenthaveren har ikke enerett til kommersiell utnyttelse av avkommet til biologisk materiale dersom fremstilling av den nye generasjonen er "et nødvendig ledd" i den bruken materialet er brakt i omsetning for. Derimot kan direktivet forstås slik at avkommet til den nye generasjonen som utgangspunkt, er beskyttet av patentet.

I praksis betyr dette at dersom plantefrø selges med sikte på salg til planteprodusenter, har planteprodusentene rett til kommersiell utnyttelse av planter som dyrkes frem. Det er derimot mulig at kommersiell bruk av frø fra disse plantene igjen, må ha grunnlag i avtale. Det vil imidlertid ofte være underforstått eller uttrykkelig avtalt at planteprodusenten kan bruke også disse nye plantene til videre formering, slik at fremstilling av nye generasjoner uansett har et avtalemessig grunnlag. Når det gjelder f.eks. mikroorganismer, er det vanskelig å tenke seg en annen løsning. Dette skyldes at mikroorganismer normalt formerer seg meget raskt og ikke i identifiserbare generasjoner, men i "kulturer".

2a.10.2 Landbruksunntaket ("farmers' privilege")

PL § 3b 

I henhold til PL § 3b gjøres det unntak fra patenthaverens enerett når det gjelder bruk av formeringsmateriale fra planter og dyr til landbruksformål.

2a.10.2.1 Planter

PL § 3b, første ledd

Bønder har rett til å bruke utbyttet av patentbeskyttet formeringsmateriale fra planter til formering eller oppformering i sin egen virksomhet. Forutsetningen er at formeringsmaterialet er solgt eller overdratt på annen måte til landbruksformål av patenthaveren selv eller med samtykke fra denne. Dersom en bonde har kjøpt patenterte såfrø som er brakt i omsetning på lovlig måte, kan bonden med andre ord bruke avlingen til å produsere såfrø til nye avlinger på eget bruk.

Ovennevnte rettigheter gjelder bare egenprodusert formeringsmateriale, og formeringsmaterialet må brukes i egen virksomhet. Det er dermed ingen rett til å utveksle eller selge såkorn til andre.

Omfanget av og vilkårene for bondens rett svarer til det som er fastsatt i PF § 89. Denne bestemmelsen fastslår at retten til bruk av formeringsmaterialet gjelder i forhold til mange viktige plantearter som f.eks. hvete, rug, bygg og poteter.

Bruk av såkorn for å utvide eksisterende produksjon har trolig ikke hjemmel i PL § 3b.

For småbønder er gjenbruken gratis. Andre jordbrukere må derimot gi patenthaveren rimelig vederlag, jf PF 90. Dette gjelder blant annet bønder som råder over et større jordbruksareal enn det som trengs for å produsere 92 tonn korn.

2a.10.2.2 Dyr

PL § 3b, annet ledd 

Bønder har rett til å bruke avlsdyr eller annet animalsk formeringsmateriale fra dyr til egne landbruksformål, forutsatt at det patenterte dyret eller formeringsmaterialet er brakt i handel på lovlig måte. Dette innebærer at gårdbrukeren kan bruke dyret eller formeringsmaterialet (sæd o.l.) til å produsere nye eksemplarer av dyret til bruk i egen landbruksvirksomhet. Det er neppe heller noe i veien for at bonden kan bruke senere generasjoner til å avle nye dyr.

Som utgangspunkt har all bruk til "egen landbruksvirksomhet" hjemmel i PL § 3b, annet ledd. Bonden kan følgelig bruke formeringsmaterialet både til å opprettholde og utvide bestanden med tanke på produksjon av kjøtt, melk, egg e.l. Bestemmelsen tillater imidlertid ikke salg av dyr eller formeringsmateriale "som ledd i eller med sikte på" kommersiell avlsvirksomhet. Dette innebærer for det første at bonden selv ikke kan drive kommersiell avlsvirksomhet på grunnlag av bestemmelsen. Heller ikke kan bonden selge enkeltdyr eller formeringsmateriale videre dersom kjøperen skal bruke materialet til slik virksomhet. Bytte av dyr eller formeringsmateriale mellom bønder for bruk til avl, vil antakelig ofte måtte likestilles med salg.

I motsetning til retten til utnyttelse av planteformeringsmateriale etter første ledd, omfatter regelen i PL § 3b, annet ledd, alle dyrearter innenfor landbrukssektoren.

PL § 3b, annet ledd, gjelder sannsynligvis ikke for oppdrett av fisk, eller utnyttelse av forplantningsmateriale fra fisk og andre sjødyr. Formålet med PL § 3b er å beskytte tradisjonelle driftsformer, og det er derfor mest naturlig å legge til grunn at oppdrettsvirksomhet faller utenfor. Dette harmonerer også best med at PL § 3b taler om "landbruk".

2a.10.3 Naturlig forekommende materiale

PL § 3c 

Patentbeskyttelse knyttet til naturlig forekommende biologisk materiale omfatter bare den delen av materialet som er nødvendig for å oppnå det industrielle formålet som er angitt i patentsøknaden. Det kan for eksempel være at en oppfinner krever patent på et bestemt gen ved å vise til at genet kan brukes til å løse et konkret teknisk problem. Hvis bare en delsekvens av genet er nødvendig for å utøve oppfinnelsen, skal et eventuelt patent bare dekke denne delsekvensen.

2a.11 Overgangsbestemmelser

Den utvidede fristen for å fremme innsigelser knyttet til offentlig orden eller moral, jf PL § 24, annet ledd, og 2a.7.2, gjelder bare for patenter som er meddelt fra og med 2004.02.01.

Bestemmelsene om plikt til å angi leverandørland mv. for biologisk materiale, jf PL § 8b og 2a.4 gjelder bare for søknader innlevert fra og med 2004.02.01. Det samme gjelder plikten til å opplyse om det er gitt samtykke til bruk av menneskelig materiale, jf PL § 8c og 2a.5.3.

De øvrige lov- og forskriftsendringene som trådte i kraft 2004.02.01 som følge av gjennomføringen av EUs patentdirektiv i norsk rett og som omfattes av retningslinjene i 2a, skal også gjelde for patentsøknader som er innlevert til Patentstyret før 2004.02.01.

2b. Fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering - PL § 1, 6.ledd 

2b.1 Ikke-patenterbare fremgangsmåter som utføres på mennesker eller dyr

Det skal ikke meddeles patent på fremgangsmåter for behandling av mennesker eller dyr ved kirurgi, terapi eller diagnostiske fremgangsmåter.
Intensjonen med PL § 1, sjette ledd, første setning, er at ikke-kommersielle og ikke-industrielle medisinske og veterinærmedisinske virksomheter som utøves på levende mennesker eller dyr, skal gjøres fritt tilgjengelige slik at medisinsk og veterinærmedisinsk personale i sitt arbeide ikke skal begrenses av patentrettigheter. Tolkningen av bestemmelsen bør hindre unntakene i å bli for omfattende (se G 5/83).

Dette medfører at fremgangsmåter som angår mindre, rutinemessige inngrep som ikke krever medisinsk kompetanse eller ikke medfører noen vesentlig helserisiko, slik som tatovering, piercing, hårfjerning ved optisk stråling og mikroavslipning av huden ikke bør unntas fra patentering (G1/07).

Hvis et krav inkluderer ett eller flere trekk som utgjør en fremgangsmåte for kirurgisk behandling eller terapi utført på et menneske eller dyr, vil kravet bli unntatt fra patentering ifølge PL §1, sjette ledd (se T 35/99). I dette tilfellet er det irrelevant om kravet inkluderer eller inneholder tekniske trekk utført på et teknisk objekt (se T 820/92 og T 82/93). Kravet kan bli godtakbart dersom de trekk som utgjør en fremgangsmåte for kirurgisk behandling eller terapi kan unntas ved en negativ avgrensning ("III, 4.13. Ved diagnostisering gjelder at samtlige trinn av teknisk karakter i en diagnostisk fremgangsmåte må foretas på mennesker eller dyr for å være unntatt fra patentering (G 1/04).

Eksempel:
Fremgangsmåte for å operere inn pacemaker med algoritmiske egenskaper ("pressure sensing means") som registrerer ventrikulært systolisk blodtrykk brukt for å regulere/kontrollere frekvensen til pacemaker. Selv om kontroll av pacemakerfrekvens baserer seg på tekniske trekk utført på et teknisk objekt, vil fremgangsmåten likevel ikke være patenterbar siden den også inneholder kirurgiske og terapeutiske trekk (T 82/93).

Kirurgiske fremgangsmåter, terapi og diagnostiske fremgangsmåter vil i forhold til PL § 1, sjette ledd, defineres på følgende måter:

Kirurgiske fremgangsmåter defineres av behandlingens natur snarere enn behandlingens formål og omfatter alle fremgangsmåter som innebærer ett eller flere kirurgiske inngrep. Dermed kan både kirurgiske fremgangsmåter for kosmetiske og/eller medisinske formål bli unntatt fra patentering ved PL § 1, sjette ledd.

En bildetakingsmetode for anvendelse under et kirurgisk inngrep og som produserer data som lar kirurgen bestemme det videre forløp under et inngrep, anses ikke for å være en kirurgisk fremgangsmåte i seg selv og er derfor ikke unntatt fra patentering (G1/07).

Eksempel:
En fremgangsmåte for å fremstille en endoprotese på utsiden av kroppen, som krever at det utføres kirurgiske trinn for å ta mål, vil bli ekskludert fra patenterbarhet under PL § 1, sjette ledd, første setning, (se T 1005/98).

Terapi defineres i henhold til hensikten med den fremgangsmåten som utføres.
Terapi omfatter helbredelse av sykdom, inkludert behandling av funksjonshemming utført på et legeme og behandling av blod ved dialyse for returnering til den samme pasienten, og forebyggende (profylaktisk) behandling, for eksempel immunisering mot spesielle sykdommer (se T 19/86) eller fjerning av plakk (se T 290/86). Kosmetisk behandling vil også kunne omfattes av definisjonen for terapi, dersom minst ett trekk er av terapeutisk karakter.

Diagnostiske fremgangsmåter som skal være unntatt fra patentering ifølge PL § 1, sjette ledd omfatter (G 1/04) bare de fremgangsmåtene som omfatter alle trekk som er nødvendige for å kunne fastslå en diagnose som umiddelbart indikerer sykdomstilstanden på en slik måte at det er grunnlag for å fastsette nødvendig terapeutisk behandling.

Fremgangsmåtene kan omfatte både tekniske og ikke-tekniske trekk, men det er en forutsetning at alle tekniske trekk utøves på mennesker eller dyr. Et trekk anses å være utført på et menneske eller dyr dersom utøvelsen krever at mennesket eller dyret er fysisk tilstede ved utøvelsen.

For å bli unntatt fra patentering ved PL § 1, sjette ledd, (G 1/04), må en diagnostisk fremgangsmåte omfatte følgende trinn:

a)  en undersøkelsesfase som involverer innsamling av data,

b)  sammenligning av disse dataene med standardverdier,

c)  registrering av signifikante avvik ved sammenligningen, og

d)  forklaring av avviket med en medisinsk tilstand, dvs den deduktive medisinske eller veterinærmedisinske vurdering, hvor de trekk som er av teknisk karakter og som tilhører trinnene a)-c) må tilfredsstille kriteriet "foretas på menneske eller dyr".

Eksempel:
Fremgangsmåte for å måle lungefunksjon hos mennesker. (T 125/02)
Trinn a), undersøkelse som involverer innsamling av data, vil i dette tilfellet være å måle endogent nitrogenmonoksidinnhold og/eller tidsfordeling av nevnte endogene NO-innhold i løpet av en eller flere ekshaleringsfaser i en prøve av ekshalert luft. Trekket er av teknisk karakter og utøves på mennesker.
Trinn b), sammenligning av de målte dataene med standardverdier, og trinn c), registrering av signifikant avvik ved sammenligningen, er av ikke-teknisk karakter.
Trinn d), det å forklare avviket med en medisinsk tilstand, vil i dette tilfellet være vurderingen av om avviket kan være en indikasjon på redusert lungefunksjon. Indikasjon på, eller utelukkelse av, en svekket lungefunksjon representerer i dette tilfellet diagnosen. Målingen av NO produsert i lungene og luftveiene gir en forståelse av den spesifikke metabolske forstyrrelse i lungene eller luftveiene. Bestemmelsen av denne tilstandens karakter ved å følge fremgangsmåten, enten den er positiv, negativ eller uten utslag i forhold til standardverdi, er tilstrekkelig til å avgjøre hvilken terapeutisk aktivitet som skal utøves som følge av diagnosen. Det er ikke nødvendig at den diagnostiske fremgangsmåten avdekker den underliggende lidelse som har forårsaket sykdomstilstanden.
I denne fremgangsmåten er altså alle trinn som er nødvendige for å kunne fastslå en diagnose tilstede, og alle tekniske trekk utøves på menneskekroppen. Fremgangsmåten er derfor unntatt fra patentering ved PL § 1, sjette ledd.

Dersom noen av trinnene a) – d) som definerer en diagnostisk fremgangsmåte mangler i kravet og er nødvendig for å definere oppfinnelsen, skal trinnet/trinnene tas inn i det selvstendige kravet dersom det er grunnlag for dette i basisdokumentene. Det gjelder uansett om trinnene er av teknisk karakter eller ikke. Kravet vil ellers ikke anses å gi en bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet, jf. PL § 8, annet ledd, første setning. (Se også G 1/04). Det må vurderes nøye hvilke trinn som ligger implisitt i den patentsøkte fremgangsmåten fordi den bare kan unntas fra patentering dersom alle trinnene er med. For eksempel kan sammenligning av dataene med standardverdier, trinn b), også representere registrering av signifikante avvik ved sammenligningen, trinn c). (T 1197/02)

Diagnostiske fremgangsmåter kan innebære anvendelse av informasjonsinnhentende apparatur og/eller diagnostisk utstyr for å utføre målinger og analyser.

Unntaket fra patentering for diagnostiske fremgangsmåter er ikke avhengig av om medisinsk personale er involvert, tilstede eller har ansvaret ved utøvelsen av fremgangsmåten. Unntaket er heller ikke avhengig av om alle trinn i fremgangsmåten kan utføres av medisinsk eller teknisk personale, pasienten selv eller et automatisk system.

2b.2 Patenterbare fremgangsmåter som utføres på mennesker eller dyr

Det bør presiseres at PL § 1, 6.ledd, 1.setning, bare unntar fremgangsmåter for behandling ved kirurgi, terapi eller diagnostisering som utføres på levende mennesker eller dyr. Følgende typer fremgangsmåter vil derfor kunne være patenterbare:

Eksempel:
Fremgangsmåter for behandling av for eksempel en sau for å stimulere vekst, øke kjøttkvaliteten eller stimulere ullproduksjonen.

Eksempel:
En ren kosmetisk behandling av mennesker ved administrasjon av et kjemisk produkt (se T 144/83).

Eksempel:
En fremgangsmåte for tatovering eller piercing har som eneste mulige hensikt å dekorere kroppen til et menneske eller dyr, og utføres i for eksempel skjønnhetssalonger som er industri i overensstemmelse med PL § 1, første ledd. Selv om fremgangsmåten involverer kirurgiske inngrep i kroppen, er dette et mindre inngrep som ikke medfører noen vesentlig helserisiko eller krever medisinsk kompetanse (G1/07).

Eksempel:
Fremgangsmåte for fjerning av hår fra ønsket hudområde ved hjelp av laser med bestemt bølgelengde (se T 383/03).

Eksempel:
En fremgangsmåte for behandling eller diagnostisering som foretas på et dødt menneske eller dyr.

Eksempel:
Diagnostiske fremgangsmåter som kun omfatter innsamling av informasjon, for eksempel røntgenundersøkelser, NMR-studier eller blodtrykksmålinger, forutsatt at de ikke indikerer sykdomstilstanden på en slik måte at nødvendig terapeutisk behandling kan igangsettes.

Eksempel:
Behandling av kroppsvev eller væsker etter at de har blitt fjernet fra menneske- eller dyrelegemet, eller diagnostiske fremgangsmåter utført på dette materialet, for eksempel behandling av blod for oppbevaring i en blodbank eller diagnostisk testing av blodprøver, forutsatt at dette vevet eller disse væskene ikke skal returneres til det samme legemet.

Eksempel:
Fremgangsmåter for testing der testen er anvendelig for forbedring eller kontroll av et produkt, apparat eller prosess som i seg selv er industrielt utnyttbar. Spesielt vil dette gjelde bruk av forsøksdyr i undersøkelser i industrien, for eksempel undersøkelser av produkter for å bringe på det rene fravær av allergiske reaksjoner.

Eksempel:
En fremgangsmåte som vedrører funksjonen til et apparat selv om apparatet er tilknyttet et levende menneske eller dyr, hvis det ikke eksisterer noen sammenheng mellom den funksjonen som kreves beskyttet og den terapeutiske effekten av apparatet (se T 245/87).

Eksempel:
En fremgangsmåte for å fremstille innleggssåler med hensikt å korrigere holdningen eller en framgangsmåte for å fremstille en protese. Forutsetningen er at (i) det å ta avtrykk av fotsålen, henholdsvis formen av en arm eller beinstump hvortil protesen skal tilpasses, ikke er av kirurgisk natur og (ii) innleggssålene og protesen blir produsert på utsiden av kroppen.

Eksempel:
Fremgangsmåter for fremstiling av en kunstig tann, selv om fremgangsmåten involverer tillagning av en modell i pasientens munn, forutsatt at (i) tilpasningen ikke er av kirurgisk natur og (ii) den kunstige tannen blir produsert på utsiden av kroppen.

2b.2.1 Instrumenter eller apparater

Patenter kan meddeles på instrumenter eller apparater til bruk i fremgangsmåter for kirurgi, terapi eller diagnostikk som utføres på mennesker eller dyr.

2b.3 Første medisinske anvendelse (første indikasjonskrav)

Unntaket i PL § 1, 6.ledd, 1.setning for fremgangsmåter til behandling av mennesker eller dyr ved kirurgi, terapi eller diagnostiske metoder skal, i henhold til PL § 1, 6.ledd, 2.setning, ikke omfatte produkter, herunder forbindelser eller sammensetninger, til anvendelse i slike fremgangsmåter.

Vilkåret om at en oppfinnelse skal være ny er ikke til hinder for at patent meddeles på kjente forbindelser eller sammensetninger til anvendelse i de i PL § 1, sjette ledd, nevnte fremgangsmåter, jf PL § 2, 4.ledd.

Kjente forbindelser eller sammensetninger vil imidlertid bare kunne bli patentert til anvendelse i fremgangsmåter for kirurgi, terapi eller diagnostisering foretatt på mennesker eller dyr og bare hvis den kjente forbindelsen eller sammensetningen ikke var tidligere kjent for anvendelse i noen slik fremgangsmåte (G 5/83). Imidlertid er krav rettet på første (og senere) indikasjoner også akseptable for nye forbindelser som sekundære sikkerhetskrav ("fall-back-claim") i tilfelle det, etter meddelelse, skulle komme frem at forbindelsen likevel var kjent fra tidligere.

En forbindelse eller sammensetning som er kjent anvendt, for eksempel i terapi, kan ikke patenteres for anvendelse i kirurgi eller diagnose. Tilsvarende kan ikke en forbindelse eller sammensetning som er kjent anvendt i kirurgi, terapi eller diagnose på mennesker bli beskyttet for anvendelse i behandling av dyr og vice versa. I slike tilfeller bør det vurderes om kravet kan endres til et annen indikasjonskrav (se 2b.4).

2b.3.1 Form på første indikasjonskrav

Et anvendelsesbundet produktkrav rettet på en kjent forbindelse eller sammensetning for første gangs bruk i kirurgi, terapi og/eller diagnostiske fremgangsmåter skal være på følgende form:

"Kjemisk forbindelse X" eller "Preparat som inneholder X"

etterfulgt av angivelse av bruk, for eksempel

"...for bruk som et medikament".

Vi vil også godta første indikasjonskrav med en mer presisert angivelse av bruk, selv om det patentbegrunnende er at den aktive forbindelsen eller sammensetningen brukes i kirurgi, terapi og/eller diagnostiske fremgangsmåter for første gang, for eksempel

"...som en antibakteriell substans" eller

"...for behandling av sykdom Y".

Et krav på formen "Anvendelse av forbindelse eller sammensetning X for behandling av sykdom Y...." vil bli ansett som en fremgangsmåte for behandling som er unntatt fra patenterbarhet i henhold til PL § 1, sjette ledd, første setning, og er derfor ikke akseptabelt.

2b.3.2 Vurdering av nyhet for første indikasjonskrav

Hvis et første indikasjonskrav definerer en forbindelse eller sammensetning for anvendelse i behandlingen av en spesifikk sykdom, vil ikke nyhetskravet være oppfylt hvis forbindelsen har vært kjent i behandling av en annen sykdom tidligere. I slike tilfeller vil kravet vurderes som et annen indikasjonskrav (se 2b.4).

Et mothold vil være nyhetshindrende for et første indikasjonskrav dersom det i motholdet er beskrevet en faktisk medisinsk anvendelse av forbindelsen eller sammensetningen. Et mothold som inneholder eksperimenter som beskriver en effekt som kan gjøre forbindelsen egnet for bruk i terapi, eller beskriver in vitro testing for slik anvendelse, vil imidlertid bare være nyhetshindrende hvis fagmannen direkte og utvetydig kan utlede en slik terapeutisk anvendelse fra dokumentet (T 158/96).

Et dokument som angir at en forbindelse eller sammensetning er anvendt i terapi, uten å beskrive faktiske kliniske data kan anføres som nyhetshindrende. Det vil i dette tilfellet være opp til søker å bestride om denne angivelsen muliggjør anvendelse.

2b.3.3 Vurdering av oppfinnelseshøyde for første indikasjonskrav

Kravomfanget er av betydning ved vurdering av oppfinnelseshøyde.

Eksempel:
Forbindelse X er en tidligere kjent forbindelse som ikke tidligere har blitt anvendt i terapi, men den er strukturelt nær beslektet med en forbindelse som tidligere er kjent anvendt ved behandling av hjertesykdommer. Et krav rettet på "Forbindelse X for bruk i terapi" vil kunne mangle oppfinnelseshøyde, mens et krav rettet på "Forbindelse X til bruk i behandling av kreft" mer sannsynlig vil kunne tilfredsstille kravet til oppfinnelseshøyde. Hvis imidlertid forbindelse X hadde vært benyttet i behandlingen av hjertesykdommer, er et annen indikasjonskrav den eneste akseptable kravformen.

Mothold som inneholder eksperimenter som beskriver en effekt som kan gjøre forbindelser egnet for bruk i terapi, eller som beskriver in vitro testing, kan benyttes som grunnlag for manglende oppfinnelseshøyde.

2b.3.4 Støtte i beskrivelsen ved første indikasjonkrav

Det brede omfanget på første indikasjonskrav (se 2b.3.1), dvs manglende angivelse av spesifikk terapeutisk hensikt, er tillatt selv om beskrivelsen bare viser en enkelt terapeutisk anvendelse av forbindelsen eller sammensetningen. Dette begrunnes med at forbindelsen eller sammensetningen ikke tidligere har blitt benyttet innen medisin. Det meddeles absolutt beskyttelse for all bruk av nye forbindelser og sammensetninger, og tilsvarende skal en kjent forbindelse som anvendes første gang innen medisin, få beskyttelse for all medisinsk anvendelse.

Et første indikasjonskrav skal imidlertid ha støtte i beskrivelsen som sannsynliggjør forbindelsenes og sammensetningenes virkning i terapi, kirurgi eller diagnose. Kravets innhold skiller seg bare fra teknikkens stilling ved forbindelsenes og sammensetningenes anvendelse og denne anvendelsen må derfor ha støtte i beskrivelsen. Som støtte for den medisinske anvendelsen kan søknaden inneholde in vivo eller in vitro data, men også in silico modeller kan være tilfredsstillende hvis de kan anses å gi en troverdig basis for støtten.

Hvis et første indikasjonskrav er et subsidiært krav til et krav rettet på en forbindelse eller sammensetning som har nødvendig støtte i beskrivelsen, er det ikke nødvendig å foreta separat vurdering av støtten for kravet rettet på første medisinske anvendelse.

2b.3.5 Enhetlighet

Hvis en søknad beskriver et antall forskjellige kirurgiske, terapeutiske eller diagnostiske anvendelser for en kjent forbindelse eller sammensetning, vil selvstendige krav rettet på forbindelsen eller sammensetningen for hver av de disse ulike anvendelsene ikke anses som uenhetlige (se også 2b.3.4, første avsnitt, siste setning). Saksbehandler må imidlertid påse at betingelsene for å kunne godta flere selvstendige krav av samme kategori oppfylles (se III, 3.1.2).

PL § 10 er heller ikke til hinder for at krav rettet på ulike medisinske indikasjoner kan godtas i samme søknad som krav rettet på nye kjemiske forbindelser og/eller preparater, forutsatt at den aktive forbindelse er den samme.

2b.4 Annen medisinsk anvendelse (annen indikasjon)

Annen eller senere medisinsk anvendelse av en forbindelse eller sammensetning kan bli beskyttet ved et anvendelsesbundet produktkrav rettet på forbindelsen eller sammensetningen for en spesifisert medisinsk bruk. Hvis den spesifiserte anvendelsen av forbindelsen eller sammensetningen er ny, tilfredsstilles nyhetskravet selv om den samme forbindelsen eller sammensetningen er kjent anvendt innen annen medisinsk bruk tidligere. Det er en forutsetning for at ovennevnte krav skal kunne godtas at medikamentet som anvendes skal benyttes i en fremgangsmåte for terapi, diagnostisering eller kirurgi som er unntatt i henhold til PL § 1, sjette ledd, første setning (G 2/08).

2b.4.1 Godtakbare annen indikasjonskrav

I følge prinsippene som er nedfelt i G 2/08 gjelder annen indikasjonskrav forbindelser eller sammensetninger som allerede er kjent anvendt innen medisin, men hvor det er fremkommet en ny medisinsk indikasjon.

Eksempler på godtakbare nye medisinske indikasjoner kan være et nytt terapeutisk område (I), en ny medisinsk funksjon (fra terapi til diagnose eller kirurgi og vice versa) (II), en ny pasientgruppe (III), en ny administrasjonsform (IV) eller et nytt behandlingsregime (V).

Slike krav kan være på formen:

"Forbindelse eller sammensetning for terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom X".

I søknader med prioritets- eller leveringsdag før 2011.03.01 kan slike krav også utformes som følger:

"Anvendelse av en forbindelse eller en sammensetning for fremstilling av et medikament for terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom X",

eller

"Fremgangsmåte for fremstilling av et medikament som inneholder en forbindelse eller sammensetning for terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom X" (T 958/94).

(I) Nytt terapeutisk område

Slike krav kan være på formen:

"Forbindelse eller sammensetning for terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom X".

I ovennevnte krav er det den terapeutiske eller profylaktiske behandlingen av sykdom X som vil være det patentbegrunnende.

(II) Ny medisinsk funksjon

For forbindelser eller sammensetninger som tidligere er kjent anvendt innen terapi, kan krav rettes på et anvendelsesbundet produktkrav for bruk innen kirurgi eller diagnose og vice versa. For en forbindelse eller sammensetning som tidligere er kjent anvendt innen terapi og som søkeren har funnet ut at egner seg som et diagnostisk middel, vil det kunne godtas krav på formen:

"Forbindelse eller sammensetning for bruk ved in vivo diagnostisering".

(III) Ny pasientgruppe

Slike krav kan være på formen:

"Forbindelse eller sammensetning for terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom X hos pasientgruppen Y".

En ny pasientgruppe kan være patentbegrunnende i de tilfeller hvor pasientgruppen i utgangspunktet skiller seg klart fysiologisk eller patologisk fra pasientgrupper det tidligere er kjent å behandle med samme medikament (T 1399/04).

En ny terapeutisk indikasjon er ikke basert kun på sykdommen som skal behandles eller forebygges, men omfatter også individet behandlingen skal utføres på. Angivelse av både type behandling og individ behandlingen utføres på kreves i disse tilfellene for å representere en komplett terapeutisk angivelse (T 233/96).

Eksempel:
En søknad omhandler anvendelse av nikotin for fremstilling av et kit inneholdende varierende mengder nikotin, hvor bi-effekter av nikotin skal unngås som følge av den varierende mengde virkestoff. Bi-effekter unngås i størst grad hos ikke-røykere. Krav utformet på annen indikasjons form hvor et nytt terapeutisk område mangler i kravet, kan likevel aksepteres dersom kravet er begrenset til å gjelde pasienter som er ikke-røykere (T 584/97).

Eksempel:
Det er kjent å anvende Aujeszky-virus for fremstilling av vaksine mot Aujeszkys sykdom. Intranasal administrering av nevnte vaksine til seronegative grisunger er kjent. Krav utformet på annen indikasjons form, som omhandler anvendelse av Aujeszky-virus for fremstilling av vaksine mot Aujeszkys sykdom, for intranasal administrering til seropositive grisunger er likevel en ny indikasjon (T 19/86). 

Det kan tillates at den nye pasientgruppen overlapper med pasientgruppen som tidligere er kjent behandlet med samme virkestoff dersom valg av ny pasientgruppe ikke virker tilfeldig, det vil si at det er en funksjonell sammenheng mellom fysiologisk eller patologisk tilstand for den valgte gruppe individer og den terapeutiske effekt som oppnås (T1399/04).

Eksempel:
Det er kjent fra dokument D1 å anvende ribavirin, interferon alfa eller begge for fremstilling av en farmasøytisk sammensetning for behandling av pasienter med kronisk hepatitt C infeksjon (HCV infeksjon). Pasientene kan være tidligere ubehandlet og dermed behandlingsnaive. Varigheten av behandlingen er fra 6 til 12 måneder. Det er ikke nevnt virusmengde eller spesifikk HCV genotype.
En stor prosentandel, i hvertfall mer enn 50 %, av alle HCV infeksjoner er genotype 1 infeksjoner, som er kjent å være assosiert med høy virusmengde.
I en søknad hvor pasientgruppen er definert som infisert med HCV genotype 1, og med virusmengde som er større enn 2 millioner kopier pr ml serum, regnes pasientgruppen som ny og patentbegrunnende fordi det er akkurat denne pasientgruppen, nemlig behandlingsnaive kronisk HCV genotype 1 pasienter med virusmengde større enn 2 millioner kopier pr ml serum som har best effekt av å endre kombinasjonsterapien fra 24 til 48 uker. (T1399/04).

Det foreligger ingen ny pasientgruppe dersom

pasientgruppen ikke skiller seg klart fysiologisk eller patologisk fra pasientgrupper det tidligere er kjent å behandle med samme medikament, eller

det ikke er noen funksjonell sammenheng mellom fysiologisk eller patologisk tilstand for den valgte gruppe individer og den terapeutiske effekt som oppnås (T 1399/04).

For eksempel vil en pasientgruppe kun definert som ”pasienter som ikke er i stand til å trene tilstrekkelig” ikke aksepteres som patentbegrunnende.

(IV) Ny administrasjonsform

Slike krav kan være på formen:

"Forbindelse eller sammensetning for terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom X ved administrering Y".

Administrasjonsformen kan være en kritisk faktor i medisinsk behandling og det er ikke noe a priori hinder for at denne faktor kan skille en oppfinnelse fra tidligere kjent teknikk.

Eksempel:
Anvendelse av forbindelse X for fremstilling av et medikament for behandling av sykdom Z ved subkutan administrering. Dersom det er kjent å anvende X ved behandling av Z, men kun ved intramuskulær administrering, kan subkutan administrering aksepteres som grunnlag for nyhet (T 51/93).

(V) Nytt behandlingsregime

I tilfeller hvor kjente forbindelser eller sammensetninger anvendes innenfor et kjent terapeutisk område, men i et nytt behandlingsregime, for eksempel ved administrering av en ny doseringsmengde eller ved et nytt administrasjonsforløp som er mer gunstig for pasientene, vil disse handlingene betraktes som nye terapeutiske indikasjoner som kan beskyttes ved et annen indikasjonskrav (T 1020/03).

Eksempel:
Det er kjent å bruke vekstfaktor med insulinlignende effekt IGF-1 (Insulin-like growth factor) for behandling av kroniske nyresykdommer. Det nye ved søknadsgjenstanden er en ny administrering av virkestoffet i et syklisk "av og på regime" for å oppnå maksimal biologisk respons hos pasientene. Det nye trekket anses som en ny indikasjon og skal vurderes i forhold til nyhet og oppfinnelseshøyde.

Eksempel:
Det er kjent fra dokument D1 å anvende nikotinsyre i et medikament for forlenget frigjøring ved oral administrering, ved behandling av hyperlipidemi. Et medikament for forlenget frigjøring av nikotinsyre for behandling av hyperlipidemi ved oral administrering en gang per dag før søvn anses som en ny spesifikk anvendelse som vurderes i forhold til oppfinnelseshøyde (G2/08).

Slike krav kan være på formen:

"Forbindelse eller sammensetning for terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom Z ved administrasjonsforløp X og/eller ved doseringsmengde Y".

2b.4.2 Ikke godtakbare krav

Et krav på formen

"Anvendelse av en forbindelse eller sammensetning for fremstilling av et medikament for behandling av sykdom X",

et såkalt "Swiss-type claim", vil ikke lenger aksepteres i søknader hvor forbindelsen er kjent fra før, se 2b.4.3. Dette gjelder alle søknader med leveringsdag eller prioritetsdag fra og med 2011.03.01 (G2/08).

Tilsvarende gjelder krav på formen

"Fremgangsmåte for fremstilling av et medikament som inneholder en forbindelse eller sammensetning for behandling av sykdom X".

Et krav på formen

"Anvendelse av forbindelse X i behandling av sykdom Y"

vil bli ansett som en fremgangsmåte for behandling som er unntatt fra patenterbarhet i henhold til PL § 1 sjette ledd første setning. 

Hvis en søknad inneholder slike ikke godtakbare kravformer, kan kravene endres til anvendelsesbundet produktkrav uten at det er i strid med PL § 13.

2b.4.3 Vurdering av nyhet for annen indikasjonskrav

Et krav rettet på anvendelse av en kjent forbindelse eller sammensetning til fremstilling av et medikament hvor virkningsmekanismen for forbindelsen eller sammensetningen angis som det patentbegrunnende, innehar ikke nyhet selv om virkningsmekanismen tidligere var ukjent, hvis forbindelsen eller sammensetningen benyttes innen et medisinsk område hvor forbindelsen eller sammensetningen har blitt anvendt tidligere (T 486/01, T 279/93). I slike tilfeller vil søknadsgjenstanden bare være en oppdagelse av virkningsmekanismen.

Et mothold vil være nyhetshindrende for søknadsgjenstanden i et annen indikasjonskrav dersom motholdet inneholder en beskrivelse av en tilsvarende faktisk anvendelse av forbindelsen eller sammensetningen som angitt i kravet. Et mothold som inneholder eksperimenter som beskriver en effekt som kan gjøre forbindelsen eller sammensetningen egnet for en spesifikk bruk i terapi, eller beskriver in vitro testing for slik anvendelse, vil imidlertid bare være nyhetshindrende hvis fagmannen direkte og utvetydig kan utlede en tilsvarende terapeutisk anvendelse fra dokumentet (T 241/95).

Et dokument som angir at en forbindelse eller sammensetning er anvendt for en spesifikk bruk i terapi uten å beskrive faktiske kliniske data kan anføres som nyhetshindrende. Det vil i dette tilfellet være opp til søker å bestride om denne angivelsen muliggjør anvendelse.

For søknader med leveringsdag eller prioritetsdag fra og med 2011.03.01 vil et krav på formen

"Anvendelse av en forbindelse eller sammensetning for fremstilling av et medikament for behandling av sykdom X",

et såkalt "Swiss-type claim", ikke tilfredsstille kravet til nyhet i tilfeller hvor forbindelsen er kjent fra før, mens innholdet i krav på denne formen vil tilfredsstille kravet til nyhet hvis forbindelsen er ny, se spesielt T 406/06.

2b.4.4 Vurdering av oppfinnelseshøyde for annen indikasjonskrav

Hvis en forbindelse eller sammensetning har blitt anvendt til behandling av beslektede tilstander må oppfinnelseshøyden til søknadsgjenstanden vurderes nøye. Det må foretas en vurdering av hver søknad separat, og det må tas hensyn til om sykdommene har en felles opprinnelse, felles forårsakende faktorer eller felles virkningsmekanismer (T 913/94).

2b.4.5 Funksjonelle definisjoner i annen indikasjonskrav

Hvis et krav er rettet på en senere terapeutisk anvendelse av et medikament og tilstandene som skal behandles er definert ved funksjonelle angivelser, for eksempel "enhver tilstand som kan bli forbedret eller forhindret ved selektiv binding til en spesifikk reseptor" skal kravet bare anses som tilstrekkelig klart hvis instruksjoner, i form av eksperimentelle tester eller testbare kriteria, er tilgjengelige fra patentdokumentene eller fra allmenn tilgjengelig kunnskap, slik at fagmannen kan gjenkjenne hvilke tilstander som faller innenfor den funksjonelle definisjonen og følgelig også innenfor kravets beskyttelsesomfang (T 241/95, se også kap III, 5). Punkt 5.7 gjelder også for denne type anvendelseskrav.

2b.4.6 Enhetlighet

I søknader hvor søkeren samtidig beskriver mer enn en "senere" medisinsk anvendelse, vil krav rettet på disse ulike anvendelsene, som en generell regel, ikke kunne godtas i samme søknad på grunn av manglende enhetlighet. Slike ulike "senere" anvendelser kan bare unntaksvis tillates i samme søknad i de tilfellene hvor de ulike anvendelsene bygger på samme oppfinnelsestanke.

PL § 10 er imidlertid ikke til hinder for at kombinasjoner av krav rettet på ulike indikasjoner kan godtas i samme søknad som krav rettet på nye kjemiske forbindelser og/eller preparater, dersom den aktive forbindelsen er den samme. Saksbehandler må imidlertid påse at betingelsene knyttet til flere selvstendige krav av samme kategori i samme søknad oppfylles (se III, 3.1.2).

3. Industriell utnyttelse

3.1 Definisjon "industri"- PL § 1, 1.ledd

"Industri" skal forstås i vid forstand som inkluderende enhver fysisk aktivitet av "teknisk karakter" (se IV, 2.1), dvs aktiviteter som tilhører et nyttig eller et praktisk område forskjellig fra det estetiske området. På denne bakgrunn vil det bare rent unntaksvis bli snakk om at oppfinnelser vil være avskåret fra patentering på grunn av deres anvendelsesområde.

"Industri" behøver ikke nødvendigvis inkludere bruken av en maskin eller fremstillingen av en vare.

Eksempel:
Begrepet "industri" kan omfatte en prosess for å spre tåke, eller en fremgangsmåte for å omdanne energi fra en form til en annen.

Således vil kravet til industriell utnyttelse i PL § 1, første ledd unnta veldig få "oppfinnelser" fra patenterbarhet som ikke allerede er unntatt i henhold til PL § 1, 2.ledd (se IV, 2.2).

En type "oppfinnelser" som imidlertid vil bli unntatt, er gjenstander og fremgangsmåter som viser til virkemåter som tydelig strider mot aksepterte fysiske lover, for eksempel en evighetsmaskin. Avslag i henhold til PL § 1, første ledd, kan bare vurderes når kravet er rettet på intensjonen eller hensikten med oppfinnelsen. Hvis en evighetsmaskin søkes beskyttet som en anordning med en spesiell konstruksjon, skal det vurderes avslag i henhold til PL § 8, 2. ledd, 3.setning (se II, 3.3.5).

En søknad, hvor kravet er rettet på en fremgangsmåte som utføres i den private og personlige sfære til et menneske, vil heller ikke tilfredsstille vilkåret om at oppfinnelsen skal utnyttes industrielt.

Eksempel:
Fremgangsmåte for svangerskapsforebyggelse som utføres privat, tilfredsstiller ikke vilkåret om at oppfinnelsen kan utnyttes industrielt (se T 74/93, OJ 10/1995, 712).

4. Nyhet

4.1 Nyhet og teknikkens stilling - PL §§ 2, 1.ledd og 2, 2.ledd

4.1.1 Definisjon av nyhet og teknikkens stilling

PL § 2

En oppfinnelse anses som ny dersom den ikke er en del av teknikkens stilling.

En gjenstand som kreves beskyttet vil mangle nyhet overfor et dokument, dersom gjenstanden direkte og utvetydig kan utledes fra det dokumentet, inkludert ethvert underforstått trekk for en fagmann i det som uttrykkelig er nevnt i dokumentet.

Eksempel:
En opplysning om bruk av gummi under forhold hvor det er klart at de elastiske egenskaper blir benyttet, selv om dette ikke eksplisitt er angitt, tar bort nyheten av benyttelsen av et elastisk materiale.

Begrensningen til gjenstander "direkte og utvetydig utledet" fra dokumentet er viktig. Når nyhet skal vurderes, er det ikke korrekt å tolke et dokument (om kjent teknikk) også til å omfatte velkjente ekvivalenter som ikke er beskrevet i dokumentet (se 2. avd. sak nr. 7886).

Teknikkens stilling defineres som alt som er blitt allment tilgjengelig, enten skriftlig eller muntlig, gjennom åpenlys utøvelse eller på annen måte, før dagen for patentsøknadens levering. Definisjonen på teknikkens stilling er omfattende, og det er overhodet ingen begrensninger med hensyn til geografisk område, hvilket språk eller på hvilken måte den relevante informasjonen har blitt allment tilgjengelig. Det er heller ikke noen foreldelsesbegrensninger for dokumentasjonen eller kilden til informasjonen. (For kolliderende søknader (PL § 2.2.2) se 4.2.)

Det finnes enkelte spesifikke unntak fra teknikkens stilling regulert i PL § 2 femte ledd (jf. IV, 7).

Det som i hovedsak er tilgjengelig for saksbehandler når det gjelder teknikkens stilling, er de skriftlige dokumentene som er fremkommet ved nyhetsgranskningen, og disse retningslinjene behandler først og fremst de spørsmål om allmenn tilgjengelighet som kan relateres til denne skriftlige dokumentasjonen. I tillegg er det i retningslinjen angitt hvordan saksbehandler skal forholde seg når teknikkens stilling er en tidligere muntlig beskrivelse eller en tidligere påstått åpenlys utøvelse.

4.1.2 Allmen tilgjengelighet

4.1.2.1 Skriftlig dokument

En skriftlig beskrivelse, for eksempel et dokument, skal anses allment tilgjengelig dersom det, på det relevante tidspunktet, var mulig for allmennheten å få kjennskap til innholdet i dokumentet og det ikke forelå noen fortrolighetsbegrensninger med hensyn til å bruke informasjonen eller spre kunnskapen.

Eksempel:
Tyske bruksmønster er allment tilgjengelige allerede ved registreringen i bruksmønsterregisteret, som er tidligere enn datoen for publisering i Patent Bulletinen.

Dersom søkeren bestrider den allmenne tilgjengeligheten eller den antatte datoen for publiseringen av et dokument, skal saksbehandleren vurdere om det skal foretas nærmere undersøkelser. Hvis søkeren kan oppgi solide grunner for å tvile på at dokumentet tilhørte teknikkens stilling i forhold til søknaden, og videre undersøkelser ikke fører til fjerning av tvilen, bør saksbehandleren ikke forfølge saken videre.

Det bør merkes at leveringsdagen i PL § 2, 1.ledd skal tolkes som prioritetsdatoen i de saker der det er relevant. Merk også at forskjellige krav, eller ulike alternativer i et krav, kan ha ulike effektive datoer, det vil si leveringsdag eller en eller flere krevde prioritetsdatoer. Spørsmålet om nyhet må vurderes i forhold til hvert enkelt krav eller hver del av et krav, dersom kravet angir flere alternativer. I tillegg kan teknikkens stilling i forhold til et krav eller en del av et krav, omfatte materiale, for eksempel et mellomliggende dokument, som ikke kan anføres mot et annet krav eller et annet alternativ i det samme kravet, fordi kravet har en tidligere effektiv dato.

Saksbehandler behøver selvsagt ikke ta hensyn til fordelingen av effektive datoer når alt relevant materiale som omfattes av teknikkens stilling, er allment tilgjengelig før den første prioritetsdatoen.

4.1.2.2 Muntlig beskrivelse

Et problem vil kunne oppstå når:

a)  et dokument gjengir en muntlig beskrivelse (for eksempel et offentlig foredrag) eller gir en beskrivelse av tidligere bruk (for eksempel visning på en offentlig utstilling); og

b)  bare den muntlige beskrivelsen eller foredraget ble tilgjengelig for allmennheten før søknadens leveringsdag, mens dokumentet som sådan ble publisert etter denne datoen.

I slike tilfeller skal saksbehandler som utgangspunkt anta at dokumentet gir et riktig bilde av det tidligere foredraget, visningen eller annen type nyhetsskadelig begivenhet og skal følgelig anse den tidligere begivenhet som del av teknikkens stand. Men dersom søkeren gir solide grunner for å betvile sannheten i dokumentets fremstilling, bør saksbehandleren ikke forfølge saken videre.

4.1.2.3 Informasjon fra Internett

For publikasjon som er tilgjengelig fra Internett, skal saksbehandler ta utgangspunkt i at hele publikasjonens innhold tilhører teknikkens stilling fra angitt publiseringsdato. Dersom søkeren fremskaffer annen dokumentasjon som gir grunnlag for å betvile publikasjonens datering eller tilgjengelighet, bør imidlertid ikke saksbehandler benytte publikasjonen.

En udatert publikasjon funnet på Internett er allment tilgjengelig fra den tidligste dateringen som fremgår av andre Internett publikasjoner som refererer til denne publikasjonen, eller fra den datoen som kan dokumenteres ved databaser som lagrer eldre versjoner av websider. Hvis det ikke eksisterer referanser til en udatert publikasjon, anses publikasjonen for å være tilgjengelig for allmennheten fra den dagen saksbehandler fant publikasjonen, forutsatt at saksbehandler har en datert utskrift.

Dersom en eldre publikasjon som er funnet på Internett er datert med kun uke, måned eller år for publisering, vil den informasjonen som finnes i publikasjonen anses tilgjengelig fra siste dag i den aktuelle uken, måneden eller året.

Dersom forskjellige tekster er lenket sammen, må den informasjonen som ligger på lenkene betraktes som en del av publikasjonen, tilsvarende reglene om referering til andre mothold beskrevet i 4.3.1. For vurdering av innholdet av informasjonen som ligger på lenkene, gjelder bestemmelsene i ovennevnte avsnitt.

4.1.2.4 Åpenlys utøvelse

Dersom det fremkommer åpenlys utøvelse av oppfinnelsen ifølge søknaden før leveringsdagen for patentsøknaden, f eks at saksbehandler ifnner via internett at søknadsgjenstanden er tilgjengelig på markedet, vil dette ofte kunne være opplysninger eller bevismateriale som det kan være vanskelig å ta stilling til. I slike tilfeller skal alltid Patentjuridisk seksjon konsulteres for vurdering av om søknadsgjenstanden skal kunne anses som allment tilgjengelig og om den er gjort allment tilgjengelig på en slik måte at fagmannen kan utøve den.

Inneholder en protest en påstand om åpenlys utøvelse av søknadsgjenstanden, se 1.3.

4.2 Kolliderende søknader

PL § 2, annet ledd, andre setning (2.2.2),

PL § 2, tredje ledd,

PL § 66f

4.2.1 Nyhetsskadelig innhold

Teknikkens stilling omfatter også innholdet av andre norske søknader inngitt tidligere enn den søknaden som blir behandlet, men som er gjort allment tilgjengelige etter PL § 22 på eller etter leveringsdagen. Slike tidligere søknader utgjør en del av teknikkens stilling bare med hensyn til vurdering av nyhet, og ikke ved vurdering av oppfinnelseshøyde. Med "leveringsdag" skal forstås prioritetsdatoen i aktuelle tilfeller.

Med innholdet i en norsk søknad menes hele søknaden, det vil si beskrivelsen, tegningene og patentkravene, innbefattende:

a)  tidligere kjent teknikk i den grad den er tydelig beskrevet.

b)  alle dokumenter det er gjort en henvisning til (se II, 3.4.7),

c)  alt som er tydelig unntatt ("disclaimed") (med unntak av ugjennomførlige utføringsformer),

"Innholdet" i en norsk søknad omfatter imidlertid ikke noe prioritetsdokument og heller ikke sammendraget (PF § 28 annet ledd og PF § 71).

Det er viktig å legge merke til at det er innholdet av den tidligere søknaden slik den er inngitt, som skal vurderes når PL § 2.2.2 anvendes.

4.2.2 Leveringsdag for kolliderende søknader

Hvor vidt en offentliggjort norsk søknad kan bli en kolliderende søknad i henhold til PL §§ 2.2.2 og 2.2.3, bestemmes først og fremst av dens leveringsdag, som må være før, og dens dato for offentliggjøring, som må være på eller etter, leveringsdagen for søknaden som er under behandling. Dersom søknaden krever prioritet, erstatter prioritetsdatoen leveringsdagen for det innholdet i søknaden som motsvarer prioritetssøknaden. Dersom det er gitt avkall på et prioritetskrav eller prioriteten på annen måte er tapt med virkning fra en dato tidligere enn offentliggjøringen, er leveringsdagen og ikke prioritetsdatoen relevant, uavhengig av om prioritetskravet kunne gitt en gyldig prioritetsrettighet eller ikke.

Videre er det påkrevet at den kolliderende søknaden fortsatt var under behandling på den dagen den ble offentliggjort (se J 5/81, OJ 4/1982, 155). Dersom søknaden har blitt tilbaketrukket eller henlagt før publiseringsdatoen, men publisert fordi forberedelsene for publisering har blitt fullført, har offentliggjøringen ingen effekt i henhold til PL § 2.2.2., men bare under PL § 2.2.1. PL § 2.2.2 må bli tolket som å henvise til offentliggjøring av en "gyldig" søknad, det vil si en norsk patentsøknad som er virkelig eller i live på offentliggjøringsdagen.

Andre endringer som trer i kraft etter offentliggjøringsdagen (for eksempel tilbaketrekning av en utvelgelse eller prioritetskravet, eller tap av prioritetsrett av andre grunner) påvirker ikke anvendelsen av PL §§ 2.2.2. og 2.2.3.

4.2.3 Internasjonale søknader - PL §§ 2, 3. ledd og 31

Internasjonale søknader (PCT-søknader) får samme virkning som her i riket inngitte søknader, fra den internasjonale leveringsdagen eller prioritetsdatoen, forutsatt at søknadene blir videreført i Norge i henhold til PL § 31, det vil si at søkeren betaler fastsatt avgift og innleverer søknaden på norsk innen de angitte frister.

4.2.4 Europeiske patentsøknader – PL § 66f

En EPO-søknad som gjelder for Norge, har samme virkning som en nasjonal kolliderende søknad fra leveringsdagen i EPO, eller, dersom søknaden har prioritet fra en tidligere dag enn leveringsdagen, fra prioritetsdagen.

En kunngjøring etter EPC artikkel 93 likestilles med allmenn tilgjengeliggjøring etter PL § 22 ved bruk av ovennevnte EPO-søknad som ”2.2.2-mothold”. Dette gjelder uansett publiseringsspråk.

4.2.5 Dobbelt-patentering

Det er et godtatt prinsipp i de fleste patentsystemer at to patenter ikke skal bli meddelt til samme søker for én og samme oppfinnelse. EPOs Enlarged Board of Appeal begrunner prinsippet om å forby dobbeltpatentering i G1/05 og G1/06.

Patentloven behandler imidlertid ikke uttrykkelig tilfellet med to uavgjorte norske søknader med samme effektive dato, det vil si med samme leveringsdag (eller prioritetsdato).

Det er tillatt å la en søker fortsette med to søknader med samme effektive dato som har den samme beskrivelsen, hvor patentkravene er ganske forskjellige i omfang og rettet på forskjellige oppfinnelser.

Imidlertid, i det sjeldne tilfellet hvor det er to eller flere norske søknader fra den samme søkeren og kravene i disse søknadene har den samme effektive dato og relaterer seg til den samme oppfinnelse (kravene kolliderer på den måten som forklart i punkt 4.2, skal søkeren anmodes om at han må enten endre en eller flere av søknadene på en slik måte at de ikke lenger krever vernet den samme oppfinnelsen, eller velge hvilken av disse søknadene han ønsker å føre videre til meddelelse av patent.

Skulle to søknader med samme effektive dato bli mottatt fra to forskjellige søkere, må hver av dem tillates å fortsette som om den andre ikke eksisterte.

4.3 Nyhetsvurdering

4.3.1 Mothold

Det bør bemerkes at ved vurdering av nyhet (til forskjell fra oppfinnelseshøyde), er det ikke tillatt å kombinere separate gjenstander av tidligere teknikk sammen (se IV, 5.8). Det er heller ikke tillatt å kombinere separate gjenstander tilhørende forskjellige utføringsformer i ett og samme dokument, med mindre slik kombinasjon uttrykkelig har blitt foreslått (T 305/87, OJ 8/1991, 429). Imidlertid, hvis et dokument (det primære dokumentet) refererer uttrykkelig til et annet dokument som fremskaffer mer detaljert informasjon om bestemte trekk, kan informasjonen om disse bestemte trekkene bli betraktet som en del av dokumentet som inneholder referansen (se T 153/85, OJ 1-2/1988, 1). Dette forutsetter at dokumentet som det er referert til var allment tilgjengelig på publikasjonsdagen for dokumentet som inneholder referansen. Den effektive dato for nyhetsformål (se IV, 4.3.2) er imidlertid alltid datoen for det primære dokumentet. For kolliderende søknader, se IV, 4.2 og II, 3.4.7.

Videre vil ethvert materiale som det uttrykkelig er gitt avkall på ("disclaimer"), men unntatt slike negative avgrensninger ("disclaimere") som utelater ikke-virkende utførelser og teknikkens stilling forsåvidt den er uttrykkelig beskrevet i et dokument, være å betrakte som en del av dokumentet.

Det er videre tillatt å benytte et oppslagsverk eller liknende referansedokument for å tolke et spesielt uttrykk benyttet i et dokument.

4.3.2 Motholdets omfang

Som nevnt i 4.1.1 tar et dokument alltid bort nyheten fra enhver gjenstand som kreves beskyttet, dersom gjenstanden direkte og utvetydig kan utledes fra det dokumentet.

Ved bestemmelse av nyhet skal et tidligere dokument bli lest slik som det ville ha blitt lest av en fagmann på den effektive dato for dokumentet. Med "effektiv" dato menes publikasjonsdagen i tilfelle av et tidligere publisert dokument eller dagen for inngivelse (eller prioritetsdag) i tilfelle av et dokument i overensstemmelse med PL § 2.2.2.

Gjenstander beskrevet i et dokument kan bare bli ansett å ha vært allment tilgjengelige, og følgelig omfattet av teknikkens stilling i samsvar med PL § 2, annet ledd, hvis informasjonen i dokumentet er tilstrekkelig til at fagmannen på dokumentets effektive dato kan praktisere den tekniske lære som er beskrevet i dokumentet, sammen med generell kunnskap som forventes av fagmannen på det tekniske området på denne dato (T 26/85, T 206/83 og T 491/99).

Tilsvarende skal det bemerkes at en kjemisk forbindelse, som er nevnt ved navn eller formel i et tidligere dokument, ikke derved betraktes som kjent, med mindre informasjonen i dokumentet, eventuelt sammen med generelt tilgjengelig kunnskap på den effektive datoen for dokumentet, muliggjør framstilling og separasjon, eller, for eksempel i tilfelle av et naturprodukt, bare separasjon.

Husk at ved betraktning av nyhet skal en felles, ikke-spesifikk (generisk) opplysning vanligvis ikke ta bort nyheten av ethvert spesifikt eksempel som faller inn under uttrykk i denne opplysningen, men at en spesifikk opplysning tar bort nyheten av et ikke-spesifikt patentkrav som omfatter denne opplysningen.

Eksempler:
En opplysning om kopper tar bort nyheten av metall som et felles konsept, men ikke nyheten av ethvert metall utenom kopper. En opplysning om nagler tar bort nyheten av festemidler som et felles konsept, men ikke nyheten om ethvert feste utenom nagler.

I tilfelle av et tidligere dokument kan mangelen på nyhet være åpenbar fra det som eksplisitt er angitt i dokumentet selv. Alternativt kan det ved å utføre læren i det tidligere dokumentet være underforstått i den betydningen at den fagkyndige nødvendigvis ville komme frem til et resultat som faller innenfor uttrykkene i kravet. En innvending om manglende nyhet av dette slag bør kun gjøres av saksbehandleren når det ikke kan være noen rimelig tvil om den praktiske virkningen av den tidligere lære. Situasjoner av dette slag kan også oppstå når kravene definerer oppfinnelsen, eller et trekk av den, ved parametere (se III, 4.6.1). I den relevante tidligere kjente teknikk kan det hende at en forskjellig parameter, eller ingen parameter overhodet er nevnt. Hvis de kjente og de beskyttelseskrevde produktene er identiske i alle andre henseender (som kan ventes hvis for eksempel startproduktene og fremstillingsprosessene er identiske), oppstår i første rekke en innvending om manglende nyhet. Hvis søkeren er i stand til å vise for eksempel ved passende sammenlikningstester, at forskjellene eksisterer med hensyn til parametrene, er det tvilsomt om søknaden opplyser om alle de trekk som er nødvendige for å fremstille produktene som har parametrene spesifisert i kravene, PL § 8, 2.ledd, 3.setning.

Ved tolking av kravene for å bestemme nyhet for gjenstanden i kravene, bør saksbehandleren være oppmerksom på den rettledningen som er gitt i III, 4. Saksbehandler bør huske på at det særlig for krav som er rettet på en fysisk helhet, skal tas hensyn til egenskaper som er særegne for en spesiell tilsiktet bruk.

Eksempel:
Et krav på en substans X for bruk som en katalysator ville ikke bli betraktet å være ny overfor den samme substansen kjent som et fargestoff, med mindre bruken som det refereres til innebærer en spesiell form av substansen (for eksempel nærværet av bestemte tilsetninger) som skiller det fra den kjente formen av substansen.

Dette vil si at egenskaper som ikke er uttrykkelig angitt, men som ligger i den spesielle bruken, bør bli tatt i betraktning (se eksempelet for "en støpeform for smeltet stål" i III, 4.9).

Et krav rettet på anvendelsen av en kjent forbindelse for et spesielt formål, som baseres på en teknisk effekt, kan mangle nyhet. Så lenge fagmannen løser et kjent problem med et kjent middel, vil denne ytterligere tekniske effekten måtte betraktes som en slags "bonuseffekt" ("gratiseffekt") som ikke berettiger til patentbeskyttelse (se 2. avd. sak nr. 6164, T 936/96 (punkt 2.6) og T 279/93). Kriteriet for oppfyllelse av nyhet vil være om kravet tilskynder fagmannen til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. Hvis det derimot kun gis en tilleggsopplysning om et kjent produkt og en kjent måte å anvende det på, det vil si ingen instruksjoner til fagmannen om å gjøre noe annet enn det han ellers ville gjøre, vil nyhet ikke foreligge. For krav på annen eller senere medisinsk bruk, se IV, 2b.4.

5. Oppfinnelseshøyde - PL § 2, 1. ledd

5.1 Generelt

En oppfinnelse skal anses å inneha oppfinnelseshøyde dersom den, under betraktning av teknikkens stilling, ikke er nærliggende for en (gjennomsnitts-)fagmann på området. Nyhet og oppfinnelseshøyde er forskjellige begreper. Nyhet eksisterer dersom det er en forskjell mellom oppfinnelsen og teknikkens stilling. Spørsmålet om oppfinnelseshøyde kommer bare opp dersom det foreligger nyhet.

"Teknikkens stilling" med hensyn på vurdering av oppfinnelseshøyde er definert i PL § 2.2.1 (se IV, 4.1). Den vil ikke inkludere tidligere inngitte allment tilgjengelige norske søknader som ble publisert på eller etter søknadens inngivelsesdag som referert til i PL § 2.2.2, såkalte 2.2.3-mothold. Inngivelsesdagen i PL § 2.2.1 betyr prioritetsdato dersom prioritet er begjært (se IV, 4.1.2).

Spørsmålet det må tas stilling til med hensyn til et hvilket som helst krav som definerer oppfinnelsen, er hvorvidt det forut for inngivelsesdagen, underforstått prioritetstidspunktet, under hensyntagen til teknikkens stilling på det tidspunkt, ville være nærliggende for fagmannen å komme fram til noe som faller innenfor kravets omfang. I så fall mangler det som angis i kravet oppfinnelseshøyde. Med "nærliggende" menes det ikke det som går utover den normale tekniske utvikling, men som nokså direkte eller logisk kan utledes av teknikkens stilling, dvs det som ikke involverer ferdigheter eller evner ut over hva som kan forventes av en gjennomsnittsfagmann på området. Ved vurdering av oppfinnelseshøyde, til forskjell fra nyhet (se IV, 4.3.2), er det riktig å analysere ethvert publisert dokument i lys av all kunnskap som er generelt tilgjengelig for fagmannen dagen før prioritetsdatoen.

5.2 Kombinasjonsoppfinnelser

En kombinasjonsoppfinnelse er en oppfinnelse som for eksempel kan bestå av en sammenstilling av to eller flere gjenstander eller forbindelser, hvor sammenstillingen gir en uventet teknisk effekt.

Oppfinnelsen må normalt betraktes som en helhet. Således er det ikke korrekt som en generell regel i forbindelse med kombinasjonsoppfinnelser, å argumentere med at de enkelte deler av kombinasjonen er kjent eller nærliggende og at hele søknadsgjenstanden derfor er nærliggende. Unntaket fra denne regelen er når det ikke er noen funksjonell sammenheng mellom de enkelte trekk ved kombinasjonen, det vil si at det dreier seg kun om en sammenstilling av trekk og ikke en virkelig kombinasjon (se eksempel, IV 8.2.1). Her er det tilstrekkelig å vise at de enkelte trekk er nærliggende for å kunne konkludere med at sammenstillingen av trekk ikke har oppfinnelseshøyde.

En virkelig kombinasjon av trekk er derimot til stede dersom trekkene i kombinasjon gir en teknisk effekt forskjellig fra (for eksempel større enn) summen av de individuelle trekk, det vil si at det må foreligge en synergieffekt (se T 389/86, OJ 3/1988, 87).

5.3 Ulik basis for oppfinnerisk innsats

Selv om kravet i hvert tilfelle skal rettes på tekniske trekk (og ikke eksempelvis kun på en idé) for å kunne avgjøre hvorvidt oppfinnelseshøyde er tilstede, er det viktig å huske på at det er mange forskjellige måter en fagmann kan komme fram til en oppfinnelse på. En oppfinnelse kan for eksempel baseres på følgende:

a)  Formulering av en idé eller et problem som skal løses (løsningen er åpenbar i det øyeblikk problemet er tydelig fastsatt).

Eksempel:
Problemet med å indikere veibanen på nattetid for føreren av et motorkjøretøy ved hjelp av lyset på kjøretøyet. Så snart problemet er fremsatt på denne formen vil den tekniske løsningen, det vil si refleksmarkeringer langs veibanen, synes enkel og åpenbar. (For et ytterligere eksempel, se T 2/83, OJ 6/1984, 265.)

b)  Utarbeide en løsning på et kjent problem.

Eksempel:
Problemet med permanent merking av husdyr, som kyr, uten å påføre dyrene smerte eller skade skinnet har eksistert siden husdyrbruk startet. Løsningen ("frysemerking") består i å anvende den oppdagelse at skinnet kan depigmenteres permanent ved frysing.

c)  Oppnådd innsikt i årsaken til et observert fenomen (den praktiske anvendelsen av fenomenet blir derved åpenbar).

Eksempel:
Den behagelige smaken av smør er funnet å være forårsaket av ørsmå mengder av en spesiell forbindelse. Så snart dette er fastslått, er den tekniske anvendelsen bestående i å tilsette forbindelsen til margarin åpenbar.

Mange oppfinnelser er selvsagt basert på en kombinasjon av flere av de ovennevnte muligheter, for eksempel vil både det å komme fram til en erkjennelse og den tekniske anvendelsen av erkjennelsen kunne involvere oppfinnerisk innsats.

5.3.1 "Virkelighetsnære" vurderinger

Det gjøres oppmerksom på at en oppfinnelse som ved første øyekast synes opplagt, faktisk kan inneha oppfinnelseshøyde. Etter at en idé har blitt formulert, kan det ofte vises teoretisk hvordan man kan komme dit gjennom en serie tilsynelatende enkle steg med utgangspunkt i noe kjent. Man skal imidlertid være forsiktig med slike analyser som bygger på etterpåklokskap. Det må huskes på at dokumentene som er fremlagt etter granskningen er fremkommet under kjennskap til den påståtte oppfinnelsen. I ethvert tilfelle skal man prøve å se for seg teknikkens stilling slik den fortonet seg for fagmannen før søkerens bidrag kom, det vil si at det må gjøres "virkelighetsnære" vurderinger av disse og andre relevante faktorer.

Det må også tas i betraktning alt som er kjent med hensyn til bakgrunnen for oppfinnelsen, og relevante argumenter og bevis fremlagt av søkeren må tillegges rimelig vekt. Hvis for eksempel en oppfinnelse er vist å ha en betydelig teknisk verdi, og særlig hvis den frembringer en teknisk fordel som er ny og overraskende, og dette overbevisende kan relateres til ett eller flere trekk inkludert i kravet som definerer oppfinnelsen, skal man være tilbakeholden med å hevde at det som angis i et slikt krav mangler oppfinnelseshøyde. Det samme gjelder hvis oppfinnelsen løser et teknisk problem som i lang tid har vært forsøkt løst, eller på annen måte oppfyller et lenge følt behov. Kommersiell suksess alene kan ikke anses som en indikator for oppfinnelseshøyde, men bevis på umiddelbar kommersiell suksess koblet med oppfyllelse av et lenge følt behov er relevant under forutsetning av at suksessen kan avledes fra oppfinnelsens tekniske trekk og ikke har andre årsaker (for eksempel salgsteknikker eller reklame).

Lovverket krever verken direkte eller indirekte at en oppfinnelse må innebære et teknisk fremskritt eller ha noen nyttig effekt for å være patenterbar. Imidlertid skal det i beskrivelsen, hvis oppfinnelsen innehar en fordelaktig effekt, angis hva som særlig oppnås i forhold til teknikkens stilling, jf II, 3.2.3. Slike effekter er ofte viktige ved bedømmelsen av oppfinnelseshøyden

5.3.2 Ufordelaktig modifikasjon og tilfeldig valg

Dersom oppfinnelsen er en ufordelaktig modifikasjon av teknikkens stilling, hvilket klart kunne forutsies av fagmannen, er ikke oppfinnelseshøyde tilstede med mindre det foreligger en ytterligere uventet teknisk fordel (se T 119/82, OJ 5/1984, 217 og 155/85, OJ 3/1988, 87). Lignende betraktninger gjelder når oppfinnelsen kun er et resultat av en ikke-funksjonell (ingen teknisk relevant effekt) modifisering av teknikkens stilling eller et tilfeldig valg fra en rekke mulige løsninger (se T 72/95 (ikke publisert i OJ) og T 939/92, OJ 6/1996, 309).

5.3.3 "Bonuseffekt"

En uventet teknisk effekt kan ses på som en indikasjon på oppfinnelseshøyde. Imidlertid, så lenge fagmannen løser et kjent problem med et kjent middel vil den uventede ytterligere tekniske effekten måtte betraktes som en slags "bonuseffekt" ("gratiseffekt") som ikke berettiger til patentbeskyttelse, se IV, 4.3.2 (se T 231/97 (ikke publisert i OJ) og T 192/82, OJ 9/1984, 415, samt 2. avd sak 7066).

5.4 Bidrag utover teknikkens stilling

Med hensyn til å identifisere bidraget en bestemt oppfinnelse gir til teknikkens stilling, for derved å kunne avgjøre om det foreligger oppfinnelseshøyde, skal det først tas hensyn til hva søkeren selv angir som kjent i beskrivelsen. Enhver slik angivelse av kjent teknikk skal normalt anses som korrekt med mindre søkeren selv oppgir at det er gjort en feil eller saksbehandler oppdager at det er gjort en feil (se EPO Guidelines C- VI, 8.5). Imidlertid vil de ytterligere dokumenter som er funnet ved nyhetsgranskningen kunne stille oppfinnelsen i et helt nytt lys i forhold til hva lesning av søknadens beskrivelse gir inntrykk av. For å komme fram til en endelig konklusjon om det som er angitt i et krav innehar oppfinnelseshøyde er det nødvendig å fastslå forskjellen mellom søknadsgjenstanden og teknikkens stilling, og ved vurderingen av dette skal det ikke bare gås ut fra den måten kravet er oppdelt på (innledning og karakteristikk (se III, 2.2)).

5.5 "Problem og løsning"

Ved vurdering av oppfinnelseshøyde skal "problem og løsning"-tilnærmingen benyttes.

I nevnte tilnærming er det tre hovedtrinn:

a)  Fastslå den nærmeste teknikkens stilling (se IV, 5.5.1).

b)  Fastslå det tekniske problem som må løses (se IV, 5.5.2).

c)  Vurdere hvorvidt oppfinnelsen, ved å starte fra den nærmeste teknikkens stilling, ville ha vært nærliggende for fagmannen på området (se IV, 5.5.3).

5.5.1 Den nærmeste teknikkens stilling

Den nærmeste teknikkens stilling er den kombinasjonen av trekk som kan utledes av det ene dokumentet som gir den beste basis for vurdering av spørsmålet om nærliggenhet.

Det må her tas utgangspunkt i hva fagmannen på området ville ha ansett som den nærmeste teknikkens stilling på dagen før søknadens inngivelsesdag.

Nærmeste teknikkens stilling kan for eksempel være:

1. den kjente kombinasjon som angir teknisk effekt, formål eller påtenkt anvendelse mest lik oppfinnelsen, eller
2. den kombinasjon som har det største antall tekniske trekk felles med oppfinnelsen og som er i stand til å utøve samme funksjon.

5.5.2 Det tekniske problem

I trinn b) fastslås på en objektiv måte hvilket teknisk problem som må løses. For å gjøre dette studeres søknaden, den nærmeste teknikkens stilling og forskjellen med hensyn på tekniske trekk (strukturelle eller funksjonelle) mellom oppfinnelsen og den nærmeste teknikkens stilling og deretter formuleres det nevnte tekniske problem. Med det tekniske problem menes i denne sammenheng formålet og oppgaven med å modifisere eller tilpasse den nærmeste teknikkens stilling for å oppnå de tekniske effekter som oppfinnelsen frembringer i forhold til nærmeste teknikkens stilling.

Det objektive tekniske problem utledet på denne måten behøver ikke å være det søknaden presenterer som "problemet". Det sistnevnte, det subjektive tekniske problem, kan behøve en omformulering siden det objektive tekniske problem er basert på objektive fakta, idet det er basert på teknikkens stilling fremkommet under granskningen, hvilken kan være forskjellig fra den teknikkens stilling søkeren kjente til på søknadstidspunktet.

I hvilket omfang en slik omformulering av det tekniske problem er mulig må bedømmes individuelt i hvert tilfelle.

Prinsipielt kan enhver effekt tilveiebrakt ved oppfinnelsen bli brukt som basis for omformulering av det tekniske problem, så lenge nevnte effekt kan avledes fra søknaden slik den ble inngitt (se T 386/89 (ikke publisert i OJ)). Det er også mulig å basere seg på nye effekter fremlagt av søker under saksgangen dersom fagmannen ville antas å anse disse som underforståtte i forhold til eller angående det opprinnelige foreslåtte tekniske problem (se IV, 5.9 og T 184/82, OJ 6/1984, 261).

Det objektive tekniske problem må selvsagt formuleres slik at det ikke inkluderer (deler av) løsningen ifølge oppfinnelsen på selve problemet (se T 229/85, OJ 6/1987, 237).

Uttrykket "teknisk problem" skal tolkes vidt; det innebærer ikke nødvendigvis at løsningen er et teknisk fremskritt i forhold til teknikkens stand. Således kan problemet rett og slett være å finne et alternativ til en kjent anordning eller en kjent prosess og som har de samme eller lignende effekter eller som er mer kostnadseffektiv.

Enkelte ganger må det tekniske problem ses på som en sammenstilling av et flertall "delproblemer" (se IV, 5.2 og 5.8). Dette er tilfelle når det ikke oppnås noen teknisk effekt ved alle de kjennetegnende trekk i kombinasjon, idet det snarere er slik at delproblemene er løst individuelt (se T 389/86, OJ 3/1988, 87).

"Problem og løsning"-tilnærmingen skal benyttes for samtlige krav (selvstendige og uselvstendige) som skal vurderes med hensyn til oppfinnelseshøyde, dvs med den generelle begrensningen at uselvstendige krav bare vurderes når det foreligger grunn til anmerkning mot patenterbarheten av det som angis i det selvstendige krav det uselvstendige kravet er knyttet til.

Hvorvidt det er nødvendig med flere "problem og løsning"-tilnærminger i en enkelt søknad må vurderes individuelt for hvert tilfelle. Normalt vil de uselvstendige krav og de eventuelle ytterligere selvstendige krav kunne vurderes med samme utgangspunkt som krav 1, dvs at det tekniske problem som må løses vil være det samme for samtlige krav. Imidlertid kan det av og til være nødvendig å formulere et nytt teknisk problem. Dette vil rimeligvis oftest forekomme i forbindelse med selvstendige krav av ulik kategori, men også hvor et uselvstendig krav angir en utførelsesform som "peker i en annen retning" enn det selvstendige kravet det er knyttet til. Den nærmeste teknikkens stilling kan også være forskjellig for krav av ulik kategori, f eks produkt og anvendelse.

5.5.3 Nærliggende for "fagmannen"

I trinn c) må det tas stilling til om læren ifølge teknikkens stilling som helhet vil (ikke bare kan, men vil) spore fagmannen som står overfor det tekniske problem, til å modifisere eller tilpasse den nærmeste teknikkens stilling slik at det oppnås noe som faller innenfor kravets omfang, det vil si det oppnås det samme som ved oppfinnelsen (se IV, 5.1).

Med andre ord er ikke poenget at fagmannen kunne ha kommet fram til oppfinnelsen ved modifisering eller tilpasning av teknikkens stilling, men snarere ville ha gjort det fordi læren ifølge teknikkens stilling sporet vedkommende til det; dette i håp om å løse det tekniske problem eller oppnå en fordelaktig effekt (se T 2/83, OJ 6/1984, 265).

5.6 "Fagmannen"

"Fagmannen" skal antas å være en gjennomsnittspraktiker som kjenner til hva som var alminnelig kunnskap på området på den aktuelle dato. Vedkommende skal også antas å ha hatt adgang til hele teknikkens stand, særlig dokumentene nevnt i granskningsrapporten, og ha hatt til rådighet de vanlige midler og ha hatt evner til å utføre rutinearbeid og eksperimentering. Hvis problemet tilskynder fagmannen på området til å søke dets løsning innenfor et annet teknisk område, er det fagmannen på sistnevnte område som er kvalifisert til å løse problemet (for definisjon av teknisk område, se 2. avd sak nr. 7034 eller Norges Høyesteretts dom HR-2008-1991-A (sak nr2008/859)). Vurderingen av hvorvidt løsningen involverer oppfinnelseshøyde må derfor baseres på sistnevnte fagmanns kunnskap og evner (se T 32/81, OJ 6/1982, 225). Det kan være tilfeller hvor det er mer hensiktsmessig å snakke om en gruppe av personer, for eksempel en forsknings- eller produksjonsgruppe, enn en enkelt person. Dette kan for eksempel være tilfelle for spesielle områder med avansert teknologi som datamaskiner eller telefonsystemer og i høyt spesialiserte prosesser som kommersiell produksjon av integrerte kretser og komplekse kjemiske forbindelser.

Det må huskes på at fagmannen har samme ferdighetsnivå ved vurdering av oppfinnelseshøyde som ved vurdering av om beskrivelsen er tilstrekkelig tydelig, se II, 3.1.

5.7 Kravtyper som ikke behøver å vurderes med hensyn til nyhet og oppfinnelseshøyde

Hvis det som angis i et selvstendig krav er nytt og ikke nærliggende, er det ikke nødvendig å undersøke hvorvidt det som angis i de uselvstendige krav knyttet til dette har nyhet og oppfinnelseshøyde, unntatt i situasjoner hvor prioriteten for gjenstanden i det uselvstendige kravet må undersøkes på grunn av mellomliggende publikasjoner (se PR del A, kap IV, 2.6 - multiple prioriteter kreves for forskjellige oppfinnelser i søknaden, med en mellomliggende publikasjon for en av oppfinnelsene). Likeledes, hvis hva som angis i et produktkrav er nytt og ikke nærliggende, er det ikke nødvendig å undersøke hvorvidt hva som angis i et krav rettet på en fremgangsmåte for fremstilling av dette, som uunngåelig fører til produktet, eller i krav rettet på anvendelse av produktet, har nyhet og oppfinnelseshøyde. Således er analogifremgangsmåter patenterbare så lenge de resulterer i et nytt og oppfinneriskt produkt (se T 119/82, OJ 5/1984, 217). I det tilfellet at produkt-, fremgangsmåte- og/eller anvendelseskravet har ulike prioritetsdatoer, kan likevel en undersøkelse med hensyn på nyhet og oppfinnelseshøyde være nødvendig på grunn av mellomliggende publikasjoner.

5.8 Kombinering av mothold

I betraktning av hvorvidt det foreligger oppfinnelseshøyde (til forskjell fra nyhet (se IV, 4.3)), er det tillatt å kombinere innholdet av to eller flere dokumenter eller deler av dokumenter, forskjellige deler av samme dokument eller andre deler av teknikkens stilling, men kun i tilfeller hvor en slik kombinasjon ville ha vært nærliggende for fagmannen på området dagen før prioritetsdatoen (se T 2/83, OJ 6/1984, 265). Imidlertid kan det være en indikasjon på oppfinnelseshøyde dersom flere enn ett mothold må kombineres med den nærmeste teknikkens stilling.

I vurderingen av om det vil være nærliggende å kombinere to eller flere forskjellige dokumenter, skal det tas hensyn til følgende:

a)  hvorvidt innholdet av dokumentene er slik at det gjør det sannsynlig eller usannsynlig at fagmannen, opptatt med problemet som løses av oppfinnelsen, ville kombinere dem,

Eksempel:
Hvis to dokumenter betraktet som en helhet, ikke med letthet kan kombineres i praksis på grunn av iboende uforenelighet i trekk som er nødvendige for oppfinnelsen, vil kombinering av nevnte dokumenter normalt ikke anses nærliggende.

b)  hvorvidt dokumentene angår samme, nærliggende eller fjerntliggende tekniske områder,

c)  kombinasjon av to eller flere deler av samme dokument vil være nærliggende hvis det er en rimelig grunn for fagmannen til å knytte disse delene sammen. Det vil normalt være nærliggende å kombinere et dokument fra teknikkens stilling med en velkjent lærebok eller et standard oppslagsverk. Dette er imidlertid kun et spesialtilfelle av den generelle regel at det er nærliggende å kombinere læren fra ett eller flere dokumenter med den alminnelige kunnskap på området. Det vil generelt sett også være nærliggende å kombinere to dokumenter hvor det ene inneholder en klar og utvetydig henvisning til det andre (for henvisninger som betraktes som en integrert del av beskrivelsen, se IV, 4.2 og 4.3.1). I vurderingen av om det er tillatt å kombinere et dokument med annen lære som utgjør teknikkens stilling, for eksempel åpenlys utøvelse, vil de samme overveielser måtte anvendes.

Situasjonen blir en noe annen når oppfinnelsen er en løsning på et flertall uavhengige "delproblemer" (se IV, 5.2 og 5.5.2). I dette tilfellet kan forskjellige dokumenter kombineres med den nærmeste teknikkens stilling for vurdering av hvert delproblem (se T 389/86, OJ 3/1988, 87). For at oppfinnelsen ifølge kravet skal ha oppfinnelseshøyde, er det imidlertid nok at kombinasjonen av trekk som utgjør én av delløsningene har oppfinnelseshøyde.

5.9 Nye argumenter og etterinnsendt materiale

Relevante argumenter og bevis til bruk under vurdering av oppfinnelseshøyde kan enten hentes fra patentsøknaden eller innsendes av søkeren senere under saksbehandlingen (se VII, 3.2.2 og 3.2.3).

Forsiktighet må imidlertid utvises når det vises til nye effekter for underbyggelse av oppfinnelseshøyde. Slike nye effekter kan bare tas i betraktning hvis de er innbefattet av eller i det minste vedkommer det tekniske problem opprinnelig foreslått i søknaden (se T 386/89 (ikke publisert) og T 184/82, OJ 6/1984, 261).

Eksempel:
Oppfinnelsen er relatert til en farmasøytisk blanding som har en spesifikk virkning. Ved første øyekast, under betraktning av teknikkens stilling, synes den å mangle oppfinnelseshøyde. Senere innsender søkeren nye bevis som viser at blandingen utviser en uventet fordel i form av lav toksisitet. I dette tilfelle er det tillatt å reformulere det tekniske problemet ved å inkludere toksisitetsaspektet, siden farmasøytisk aktivitet og toksisitet er beslektet i den forstand at en fagmann alltid vil betrakte de to aspekter sammen.

Reformuleringen av et teknisk problem kan, men behøver ikke, foranledige en endring i fremstillingen av det tekniske problem i beskrivelsen. Slike endringer er bare tillatt hvis de oppfyller betingelsene i VII, 3.2.3. I det ovennevnte eksemplet med en farmasøytisk blanding, kan verken det reformulerte problemet eller informasjonen om toksisitet inntas i beskrivelsen uten å bryte PL § 13.

5.10 Mellomprodukter

5.10.1 Definisjoner

Kjemiske forbindelser betegnes som mellomprodukter i den utstrekning de anvendes som utgangsmaterialer for fremstilling av andre kjemiske forbindelser.

Både utgangsmaterialer og egentlige mellomprodukter som dannes underveis i en flertrinnsprosess er å anse som mellomprodukter.

Såkalte "prodrugs" (kjemiske forbindelser som in-vivo metaboliseres til terapeutisk aktive forbindelser), og nukleinsyrer som benyttes til rekombinant fremstilling av proteiner, anses ikke som mellomprodukter.

Forbindelser av typen fusjonsproteiner vil i noen tilfeller være å anse som mellomprodukter.

5.10.2 Patenterbarhetsbetingelser

Mellomproduktene forutsettes benyttet til fremstilling av nye eller kjente sluttprodukter - eventuelt via andre mellomprodukter - som er industrielt anvendbare (for eksempel som legemiddel, insekticid, fargestoff og så videre). Patenterbarhetskriteriene for mellomprodukter er de samme som for nye kjemiske forbindelser generelt. Såfremt de innehar nyhet er mellomproduktene alltid patenterbare når:

a)  mellomproduktene innehar spesielle og uventede kjemiske eller fysikalske egenskaper (for eksempel uventet stabilitet eller særpreget kjemisk konstitusjon), eller

b)  mellomproduktene fører til sluttprodukter som er nye og patenterbare, eller

c)  mellomproduktene kan omdannes til andre mellomprodukter eller sluttprodukter ved en fremgangsmåte som i seg selv oppfyller patenterbarhetskriteriene.

Mellomproduktenes omdannelse til andre kjemiske forbindelser skal fremgå av basisdokumentene, og betingelsene som er knyttet til punkt a), b) og c) skal være sannsynliggjort og/eller dokumentert enten i søknadens beskrivelse eller ved henvisning til annet skrift.

5.10.3 Betingelser for enhetlighet

Betingelser for enhetlighet for mellom- og sluttprodukter er omtalt i III, 6.3.1.

5.11 Eksempelsamling

Eksempelsamlingen under punkt 8 i dette kapittelet gir veiledning for når en oppfinnelse må anses som åpenbar eller når den innehar oppfinnelseshøyde. Det må understrekes at eksemplene kun er veiledende og at prinsippet som må anvendes i hvert enkelt tilfelle er "var det nærliggende for fagmannen?" Saksbehandler bør unngå å forsøke å tilpasse et bestemt tilfelle til et av de følgende eksempler dersom det ikke er klart at eksemplet passer. Listen er dessuten ikke uttømmende.

5.12 ”Særlige bestemmelser for behandling av søknader som angår lege- eller næringsmidler og er inngitt før 1. januar 1992”

1)  Generelt

Som et unntak fra det som er bestemt i PL § 1, kan det på grunnlag av patentsøknader som er inngitt eller skal anses inngitt før 1. januar 1992, for oppfinnelser som angår lege- eller næringsmidler, ikke meddeles patent på selve produktet, men bare på fremgangsmåten for fremstilling av det (jf PL § 76 nr. 1).

Påberopes det som er nytt ved oppfinnelsen, å ligge i fremgangsmåten for fremstilling av produktet, gjelder vanlige regler for nyhet, oppfinnelseshøyde og oppfinnelsens enhet.

2)  Patenterbarhetsvurdering og kravformulering ved nye produkter

Påberopes det som er nytt ved oppfinnelsen, å ligge utelukkende i produktet, skal kravene rettes på "analogifremgangsmåte". Det kan da gis patent på fremstillingen av produktet ved kjemisk omsetning selv om fremgangsmåten som sådan ikke innebærer noe patenterbart nytt (dvs at den er analog med tidligere kjente, kjemiske fremgangsmåter). Forutsetningen for dette er at produktet er nytt og har uventede og verdifulle egenskaper, noe som skal fremgå av beskrivelsen. Virkningen av produktet eller dets anvendelse som nærings- eller legemiddel skal fremgå av kravene.

Etter at den første realitetsuttalelse etter nyhetsprøvingen er avgitt, kan søkeren ikke endre patentkravet fra "analogifremgangsmåte" til "fremgangsmåte" med mindre det skjer i en avdelt eller utskilt søknad, se Kapittel VI. Viser det seg at produktet er tidligere kjent, eller at det ikke har uventede og verdifulle egenskaper, skal søknaden avslås. Endring fra "fremgangsmåte" til "analogifremgangsmåte" kan skje også etter det ovenfor nevnte tidspunkt.

Før nyhetsprøvingen skal søkeren om nødvendig gis adgang til å klargjøre hvorvidt oppfinnelsen søkes beskyttet som "analogifremgangsmåte" eller ikke.

Uansett det som er fastsatt ovenfor, er en allment tilgjengelig patentsøknad, hvorfra en kjemisk forbindelse og dens egenskaper er kjent, ikke til hinder for at det gis patent på fremstilling av forbindelser ved analogifremgangsmåter som ikke er omtalt i den første søknad, på grunnlag av senere patentsøknader som har inngivelsesdag/prioritetsdag før den første søknad ble allment tilgjengelig.

3)  Oppfinnelsens enhetlighet

Når det gjelder enhetsvilkåret, kan en søknad gjelde enten bare "fremgangsmåte" eller bare "analogifremgangsmåte".

Det som for øvrig er bestemt om oppfinnelsens enhet, er ikke til hinder for at det i det første selvstendige krav medtas innbyrdes forskjellige analogifremgangsmåter (hovedreaksjoner og tilknyttede omdannelsesreaksjoner) for fremstilling av ett og samme produkt som er et nærings- eller legemiddel. Dette produkt kan være en kjemisk forbindelse eller en gruppe av kjemiske forbindelser med nær beslektet kjemisk struktur, dvs med samme generelle formel, og med samme uventede og verdifulle egenskaper.

Vanligvis kan det i kravene bare medtas slike analogifremgangsmåter som er eksemplifisert i beskrivelsen.

Eksempler på omdannelsesreaksjoner som kan medtas i samme patent som hovedreaksjonen(e):

a. Forestring av karboksylsyrer.

b. Fremstilling av salter av karboksylsyrer.

c. Foretring av alkoholer.

d. Acylering av alkoholer.

e. Alkylering av aminer.

f. Acylering av aminer.

g. Fremstilling av salter og kvaternære forbindelser av aminer.

h. Hydrogenering av dobbeltbindinger av ikke-aromatisk karakter.

i. Oksidasjon av en RS-gruppe til en RSO2-gruppe.

j. Reduksjon av en karboksylgruppe til en aldehydgruppe.

k. Reduksjon av en nitrogruppe til en aminogruppe.

l. Oppdeling av et racemat i optisk aktive isomere.

6a. Oppfinnelser hvis kommersielle utnyttelse strider mot offentlig orden eller moral

PL § 1b

6a.1 Generelt

Enhver oppfinnelse hvis kommersielle utnyttelse strider mot offentlig orden eller moral er unntatt fra patentering uavhengig av hvilket teknisk område oppfinnelsen tilhører.

Hensikten med dette unntaket er å unnta fra patentering oppfinnelser som kan initiere opptøyer eller offentlig uorden, eller som kan lede til kriminalitet eller annen generell anstøtelig oppførsel. Bestemmelsen vil bare bli brukt i sjeldne og ekstreme tilfeller. For oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale, se 2a.5. En passende test er å avgjøre om det er sannsynlig at offentligheten generelt vil betrakte utnyttelsen av oppfinnelsen som så avskyelig at meddelelse av patent vil stride mot grunnleggende etiske normer. Hvis dette er tilfelle, skal avslag i henhold til PL § 1b vurderes; ellers ikke. Ved vurdering av et eventuelt avslag, se 6.2.

Det kan være tilfeller hvor oppfinnelsen har både en anstøtelig og en ikke-anstøtelig anvendelse, for eksempel en metode for å bryte opp låste safer. Denne handlingen utført av en innbruddstyv er anstøtelig, men tilsvarende handling utført av en låssmed, i tilfelle av nødhjelp, ikke er anstøtelig. I slike tilfeller skal det ikke fremmes avslag i henhold til PL § 1b, men saksbehandler bør oppfordre til at beskrivelser av oppfinnelsen som strider mot offentlig orden eller moral strykes fra søknadens beskrivelse, se kapittel II, 7.1.

6a.2 Den etiske nemnd for patentsaker

PL § 15a

Dersom saksbehandler er i tvil om en oppfinnelse strider mot offentlig orden eller moral i henhold til PL § 1b, skal Patentstyret rådføre seg med Den etiske nemnda for patentsaker, se 2a.7.3. Dette gjelder både under søknadsbehandlingen og ved innsigelser grunnet i PL § 1b.

6a.3 Oppfinnelser forbudt ved lov

PL 1b, annet ledd

Utnyttelsen av en oppfinnelse skal ikke anses for å være i strid med offentlig orden eller moral utelukkende fordi utnyttelsen er forbudt ved lov. En av grunnene til denne bestemmelsen er at produktet likevel skal kunne bli produsert her i landet for eksport til andre land hvor bruken av produktet ikke er forbudt. En annen grunn til dette, kan være at det kan komme endringer i den lov eller forskrift som regulerer utnyttelsen av oppfinnelsen, i løpet av patentets levetid.

6a.4 Eksempler på oppfinnelser som ikke kan patenteres

PL § 1b, tredje ledd

Et eksempel på materiale som bare har anstøtelige anvendelser og som derfor skal unntas i henhold til PL §1b, er brevbomber.
Andre eksempler er oppfinnelser innenfor det bioteknologiske området, se 2a.7.1.

6a.5 Forlenget innsigelsesperiode

PL § 24, annet ledd

Innsigelsesperioden for innsigelser som er begrunnet med at den kommersielle utnyttelsen av den patenterte oppfinnelsen strider mot offentlig orden og moral, er tre (3) år fra den dagen patentet ble meddelt. Begrunnelsen for denne utvidede innsigelsesordningen er at den vil gjøre det enklere og billigere å angripe patenter rettet på oppfinnelser som det strider mot grunnleggende etiske normer å utnytte.

En utvidet innsigelsesadgang kan skape usikkerhet for patenthaverne. Det vil trolig innkomme få slike innsigelser, fordi det vil fremgå av patentregisteret dersom en søknad har vært forelagt Den etiske nemnda for patentsaker allerede under søknadsbehandlingen, dvs dersom også Patentstyret var i tvil om PL § 1b var til hinder for å imøtekomme søknaden. I tillegg vil innsiger bli avkrevd en ekstra avgift ved innlevering etter utløpet av ni (9) månedersfristen.

For krav til formalia, realitetsbehandling og administrativ begrensning i den forlengede innsigelsesperioden, se 2a.7.2.1 og 2a.7.2.2.

6b Oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap

PL § 8 b

Ved første realitetsbehandling av søknader rettet på oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap, skal saksbehandler undersøke om det i søknaden eller i et vedlegg til søknaden er gitt opplysninger i henhold til PL § 8 b. Dersom dette ikke er tilfelle skal saksbehandler i realitetsuttalelsen informere søkeren om plikten til å opplyse om ovennevnte.

Saksbehandler skal informere om opplysningsplikten i tilfeller der det er opplagt fra oppfinnelsens art at den bygger på tradisjonell kunnskap, det er nevnt i søknaden at oppfinnelsen bygger på slik kunnskap eller det fremkommer av relevante anførte publikasjoner. Se 2a.4.

7. Ikke-nyhetsskadelige opplysninger - PL § 2, siste ledd nr. 1 og 2

Det finnes to særlige tilfeller (og disse er de to eneste) der en tidligere avsløring av oppfinnelsen ikke skal tas i betraktning som en del av teknikkens stilling, nemlig der avsløringen skyldes, eller skjer som en følge av:

a)  PL § 2 nr.1 - åpenbart misbruk i forhold til søkeren eller noen denne utleder sin rett fra, for eksempel at oppfinnelsen ble utledet fra søkeren og avslørt uten dennes vilje; eller

b)  PL § 2 nr.2 - visning av oppfinnelsen av søkeren eller noen denne utleder sin rett fra på en offisielt anerkjent utstilling som omhandles i den i Paris den 22. november 1928 vedtatte konvensjon om internasjonale utstillinger.

Et vesentlig vilkår for begge tilfellene a) og b), er at avsløringen faktisk ikke må ha skjedd tidligere enn seks måneder før inngivelsen av patentsøknaden. For å beregne seks-månedersperioden er den relevante datoen den faktiske inngivelsesdatoen for søknaden, og ikke prioritetsdatoen (G 3/98, OJ 2/2001, og G 2/99, OJ 2/2001, 83).

Med hensyn til tilfelle a), kan avsløringen/forevisningen bli gjort i et publisert dokument eller på en hvilken som helst annen måte. Som et særlig tilfelle, kan avsløringen ha skjedd i en norsk søknad med tidligere prioritetsdato. Derved kan, for eksempel, en person B som konfidensielt har blitt fortalt om A's oppfinnelse, selv søke om patent på denne oppfinnelsen. Dersom dette skjer, vil ikke avsløringen som følge av publiseringen av B's søknad være skadelig for A's rettigheter, forutsatt at A allerede har levert en søknad, eller søker innen seks måneder etter en slik publisering.

For at "åpenbart misbruk" skal være fastslått, må den personen som har avslørt eller forevist oppfinnelsen ha hatt til hensikt å fremkalle, eller regnet som sannsynlig at det ville oppstå, skade som følge av handlingen (se T 585/92, OJ 3/1996, 129).

I tilfelle b) må det søkes patent innen seks måneder etter avsløringen av oppfinnelsen på utstillingen, dersom avsløringen/forevisningen ikke skal skade søknaden. Videre må søkeren erklære ved tidspunktet for inngivelse av søknaden, at oppfinnelsen har blitt avslørt slik, og må også inngi et medfølgende sertifikat innen fire måneder, som gir følgende detaljer:

• sertifikatet må være utstedt ved utstillingen av den myndighet som har ansvaret for beskyttelsen av industrielle rettigheter ved den utstillingen, og som bekrefter at utstillingen faktisk foregikk der,
• sertifikatet skal også angi åpningsdatoen for utstillingen, og i tilfelle hvor den første forevisningen av oppfinnelsen ikke sammenfaller med åpningsdatoen for utstillingen, må datoen for den første forevisningen angis, og
• sertifikatet må medfølges av en identifisering av oppfinnelsen, tilbørlig bekreftet av den ovennevnte myndighet.

8. Eksempelsampling til kapittel IV

8.1 Anvendelse av kjente midler?

8.1.1 Oppfinnelser som innebærer anvendelse av kjente midler på en nærliggende måte og som dermed ikke innehar oppfinnelseshøyde

a)  Læren i det tidligere dokumentet er ufullstendig og minst én mulig måte å fylle "tomrommet" på, hvilken naturlig eller umiddelbart vil fremgå for en fagmann, fører til oppfinnelsen.

Eksempel:
Oppfinnelsen angår en bygningskonstruksjon i aluminium. Et tidligere dokument åpenbarer samme konstruksjon og nevner at den er laget av et lettvektsmateriale, men nevner ikke aluminium.

b)  Oppfinnelsen skiller seg fra kjent teknikk bare ved bruk av velkjente ekvivalenter. Dette vil si modifikasjoner som består i å erstatte ett element i det tidligere dokumentet med et annet element som er alminnelig kjent for å ha samme virkning.

Eksempel:
Oppfinnelsen angår en pumpe som skiller seg fra en kjent bare ved at motorkraften tilveiebringes av en hydraulisk motor i stedet for en elektrisk motor.

c)  Oppfinnelsen består bare i en ny anvendelse av et velkjent materiale hvor kjente egenskaper ved materialet utnyttes.

Eksempel:
Et vaskemiddel inneholdende som detergent en kjent forbindelse med den kjente egenskapen å nedsette vannets overflatespenning, hvilken egenskap er kjent å være nødvendig for detergenter.

d)  Oppfinnelsen består i å erstatte en komponent med en annen komponent av et kjent materiale, hvis egenskaper gjør det åpenbart egnet for formålet (analog erstatning).

Eksempel:
En elektrisk kabel omfatter en polyetylenisolasjon bundet til en metallskjerm med et adhesiv. Oppfinnelsen ligger i anvendelsen av et annet adhesiv som er kjent som egnet for å binde plast til metall.

e)  Oppfinnelsen består bare i å utnytte en kjent teknikk i en nær, analog situasjon (analog utnyttelse).

Eksempel:
Oppfinnelsen ligger i anvendelsen av en pulskontrollteknikk for den elektriske motoren som driver hjelpemekanismer i en truck (f.eks. en gaffeltruck), hvor bruk av denne teknikken for å kontrollere fremdriftsmotoren i trucken allerede er kjent.

8.1.2 Oppfinnelser som innebærer anvendelse av kjente midler på en ikke-nærliggende måte og som dermed innehar oppfinnelseshøyde

a)  En kjent fremgangsmåte eller anordning som når den brukes for et annet formål gir en ny, overraskende effekt.

Eksempel:
Det er kjent at høyfrekvenskraft kan brukes i induksjons-buttsveising (ikke-ledende). Det burde derfor være åpenbart at høyfrekvenskraft også kan brukes ved ledende buttsveising med lignende virkning. I dette tilfellet vil imidlertid oppfinnelseshøyde foreligge dersom høyfrekvenskraft ble brukt for kontinuerlig ledende buttsveising av bånd men uten at det var nødvendig å fjerne avleiring (slik fjerning er nødvendig for å unngå overslag mellom sveisekontakten og båndet). Den uventede tilleggseffekten er at fjerningen er funnet å være unødvendig fordi ved høyfrekvens er strømmen tilført på en vesentlig kapasitiv måte via avleiringen som danner et dielektrikum.

b)  En ny anvendelse av en kjent anordning eller materiale innebærer å overkomme tekniske vanskeligheter som ikke kan løses ved rutinemessige teknikker.

Eksempel:
Oppfinnelsen angår en anordning for å understøtte og styre heving og senkning av gassbeholdere, hvor det ikke er nødvendig å benytte de tidligere anvendte styrerammer. En lignende anordning var kjent for understøttelse av flytedokker eller pontonger, men praktiske vanskeligheter som man ikke støtte på ved de kjente anvendelser måtte overvinnes for å kunne utnytte anordningen i forbindelse med en gassbeholder.

8.2 Nærliggende kombinasjon av trekk?

8.2.1 Nærliggende og følgelig ikke oppfinnerisk kombinasjon av trekk

Oppfinnelsen består kun i sammenstillingen eller sammenkoblingen av kjente anordninger eller prosesser som fungerer på normal måte og ikke frembringer noen uventet teknisk effekt.

Eksempel:
En maskin for å produsere pølser bestående av en kjent type kjøttkvern og en kjent type fyllemaskin anbragt ved siden av hverandre.

8.2.2 Ikke nærliggende og følgelig oppfinnerisk kombinasjon av trekk

De kombinerte trekk samvirker ved sine virkninger i en slik grad at det oppnås et nytt teknisk resultat. Det er irrelevant om de enkelte trekk helt eller delvis er kjente som sådan.

Eksempel:
Et preparat består av et smertestillende middel (analgetikum) og et beroligende middel (sedativ). Det ble funnet at gjennom tilsats av det beroligende midlet, som ikke hadde noen smertestillende virkning, ble den smertestillende effekt av analgetikumet forsterket på en måte som ikke kunne ha vært forutsagt ut fra de kjente egenskapene til de aktive forbindelsene.

8.3 Nærliggende valg?

8.3.1 Nærliggende og følgelig ikke oppfinnerisk valg mellom et antall kjente muligheter

a)  Oppfinnelsen består i valg av spesielle dimensjoner, temperaturområder eller andre parametere fra et begrenset område av muligheter, og det er opplagt at man kan komme fram til disse parametrene ved rutineforsøk eller ved anvendelse av vanlige utviklingsprosedyrer.

Eksempel:
Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte for å utføre en kjent reaksjon og er karakterisert ved strømningshastigheten for en inertgass. Den angitte hastigheten er ikke noe annet enn hva en fagmann på området nødvendigvis ville ha kommet fram til.

b)  Man kan komme fram til oppfinnelsen ved enkel ekstrapolering ut fra kjent teknikk.

Eksempel:
Oppfinnelsen er karakterisert ved bruk av et spesifisert minimumsinnhold av en forbindelse X i et preparat Y for å bedre dets termiske stabilitet. Dette karakteristiske trekk kan man komme fram til ved ekstrapolering på en rettlinjet graf, fra kjent teknikk, som knytter termisk stabilitet til innholdet av forbindelse X.

c)  Oppfinnelsen består kun i valg av en kjemisk forbindelse eller en blanding (herunder legering) fra et bredt område.

Eksempel:
Teknikkens stilling angir en kjemisk forbindelse kjennetegnet ved en spesifisert struktur med en substituent R. R er definert til å omfatte brede områder av radikaler slik som alle alkyl- eller arylradikaler enten usubstituert eller substituert med halogen og/eller hydroksy, selv om kun et lite antall eksempler er gitt av praktiske grunner. Oppfinnelsen består i valg av et bestemt radikal eller gruppe av radikaler blant de som er nevnt som substituenten R. Det valgte radikal eller gruppe av radikaler er ikke spesielt nevnt i teknikkens stilling siden det da snarere ville være et spørsmål om mangel på nyhet enn mangel på oppfinnelseshøyde.

De resulterende forbindelsene er a) ikke angitt å ha noen fordelaktige egenskaper som eksemplene fra teknikkens stilling ikke har, eller b) er angitt å ha fordelaktige egenskaper sammenlignet med forbindelsene spesielt nevnt i teknikkens stilling, men disse egenskapene er slike som en fagmann ville forvente at forbindelsene ville inneha slik at et slikt valg blir nærliggende.

8.3.2 Ikke nærliggende og følgelig oppfinnerisk valg blant et antall kjente muligheter

a)  Oppfinnelsen innebærer et spesielt valg i en prosess med bestemte driftsforhold (f.eks. temperatur og trykk) innenfor et kjent område, idet et slikt valg gir uventede virkninger under drift av prosessen eller i egenskapene til det resulterende produkt.

Eksempel:
I en fremgangsmåte hvor stoffene A og B omformes ved høy temperatur til C, var det kjent at det vanligvis er et konstant økende utbytte av stoff C med økende temperatur i området 50-130°C. Det er nå funnet at i temperaturområdet 63-65 °C, hvilket tidligere ikke hadde vært undersøkt, er utbyttet av C betydelig høyere enn ventet.

b)  Oppfinnelsen består i å velge en spesiell kjemisk forbindelse eller blanding (herunder legering) fra et bredt område, hvor forbindelsen eller blandingen har uventede fordeler.

Eksempel:
Som i eksemplet med en substituert kjemisk forbindelse gitt i IV, 8.3.1 (c) består oppfinnelsen i valg av substituenten R fra et område av muligheter definert i teknikkens stilling. Ikke bare er det i dette tilfellet snakk om valg av en bestemt del av det totale område, som resulterer i forbindelser som oppviser fordelaktige egenskaper (se EPO Guidelines C-VI, 5.7a), men det er dessuten ingen indikasjoner som ville lede fagmannen til å gjøre dette spesielle utvalget for å oppnå de uventede fordelaktige egenskaper.

8.4 Overvinne en teknisk fordom

Som en generell regel vil det foreligge oppfinnelseshøyde hvis teknikkens stilling leder fagmannen bort fra fremgangsmåten foreslått i oppfinnelsen. Dette gjelder særlig når fagmannen ikke engang ville vurdere å utføre eksperimenter for å avgjøre om dette var alternativer til den kjente måten å overvinne virkelige eller tenkte tekniske hindringer på.

Eksempel:
Drikkevarer inneholdende karbondioksid blir etter sterilisering tappet varme på steriliserte flasker. Den alminnelige oppfatning er at umiddelbart etter uttak av flasken fra fylleinnretningen må drikkevaren automatisk skjermes fra luften på utsiden for å hindre at den spruter ut. En fremgangsmåte som omfatter de samme trinn men ikke innebærer skjerming av drikkevaren fra luften (fordi det faktisk ikke er nødvendig) vil derfor være oppfinnerisk.

8.5 Flytskjema søknadsbehandling

Flytskjemaet åpnes i nytt vindu. For å komme tilbake til denne siden, lukk vinduet.

Klikk her for flytskjemaet