Innarbeidelse og bruk av et varemerke

Veiledning om hva Patentstyret vektlegger når en eventuell innarbeidelse av et varemerke skal vurderes.

Innarbeidelse og bruk av et varemerke kan få betydning i to relasjoner:

Merker som i utgangspunktet er uregistrerbare etter varemerkeloven § 14 første og annet ledd, kan oppnå registrering hvis søker i tilstrekkelig grad har brukt merket og bruken har ført til at merket er godt kjent som noens særlige kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum, jf. § 3 tredje ledd.
Innarbeidede varemerker kan anføres som registreringshindring, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd og § 16 bokstav a. I denne sammenheng er det viktig å merke seg at lokalt innarbeidede merker ikke kan anføres som ugyldighetsgrunn etter varemerkeloven § 35 annet ledd annet punktum.

Uansett hvilket grunnlag som skal gjøres gjeldende, må innarbeidelsen eller bruken dokumenteres. Det er ikke tilstrekkelig at fullmektigen eller søkeren anfører at merket er brukt eller innarbeidet. Selv om det er liten tvil om at et merke er godt kjent, må det som et minstekrav kreves at det henvises til én verifiserbar kilde, for eksempel en artikkel i en seriøs avis eller tidsskrift, en reklamebrosjyre eller lignende. Hvis det henvises til en nettside, må datert utskrift fra siden vedlegges. Dette gjelder også i saker med påstand om utvidet vern for velkjente merker, jf. varemerkeloven § 4 annet ledd.

I utgangspunktet vil all dokumentasjon på bruk av et merke være relevant for vurderingen. Jo mindre særpreget et merke er, desto større grad av innarbeidelse må dokumenteres. Det skal mye til for at et beskrivende merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke, jf. Rt. 2005. s.1601, Gule Sider, premiss 48.

Høyesterett har vist til en rekke momenter som det er relevant å ta i betraktning, jf. Rt. 2005. s.1601, Gule Sider, premiss 57. Se også EU-domstolens avgjørelse C-108/109/97, Windsurfing Chiemsee, premiss 51.