Patentstyret
Patentstyret
Erstatning/Replacement
Forholdet mellom en nasjonal og en internasjonal varemerkeregistrering, varemerkeloven § 73

Dersom en internasjonal registrering utpeker Norge, og det allerede foreligger en norsk registrering for samme innehaver for samme merke og varefortegnelse, så vil den internasjonale registreringen få vern i Norge med samme prioritetsdato som den norske registreringen. I Madridprotokollen kalles dette "replacement", mens det i den norske varemerkeloven § 73 er oversatt til "erstatning". Slik erstatning skjer automatisk dersom vilkårene er oppfylt, altså uten at innehaver trenger å be om det og uten at Patentstyret anmerker det i varemerkeregisteret, jf. Protokollens art. 4 bis og WIPOs Guide to the internasjonal registration of marks, avsnitt 87.5: "… the replacement is deemed to take place automatically, without any action by the holder being necessary and without any record having to be made of the replacement". Dette innebærer altså at erstatning gjennomføres uten at dette fremgår av varemerkeregisteret. Dersom vilkårene er oppfylt, har erstatning skjedd, og det er i disse tilfellene opp til innehaver å forsikre seg om at alt er i orden.

Vilkårene for erstatning er altså at det dreier seg om:

  1. Identiske merker
  2. Identisk innehaver
  3. Hele varefortegnelsen i den norske registreringen inngår i utpekningen.
    a. Dersom den norske varefortegnelsen er videre enn den internasjonale må den norske registreringen først begrenses til kun å omfatte de samme varene/tjenestene som den internasjonale.
    b. Dersom den internasjonale registreringen er registrert for varer/tjenester som ikke er omfattet av den nasjonale registreringen, vil den internasjonale registreringen få ulik prioritet for de ulike varer/tjenester.
  4. Utpekning av Norge for den internasjonale registreringen må ha skjedd mens det nasjonale merket nøt vern i Norge. Det avgjørende er at WIPO har registrert utpekningen av Norge i sitt register, så notifikasjonen behøver verken være mottatt av Patentstyret eller besluttet gjeldende i Norge. Erstatning kan også kreves i respittperioden (6 mnd. etter registreringsperiodens utløp) jf. vml § 33.  

Erstatning innebærer ikke at det nasjonale merket bortfaller, selv om det kan virke slik på bakgrunn av lovteksten. Den nasjonale registreringen kan opprettholdes og kan fornyes som vanlig dersom dette er ønskelig. Dette går også frem av WIPO's Guide to the international registration of marks, avsnitt 87.04:

"The reference to the international registration being deemed to replace the national or regional registration is not to be taken as meaning that the registration is suspended or otherwise affected. It remains on the register of the Contracting Party concerned, with all the rights attaching to such a registration, as long as it is renewed by its holder".

Det anbefales imidlertid å opprettholde den nasjonale registreringen i hvert fall i den fem-års-perioden hvor den internasjonale registreringen er avhengig av basisregistreringen.

Erstatningen anmerkes i varemerkeregisteret og kunngjøres i Varemerketidende dersom innehaver ber om dette, og vilkårene for erstatningen er oppfylt.

Sist endret: 30.06.2010

Nordic Patent Institute

Utviklet i samarbeid med Gazette