Innsigelse i en varemerkesak
Alle som mener at et varemerke er registrert på feilaktig grunnlag, kan levere en innsigelse.
Hva er en innsigelse?
Den som mener at beslutningen om å registrere et varemerke ikke er riktig, kan levere en innsigelse mot registreringsbeslutningen til Patentstyret.
Du kan også levere en innsigelse mot en internasjonal varemerkeregistrering som er gitt virkning i Norge. Den som leverer en slik innsigelse, kalles innsiger.
Hvordan kan innsigelsen begrunnes?
En innsiger kan begrunne innsigelsen sin med at:
- varemerket er registrert i strid med varemerkeloven §§ 14 – 16
- varemerket skal overføres til seg, se varemerkeloven § 28
Det gjelder ikke noe krav om rettslig interesse for å levere en innsigelse. Dette betyr at enhver kan levere en innsigelse til Patentstyret.
Når må innsigelsen leveres?
En innsigelse må leveres inn til Patentstyret innen tre måneder fra registreringens kunngjøringsdato.
Hvis det er mer enn tre måneder siden registeringen ble kunngjort, kan du levere inn et krav om administrativ overprøving av registreringen.
Hva må innsigelsen inneholde?
En innsigelse må inneholde:
- innsigerens navn og adresse
- hvilken registrering innsigelsen gjelder
- hvilke grunner innsigelsen bygger på
- nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for innsigelsen
Disse formelle kravene følger av varemerkeloven § 26.
Hva koster en innsigelse?
Det koster ingen ting å levere en innsigelse. Du kan ikke kreve å få dekket sakskostnadene dine av motparten.
Hvordan foregår en innsigelsessak?
Når de formelle kravene til en innsigelse er oppfylt, vil vi oversende innsigelsen til innehaver eller innehavers fullmektig. Innehaver er rettighetshaver til den registreringen som det er levert innsigelse mot.
Vi vil gi innehaver en frist til å uttale seg om innsigelsen.
Patentstyret kan også gi fristforlengelse i saken, hvis partene (innsiger og innehaver) er enige om det og leverer inn en felles begjæring om dette. Dette er for eksempel relevant i tilfeller hvor partene har innledet forhandlinger om en minnelig løsning.
Partene kan komme til enighet og avslutte saken før Patentstyret har behandlet innsigelsessaken ferdig.
Hvilke muligheter har innehaver til å imøtegå en innsigelse?
Innehaver kan imøtegå en innsigelse ved å svare på de grunnene som innsigelsen bygger på, se varemerkeloven § 27 annet ledd. I tillegg til dette, har innehaver følgende muligheter:
Hvis innsiger hevder at innehavers varemerke ikke har særpreg etter varemerkeloven § 14, kan innehaver svare med at varemerket har oppnådd særpreg gjennom bruk før dagen da innsigelsen ble fremsatt.
Hvis innsiger underbygger påstanden sin med at innehavers merke mangler særpreg, er det opp til innehaver å godgjøre at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. Se varemerkeloven § 29 første ledd siste punktum.
Hvis innsigelsen er begrunnet med at varemerket er registrert i strid med innsigerens eldre varemerke eller eldre foretaksnavn, kan innehaver kreve at innsiger dokumenterer at den eldre rettigheten er tatt i reell bruk, se varemerkeloven § 29 a.
Denne muligheten gjelder bare hvis det på søknadsdagen eller prioritetsdagen for innehavers merke har gått mer enn fem år fra endelig avgjørelse om registrering av innsigers merke. Hvis innehavers merke er en internasjonal registrering, vil det være internasjonal registreringsdato, prioritetsdato eller etterfølgende utpekningsdato som er avgjørende.
(figur inn)
Det er innsiger som har bevisbyrden for at kjennetegnet som innsigelsen bygger på, er tatt i reell bruk. Dette betyr at den som har levert en innsigelse til Patentstyret, må bevise at innsiger eller noen med innsigers samtykke har tatt kjennetegnet i reell bruk.
Hvis en innsiger ikke dokumenterer at kjennetegnet er tatt i reell bruk, eller kan vise til at det forelå rimelig grunn for manglende bruk, vil ikke innsigers eldre kjennetegn kunne føre til at innehavers registrering kan oppheves. I et slikt tilfelle må innsigelsen avslås, og registrereringene bestå ved siden av hverandre.
Hvis en innsiger derimot dokumenterer reell bruk av kjennetegnet sitt, vil Patentstyret vurdere om innehavers registrering skal oppheves. En slik opphevelse vil da være begrunnet med at registreringen av innehavers kjennetegn er et inngrep i innsigers rett til et varemerke eller et foretaksnavn, for eksempel hvis kjennetegnene til partene kan forveksles.
Innehaver kan etter varemerkeloven § 35 b svare på innsigelsen ved å hevde at innsigerens kjennetegn:
- ikke oppfylte kravet til særpreg i varemerkeloven § 14 første og andre ledd og ikke hadde oppnådd særpreg gjennom bruk etter varemerkeloven § 14 tredje ledd
- ikke hadde oppnådd slikt særpreg slik at det forelå risiko for forveksling
- ikke var velkjent
(figur inn)
Utgangspunktet for vurderingen av disse vilkårene vil være søknadstidspunktet eller prioritetsdatoen for innehavers varemerke. I slike tilfeller har innehaver bevisbyrden. Dette betyr at det er innehaver som må bevise at innsigerens kjennetegn ikke var et registreringshinder for innehavers varemerke på søknadstidspunktet/fra prioritetsdatoen.
Hvis dette fører frem, vil vi avslå innsigelsen og registreringene består ved siden av hverandre.
Innehaver kan frivillig be Patentstyret om helt eller delvis å slette registreringen sin.
Hvis en slik sletting gjør innsigelsessaken «gjenstandsløs», det vil si at grunnene som innsigelsen gjelder bortfaller ved hel eller delvis slettelse av registreringen, vil vi avslutte innsigelsessaken.
Hvis innehavers merke er en internasjonal registrering, må den slettes gjennom WIPO.
Oppsummert: Hva må innehaver svare på i en innsigelsessak?
Den som er innehaver av registeringen som det rettes innsigelse mot, kan imøtegå innsigelsen ved å:
- svare på grunnlagene som innsiger har gjort gjeldende
- kreve dokumentasjon for reell bruk (§ 29 a), eller hevde at det eldre varemerket manglet særpreg/ikke var velkjent da varemerket ble registrert/hadde prioritet (§ 35 b).
Det er viktig å være oppmerksom på at hvis innehaver bare krever dokumentasjon for reell bruk, og dette blir dokumentert, så vil grunnlagene som innsiger ellers har gjort gjeldende i saken stå uimotsagt. Innehaver bør derfor svare på alle påstandene fra innsiger.
Hva må innsiger svare på/dokumentere i en innsigelsessak?
Hvis innehaver svarer på innsigelsen ved å hevde at innsigers registrerte kjennetegn ikke er tatt i reell bruk, eller anfører grunnlagene i § 35 b, så må innsiger imøtegå disse og dokumentere grunnlagene.
Vil Patentstyret etterspørre dokumentasjon i innsigelsessaker?
Patentstyret kommer ikke til å etterspørre dokumentasjon som skal underbygge grunnlagene. Vi vil heller ikke gi råd om hvor mye som skal til for å anse grunnlagene som dokumentert. Trenger du mer individuelle og taktiske råd, anbefaler vi å bruke et patentkontor, IPR-rådgiver eller en annen privat aktør som er ekspert på området.
Hvis innsiger svarer og leverer inn dokumentasjon i saken, vil Patentstyret vurdere om innehaver bør få en frist til å kommentere innsigers dokumentasjon.
Når vil Patentstyret fatte en avgjørelse?
Når partene har fått mulighet til å uttale seg om saken, og ytterligere skriftveksling ikke er nødvendig, så vil saken tas opp til avgjørelse.
Patentstyret vil i avgjørelsen behandle alle grunnlagene i saken.
Kan Patentstyrets avgjørelse i innsigelsessaken påklages?
Du kan klage på Patentstyrets avgjørelse til Klagenemnda for industrielle rettigheter.