Innarbeidelse og bruk av et varemerke

Patentstyret kan i utgangspunktet ikke registrere et varemerke hvis det er beskrivende og/eller mangler særpreg. Hvis du imidlertid kan dokumentere at merket er innarbeidet, er det likevel mulig å få varemerket registrert.

Hvorfor kan vi ikke registrere merker som er beskrivende eller ikke har særpreg?

Enkelt forklart skyldes dette at du som utgangspunkt ikke kan få en enerett til ord og tegn som andre har behov for å bruke på sine produkter, eller som ikke vil oppfattes som varemerker. 

Men dersom du skulle få avslag på en varemerkesøknad fordi merket ditt er beskrivende og/eller mangler særpreg, er ikke nødvendigvis alt håp ute. 

Hva er innarbeidelse?

Hvis du kan dokumentere at et merke som i utgangspunktet er beskrivende og/eller mangler særpreg er «godt kjent som noens særlige kjennetegn» i Norge, vil du likevel kunne få varemerket registrert. Dette kalles innarbeidelse. 

Hvordan kan du dokumentere innarbeidelse?

Det kan være dokumentasjon som viser: 

  • varemerkets markedsandel 
  • intensiteten i bruk av varemerket 
  • hvordan varemerket har blitt markedsført 
  • hvor mange i omsetningskretsen som oppfatter varemerket som en angivelse av kommersiell opprinnelse 

Merket må være godt kjent over hele Norge

For at vi skal kunne registrere et varemerke på bakgrunn av innarbeidelse, må merket være godt kjent som noens særlige kjennetegn over hele Norge for de varene og tjenestene du ønsker merket registrert for.

Det er fordi en varemerkeregistrering gir en enerett som gjelder over hele landet. Dette krever altså en utstrakt bruk med geografisk spredning. 

Lokal innarbeidelse

Du kan også ha innarbeidet et varemerke lokalt. Lokal innarbeidelse medfører ikke at du kan oppnå en varemerkeregistrering, men det kan begrunne en lokal enerett.

Les mer om lokal innarbeidelse lenger nede på siden.

Eksempler på merker som er blitt registrert på bakgrunn av innarbeidelse:

Pizzabakeren i ren tekst (ordmerke)

PIZZABAKEREN (ordmerke)

Registrert for blant annet pizza og take-away-tjenester knyttet til pizza på bakgrunn av innarbeidelse. (Saksnr. 201805955).

Rørosmeieriet skrevet inni en sirkel (logo - kombinert merke)

RØROSMEIERIET (kombinert merke)

Registrert for blant annet meieriprodukter på bakgrunn av innarbeidelse. (Saksnr. 201817285).

Bamsemums sett fra ulike vinkler i tredimensjonal form

Tredimensjonal form av en bamse

Registrert for «fylt sjokolade» på bakgrunn av innarbeidelse. (Saksnr. 202007288).

Mer om hvordan innarbeidelse kan dokumenteres

 

 

Det søkte merket må være godt kjent som noens særskilte kjennetegn innenfor den relevante omsetningskretsen før søknadsdagen. Dersom prioritet er påberopt, vil prioritetsdagen regnes som innleveringsdag 

Hvordan er merket brukt? 

Eksempel på dette er et ordmerke, kombinert merke, tredimensjonalt merke eller sekundært forretningskjennetegn. 

Søkeren eller innsigeren må vise hva som er brukt eller innarbeidet. I utgangspunktet må dokumentasjonen vise merket slik det er søkt, men nyere praksis åpner for at et merke kan oppnå særpreg også der bruken er skjedd i sammenheng med andre elementer, jf. EU-domstolens C-353/03, Have a Break (Have a Kit Kat), premiss 32. Dette medfører at et tredimensjonalt merke i visse tilfeller kan oppnå særpreg gjennom bruk, selv der bruken er skjedd i sammenheng med et ordmerke eller et figurelement. Dette er typisk tilfelle der merket består av varens eller emballasjens form, og det systematisk er påført et ordmerke som det er markedsført under, jf. EU-domstolens C-24/05 Storck I, premiss 59. 

For hvilke varer er merket brukt eller innarbeidet? 

Vern gjennom innarbeidelse eller bruk får man kun for de varer og/eller tjenester som merket er brukt eller innarbeidet for. Dette må fremgå av dokumentasjonen, jf. EU-domstolens T-262/04 Bic, premiss 71. 

Omfanget av bruken 

Med dette menes intensitet og varighet på bruken.  

Brukens geografiske utstrekning 

For at bruk skal få betydning for særpregvurderingen må merket være brukt i store deler av landet. En lokal innarbeidelse kan bare begrunne en tilsvarende lokal enerett, og gir derfor ikke grunnlag for å registrere varemerket med virkning i hele Norge, jf. Annen avdelings avgjørelse nr. 7475, Louis Vuitton
 
Lokalt innarbeidede varemerker kan derimot utgjøre en registreringshindring for en etterfølgende søknad. Les mer om lokal innarbeidelse lengre ned på siden.
 
Som hovedregel bør det meste av bruken/innarbeidelsen ha skjedd i Norge, men dokumentasjon på bruk eller innarbeidelse i utlandet kan få betydning for sakens utfall. Det avgjørende er at bruken har medført at merket blir oppfattet som et varemerke i Norge. Dokumentasjon som kun viser bruk eller innarbeidelse i utlandet vil normalt ikke være tilstrekkelig. 

Tidspunktet for når bruken eller innarbeidelsen må være gjennomført 

For at et merke skal kunne registreres må det være særpreget både på søknadstidspunktet og på registreringstidspunktet, jf. Rt. 2005 s.1601, Gule Sider, premiss 41. Dette innebærer at bruken må ha skjedd før søknaden ble innlevert og dette må fremgå av dokumentasjonen. Bruk etter dette tidspunktet vil ikke bli tillagt vekt. Unntak kan tenkes for markedsundersøkelser og forskjellige erklæringer som er foretatt kort tid etter søknadstidspunktet, fordi de vil kunne vise kjennskap til merket før søknadens innlevering. 

For å få et innarbeidet varemerke registrert, må det dokumenteres at varemerket er «godt kjent som noens særlige kjennetegn» i Norge. 

Salgstall, markedsandel og markedsføringskostnader, reklamebudsjett, mv. 

Dette er de såkalte "harde fakta" som er godt egnet til å vise omfanget av innarbeidelsen eller bruken og dens geografiske utstrekning. Salgstall osv. har liten verdi hvis det ikke foreligger forholdstall som viser markedsandel, jf. EU-domstolens C-25/05 Storck II, premiss 79. Tallene som dokumenteres må ses i sammenheng med totalmarkedet for de aktuelle varene eller tjenestene. 

Medieomtale, reklamemateriale, brosjyrer, annonser, publikasjoner 

Denne typen dokumentasjon er godt egnet til å vise hvordan merket er brukt og for hvilke varer eller tjenester. Det er viktig å datere slik informasjon og vise hvilke aviser eller TV-kanaler omtalen eller reklamen er hentet fra og hvor ofte reklamen er trykket eller vist. 

Markedsundersøkelser 

Slike undersøkelser kan være svært gode bevis, men det er viktig at spørsmålene som stilles er åpne (ikke ledende). 

Eksempler på åpen og god spørsmålsstilling: Hva forbinder du med SWIX? Hva tenker du på når du hører ordet BIOLA? 

Eksempler på ledende spørsmålsstilling: Kjenner du til varemerket GREEN TRAVEL? Vet du hvem som står bak varemerket 100 % NATURLIG? 

Her forutsettes det at det er snakk om varemerker og ikke beskrivende betegnelser. Patentstyret vil legge en viss vekt på spørreundersøkelsen selv om spørsmålene skulle være noe ledende, men spørreundersøkelser med åpen spørsmålsstilling vil bli tillagt mer vekt. Videre må undersøkelsen utføres i forhold til riktig omsetningskrets, jf. avgjørelse i R-1/2005-4, Hilti. Slike undersøkelser bør være gjennomført før eller rett etter søknadstidspunktet. 

Bruk av merket på internett 

Eksempler: på søkers nettsider, artikler og annonser på ulike nettsteder, medieomtale i nettaviser o.a. 

Denne type dokumentasjon er egnet til å vise relevant varemerkebruk hvis det sendes inn daterte utskrifter av det aktuelle nettstedet. Bakgrunnen for kravet om daterte utskrifter er at slike nettsteder kan være under kontinuerlig forandring og en henvisning til en webadresse vil derfor kun vise bruken på besøkstidspunktet. Videre kan slike webadresser forsvinne eller endres, og dermed miste sin dokumentasjonsverdi. En nyttig nettside for utskrifter av nettsider er www.archive.org. Ved å søke på ”wayback machine” på dette nettstedet får man opp hjemmesiden slik den var på forskjellige datoer. 


 Hvis det sammen med slike utskrifter fremskaffes dokumentasjon på antall reelle besøk (unike brukere) av den norske omsetningskretsen i det aktuelle tidsrommet, vil det styrke saken ytterligere. Tall på antall besøk er viktig fordi vi ellers ikke kan vite hvor mange som har vært inne på det aktuelle nettstedet og sett varemerkebruken. 

Forhandlererklæringer og vitneforklaringer 

Slike erklæringer mottar Patentstyret sjelden og de tillegges normalt liten vekt, jf. EU-domstolens T-262/04 Bic, premiss 78 flg. og Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s. 221 (223). 

Patentstyret har de siste årene sett en økt bruk av markedsundersøkelser som del av dokumentasjon for å underbygge anførsler i varemerkesaker. 

Dette benyttes som del av dokumentasjon i forbindelse med påstand om bruk, innarbeidelse og om varemerket er velkjent (jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, § 3 tredje ledd og § 4 annet ledd). 

I de tilfeller man ønsker å fremlegge en markedsundersøkelse, må informasjon om hvilke kriterier som er valgt og bakgrunnsmateriale fremgå sammen med undersøkelsen. Det er særlig viktig å ta hensyn til følgende kriterier: 

  • Det bør angis hvilken undersøkelsesmetode som er benyttet (postale intervjuer, telefonintervjuer, personlige intervjuer, webbaserte løsninger, omnibus-undersøkelser eller BVA-analyser). 
  • Tidspunktet for undersøkelsen; undersøkelser som er foretatt etter søknadens innleveringsdato eller registreringsdato, må vise hvordan merket ble oppfattet på de nevnte tidligere tidspunkt. 
  • I undersøkelsen må man ha stilt spørsmålene til den relevante målpopulasjonen, m.a.o den relevante omsetningskretsen/gjennomsnittsforbruker for varene eller tjenestene. 
  • I målpopulasjonen må man ha valgt et representativt utvalg (utvalgsramme basert på vitenskapelige utvalgskriterier), normalt med en størrelse på 1 000 til 2 000 personer. 
  • Undersøkelsesspørsmålenes utforming er viktige; disse må forankres i det juridiske vurderingstemaet. Utvalget må forstå det de blir spurt om, for eksempel særpreg. 
  • Det er også viktig å vise om spørsmålene er ledende eller ikke ledende, åpne eller lukkede (faste svaralternativer), uhjulpne eller hjulpne. Ledende eller hjulpne spørsmål har liten, om noen, vekt. 
  • Undersøkelsesspørsmålenes rekkefølge; like viktig er hvilken rekkefølge spørsmålene er stilt. Hvis uhjulpne spørsmål blir stilt etter hjulpne, vil de miste sin verdi. 
  • Hvem som har utført undersøkelsen 
  • Generell informasjon om funnene; for eksempel forklaring av eventuelt grafer og tall som ikke er selvforklarende for den som skal vurdere dette materiale. 

En undersøkelse som er utført etter pålitelige vitenskapelige prinsipper vil kunne være viktig informasjon sammen med annen dokumentasjon, så som markedsandel, omsetningskostnader, markedsføringskostnader, omtale med mer. 

Eksempler på åpen og god spørsmålsstilling: Hva forbinder du med SWIX? Hva tenker du på når du hører ordet BIOLA? 

Eksempler på ledende spørsmålsstilling: Kjenner du til varemerket GREEN TRAVEL? Vet du hvem som står bak varemerket 100 % NATURLIG? 

Her forutsettes det at det er snakk om varemerke og ikke beskrivende betegnelser. 

For ytterligere informasjon se Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett. (Gyldendal 2012) 

Varemerker som er beskrivende og mangler varemerkerettslig særpreg, kan ikke registreres på bakgrunn av en lokalt innarbeidet rettighet. En slik lokalt innarbeidet rettighet kan bare begrunne en tilsvarende lokal enerett, og er ikke grunnlag for en landsdekkende varemerkeregistrering. 

Dette er blant annet slått fast av Patentstyrets annen avdeling i sak nr. 7220, Arendals bryggeri. 

Lokalt innarbeidede varemerker har likevel vern mot forvekselbare merker. Dette betyr at du kan hindre andre i å registrere ditt lokalt innarbeidede varemerke. 

For å hindre andre i å registrere ditt lokalt innarbeidede varemerke kan du sende inn en protest under søknadsbehandlingen eller en innsigelse innen tre måneder etter at varemerket ble kunngjort registrert. 

Hvis du sender inn en protest eller en innsigelse, må du dokumentere at du har en innarbeidet varemerkerettighet. Det er viktig å være oppmerksom på at Patentstyret deretter gjennomfører en vanlig vurdering av forvekselbarhet når vi vurderer om et varemerke er i strid med et innarbeidet varemerke. 

Hvis varemerket har vært kunngjort registrert i over tre måneder, er innsigelsesfristen utløpt. I slike tilfeller kan du ikke sende inn krav om at registreringen er ugyldig på bakgrunn av ditt lokalt innarbeidede varemerke. 

Trenger du hjelp til søknadsprosessen?

Få oversikt over muligheter som finnes for deg, og hvordan du eventuelt bør gå frem for å søke. Patentstyrets eksperter har lang erfaring og vet hva det er lurt å tenke på.