Erstatning / replacement

Forholdet mellom en nasjonal og en internasjonal varemerkeregistrering, varemerkeloven § 73.

Hvis en internasjonal registrering utpeker Norge og det allerede foreligger en norsk registrering for samme innehaver for samme merke og varefortegnelse, vil den internasjonale registreringen få vern i Norge med samme prioritetsdato som den norske registreringen.

Erstatningen kan bli registrert på den internasjonale registreringen (dvs. utpekningen) hvis innehaver ber om det. Det vil da fremgå av den internasjonale registreringen at denne har fått vern med prioritet fra den norske registreringen.

I Madridprotokollen kalles dette "replacement", mens det i den norske varemerkeloven § 73 er oversatt til "erstatning".

Slik erstatning skjer automatisk hvis vilkårene er oppfylt, altså uten at innehaver trenger å be om det og uten at Patentstyret anmerker det i varemerkeregisteret. (Jf. Protokollens art. 4 bis og WIPOs Guide to the Internasjonal Registration of Marks, avsnitt 87.5: "… the replacement is deemed to take place automatically, without any action by the holder being necessary and without any record having to be made of the replacement").

Dette innebærer altså at erstatning gjennomføres uten at dette fremgår av varemerkeregisteret, med mindre innehaveren ber om det. Det vil uansett fremgå av sakens dokumenter hvis kunden ber om erstatning. Hvis vilkårene er oppfylt har erstatning skjedd, og det er i disse tilfellene opp til innehaveren å forsikre seg om at alt er i orden.

Vilkårene for erstatning

Det skal dreie seg om:

  1. Identiske merker
  2. Identisk innehaver
  3. Hele varefortegnelsen i den norske registreringen inngår i utpekningen.
    Hvis den internasjonale registreringen er registrert for varer/tjenester som ikke er omfattet av den nasjonale registreringen, vil den internasjonale registreringen få ulik prioritet for de ulike varene/tjenestene.

  4. Utpekning av Norge for den internasjonale registreringen må ha skjedd mens det nasjonale merket hadde vern i Norge. Det avgjørende er at WIPO har registrert utpekningen av Norge i sitt register, så notifikasjonen behøver hverken være mottatt av Patentstyret eller besluttet gjeldende i Norge. Erstatning kan også kreves 6 måneder etter registreringsperiodens utløp, jf. varemerkeloven § 33.

Erstatning innebærer ikke at det nasjonale merket bortfaller, selv om betegnelsen «erstatning» kan forstås slik. Den nasjonale registreringen kan opprettholdes og fornyes som vanlig hvis dette er ønskelig. Dette går også frem av WIPO's Guide to the International Registration of Marks, avsnitt 87.04:

 

"The reference to the international registration being deemed to replace the national or regional registration is not to be taken as meaning that the registration is suspended or otherwise affected. It remains on the register of the Contracting Party concerned, with all the rights attaching to such a registration, as long as it is renewed by its holder"

Vi anbefaler imidlertid å opprettholde den nasjonale registreringen i hvert fall i den fem-års-perioden hvor den internasjonale registreringen er avhengig av basisregistreringen.

Vi registrerer erstatningen i varemerkeregisteret og kunngjør den i Norsk varemerketidende hvis innehaveren ber om dette og vilkårene for erstatningen er oppfylt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: