Finn varemerker, design, patenter

Del B, Kapittel III - Granskingsprosedyrer

v. 4.1 Del B, Kapittel III - Granskingsprosedyrer


1. Formålet med granskingen

2. Granskingens omfang

2.1 Fullstendighet av granskingen

2.1.1 Granskingens omfang for førstesøknader

2.1.2 Granskingens omfang for søknader som er videreført i Norge

2.1.3 Kriterier for å avslutte granskingen

2.2 Granskingens effektivitet

2.3 Gransking i analoge tekniske områder

2.4 Gransking på internett

3. Gransking av oppfinnelsen

3.1 Grunnlag for granskingen

3.2 Tolkning av krav

3.3 Endrede krav

3.4 Forberedelse til eventuelle endringer av kravene

3.5 Brede krav

3.6 Selvstendige og uselvstendige krav

3.7 Gransking av uselvstendige krav

3.8 Kombinasjon av elementer

3.9 Forskjellige kategorier av krav

3.10 Gjenstander utelukket fra gransking

3.11 Manglende enhetlighet

3.12 Teknologisk bakgrunn

4. Granskingsprosedyre og -strategi

4.1 Analyse av søknaden

4.2 Formelle mangler

4.3 Dokumenter nevnt i søknaden

4.4 Granskingsstrategi

4.4.1 Definere søknadsgjenstanden

4.4.2 Formulering av granskingsstrategi

4.4.3 Omformulering av granskingsstrategien

4.5 Nærmeste kjent teknikk

4.6 Prosedyre etter avsluttet gransking

5. Teknikkens stilling

5.1 Generelt

5.2 Teknikkens stilling - muntlig beskrivelse, etc.

5.3 Prioritet

5.4 Innholdet i anført kjent teknikk

5.4.1 Generelle bemerkninger

5.4.2 Anføring av dokumenter på et vanskelig tilgjengelig språk

6. Supplerende gransking

1. Formålet med granskingen

patl. § 2, første ledd

Formålet med granskingen er å avdekke den aktuelle teknikkens stilling slik at det kan avgjøres om søknadsgjenstanden er ny og innehar oppfinnelseshøyde.

Vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde kan ha direkte innflytelse på hvordan granskingen utføres, se:

(i)  pr. del B, kap.III, punkt 3.6 angående gransking av søknadsgjenstander angitt i uselvstendige krav,

(ii) pr. del B, kap. III, punkt 2.3 angående gransking i analoge tekniske felt

(iii) pr. del B, kap. III, punkt 3.7 angående avslutning av granskingen når kun trivielle og allment kjente detaljer gjenstår

2. Granskingens omfang

2.1 Fullstendighet av granskingen

Granskingen er i all vesentlighet et grundig og altomfattende søk av høy kvalitet som tar sikte på å avdekke alt relevant materiale tilgjengelig før søknadens leveringsdag. En gransking kan imidlertid i praksis ikke alltid bli 100% fullstendig på grunn av faktorer som uunngåelige ufullkommenheter i ethvert databasesystem, og at tidsforbruket og kostnader må holdes innenfor rimelige grenser. Saksbehandleren bør derfor organisere sin gransking og utnytte tiden slik at risikoen for å overse eksisterende relevant tidligere teknikk reduseres til et minimum.

2.1.1 Granskingens omfang for førstesøknader

Omfanget av granskingen er angitt i pr. del B, kap. II og er i overensstemmelse med PCT reglene for internasjonal gransking (Rule 34 PCT) supplert med gransking i det nordiske materialet.

2.1.2 Granskingens omfang for søknader som er videreført i Norge

patl. § 36

Dersom en granskingsrapport fra et annet land eller en internasjonal granskingsmyndighet allerede er tilgjengelig, skal denne legges til grunn ved behandlingen av søknaden. Mottatt resultat av nyhetsgransking i utlandet skal medføre følgende begrensninger i egen gransking:

(i)
Foreligger internasjonal nyhetsgranskingsrapport der NPI har utført granskingen, er det som regel bare nødvendig å granske i norsk materiale med tidligere prioritetsdato enn den foreliggende søknad, og som er publisert etter foreliggende søknads leveringsdag. Dette gjøres for å avdekke eventuelle kolliderende søknader, se pr. del C, kap. IV, punkt 4.2.

(ii)
Foreligger granskingsresultat fra et nordisk land, er det som regel bare nødvendig å komplettere granskingen med norsk materiale.

(iii)
Foreligger internasjonal nyhetsgranskingsrapport, rapport om gransking av internasjonal type, granskingsresultat fra EPO, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, USA eller Østerrike, er det som regel bare nødvendig å komplettere granskingen med nordisk materiale. Det må vurderes fra sak til sak om det er nødvendig med ytterligere gransking og hvor omfattende den eventuelt skal være.

Som en generell regel bør saksbehandler unngå overflødig arbeid og duplisering av arbeid, og stole på de internasjonale granskingsmyndigheters gransking.

2.1.3 Kriterier for å avslutte granskingen

Granskingen kan avbrytes når:

I de tilfeller når søknadsgjenstanden i henhold til alle selvstendige krav er funnet ny og innehar oppfinnelseshøyde etter at gransking i alt obligatorisk granskingsmateriale er gjennomført, skal ikke søknadsgjenstanden i henhold til de uselvstendige krav granskes, se også punkt 3.7.

Saksbehandler må huske på at granskingen ikke kan avbrytes på grunn av manglende oppfinnelseshøyde. Om søknadsgjenstanden oppfyller nyhetskriteriene, og det oppstår spørsmål om oppfinnelseshøyde, må alle kravene granskes.

2.2 Granskingens effektivitet

Effektiviteten til et hvert søk etter relevante dokumenter er avhengig av hvordan samlingen av dokumenter er inndelt eller kan inndeles. Inndelingen gjør det mulig for saksbehandler å bestemme en gruppe av dokumenter hvor gransking skal foretas. Søkeord, klassifisering, indekseringsord eller bibliografiske data knyttet til siterte dokumenter er basiskomponenter for opprettelse av et relevant dokumentsett. Inndelingen kan ha varig karakter, som for eksempel indekseringskode, klasser eller indekseringstermer, eller den kan være opprettet ut ifra anvendt granskingsstrategi. Granskingsstrategien skal bestemme hvilke deler av granskingsmaterialet som skal tas med i granskingen, og skal dekke alle direkte relevante tekniske områder.

Saksbehandleren kan av økonomiske grunner utøve sitt skjønn, basert på sin kjennskap til den aktuelle teknologi og gjeldende dokumentasjon, til å utelate deler av granskingsmaterialet hvor det er liten sannsynlighet for å finne relevante dokumenter. Et eksempel på dette er dokumenter som er fra tiden før det aktuelle teknologiområdet begynte å utvikle seg. Likeledes behøver saksbehandleren bare å granske ett dokument, også kalt et medlem av en patentfamilie, med mindre det er gode grunner for å anta at det finnes vesentlige forskjeller i innholdet til de forskjellige medlemmene i samme familie. Se også punkt 4, Granskingsprosedyrer- og strategi.

2.3 Gransking i analoge tekniske områder

Det kan være relevant å utvide granskingen til granskingsmateriale som også dekker analoge tekniske områder. Behovet for dette må vurderes av saksbehandleren i hvert enkelt tilfelle. Vurderingen er avhengig av resultatet av granskingen i de deler av granskingsmateriale som først ble tatt i betraktning, se punkt 3.2. Spørsmålet om hvilke teknikker som i hvert enkelt tilfelle anses som analoge, må vurderes i lys av hva som ser ut til å være oppfinnelsens vesentlige tekniske bidrag, og ikke bare spesifikke funksjoner som er angitt i søknaden.
Hovedprinsippet for gransking i analoge tekniske områder er å finne dokumenter som kan være relevante for vurdering av oppfinnelseshøyden til oppfinnelsen som granskes.

2.4 Gransking på internett

Granskingen kan også dekke kilder på internett, inkludert tilgjengelige tekniske tidsskrifter, databaser eller andre aktuelle websider. Omfanget av gransking på internett avhenger av den enkelte søknad, men på noen tekniske områder vil en systematisk gransking på internett være nødvendig, for eksempel innen områder relatert til informasjons- eller programvareteknologi.

Når det granskes i materiale på internett eller andre usikre kilder, må saksbehandleren være svært forsiktig når han formulerer søketermer eller granskingsstrategier, for ikke å ubevisst avsløre konfidensielt materiale, dvs. deler av den upubliserte søknaden.

Dersom dokumenter funnet på internett skal brukes i realitetsbehandlingen, bør saksbehandler skaffe til veie og oppbevare en kopi, se pr. del B, kap. IV, punkt 4.2 (vi) og pr. del C, kap. IV, punkt 4.1.2.3.

3. Gransking av oppfinnelsen

3.1 Grunnlag for granskingen

Granskingen rettes mot oppfinnelsen definert av kravene, siden dette avgjør omfanget av beskyttelsen som vil bli gitt ved meddelelse av patent. For forståelse av kravene kan veiledning hentes i beskrivelsen og eventuelle tegninger.

3.2 Tolkning av krav

Primært vil granskingen være rettet mot gjenstanden beskrevet i kravene sett i lys av beskrivelsen og eventuelle tegninger, men ikke utvides til å omfatte alt som kan utledes av en fagperson etter vurdering av beskrivelsen og tegningene. Saksbehandler skal vurdere innholdet i beskrivelsen for å:

(i)  avklare det tekniske problem som søknaden løser

(ii)  avklare uklare begrep som ikke er definert i kravene

(iii)  sjekke om tekniske termer i kravene går utover den etablerte betydningen av termene

I de tilfeller når førstegangssøknader mangler krav, må saksbehandler ta hensyn til innholdet i hele beskrivelsen.

Formålet med granskingen er å avklare teknikkens stilling slik at det kan avgjøres om oppfinnelsen som søknaden angår er ny og innehar oppfinnelseshøyde, jf. patl. § 2, første ledd. Granskingen skal rettes mot vesentlige trekk ved oppfinnelsen og det tekniske problem som søknaden tar sikte på å løse. Saksbehandler må ta hensyn til at det tekniske problem formulert av søker kan endres under granskingen, se pr. del C, kap. IV, punkt 5.5.2.

Ved tolkning av kravene under gransking vil granskingen også ta i betraktning kjent teknikk som omfatter velkjente ekvivalenter med samme tekniske effekt som de tekniske trekk ved den påberopte oppfinnelse, se pr. del C, kap. IV, punkt 4.3.2.

Eksempel 1
Er kravet rettet mot en pumpe drevet av en hydraulisk motor, bør granskingen også omfatte tilsvarende pumper drevet av elektriske motorer.

Eksempel 2
Hvis kravet er rettet mot en gjenstand som består av flere deler som er definert ved deres funksjon og/eller oppbygning og kravet fastsetter at enkelte deler er sveiset sammen, bør granskingen også omfatte likeverdige fremgangsmåter for sammenføyning, f.eks. liming eller nagling, med mindre det er klart at sveising gir bestemte fordeler og er et vesentlig trekk ved oppfinnelsen.

3.3 Endrede krav

Hvis en søknad stammer fra en tidligere internasjonal søknad, kan søkeren ha endret den internasjonale søknaden i den internasjonale fase, enten etter å ha mottatt den internasjonale granskingsrapport (Art. 19(1) PCT) eller i forbindelse med den internasjonale patenterbarhetsvurdering (Art. 34(2b) PCT). Søkeren kan angi at han ønsker å videreføre søknaden nasjonalt med endrede krav. I slike tilfeller vil de endrede krav legges til grunn for granskingen, jf. patl. § 37 og pr. del A, kap. V, punkt 2.6.

3.4 Forberedelse til eventuelle endringer av kravene

I prinsipp og så langt det er mulig og rimelig, bør granskingen dekke hele området som kravene er rettet mot, eller områder kravene kan forventes å bli rettet mot etter endringer.

Eksempel
Hvis en søknad som angår en elektrisk krets inneholder ett eller flere krav som bare er rettet mot funksjonen og driftsmåten, og beskrivelsen og tegningene omfatter et eksempel med en detaljert ikke-triviell transistorkrets, må granskingen også omfatte denne kretsen.

3.5 Brede krav

Det bør ikke brukes tid på gransking av brede eller spekulative krav, utover det som er tilstrekkelig beskrevet i søknaden og som er underbygget av beskrivelsen.

Eksempel 1
I en søknad som angår og detaljert beskriver en automatisk telefonsentral, er kravene rettet mot en automatisert kommunikasjonssentral. I dette tilfellet bør ikke granskingen utvides til automatiske telegrafsentraler, datasvitsjingssentraler o.l. bare på grunn av kravets brede ordlyd. En slik utvidet gransking bør bare utføres hvis det er sannsynlig at den kan frembringe et dokument som kan tjene som grunnlag for en rimelig påstand om mangel på nyhet eller oppfinnelseshøyde.

Eksempel 2
Et krav er rettet mot en fremgangsmåte for fremstilling av et «impedanselement». Beskrivelsen og tegningene angår imidlertid bare fremstilling av et motstandselement og gir ikke noen antydninger om hvordan andre typer impedanselementer kan fremstilles ved hjelp av oppfinnelses fremgangsmåte. En utvidelse av granskingen til å omfatte fremstilling av f.eks. kondensatorer, vil normalt ikke være berettiget.

Eksempel 3
Det selvstendige kravet vedrører kjemisk behandling av et substrat. Det fremgår av beskrivelsen eller alle eksemplene at problemet som skal løses er utelukkende knyttet til beskaffenheten til ekte skinn. Granskingen bør derfor ikke utvides til feltene plast, tekstiler eller glass.

Eksempel 4
Beskrivelsen og tegningene i en søknad er rettet mot en lås med en sikkerhetssylinder, mens kravene viser til en innretning som muliggjør indeksering av et første elements vinkelposisjon i forhold til to andre roterende elementer. I dette tilfelle bør granskingen begrenses til låser.

Når kravene mangler tilstrekkelig grunnlag i beskrivelsen i en slik grad at en meningsfylt gransking av hele kravsettets omfang blir umulig, kan saksbehandler, så fremt det er mulig, delvis granske søknadsgjenstanden. Søker må imidlertid opplyses om dette i første realitetsuttalelse under avsnittet Resultatet av granskingen.

3.6 Selvstendige og uselvstendige krav

Granskingen utført i granskingsmaterialet som dekker selvstendige krav, må omfatte alle uselvstendige krav. Uselvstendige krav er begrenset av alle trekk i kravene de avhenger av. Når gjenstanden i et selvstendig krav er ny, vil derfor gjenstandene i de tilknyttede uselvstendige krav også representere noe nytt. Når det ikke er tvil om patenterbarheten av det selvstendige kravet, er det ikke nødvendig å foreta en ytterligere gransking eller nevne dokumenter når det gjelder gjenstanden i de uselvstendige kravene som sådan, se punkt 2.1.3.

Eksempel 1

En søknad som angår et katodestrålerør hvor det selvstendige kravet er rettet mot spesifikke anordninger langs den fremre kant av røret for å lyse opp skjermen, og et uselvstendig krav er rettet mot en spesifikk kobling mellom fremsiden og baksiden av røret, bør saksbehandleren, i granskingsmaterialet som granskes for å se etter belysningsanordninger, også lete etter koblingsanordninger, enten i kombinasjon med belysningsanordningen eller ikke. Dersom det ikke er tvil om opplysningsanordningens patenterbarhet etter denne granskingen, bør saksbehandleren ikke utvide granskingen av tilkoblingsanordningene til annet granskingsmateriale som sannsynligvis kan inneholde materiale angående eller er spesielt rettet på slike tilkoblinger.

Eksempel 2
Hvis det etter granskingen av en søknad som angår en farmasøytisk sammensetning for behandling av negleinfeksjoner, ikke er tvil om patenterbarheten av det selvstendige kravet som angår spesifikke kombinasjoner av aktive ingredienser, vil det ikke være nødvendig å fortsette granskingen etter gjenstander i uselvstendige krav som omhandler bruk av en spesifikk flyktig, organisk løsning som en bærer i sammensetningen.

3.7 Gransking av uselvstendige krav

Dersom det er tvil om patenterbarheten av gjenstanden i henhold til det selvstendige kravet, kan det være nødvendig å fortsette granskingen i andre deler av granskingsmaterialet, for eksempel i én eller flere klasser, for å kunne vurdere om gjenstanden i det uselvstendige krav som sådan er ny og skiller seg vesentlig fra kjent teknikk. En slik spesiell gransking bør ikke foretas for trekk som er trivielle eller generelt kjent i faget. Hvis imidlertid en håndbok eller annet dokument som viser at et trekk som generelt er kjent, raskt kan finnes, bør dette anføres i granskingsrapporten. Når det uselvstendige krav legger til et ytterligere trekk (snarere enn å gi flere opplysninger om et element som allerede er nevnt i det selvstendige kravet), må det uselvstendige krav vurderes i kombinasjon med trekkene i det selvstendige kravet og behandles deretter.

3.8 Kombinasjon av elementer

For krav som karakteriseres av en kombinasjon av elementer (f.eks. A, B og C), bør granskingen rettes mot kombinasjonen. Ved gransking i relevante deler av granskingsmaterialet i denne hensikt, skal delkombinasjoner med de enkelte elementer (f.eks. AB, AC, BC og også A, B og C for seg) granskes samtidig. En gransking i ytterligere deler av granskingsmaterialet, enten etter delkombinasjoner eller etter enkeltelementer i kombinasjonen, bør bare utføres hvis det fremdeles er nødvendig for å få fastslått elementenes nyhet i henhold til vurdering av om selve kombinasjonen skiller seg vesentlig fra kjent teknikk.

3.9 Forskjellige kategorier av krav

Når søknaden inneholder krav av forskjellige kategorier, må alle disse omfattes av granskingen. Hvis imidlertid et produktkrav tydelig ser ut til å være både nytt og ikke nærliggende, bør saksbehandleren ikke granske krav for fremstillingen eller bruken av produktet, jf. pr. del C, kap.IV, punkt 5.7. Hvis søknaden bare inneholder krav i én kategori, kan det være ønskelig å ta med andre kategorier i granskingen.

Eksempel
I et krav rettet mot en kjemisk prosess kan det antas at:

(i)  utgangsproduktene danner del av teknikkens stand og ikke behøver å granskes,

(ii)  mellomproduktene granskes bare når de utgjør gjenstanden i ett eller flere krav,

(iii)  sluttproduktene vil alltid måtte granskes, unntatt når de åpenbart er kjent.

3.10 Gjenstander utelukket fra gransking

patl. §§ 1, 1a, 1b

Dersom søknadsgjenstanden verken er en oppfinnelse i patentrettslig forstand, se pr. del C, kap. IV, punkt 2, eller er industrielt anvendbar, se pr. del C, kap. IV, punkt 3 skal den ikke granskes.

I tillegg er søknadsgjenstander som i henhold til Patentloven ikke kan patenteres, unntatt fra gransking (patl. § 1, femte ledd, første setning, patl. § 1, sjette ledd, første og andre setning, patl. § 1a, første ledd og patl. § 1b).

Et unntak er fremgangsmåtekrav for behandling av mennesker eller dyr, som ikke er patenterbare ifølge patl. § 1 sjette ledd. Et slikt krav kan likevel bli gransket, men det forutsetter at fremgangsmåtekravet angir en ny effekt/anvendelse av et virkestoff og at den nye effekten er mulig å granske. I slike tilfeller går vi ut ifra at fremgangsmåtekravet vil bli omformulert som et krav ved senere medisinsk anvendelse. Dersom kravene er granskbare, må dette indikeres i kommentarfeltet i granskingsrapporten:

Kommentarer (norsk) / Comments (Norwegian):

Selv om krav 1-6 er rettet mot fremgangsmåte for behandling av mennesker eller dyr (patl. § 1 sjette ledd) er kravene blitt gransket basert på den påberopte effekt av forbindelsen/sammensetningen. Det forutsettes at kravene omformuleres som krav ved senere medisinsk anvendelse.

Comments (English):

Although claims 1-6 are directed to a method of treatment of the human/animal body (Patents Act Section 1 subdivision 6), the search has been carried out and based on the alleged effects of the compound/composition. The claims must be redrafted as second or further medical use claims.


En meningsfull gransking kan også være umulig når selve søknaden er uklar eller kompleks.

3.11 Manglende enhetlighet

Det at en søknad omfatter flere uavhengige oppfinnelser, jf. patl. § 10 og pf. § 8, kan enten fremkomme før gransking (a priori) ved at det er åpenbart at kravene i søknaden ikke bare angår én oppfinnelse, eller det kan fremkomme etter gransking og patenterbarhetsvurdering (a posteriori). Ved manglende enhetlighet behandles søknadene ulikt ut ifra hva slags type søknad det er. Det vil si om det er en søknad uten prioritet, en søknad med prioritet eller en videreført PCT-søknad, se pr. del C, kap. III, punkt 6.1.1.

Uenhetlighet a posteriori kan forekomme dersom allment tilgjengelig dokumentasjon funnet under granskingen påviser at ett av de selvstendige kravene mangler nyhet eller oppfinnelseshøyde, noe som kan føre til at oppfinnelsene ifølge de resterende selvstendige eller uselvstendige kravene i søknaden blir uavhengige.

Dersom granskings- eller patenterbarhetsrapporten fra den internasjonale granskingsmyndighet (ISA) eller patenterbarhetsmyndighet (IPEA) indikerer at søknaden omfatter flere uavhengige oppfinnelser, og det ikke er betalt tilleggsgebyr i internasjonal fase, skal Patentstyret vurdere om vi er enige i vurderingen. Hvis vi er enige i dette må søkeren betale tilleggsgebyr for å videreføre hele søknaden. Hvis gebyret ikke betales, er kun den første oppfinnelsen videreført, og vi gransker kun denne. Dersom gebyret betales, slik at hele søknaden anses videreført, begrenses granskingen til søknadsgjenstanden som er gransket tidligere (som regel angitt først i kravsettet) se pr. del A, kap. V, punkt 2.5.2.

3.12 Teknologisk bakgrunn

I enkelte tilfeller kan det være ønskelig å utvide gjenstanden for granskingen til å omfatte «den teknologiske bakgrunn» for oppfinnelsen. Denne vil omfatte:

(i)  den innledende delen til det første kravet, det vil si delen forutgående for uttrykket «karakterisert ved»,

(ii)  den tidligere teknikkens stilling nevnt i innledningen av søknadens beskrivelse, som sies å være kjent, men som ikke er identifisert ved spesifikke henvisninger;

(iii)  den generelle teknologiske bakgrunn for oppfinnelsen (ofte kalt den «generelle teknikkens stilling»).

4. Granskingsprosedyre og -strategi

4.1 Analyse av søknaden

Når en søknad tas opp til gransking og vurdering, må saksbehandleren først vurdere søknaden med tanke på å fastslå hva som er oppfinnelsen, se punkt 3. Saksbehandleren skal vurdere omfanget av kravene i lys av beskrivelse og tegninger for å få fastlagt problemet som ønskes løst ved oppfinnelsen, hva som fører til dets løsning og de oppnådde resultater og virkninger, se også punkt 3.4. Når de tekniske trekk som er vesentlige for å løse dette problemet, ikke fremgår av kravene, men kun av beskrivelsen, må søket utvides til å omfatte også disse tekniske trekkene, se også pr. del C, kap.III, punkt 4.3b.

4.2 Formelle mangler

Granskingen foretas etter at formalia er sjekket, se pr. del A, kap.I, punkt 1-3. Hvis saksbehandleren under gransking og vurdering av søknaden finner ut at ytterligere formelle mangler foreligger, må søker informeres om dette i første realitetsuttalelse i avsnittet Formelle mangler.

4.3 Dokumenter nevnt i søknaden

Dokumenter som er nevnt i søknadens beskrivelse, bør granskes hvis de nevnes som utgangspunkt for oppfinnelsen, viser teknikkens stand, viser alternative løsninger av vedkommende problem, eller synes nødvendige for en riktig forståelse av søknaden. Hvis de nevnte dokumenter tydelig bare gjelder detaljer som ikke er direkte relevante for oppfinnelsen, kan de ses bort fra. Hvis det i søknaden nevnes et dokument som ikke er tilgjengelig for saksbehandleren, og dokumentet ser ut til å være vesentlig for en riktig forståelse av oppfinnelsen, i den ustrekning at det ikke vil være mulig å utføre en meningsfull gransking uten å kjenne til dokumentets innhold, bør saksbehandleren be om at en kopi av dokumentet skaffes til veie eller at søker indikerer hvilken del av søknadsgjenstanden som skal granskes, se forøvrig pr. del C, kap. II, punkt 3.4.7. Dersom søker ikke skaffer til veie en slik kopi, og søker ikke klarer å overbevise saksbehandler om at dokumentet ikke er vesentlig for å utføre en meningsfull gransking, må saksbehandleren i realitetsuttalelsen gjøre søkeren oppmerksom på at bare en delvis gransking er utført på grunn av ikke tilstrekkelig beskrivelse av søknadsgjenstanden. Dersom søker skaffer til veie en kopi av dokumentet etter at granskingsrapport og realitetsuttalelse er utferdiget, kan saksbehandler utføre en ytterligere gransking ved neste realitetsuttalelse på den delen av søknadsgjenstanden som opprinnelig ble utelatt fra granskingen.

4.4 Granskingsstrategi

4.4.1 Definere søknadsgjenstanden

Etter å ha fastslått hva oppfinnelsen består i, må saksbehandleren fastsette et mål for granskingen med en definisjon av gjenstanden som skal granskes og granskingsområde. I mange tilfeller kan ett eller flere av kravene i seg selv tjene dette formål, men en generalisering for å dekke alle aspekter ved oppfinnelsens utførelse kan være nødvendig. Samtidig bør det vurderes om søknaden inneholder gjenstander utelukket fra gransking punkt 3.10 eller om søknaden mangler enhet. Eventuelle begrensninger av granskingen må omtales og begrunnes i realitetsuttalelsen. Når søknaden er i en slik stand at det ikke er mulig å utføre en meningsfull gransking, skal det utarbeides en uttalelse før gransking, se pr. del A, kap. I, punkt 3.3.

4.4.1.1 Spesielt om hittil ukjente kjemiske forbindelser

For søknader som angår hittil ukjente forbindelser, for eksempel karakterisert ved en generisk formel (Markush-formel), skal granskingen hovedsakelig rettes mot eksemplifiserte forbindelser, uansett om disse er karakterisert ved data eller ikke, og mot forbindelser som er nevnt med data. Tilhører en stor del av disse forbindelsene én eller noen få klasser, og resten én eller flere andre klasser, kan granskingen begrenses til den eller de klassene hoveddelen av forbindelsene tilhører. Det vil i disse tilfellene ofte være uforholdsmessig tidkrevende å granske i de øvrige klassene. Teoretiske produkter, det vil si produkter som bare er nevnt uten data, men ikke eksemplifisert, granskes vanligvis ikke, med mindre det kan gjøres uten å utvide granskingsprofilen. Hvis søknaden omhandler kun teoretiske produkter, vil granskingen kunne utføres på et senere tidspunkt etter kommunikasjon med søker på grunnlag av et etterinnsendt eksempelmateriale.

Produktkrav på hittil ukjente forbindelser granskes ikke i anvendelsesklassen, med mindre granskingen i produktklassen viser at forbindelsene er kjent fra materiale der den aktuelle anvendelsen ikke er omtalt. Det samme gjelder for anvendelseskrav eller «middel»-krav, som ikke er egentlige «preparatkrav», hvis disse har samme omfang som produktkravet.

4.4.2 Formulering av granskingsstrategi

Saksbehandleren bør starte granskingsprosessen ved å formulere en granskingsstrategi, det vil si en plan som angir hvilke deler av granskingsmaterialet som skal gjennomgås. Klasser og søkeord for granskingen må finnes i første rekke på alle direkte relevante felt, men også på analoge felt.
Ofte er det mulig å anvende forskjellige granskingsstrategier, og saksbehandleren bør utvise sitt skjønn, basert på erfaring og kunnskap om granskingsmaterialet, i vurderingen av hvilken granskingsstrategi som er mest hensiktsmessig å bruke i vedkommende søknad. Det bør prioriteres deler av granskingsmaterialet, basert på klasser og/eller søkeord, hvor det er mest sannsynlig å finne relevante dokumenter. Vanligvis vil oppfinnelsens tekniske hovedfelt få prioritet slik at de delene av granskingsmaterialet som er mest relevante for de spesifikke eksemplene og de foretrukne utførelsene i søknaden granskes først.

Granskingen skal utføres med spesielt henblikk på nyhet, men saksbehandleren må samtidig være oppmerksom på eventuelle dokumenter som er relevante mht. oppfinnelseshøyden. Vedkommende bør også merke seg eventuelle dokumenter som kan være relevante med kun hensyn til nyhet, for eksempel kolliderende søknader, dokumenter publisert i perioden mellom prioritetsdato og leveringsdag, som kan være relevante med hensyn til nyhet og /eller oppfinnelseshøyde, dokumenter som kan bidra til en bedre eller mer riktig forståelse av oppfinnelsen, eller dokumenter som illustrerer den teknologiske bakgrunn. Saksbehandleren bør imidlertid ikke bruke for mye tid til å lete etter slike dokumenter, med mindre det er spesiell grunn til det.

Saksbehandleren bør alltid ta hensyn til det materialet som allerede er funnet ved vurdering om granskingen skal strekke seg til andre, mindre relevante områder.

4.4.3 Omformulering av granskingsstrategien

Saksbehandleren bør kontinuerlig evaluere resultatene av granskingen, og om nødvendig omformulere gjenstanden for granskingen. For eksempel kan valget av klasser som skal granskes, eller rekkefølgen av disse, også måtte endres under granskingen som følge av oppnådde mellomresultater.

Saksbehandleren bør også, ved fortløpende å ta hensyn til de oppnådde granskingsresultater, vurdere om han skal tilnærme seg granskingsmaterialet på en annen måte, for eksempel ved å konsultere:

(i)  dokumenter sitert i relevante dokumenter, for eksempel omtalt i beskrivelsen eller anført i granskingsrapporten til et patentskrift, eller

(ii)  dokumenter som siterer et relevant dokument fremkommet under granskingen.

Saksbehandleren kan også vurdere å rette granskingen mot dokumentasjon utenfor det ordinære granskingsmaterialet, som for eksempel Internett, se punkt 2.4.

4.5 Nærmeste kjent teknikk

Det kan forekomme at saksbehandleren ikke finner dokumenter publisert før den tidligste prioritetsdatoen som foregriper nyhet eller oppfinnelseshøyde for den oppfinnelsen som kreves beskyttet. I slike tilfeller bør saksbehandleren, der hvor det er mulig, i granskingsrapporten anføre i det minste den tidligere kjente teknikk som er funnet under granskingen som viser en løsning på det samme problem som ligger til grunn for den krevde oppfinnelsen og hvor den kjente løsningen teknisk sett ligger nærmest den krevde løsningen («nærmeste kjente teknikk»). Slik tidligere kjent teknikk skal anføres som et A-mothold i granskingsrapporten.

Dersom et slikt dokument ikke kan finnes, bør saksbehandleren anføre som den nærmestliggende kjente teknikk et dokument som løser et problem nært beslektet med problemet som ligger til grunn for den krevde oppfinnelsen, og hvori løsningen teknisk sett er den løsningen som likner mest på løsningen ifølge søknaden som granskes.

Hvor saksbehandleren finner dokumenter som tilfeldig foregriper («incidentally prejudicial») nyheten av den krevde oppfinnelsen, men som ikke vil innvirke på oppfinnelseshøyden etter en endring av søknaden, og saksbehandleren ikke finner noen andre dokumenter foregripende for oppfinnelseshøyden, bør saksbehandleren også gå frem som nevnt i de to avsnittene ovenfor.

Økonomiske grunner tilsier at saksbehandleren bruker sitt skjønn for å avslutte granskingen når det er lite sannsynlig å oppdage relevant tidligere teknikk i forhold til tidsforbruk.

4.6 Prosedyre etter avsluttet gransking

Etter avsluttet gransking må saksbehandleren velge ut dokumentene som skal anføres i granskingsrapporten. Disse skal alltid omfatte de mest relevante dokumentene. Mindre relevante dokumenter anføres når de angår aspekter eller detaljer ved den krevde oppfinnelsen som ikke kan finnes i de allerede anførte dokumentene.

En granskingsrapport kan nå utarbeides for søknaden, se pr. del B, kap. IV.

Det kan fra tid til annen hende at saksbehandleren etter utsendelsen av første realitetsuttalelse oppdager andre relevante dokumenter (f.eks. i en senere gransking av en relatert søknad). Saksbehandleren utarbeider da en ny granskingsrapport, se pr. del B, kap. IV, punkt 4.7.

5. Teknikkens stilling

patl. § 2, andre ledd
pf. § 13

5.1 Generelt

De generelle betraktninger om teknikkens stilling, spesielt når det gjelder bedømmelse av nyhet og oppfinnelseshøyde, er beskrevet i pr. del C, kap. IV, punkt 4.1.1.

5.2 Teknikkens stilling - muntlig beskrivelse, etc.

Ifølge patl. § 2, andre ledd, anses en offentlig, muntlig beskrivelse, bruk, etc. som tidligere teknikk. Imidlertid bør saksbehandler bare nevne en muntlig beskrivelse etc. som tidligere teknikk hvis vedkommende har tilgjengelig en skriftlig bekreftelse på dette. I slike tilfeller skal saksbehandler anta at den skriftlige bekreftelsen gir et riktig bilde av den muntlige beskrivelsen, jf. pr. del C, kap. IV, punkt 4.1.2.2.

5.3 Prioritet

Siden Patentstyret ikke forlanger bekreftelse av prioritetsdatoer ved mottak av søknader, kan det oppstå usikkerhet når det gjelder hvilke av to søknader som er den tidligste. Granskingen etter kolliderende søknader skal derfor omfatte alle relevante søknader som er publisert frem til løpedagen for søknaden under vurdering. For omtale av kolliderende søknader, se pr. del C, kap. IV, punkt 4.2. Dersom publiseringsdatoen for en søknad ligger mellom prioritetsdatoen og løpedagen for søknaden under vurdering må det sjekkes om prioriteten holder, og ansvarlig saksbehandler kan kreve prioritetsdokumentet innlevert, jf. pf. § 13 og pr. del C, kap. IV, punkt 3.

5.4 Innholdet i anført kjent teknikk

5.4.1 Generelle bemerkninger

Vanligvis velger saksbehandler dokumenter som skal nevnes i granskingsrapporten blant de som finnes i granskingsmappene eller som avdelingen har adgang til på annen måte. Det vil derfor ikke være tvil om dokumentenes innhold, siden saksbehandler vanligvis har undersøkt hvert dokument som blir nevnt.

5.4.2 Anføring av dokumenter på et vanskelig tilgjengelig språk

I enkelte tilfeller kan et dokument med ubekreftet innhold anføres, forutsatt at det er berettiget å anta at innholdet er identisk med et annet dokument som saksbehandler har gjennomgått. Begge dokumentene bør i så fall anføres i granskingsrapporten med en "&", jf. pr. del C, kap. IV, punkt 5. I stedet for å gjennomgå det anførte dokumentet publisert før leveringsdato på et vanskelig tilgjengelig språk, kan saksbehandler gjennomgå et tilsvarende dokument (f.eks. et annet medlem av samme patentfamilie, eller en oversettelse av en artikkel) på et mer tilgjengelig språk, men som kan være publisert etter leveringsdato. Saksbehandler kan anta at innholdet i et sammendrag, i fravær av tydelige tegn på det motsatte, finnes i det opprinnelige dokumentet. Saksbehandler bør videre anta at innholdet i en rapport fra en muntlig presentasjon, er i samsvar med presentasjonen.

Før dokumenter på et språk som saksbehandler ikke er fortrolig med anføres, bør vedkommende forvisse seg om at dokumentet er relevant (f.eks. ved oversettelse av en kollega eller maskinelt, via et tilsvarende dokument, eller sammendrag på et kjent språk, eller gjennom en tegning eller en kjemisk formel i dokumentet).

Ved anføring av en maskinoversatt publikasjon, skal søkeren gjøres oppmerksom på at teksten er maskinoversatt. Da skal også publikasjonen på originalspråket vedlegges uttalelsen. Dersom søkeren mener at maskinoversettelsen er feil eller misvisende, må søkeren selv bekoste ny oversettelse av publikasjonen.

6. Supplerende gransking

En nyhetsgransking er ikke fullstendig hvis den er foretatt på et tidspunkt hvor det nyeste relevante materialet ikke er tilgjengelig i granskingsmaterialet. Supplerende gransking foretas for å avdekke om det eksisterer følgende:

  1. Kolliderende/nyhetshindrende norske søknader, d.v.s. søknader innlevert i Norge tidligere (inntil 18 måneder før den søknaden som nyhetsgranskes) eller som har tidligere prioritetsdag enn denne søknadens innleveringsdag, men som er gjort allment tilgjengelig på eller etter denne søknadens innleveringsdag, jf. jf. patl. § 2, andre ledd, andre punktum.
  2. Nyhetshindrende internasjonale søknader (PCT-søknader) som har samme virkning som søknader inngitt i Norge, fra den internasjonale leveringsdagen eller prioritetsdatoen ifølge § patl. 29, forutsatt at søknadene blir videreført i Norge i henhold til PL § 31, se også pr. del C, kap.IV, punkt 4.2.3.
  3. Nyhetshindrende europeiske patentsøknader som har samme virkning som en søknad innlevert i Norge fra leveringsdagen i Det europeiske patentverket, se også pr. del C, kap. IV, punkt 4.2.4. Har søknaden etter den europeiske patentkonvensjonen prioritet fra en tidligere dag enn leveringsdagen, gjelder denne prioriteten også her i riket, jf. patl. § 66f.

Hovedregelen er at saksbehandler ikke utfører supplerende gransking. Norske søkere skal imidlertid gjøres oppmerksomme på muligheten for supplerende gransking, og på anmodning fra søker kan vi utføre en slik gransking.

Supplerende gransking kan utføres ca. 22 måneder etter leveringsdag. Dersom den supplerende granskingen avdekker en publisert PCT-søknad som ikke er videreført i Norge i henhold til patl. § 31, men som vil være nyhetshindrende ved eventuell videreføring, bør søker opplyses om at en slik publikasjon foreligger. I slike tilfeller kan en endelig avgjørelse ikke tas før det er avklart om PCT-søknaden blir videreført i Norge, senest 33 måneder etter leveringsdag.

 

×

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å samle en gruppe kunder hos oss for å få innspill om hvordan tjenestene våre fungerer.
Dato: mandag 20. januar kl. 11-12, ev. per telefon eller videomøte. Deltakere får et gavekort på 500.
Ta kontakt med oss på telefon 22 38 73 00 hvis du vil bidra.

Ja Nei