Finn varemerker, design, patenter

Del C, Kapittel III - Patentkravene

v. 4.5 Del C, Kapittel III - Patentkravene


1. Generelt

2. Kravenes form og innhold

2.1 Tekniske trekk

2.2 Formler og tabeller

2.3 Kravenes form

2.3.1 Kravets innledende del

2.3.2 Kravets karakteriserende del

2.3.3 Todelt form ikke passende

2.3.3.1 Anvendelseskrav

2.3.3.2 Norske «patl. § 2.2.2-søknader»

2.3.3.3 Uselvstendige krav

3. Typer av krav

3.1 Kategorier

3.1.1 Grunnleggende typer krav

3.1.1.1 Produkter og anordninger

3.1.1.2 Fremgangsmåter

3.1.1.3 Anvendelse

3.1.2 Antall selvstendige krav av samme kategori

3.2 Selvstendige og uselvstendige krav

3.2.1 Alternativer i et krav

3.2.2 Selvstendige krav

3.2.2.1 Henvisninger i selvstendige krav

3.2.3 Uselvstendige krav

3.2.3.1 Henvisninger i uselvstendige krav

3.2.3.2 Gruppering av uselvstendige krav

3.2.3.3 Søknadsgjenstanden i de uselvstendige krav

3.2.3.4 Antall uselvstendige krav i en søknad

4. Kravenes klarhet og fortolkning

4.1 Kravenes klarhet

4.2 Tolkning av krav

4.3 Uoverensstemmelse mellom krav og beskrivelse

4.4 Vesentlige trekk

4.4.1 Innvendinger på grunn av manglende vesentlige trekk

4.4.2 Definisjon av vesentlige trekk

4.4.3 Trekk som er underforstått/implisitt

4.5 Uklare angivelser i krav

4.5.1 Relative angivelser

4.5.1.1. Betydning av relative termer

4.5.2. Betydningen av begreper som «ca», «omtrent» eller «i det vesentligste»

4.5.3 Varemerker

4.5.4 Alternative trekk

4.5.5 Et trekk mangler angivelse i ubestemt form (antecedens)

4.6 Resultat som skal oppnås (oppgavemessige krav)

4.6.1 Parametere

4.7 Produkter definert ved fremstillingsmåten («product-by-process»)

4.8 Indirekte produktbeskyttelse

4.9 Forståelsen av uttrykk som «anordning for…» eller «fremgangsmåte for…»

4.9.1a Definisjon av en enhet ved hjelp av (anvendelse sammen med) en annen enhet

4.9.1b Dimensjoner og/eller form definert ved referanse til en annen enhet

4.9.2 Ordet «i»

4.10 Anvendelseskrav

4.11 Henvisninger til beskrivelsen eller tegningene

4.12 Henvisningsbetegnelser til tegningene

4.13 Negativ avgrensning (disclaimer) (materiale eksplisitt unntatt fra beskyttelsesomfanget)

4.14 «Omfattende» i motsetning til «som består av»

4.15 Funksjonelle definisjoner av patologiske tilstander

5. Kravenes støtte i beskrivelsen

5.1 Generalisering i kravene

5.1.1 Rimelig kravomfang

5.1.2 Eksempler på manglende støtte i beskrivelsen:

5.1.3 Angivelse av funksjonelle trekk

5.2 Manglende støtte vs. utilstrekkelig beskrivelse

5.3 Grunnlag kun i krav

5.4 Kravenes rekkefølge og antall krav

6. Oppfinnelsens enhetlighet

6.1 Kravet til enhetlighet

6.1.1 Behandling av ulike typer søknader

6.2 Kriterier for enhetlighet

6.2.1a Enhetlighet ved selvstendige krav av ulik kategori

6.2.1b Enhetlighet ved oppfinnelser av samme kategori

6.2.2 Enhetlighet for uselvstendige krav

6.3 Spesialområder

6.3.1 Mellom- og sluttprodukter

6.3.2 Markush-gruppering

6.3.3 Senere medisinsk anvendelse

6.4 Praktisk vurdering av enhetlighet

6.4.1 Metodikk ved vurdering av enhetlighet

1. Generelt

patl. § 8 andre ledd første punktum

Søknaden skal inneholde patentkrav som angir oppfinnelsen som søkes beskyttet, og som er klare, tydelige og har støtte i beskrivelsen.

Kravene må altså:

a) definere gjenstanden som søkes beskyttet;

b) være klare og tydelige;

c) være understøttet av beskrivelsen.

Patentvernets omfang bestemmes av patentkravene. For forståelse av patentkravene kan veiledning hentes i beskrivelsen og tegningene, jf. patl. § 39.

2. Kravenes form og innhold

pf. § 6

2.1 Tekniske trekk

Hvert patentkrav skal angi de trekk som er nødvendige for å oppnå den tilsiktede virkning.

Kravene må utarbeides på grunnlag av oppfinnelsens tekniske trekk. Dette innebærer at kravene ikke skal inneholde angivelser som f.eks. angår kommersielle fordeler eller andre ikke-tekniske angivelser, men angivelser av formål tillates hvis de hjelper til å definere oppfinnelsen.

Et krav kan omfatte trekk definert ved angivelse av dets funksjon, hvis en fagperson ikke ville ha vanskeligheter med å komme frem til midler som kan anvendes for å oppnå denne funksjonen uten oppfinnerisk innsats. For det spesielle tilfellet at den funksjonelle angivelsen gjelder en patologisk tilstand, se kap. IV, 2b.4.5.

Tidligere beskrevne mikroorganismer og andre organismer som har en taksonomisk betegnelse, angis ved denne betegnelsen.

2.2 Formler og tabeller

Kravene, samt beskrivelsen, kan tillates å inneholde kjemiske eller matematiske formler, men ikke tegninger. Kravene kan tillates å inneholde tabeller, men bare hvis kravgjenstanden er slik at bruken av tabeller er et egnet hjelpemiddel for definisjonen.

2.3 Kravenes form

Det er fast praksis i Norge at patentkrav utformes i én periode. Dette kan gjøre kravene tunge å lese, men har muligens den fordel at det begrenser omfanget av det enkelte krav.

Et krav skal som hovedregel være på en todelt form. Den todelte formen innebærer at kravet omfatter en innledende del og en karakteriserende del.

2.3.1 Kravets innledende del

Den innledende del skal omfatte «en benevnelse på oppfinnelsen», jf. pf. § 6 første ledd nr. 1, dvs. den må inneholde en generell teknisk angivelse som indikerer den type teknikk oppfinnelsen tilhører, for eksempel anordning, apparat, innretning, produkt, sammenstilling, system, fremgangsmåte o.l. Benevnelsen skal etterfølges av en angivelse av den teknikk som oppfinnelsen utgjør noe nytt i forhold til, jf. teknikkens stilling i kap. IV, punkt 4, dersom en slik angivelse er nødvendig, jf. pf. § 6 første ledd nr. 2. Dette innebærer at de tekniske trekk som definerer oppfinnelsen, og som utgjør en del av teknikkens stilling, skal angis i den grad det er nødvendig. Denne angivelsen av teknikkens stilling gjelder bare selvstendige krav og ikke uselvstendige krav, se punkt 2.2.3.3. Det er bare nødvendig å henvise til trekk i den tidligere teknikk som angår oppfinnelsen.

Eksempel:

Hvis f. eks. oppfinnelsen angår et fotografiapparat, men det nye og særegne helt angår lukkeren, vil det være tilstrekkelig å angi i den innledende delen av kravet: «Et fotografiapparat med en fokalplan-lukker». Det er ikke nødvendig å nevne de andre kjente trekkene, som f.eks. linse og søker.

2.3.2 Kravets karakteriserende del

Den karakteriserende delen skal angi de tekniske trekk som, i kombinasjon med trekkene angitt under den innledende del, søkes beskyttet. Dette er trekk som oppfinnelsen bidrar med utover den tidligere kjente teknikk, dvs. det nye og særegne for oppfinnelsen, jf. pf. § 6 første ledd nr. 3. Den karakteriserende delen innledes med ordene «karakterisert ved» e.l.

Hvis et enkelt dokument innenfor teknikkens stilling ifølge patl. § 2 andre ledd, avslører at ett eller flere trekk i den karakteriserende delen av kravet allerede var kjent i kombinasjon med alle trekkene i den innledende delen av kravet, skal saksbehandleren anmode om at slike trekk overføres til kravets innledende del. Det er en forutsetning at denne kombinasjonen i dokumentet har samme virkning som de har i den fulle kombinasjonen ifølge oppfinnelsen. Kan delingen av trekkene i kravet mellom den innledende del og den karakteriserende del utføres på mer enn én måte uten unøyaktighet, bør dette godtas.

2.3.3 Todelt form ikke passende

Med forbehold om det som er angitt i dette punktets siste avsnitt, bør det kreves at den ovennevnte todelte formulering i de selvstendige krav følges, f.eks. når oppfinnelsen innebærer en tydelig forskjell i forhold til en tidligere kjent sammenstilling av deler eller trinn. Oppfinnelsens art kan være slik at denne todelte kravform ikke egner seg, f.eks. på grunn av at den vil gi en misvisende oppfatning av oppfinnelsen eller teknikkens stilling, og det vil derfor heller ikke være hensiktsmessig å innta «karakterisert ved» e.l. i kravet.

Eksempler på unntak fra todelt form:

Eksempel (a):
kombinasjonen av hver for seg kjente, selvstendige enheter, hvor oppfinnelseshøyden bare ligger i kombinasjonen (kombinasjonsoppfinnelser, se kap. IV, punkt 5.2.

Eksempel (b):
modifikasjonen av en kjent kjemisk prosess, f. eks. ved å utelate en substans eller erstatte en substans med en annen.

Eksempel (c):
et system bestående av funksjonsmessig avhengige deler, der oppfinnelseshøyden ligger i endringer i flere av delene eller delenes innbyrdes forhold.

Eksempel (d):
den todelte kravformen kan også være uegnet, hvis oppfinnelsen er en ny kjemisk forbindelse eller en ny gruppe forbindelser.

I eksemplene (a), (b) og (d) kan den todelte kravformen virke kunstig og uegnet, mens i eksempel (c) kan den føre til et unødvendig langt og omstendelig krav.

Det er også sannsynlig at andre tilfeller vil kunne oppstå hvor søkeren kan fremlegge overbevisende grunner for formulering av kravet i en annen form.

Ved vurderingen av om et krav skal oppstilles på den todelte formen, er det viktig å bedømme om denne formen er hensiktsmessig. I denne sammenheng er det viktig å huske på at hensikten med den todelte formen er at leseren tydeligere kan se hvilke trekk ved angivelsen av oppfinnelsen som tilhører teknikkens stilling. Dersom den tidligere kjente teknikk fremgår tydelig av omtalen av tidligere teknikk i beskrivelsen, bør ikke den todelte form forlanges.

2.3.3.1 Anvendelseskrav

Krav av kategori anvendelse bør ikke avfattes på todelt form.

2.3.3.2 Norske «patl. § 2.2.2-søknader»

Det finnes også et andre spesielt tilfelle hvor den todelte kravformen bør unngås. Dette er når den nærmeste tidligere kjente teknikk (teknikkens stilling) er angitt i en tidligere inngitt patentsøknad som kommer innenfor vilkårene i patl. § 2.2.2. En omtale av slik tidligere teknikk skal imidlertid innarbeides i beskrivelsen, se kap. II, punkt 3.2.1.

2.3.3.3 Uselvstendige krav

Siden et uselvstendig krav i seg selv ikke angir alle oppfinnelsens karakteriserende trekk, er uttrykk som «karakterisert ved at» eller «karakterisert ved» ikke nødvendig, men tillatt i et slikt krav.

3. Typer av krav

3.1 Kategorier

pf. § 6 andre ledd

Pf. § 6 andre ledd angir forskjellige kategorier av krav (produkter, anordninger, fremgangsmåter, eller anvendelser). For mange oppfinnelser er det nødvendig med krav i mer enn én kategori for å oppnå full beskyttelse.

3.1.1 Grunnleggende typer krav

Det finnes to grunnleggende typer krav, dvs. krav rettet på en fysisk enhet (produkt, anordning) og krav rettet på en aktivitet (fremgangsmåte, anvendelse).

Den første kategorien av krav, produktkrav, omfatter krav rettet på en forbindelse eller sammensetning (for eksempel en kjemisk forbindelse eller blanding av kjemiske forbindelser) og krav rettet på en fysisk enhet (for eksempel et apparat eller et system av samvirkende apparater).

Eksempler:

«en styringsmekanisme som inneholder en automatisk tilbakekoblingskrets…»;

«et vevd klesplagg omfattende…»;

«et insekticid som består av X, Y, Z»; eller

«et kommunikasjonssystem omfattende et flertall sendere og mottakere».

                                               

Den andre kategorien av krav, fremgangsmåtekrav, gjelder alle typer aktiviteter, for eksempel bruk av et materielt produkt for utføre en fremgangsmåte.

3.1.1.1 Produkter og anordninger

Produkter eller anordninger (f.eks. apparater) skal som regel angis ved sin sammensetning eller konstruktive detaljutforming, men det er ikke nødvendig at hvert trekk uttrykkes ved den begrensning en konstruktiv detaljutforming innebærer. En nærmere angivelse kan skje ved detaljenes funksjon, forutsatt at en fagperson ikke vil ha noen vanskeligheter med å frembringe midler for å utføre funksjonen uten noen oppfinnerisk innsats, se punkt 4.6. For det spesielle tilfellet av en funksjonell definisjon av en patologisk tilstand, se kap. IV, punkt 2b.4.5.

3.1.1.2 Fremgangsmåter

Fremgangsmåtekrav skal karakteriseres ved handlinger. Uselvstendige krav omfatter handlinger uttrykt i det overordnede selvstendige krav.

3.1.1.3 Anvendelse

Krav kan også rettes på en teknisk anvendelse. I patentkrav som gjelder anvendelse, skal det særlige formål som vedkommende produkt eller fremgangsmåte skal anvendes for, angis. Om nødvendig skal det også gis nærmere opplysninger om produktet eller fremgangsmåten.

3.1.2 Antall selvstendige krav av samme kategori

pf. § 7 fjerde ledd

Antallet selvstendige krav er begrenset til ett selvstendig krav i hver kategori. Unntak fra denne bestemmelsen kan det bare gis adgang til ved de spesifikke omstendighetene definert i følgende underavsnitt (i), (ii) og (iii), forutsatt at vilkåret med hensyn til enhetlighet er oppfylt.

Det er en forutsetning for å kunne godta flere selvstendige krav i samme kategori i en søknad at det foreligger et felles, oppfinnerisk konsept og at kravene som helhet oppfyller kriteriene ifølge patl. § 8 andre ledd første punktum om at de skal være klare og tydelige.

Følgende er eksempler på typiske situasjoner som faller inn under omfanget av unntakene fra prinsippet om ett selvstendig krav per kategori:

(i) eksempler på et flertall produkter som er innbyrdes relatert:

-støpsel og stikkontakt

-sender-mottaker

-kjemiske mellom- og sluttprodukter

-gen-gensammensetning-vert-protein-medikament

Uttrykket innbyrdes relatert tolkes å omfatte ulike objekter som utfyller hverandre eller virker sammen. Dette gjelder også apparater, systemer, subsystemer og subenheter av slike systemer, forutsatt at disse er innbyrdes relatert.

(ii) eksempler på et flertall forskjellige oppfinneriske anvendelser av et produkt:

- senere medisinske anvendelser, se kap. IV, 2b.4

- krav rettet på anvendelse av forbindelse X for flere anvendelser, for eksempel for kosmetisk forsterking av hår og for å stimulere hårvekst

(iii) eksempler på alternative løsninger til et spesielt problem:

- en gruppe av kjemiske forbindelser

- to eller flere prosesser for fremstilling av slike forbindelser

Eksempler på akseptable typer av krav:

- Krav rettet på flere metoder som involverer et nytt og oppfinnerisk polypeptid P, f.eks. et enzym som styrer et bestemt trinn i syntesen av en forbindelse:

en fremgangsmåte for fremstilling av polypeptidet P,

en fremgangsmåte for fremstilling av forbindelsen ved bruk av enten det isolerte polypeptid eller vertsceller som uttrykker polypeptidet,

en fremgangsmåte for å velge en vertscelle basert på hvorvidt den uttrykker polypeptidet ifølge oppfinnelsen eller ikke.

- En datasendingsmetode for å sende en datapakke mellom et antall innretninger koplet til en buss,

en datamottaksmetode for mottak av en datapakke mellom et antall innretninger koplet til en buss.

- En bestemt krets og apparat som omfatter denne kretsen.

- Fremgangsmåter for drift av et databehandlingssystem omfattende trinnene A, B, …,

et databehandlingsapparat/-system omfattende midler for utførelse av fremgangsmåten,

et datamaskinprogram [produkt] tilpasset for å utføre fremgangsmåten,

et datamaskinlesbart lagringsmedium/databærer omfattende nevnte program.

 

Merk imidlertid at når flere selvstendige krav er rettet på tilsvarende utførelser som ikke er tilstrekkelig forskjellige (f.eks. datamaskinprogram tilpasset for å utføre nevnte fremgangsmåte, valgfritt overført på et elektrisk bæresignal, og et datamaskinprogram omfattende programvarekode tilpasset for å utføre fremgangsmåtetrinnene A, B, …) vil unntakene i pf § 7 fjerde ledd vanligvis ikke gjelde.


Når saksbehandleren har innvendinger mot antallet selvstendige krav av samme kategori, oppfordres søkeren til å endre kravene i samsvar med dette. Dersom de øvrige selvstendige kravene opprettholdes i svaret på de begrunnede innvendingene, og ingen overbevisende argumenter er frembrakt om at en av de situasjonene som det refereres til i underavsnittene (i) til (iii) kan anvendes, kan søknaden avslås i henhold til
patl. § 8 andre ledd første punktum.

3.2 Selvstendige og uselvstendige krav

pf. § 7 tredje ledd

Alle søknader skal inneholde ett eller flere selvstendige krav rettet mot vesentlige trekk ved oppfinnelsen. Et selvstendig krav kan etterfølges av ett eller flere uselvstendige krav som angår utføringsformer av oppfinnelsen. Uttrykket utføringsform forstås bredt i betydningen av en mer spesifikk angivelse av oppfinnelsen enn den som forekommer i det selvstendige kravet. Det er klart at ethvert uselvstendig krav også må omfatte de vesentlige trekk ved oppfinnelsen, og at de må omfatte alle trekk i det selvstendige kravet det er knyttet til.

3.2.1 Alternativer i et krav

Et krav, enten det er selvstendig eller uselvstendig, kan referere til alternativer, forutsatt at antallet og presentasjonen av alternativene i ett enkelt krav ikke gjør kravet uklart eller vanskelig å forstå og forutsatt at kravet oppfyller vilkåret til enhetlighet, se også punkt 6.2.1b og punkt 6.2.2.
I tilfellet et krav definerer (kjemiske eller ikke-kjemiske) alternativer, dvs. en såkalt «Markush-gruppering», skal oppfinnelsens enhetlighet anses å være til stede dersom alternativene er av liknende natur og tydelig kan bli erstattet av hverandre, se
punkt 6.3.2.

3.2.2 Selvstendige krav

Antall krav må vurderes i forhold til karakteren til den oppfinnelsen som søkes beskyttet. Unødig gjentakelse av ordlyden, f.eks. mellom to selvstendige krav, bør unngås ved å omgjøre ett av kravene til et uselvstendig krav.

3.2.2.1 Henvisninger i selvstendige krav

Et selvstendig krav kan inneholde en henvisning til ett eller flere andre krav.

Eksempel (a):
et krav som henviser til et krav av en annen kategori, f.eks. «apparat for utførelse av fremgangsmåten i krav 1...», eller «fremgangsmåte for fremstilling av produktet i krav 1...».

Eksempel (b):
På samme måte som i eksempelet med støpslet og stikkontakten, se punkt 3.1.2, er et krav på den ene del som henviser til den andre samvirkende del, f.eks. «støpsel for samvirkning med stikkontakten i krav 1...», ikke et uselvstendig krav.

I begge disse eksemplene bør saksbehandleren vurdere i hvilken utstrekning kravet omfatter trekkene i kravet det refereres til.

Patenterbarhet for det selvstendige kravet som det henvises til, betyr ikke at det selvstendige kravet som inneholder henvisningen nødvendigvis er patenterbart.

3.2.3 Uselvstendige krav

Uselvstendige krav skal, innledningsvis, knyttes til ett eller flere foregående krav ved en henvisning. Det uselvstendige kravet omfatter alle trekkene til det eller de andre kravene som det knyttes til.

I følgende tilfeller skal det uselvstendige krav X forstås å omfatte det tekniske innholdet av enten krav 1, 2, 3 eller 4:

 

      «Krav X ifølge ethvert av de foregående krav» (engelsk: 'Claim X according to any preceeding claim')

      «Krav X ifølge ethvert av kravene 1-4» (engelsk: 'Claim X according to any(one) of claims 1-4')

      «Krav X ifølge krav 1, 2, 3 eller 4» (engelsk: 'Claim X according to claim 1, 2, 3 or 4')

 

I følgende tilfeller skal det uselvstendige krav X forstås å omfatte det tekniske innholdet i samtlige krav det henvises til:

 

      «Krav X ifølge krav 1-4» (engelsk: 'Claim X according to claims 1-4')

      «Krav X ifølge krav 1, 2, 3 og 4» (engelsk: 'Claim X according to claim 1, 2, 3 and 4')

3.2.3.1 Henvisninger i uselvstendige krav

Et uselvstendig krav kan enten henvise tilbake til ett eller flere selvstendige krav, til et eller flere uselvstendige krav eller til både selvstendige og uselvstendige krav.

3.2.3.2 Gruppering av uselvstendige krav

Alle uselvstendige krav som henviser til foregående krav skal grupperes sammen i den grad det er praktisk mulig. Arrangementet av gruppene av krav må derfor være slik at tilknytningene av samhørende krav lett kan bestemmes, og kravenes mening ved tilknytningene lett kan tolkes. Hvis arrangementet av kravene er slik at det kan skape uklarhet i angivelsen av gjenstanden som skal beskyttes, bør saksbehandler innvende mot dette.

3.2.3.3 Søknadsgjenstanden i de uselvstendige krav

I alminnelighet bør ikke saksbehandleren, når det selvstendige kravet kan godtas, legge unødvendig mye arbeid i vurderingen av de uselvstendige krav, forutsatt at kravene virkelig er uselvstendige, og at de ikke på noen måte utvider oppfinnelsens beskyttelsesomfang som angitt i det tilhørende selvstendige kravet.

Hvis det brukes den todelte form for det eller de selvstendige krav, kan de uselvstendige krav omfatte ytterligere utføringsformer, ikke bare av den karakteriserende del, men også av innledningen.

3.2.3.4 Antall uselvstendige krav i en søknad

Det kan godtas et rimelig antall uselvstendige krav rettet mot bestemte foretrukne trekk ved oppfinnelsen, men saksbehandleren bør likevel komme med innvendinger mot mange krav av triviell art. Hva som er et rimelig antall krav avhenger av realiteten og omstendighetene i hver enkelt sak. Presentasjonen av kravene må ikke være slik at det blir urimelig vanskelig å bestemme hva som søkes beskyttet.

4. Kravenes klarhet og fortolkning

4.1 Kravenes klarhet

patl. § 8 andre ledd første punktum

Vilkårene i patl. § 8 andre ledd første punktum om at patentkravene skal være klare og tydelige, gjelder de enkelte krav, både selvstendige og uselvstendige, og også kravsettet som helhet.

Det er svært viktig at kravene er klare tatt i betraktning den funksjon de har med å definere gjenstanden som det søkes beskyttelse for, jf. patl. § 39. Derfor må betydningen av angivelsene i et krav, så langt som mulig, være tydelig for en fagperson ut i fra kravets ordlyd alene, se også punkt 4.2 nedenfor.

I betraktning av de forskjeller i beskyttelsesomfang som kan knyttes til de forskjellige kategorier av krav, saksbehandleren forvisse seg om at ordlyden i et krav ikke etterlater noen tvil om dets kategori, jf. pf. § 6 andre ledd. Et krav hvor det er tvil om hvilken kategori det tilhører, er uklart.

Eksempel på ubestemt angivelse:
Et prodrug av forbindelse X er en hvilken som helst forbindelse som in vivo omdannes til forbindelse X. Et krav rettet på «Forbindelse X eller prodrug derav for behandling av sykdom Y», anses å stride mot patl. § 8 andre ledd første punktum. Det vil ikke være klart for en fagperson, uten omfattende eksperimentering, hva som skal omfattes av et slikt krav. Se T 0279/07.

4.2 Tolkning av krav

Hvert krav må leses ved å gi ordene den betydning og omfang som de normalt har innen den angjeldende teknikk, med mindre beskrivelsen ved en uttrykt definisjon eller på annen måte i særlige tilfeller gir ordene en spesiell betydning. Hvis en slik betydning gjelder, skal saksbehandleren, så langt det er mulig, kreve at kravet endres, slik at betydningen blir tydelig ut i fra kravets ordlyd alene. Ved lesing av kravene skal det være mulig å få en teknisk forståelse av oppfinnelsen, selv når forståelsen avviker fra den strengt bokstavelige betydning av ordlyden i kravene.

4.3 Uoverensstemmelse mellom krav og beskrivelse

Enhver uoverensstemmelse mellom beskrivelsen og kravene må unngås, hvis den med hensyn til patl. § 39 kan skape tvil om beskyttelsens omfang i et eventuelt patent, eller alternativt gjør at kravet blir uklart og ikke tilfredsstiller patl. § 8 andre ledd første punktum. Slik uoverensstemmelse kan være av følgende art:

a) Rent språklig uoverensstemmelse:

Eksempel:

En opplysning i beskrivelsen antyder at oppfinnelsen er begrenset til en bestemt egenskap, mens kravene ikke har en slik begrensning. Det legges ikke noen spesiell vekt på denne egenskapen i beskrivelsen, og det finnes ingen grunn til å anta at egenskapen er vesentlig for utførelsen av oppfinnelsen.

I ovennevnte eksempel kan uoverensstemmelsen fjernes enten ved utvidelse av beskrivelsen eller ved avgrensning av kravene.

I tilfeller hvor kravene er mer avgrenset enn beskrivelsen, kan kravene utvides eller beskrivelsen avgrenses.

b) Uoverensstemmelse når det gjelder tilsynelatende vesentlige trekk:

Eksempel:
Det fremgår, enten av alminnelig teknisk kunnskap eller av det som er oppgitt eller antydet i beskrivelsen, at et bestemt teknisk trekk som ikke er nevnt i et selvstendig krav, er vesentlig for utførelse av oppfinnelsen, eller med andre ord er nødvendig for løsning av problemet som oppfinnelsen angår.

I ovennevnte eksempel er kravet uklart, og tilfredsstiller derfor ikke patl. § 8 andre ledd første punktum. Et selvstendig krav må være forståelig ut fra et teknisk synspunkt, i tillegg til at det klart må definere oppfinnelsens gjenstand, dvs. angi alle dens vesentlige trekk, (se T 409/91, T 32/82, OJ 8/1984, 354). Dersom søkeren som svar på en slik uklarhet, f.eks. ved hjelp av tilleggsdokumentasjon eller annen bekreftelse, overbeviser om at trekket faktisk ikke er vesentlig, kan søkeren tillates å opprettholde kravet uendret, og om nødvendig endre beskrivelsen i stedet.

Det kan ikke reises innvending mot det tilfellet hvor et selvstendig krav helt klart omfatter trekk som ikke er vesentlig for utførelse av oppfinnelsen, f.eks. overspesifiseringer. Dette er søkerens valg. Saksbehandleren skal ikke oppfordre til å utvide et krav ved å utelate tilsynelatende uvesentlige trekk.

c) Deler av gjenstanden i beskrivelsen og/eller tegningene er ikke dekket av kravene, noe som ofte kan være tilfelle etter begrensning av kravene på grunn av manglende enhetlighet:

Eksempel:
Alle kravene angir en elektrisk krets som bruker en halvlederinnretning, men én av utførelsesformene i beskrivelsen og tegningene bruker elektroniske rør i stedet.

Uoverensstemmelsen i ovennevnte eksempel kan normalt unngås enten ved å utvide kravene (forutsatt at beskrivelsen og tegningene som helhet gir tilstrekkelig underbyggelse for en slik utvidelse) eller ved å fjerne den «overflødige» gjenstanden fra beskrivelsen og tegningene.

Hvis imidlertid eksempler i beskrivelsen og/eller tegningene, som ikke er dekket av kravene, ikke presenteres som utførelsesformer av oppfinnelsen, men som bakgrunnsteknikk eller eksempler som er nyttige for å forstå oppfinnelsen, kan disse eksemplene tillates opprettholdt.

d) Generelle villedende utsagn, «oppfinnelsens ånd», kravlignende avsnitt:

Generelle utsagn i beskrivelsen som antyder at beskyttelsens omfang på en vag og ikke nøyaktig definert måte kan utvides, er ikke tillatt. Særlig må ethvert utsagn som antyder at beskyttelsens omfang kan utvides til å dekke «oppfinnelsens ånd» eller «alle ekvivalenter» av kravene, fjernes. Kun utsagn som refererer til at rekkevidden av vernet er dekket av «omfanget av kravene» («the scope of the claims») kan være tillatt.

I det tilfellet at kravene er rettet på en kombinasjon av trekk, skal det i beskrivelsen likeledes fjernes ethvert utsagn som ser ut til å innebære at det søkes beskyttelse ikke bare for kombinasjonen som en helhet, men også for de enkelte trekk eller del-kombinasjoner av disse.

Kravlignende avsnitt på slutten av beskrivelsen må også fjernes før meddelelse av patent, da disse kan føre til uklarhet med hensyn til det faktiske beskyttelsesomfang.

4.4 Vesentlige trekk

4.4.1 Innvendinger på grunn av manglende vesentlige trekk

Kravene, som definerer gjenstanden som søkes beskyttet, må være tydelige, som ikke bare betyr at et krav må være forståelig fra et teknisk synspunkt, men også at det klart må definere alle de vesentlige trekk ved oppfinnelsen (se T 32/82).

4.4.2 Definisjon av vesentlige trekk

Vesentlige trekk i et krav er de som er nødvendige for å oppnå en teknisk effekt som ligger til grunn for løsningen av det tekniske problem søknaden angår. Det selvstendige kravet må derfor inneholde alle trekk som er beskrevet eksplisitt i beskrivelsen som nødvendig for å utøve oppfinnelsen.

Hvis kravet er rettet på en fremgangsmåte for å fremstille produktet ifølge oppfinnelsen, skal den krevde fremgangsmåten være slik at når den utføres av en fagperson, resulterer i det bestemte produktet. Ellers vil det eksistere en innebygget inkonsekvens og derfor mangel på klarhet i kravet.

Der hvor patenterbarheten avhenger av en teknisk effekt, må kravene utformes slik at de omfatter alle de tekniske trekkene ved oppfinnelsen som er vesentlige for oppnåelsen av den tekniske effekten (se T 32/82, OJ 8/1984, 354).

4.4.3 Trekk som er underforstått/implisitt

Et selvstendig krav skal tydelig angi alle trekk som er nødvendige for å definere oppfinnelsen, unntatt dersom slike trekk fremgår av de benyttede betegnelsene. F.eks. behøver ikke et krav rettet på «en sykkel» nevne tilstedeværelsen av hjul.

I tilfellet av et produktkrav, hvor oppfinnelsen ligger i en modifikasjon av et velkjent produkt, er det tilstrekkelig hvis kravet tydelig identifiserer produktet og spesifiserer hva som modifiseres og på hvilken måte. Lignende vurderinger gjelder krav rettet på apparater.

4.5 Uklare angivelser i krav

4.5.1 Relative angivelser

Relative eller lignende uttrykk, som «tynn», «bred» eller «sterk» utgjør en potensiell uklarhet på grunn av at meningen kan forandres avhengig av sammenhengen. For at disse uttrykkene skal tillates, må meningen være tydelig i sammenheng med hele innholdet av søknaden eller patentet.

Hvis et relativt eller lignende uttrykk, brukes som det eneste trekk som skiller søknadsgjenstanden i et krav fra tidligere kjent teknikk, innvendes det mot manglende klarhet, med mindre uttrykket har en velkjent betydning innen angjeldende teknikk, f.eks. «høyfrekvent» når det gjelder en forsterker. Der hvor det relative uttrykket ikke har noen velkjent betydning, bør det erstattes med en mer presis ordlyd funnet annetsteds i den opprinnelige søknaden. Finnes det ikke noe grunnlag i søknaden for en klar definisjon, og angivelsen ikke er det eneste trekket som skiller oppfinnelsen fra tidligere kjent teknikk, kan den normalt beholdes i kravet. En utelatelse av angivelsen vil kunne føre til en utvidelse av gjenstanden utover innholdet i søknaden slik den ble inngitt, og stride mot patl. § 13, se pr. del C, kap. VII, punkt 3.2

4.5.1.1. Betydning av relative termer

Når bruk av relative uttrykk tillates i et krav, tolkes uttrykket minst mulig restriktivt ved vurdering av omfanget av søknadsgjenstanden i kravet. Som en følge av dette, vil et relativt uttrykk i de fleste tilfeller ikke være begrensende.

Eksempel:

Uttrykket «en tynn metallplate» er ikke begrensende for «metallplate» i forhold til tidligere kjent teknikk: en metallplate er «tynn» bare når den sammenlignes med en annen, og definerer ikke en objektiv og målbar tykkelse. En metallplate som er tre millimeter tykk er tynn når den sammenlignes med en plate som er fem millimeter tykk, men tykk når den sammenlignes med en plate som er én millimeter tykk.

Eksempel:

Når «et element montert nær enden av en lastebil» vurderes, er dette elementet montert 1 mm, 10 cm eller 2 m fra enden av lastebilen? Den eneste begrensningen i et slikt uttrykk er at elementet må være nærmere enden enn fronten på lastebilen, dvs. elementet kan være montert hvor som helst på bakre halvdel av lastebilen.

Eksempel:

Det å definere et materiale som «elastisk» begrenser ikke nødvendigvis type materiale, fordi elastisitet er en iboende egenskap hos et hvilket som helst fast materiale målt ved Youngs modul. Dette gjelder alt fra gummi til diamant.

4.5.2. Betydningen av begreper som «ca», «omtrent» eller «i det vesentligste»

Når begreper som «ca» eller «omtrent» er benyttet i forbindelse med en bestemt verdi (f.eks. «ca» 200ºC) eller et område (f.eks. «ca x til ca y»), tolkes verdien eller området å være så nøyaktig som metoden som er benyttet for å måle. Hvis ingen feilmargin er spesifisert i søknaden vil uttrykket «ca 200ºC» tolkes som tilsvarende avrundet som «200ºC». Hvis feilmargin er spesifisert i søknaden må disse benyttes i kravet i stedet for begrepet omfattende «ca» eller lignende. Hvis ikke, gjelder som for tallverdier generelt, at fagpersonen vet at tallverdier relatert til målinger har en feilmargin og derfor benyttes den generelle konvensjonen i den vitenskapelige og tekniske litteraturen, nemlig at det siste desimaltallet til en numerisk verdi indikerer grad av nøyaktighet. Når verdier formulert som intervaller skal tolkes, vil fagpersonen bruke samme tilnærming.

Eksempel:

Maksimum feilmargin for en måling på 3,5 cm blir dermed 3,45 cm – 3,54 cm.

4.5.3 Varemerker

Bruk av varemerker og lignende uttrykk i kravene tillates ikke, da det i løpet av patentets beskyttelsesperiode ikke kan garanteres for at produktet eller det henviste trekk ikke blir modifisert samtidig som navnet opprettholdes. De nevnte uttrykk kan unntaksvis tillates hvis bruken er uunngåelig og de generelt er anerkjent for å ha en presis betydning. Om effekten av referanse til varemerker på betingelsene i patl. § 8, se  kap. II, punkt 3.4.5. Se punkt 3.4.6 om ansvaret for å påse at registrerte varemerker erkjennes som sådanne i beskrivelsen.

4.5.4 Alternative trekk

Uttrykk som «fortrinnsvis», «for eksempel», «så som» eller «nærmere bestemt», vurderes nøye for å være sikker på at de ikke innfører tvetydighet. Uttrykk av denne typen har ikke noen begrensende virkning på et kravs omfang, dvs. at trekk angitt etter et slikt uttrykk utelukkende skal anses som alternativer.

4.5.5 Et trekk mangler angivelse i ubestemt form (antecedens)

For at et patentkrav ikke skal være uklart må en angivelse i bestemt form i kravet, for eksempel «kanonen», «tannhjulet» eller «fastgjøringen», som regel alltid ha en angivelse i ubestemt form tidligere i kravet eller i et tilknyttet foregående krav. I dette eksempelet vil forgjengeren være «kanon», «tannhjul» og «fastgjøring».

Unntaket fra vilkåret om antecedens kan være i de tilfeller hvor en angivelse i et patentkrav er generisk (artsmessig). For eksempel vil angivelse av en «sykkel» i et patentkrav vanligvis innbefatte angivelsen av «hjul», og kravet eller tilknyttete krav vil derfor kunne angi «hjulet» eller «hjulene» uten at kravet blir uklart. Se også punkt 4.4.3

4.6 Resultat som skal oppnås (oppgavemessige krav)

Angivelsen av det som søkes beskyttet ved kravene må være så presis og bestemt som oppfinnelsen tillater. Generelt tillates ikke krav som forsøker å definere oppfinnelsen ved et resultat som skal oppnås - særlig hvis de bare strekker seg til å kreve vernet det tekniske problem som oppfinnelsen skal løse. Imidlertid kan de tillates dersom oppfinnelsen enten bare kan defineres ved slike angivelser eller på annen måte ikke kan defineres mer nøyaktig uten unødig å begrense omfanget av kravene. Det kreves i slike tilfeller at resultatet er slik at det direkte og sikkert kan bekreftes ved prøver eller prosedyrer tilstrekkelig angitt i beskrivelsen eller kjent for en fagperson og som ikke krever unødig eksperimentering (se T 68/85, OJ 6/1987, 228).

Eksempel:
En oppfinnelse angår et askebeger som en stumpet sigarett med sikkerhet vil slukkes i på grunn av askebegerets form og relative dimensjoner. Form og dimensjoner kan variere betydelig og på en måte som er vanskelig å definere, men fremdeles gi den ønskede virkning.

Så lenge kravet angir askebegerets konstruksjon og utforming så tydelig som det er mulig, kan kravet definere de relative dimensjonene ved henvisning til resultatet som blir oppnådd, forutsatt at beskrivelsen omfatter tilfredsstillende anvisninger, slik at fagpersonen kan bestemme de nødvendige dimensjonene ved hjelp av rutinemessige prøveprosedyrer.

Disse tilfellene må skilles fra dem hvor produktene er definert av resultatet som skal oppnås og resultatet i hovedsak utgjør problemet som ligger til grunn for søknaden. Det er etablert rettspraksis at et selvstendig krav må indikere alle søknadsgjenstandens vesentlige trekk (se G 2/88, 2.5 og G 1/04, 6.2). Patl. § 8 andre ledd første punktum gjenspeiler også det generelle prinsippet om at omfanget av eneretten som er tildelt ved et patent, som definert i kravene, skal stå i forhold til det tekniske bidraget til teknikken. Det skal ikke omfatte teknikk som etter å ha lest beskrivelsen fortsatt ikke ville være tilgjengelig for en fagperson (T 409/91, 3.3). Hvis et selvstendig krav definerer produktet ved resultatet som skal oppnås, og resultatet i hovedsak utgjør det problem som ligger til grunn for søknaden, må kravet angi de vesentlige trekkene som er nødvendige for å oppnå det resultat som søkes beskyttet (T 809/12, begrunnelse 2.6- 2.9.2), se også punkt 4.4.

De ovenfor nevnte betingelser for å tillate definering av søknadsgjenstanden ved det resultat som skal oppnås, er forskjellige fra betingelsene som stilles for å kunne tillate at søknadsgjenstanden defineres ved funksjonelle trekk, se punkt 5.1.3.

4.6.1 Parametere

Se punkt 3.1

Når oppfinnelsen angår et produkt, kan den bli definert i et krav på forskjellige måter, nemlig som et kjemisk produkt ved dets kjemiske formel, som et produkt av en fremgangsmåte (hvis ingen klarere definisjon er mulig, se også punkt 4.7) eller i unntakstilfelle av sine parametere.

Parametere er karakteriserende verdier som kan være verdier på direkte målbare egenskaper (f.eks. smeltepunktet til en substans, bøyestivheten i et stål, motstanden i en elektrisk leder), eller være definert som mer eller mindre kompliserte matematiske kombinasjoner av flere variabler i form av formler.

Karakterisering av et produkt hovedsakelig ved dets parametere, tillates i alminnelighet ikke. Det tillates bare i de tilfeller hvor oppfinnelsen ikke tilstrekkelig kan defineres på annen måte, forutsatt at disse parameterne tydelig og pålitelig kan bestemmes enten ved indikasjoner i beskrivelsen eller ved objektive prosedyrer som er vanlig innen teknikken (se T 94/82, OJ 2/1984, 75). Det samme gjelder et fremgangsmåte-relatert trekk som defineres av parametere. Tilfeller hvor uvanlige parametere brukes eller tilfeller hvor apparatet som brukes for måling av parameterne ikke er tilgjengelig, skal i utgangspunktet innvendes mot på grunn av manglende klarhet, fordi det ikke kan foretas noen meningsfull sammenligning med teknikkens stilling. Slike tilfeller kan også skjule mangel på nyhet, se kap. IV, punkt 4.3.2.

Bruk av uvanlige parametere kan imidlertid tillates hvis det er tydelig fra søknaden at en fagperson ikke ville ha problemer med å utføre de fremlagte testene og dermed ville være i stand til å fastslå den eksakte mening av parameteren og til å sammenligne med tidligere kjent teknikk (T 231/01). Videre ligger ansvaret for å påvise at en uvanlig parameter virkelig skiller oppfinnelsen fra kjent teknikk, hos søker. I slike tilfeller kan tvilen ikke komme søker til gode.

I prinsippet er kjennskap til metoder for måling av parameterne nødvendig for at en definering ved angivelse av parametere skal være utvetydig. Metoden for, og middelet for å måle parameterverdier, behøver imidlertid ikke angis i kravene, men i beskrivelsen, når:

a) beskrivelsen av målemetoden er så lang at inkludering i kravet vil gjøre kravet uklart eller vanskelig å forstå. I disse tilfellene skal kravet inneholde en henvisning til beskrivelsen i samsvar med punkt 4.11.

b) fagpersonen vil vite hvilken metode som skal brukes, f.eks. fordi det bare finnes en metode, eller fordi en spesiell metode vanligvis brukes, eller

c) alle kjente metoder gir samme resultat (innenfor målenøyaktighetens grenser)

I alle andre tilfeller skal målemetoden være omfattet av kravene, ettersom kravene skal definere gjenstanden som det søkes beskyttelse for, jf. patl. § 8 andre ledd første punktum.

4.7 Produkter definert ved fremstillingsmåten («product-by-process»)

Foreligger det betydelige definisjonsvanskeligheter, kan et produkt, særlig et kjemisk produkt, angis ved fremstillingsmåten for produktet («product-by-process»), om nødvendig kombinert med andre parametere for produktet.

Krav på produkter definert ved en fremgangsmåte for fremstilling, er bare tillatt hvis produktene som sådanne oppfyller vilkårene til patenterbarhet, dvs. at de blant annet er nye og oppfinneriske. Et krav som definerer et produkt ved trekkene til en fremstillingsmåte skal derfor tolkes som et krav på produktet som sådan. Oppfinnelsens tekniske innhold ligger ikke i fremgangsmåten, men heller i de tekniske egenskapene som tilføres produktet ved fremstillingen.

Krav rettet på planter og dyr fremstilt ved en fremgangsmåte som involverer et trekk som overfører et teknisk trekk til produktet, er unntatt fra patentering dersom fremgangsmåten også involverer et vesentlig biologisk trekk.

Et produkt anses ikke som nytt bare ved at det produseres ved hjelp av en ny fremgangsmåte (se T 150/82, OJ 7/1984, 309).

Et krav som definerer et produkt ved hjelp av en fremgangsmåte, skal, uavhengig om utrykkene «kan oppnås», «oppnådd», «direkte oppnådd» eller tilsvarende ekvivalente begreper brukes i «product-by-process» kravet, anses å være et krav på produktet som sådan og gi en absolutt beskyttelse for produktet (se T 20/94).

Ansvaret for å påvise at et produkt definert ved fremgangsmåten for fremstilling skiller seg fra produkter som er tidligere kjent, ligger hos søker, som må vise at modifisering av parametere i fremgangsmåten for fremstilling resulterer i et annet produkt, for eksempel ved å vise tydelige forskjeller i produktenes egenskaper (se T205/83). Saksbehandler skal likevel gi begrunnelse for en eventuell innvending mot manglende nyhet for produktet (se G1/98, T828/08).

4.8 Indirekte produktbeskyttelse

patl. § 3 første ledd nr. 3

Dersom gjenstanden i et norsk patent er en fremgangsmåte, strekker patentbeskyttelsen seg til produktene direkte oppnådd ved hjelp av en slik fremgangsmåte, i henhold til patl. § 3 første ledd nr.3. Bestemmelsene i denne paragrafen forstås å gjelde fremgangsmåter for fremstilling av produkter som er helt forskjellige fra utgangsmaterialene så vel som enkelte fremgangsmåter som bare frembringer overflateendringer (f.eks. galvanisering, belegging).

Å vaske, desinfisere og impregnere mot insektangrep er eksempler på fremgangsmåter som ikke bør anses som fremgangsmåter som gir indirekte produktbeskyttelse.

4.9 Forståelsen av uttrykk som «anordning for…» eller «fremgangsmåte for…»

Hvis et krav begynner med ord som: «Anordning for utførelse av fremgangsmåten...», må dette kun forstås å bety kun en anordning som egner seg for utførelse av fremgangsmåten. En anordning som forøvrig innehar alle trekkene angitt i kravet, men som ikke egner seg for det angitte formål, eller som krever modifisering for å sette det i stand til å bli brukt for dette formål, anses normalt ikke å foregripe anordningen ifølge kravet.

Liknende vurderinger gjelder et krav på et produkt for en bestemt bruk:

Eksempel:
Hvis et krav henviser til en «støpeform for smeltet stål», innebærer dette enkelte begrensninger for støpeformen. Derfor er et isterningbrett av plast med et smeltepunkt som er mye lavere enn for stål, ikke innenfor kravet.

Likeledes må et krav rettet på en substans eller sammensetning for en bestemt bruk, forstås å bety en substans eller sammensetning som faktisk egner seg for den oppgitte bruken. Et kjent produkt som ved første øyekast er det samme som substansen eller sammensetningen definert i kravet, men som er i en form som gjør det uegnet for den oppgitte bruk, fratar ikke kravet nyhet. Men dersom det kjente produkt er i en form hvor det faktisk egner seg for den oppgitte bruk, selv om det aldri har blitt beskrevet for dette formål, fratar det kravet nyhet.

Et unntak fra dette generelle tolkningsprinsipp, er der hvor kravet er rettet på en kjent substans eller sammensetning for bruk i en kirurgisk, terapeutisk eller diagnostisk fremgangsmåte, se kap. IV, punkt 2b.3.

Tilsvarende, for dataprosessering/dataprogram, vil apparat tilpasset en funksjon («omfattende midler for …») tolkes som at apparatet er tilpasset til å utføre de aktuelle trinn/funksjoner, heller enn bare å være egnet til å utføre disse.

I kontrast til et apparat- eller produktkrav, vil et krav rettet på en fremgangsmåte, for eksempel en fremgangsmåte for omsmelting av galvaniske sjikt, ikke foregripes ved vurdering av nyhet, av en tilsvarende fremgangsmåte for omsmelting som er kjent benyttet til et annet formål, selv om denne tidligere kjente fremgangsmåten egner seg for omsmelting av galvaniske sjikt. I et krav med ordlyden «Fremgangsmåte for omsmelting av galvaniske sjikt» skal således «for omsmelting» forstås som et funksjonelt trekk vedrørende omsmeltingen av galvaniske sjikt, og vil følgelig definere ett av fremgangsmåtetrinnene i den beskyttede fremgangsmåten (se T 848/93 side 7 og 8. Se også T 268/13).

For et krav som er rettet på en fremgangsmåte eller prosess, kan det å indikere en anvendelse av fremgangsmåten i beste fall anses som begrensende i den grad at fremgangsmåten er egnet for denne anvendelsen (se T 304/08). Et slikt krav foregripes derfor av tidligere kjent teknikk som beskriver en fremgangsmåte som er egnet for en slik anvendelse selv om den spesifikke anvendelsen ikke er nevnt.

4.9.1a Definisjon av en enhet ved hjelp av (anvendelse sammen med) en annen enhet

Et krav rettet på en fysisk enhet (produkt, anordning) kan søke å definere oppfinnelsen ved henvisning til trekk som angår en annen enhet som ikke utgjør noen del av den krevde enhet, men som er relatert til den ved anvendelse (f.eks. et sylindertopplokk til en motor, hvor sylindertopplokket defineres ved trekk angående dets plassering i motoren).

Siden den første enheten ofte kan produseres og markedsføres uavhengig av den andre, vil det vanligvis være mulig å oppnå selvstendig beskyttelse ved å formulere kravene hensiktsmessig (f.eks. ved å erstatte «tilkoblet» med «kan tilkobles»). Den andre enhetens trekk skal anses begrensende for søknadsgjenstanden ifølge kravet bare dersom kravet rettes mot en kombinasjon av den første og andre enheten (f.eks. «motor med et sylindertopplokk» eller «motor omfattende et sylindertopplokk»).

4.9.1b Dimensjoner og/eller form definert ved referanse til en annen enhet

Det kan være tillatt å definere dimensjonene og/eller formen av en første enhet i et selvstendig krav ved generell henvisning til dimensjonene og/eller tilsvarende form av en annen enhet som ikke er del av den krevde første enhet, men som er relatert til denne gjennom bruk. Dette gjelder spesielt der hvor størrelsen av den andre enheten på en eller annen måte er standardisert (for eksempel en monteringsbrakett for et nummerskilt på en bil, hvor brakettrammen og festeelementene defineres i forhold til nummerskiltets ytre form).

Dessuten kan henvisninger til andre enheter som ikke anses som gjenstand for standardisering, også være tilstrekkelig klare i tilfeller hvor en fagperson vil ha små vanskeligheter med å forstå avgrensningen av beskyttelsesomfanget for den første enheten (f.eks. i tilfelle med et overdekke for en rundballe i jordbruket, hvor lengden og bredden av overdekket og hvordan det brettes, defineres med henvisning til ballens omkrets, bredde og diameter, se T 455/92, ikke publisert i OJ). Det er ikke nødvendig for slike krav å inneholde de nøyaktige dimensjonene av den andre enheten, og de behøver heller ikke å henvise til en kombinasjon av den første og andre enheten. Angivelse av lengde, bredde og/eller høyde for den første enheten uten henvisning til den andre ville føre til en utilsiktet begrensning av beskyttelsesomfanget.

4.9.2 Ordet «i»

For å unngå tvetydighet, utvises spesiell omhyggelighet ved vurdering av krav som bruker ordet «i» for å definere forholdet mellom forskjellige fysiske enheter (produkt, anordning) eller mellom enheter og aktiviteter (fremgangsmåte, anvendelse) eller mellom forskjellige aktiviteter. Eksempler på krav som er ordlagt på denne måten, innbefatter følgende:

a) Sylinderhode i en firetaktsmotor...

b) I et telefonapparat med en automatisk oppringer, oppringningstonedetektor og funksjonskontroll, der oppringningstonedetektoren omfatter ...

c) I en fremgangsmåte som gjør bruk av en elektrodemateanordning for et buesveiseutstyr, der en fremgangsmåte for å styre buesveisestrømmen og spenningen omfatter følgende trinn: ...

d) I en (et) fremgangsmåte/system/apparat e.l. ... der forbedringen består av ...

I eksemplene a) til c) er det de fullt-fungerende underenhetene (sylinderhode, oppringningstonedetektor, fremgangsmåte for styring av buesveisestrøm og spenning) som er vektlagt, snarere enn hele enheten som rommer underenheten (firetaktsmotoren, telefonen, fremgangsmåten). Dette kan gjøre det uklart om denne søkte beskyttelse er begrenset til underenheten som sådan, eller om hele enheten skal beskyttes.

For klarhets skyld må krav av denne type enten rettes på:

en enhet med (eller omfattende) en underenhet

(f.eks. «firetaktsmotor med et sylinderhode»),

Eller rettes på

underenheten som sådan, ved å angi dens formål

(f.eks. «sylinderhode for en firetaktsmotor»).

Med krav av den typen som er antydet ved eksempel d), gjør bruken av ordet «i» det noen ganger uklart om det søkes beskyttelse bare for forbedringen eller for alle trekkene definert i kravet. Også her er det viktig å forvisse seg om at ordlyden er klar.

4.10 Anvendelseskrav

Under søknadsbehandlingen anses et anvendelseskrav på formen «anvendelse av en substans X som insektmiddel» som ekvivalent til et fremgangsmåtekrav på formen «en fremgangsmåte for å drepe insekter ved hjelp av X». Således skal et krav på denne formen ikke bli tolket som rettet på substansen X.

Likeledes er et krav rettet på «anvendelse av en transistor i en forsterkerkrets» ekvivalent til et krav rettet på «fremgangsmåte for forsterkning ved bruk av en krets inneholdende transistoren». Kravene skal verken bli tolket som rettet mot «forsterkerkrets hvor transistoren brukes» eller «fremgangsmåte for å bruke transistoren ved oppbygningen av en slik krets».

Derimot vil et krav rettet på anvendelse av en fremgangsmåte for et bestemt formål være ekvivalent til et krav rettet på fremgangsmåten (se T 684/02).

Det bør vies oppmerksomhet når et krav vedrører en to-trinns fremgangsmåte som kombinerer et anvendelsestrinn med et trinn for fremstilling av et produkt, da dette kan gjøre kravet uklart i henhold til patl. § 8 andre ledd første punktum.

Eksempel:

Et polypeptid og dets anvendelse i en screeningmetode er blitt definert som det eneste bidrag til teknikkens stilling. Et eksempel på et slikt krav ville da være:

«En fremgangsmåte som omfatter:

(a)     å bringe polypeptid X i kontakt med en forbindelse som skal screenes og

(b)     bestemme om forbindelsen påvirker aktiviteten til polypeptidet, og deretter omdanne en hvilken som helst aktiv forbindelse til en farmasøytisk sammensetning.»

Et slikt krav kan utformes på mange måter, men i hovedsak kombinerer de (a) et screeningstrinn (dvs. ved å bruke et spesifisert testmateriale for å velge en forbindelse som har en gitt egenskap) med (b) ytterligere fremgangsmåtetrinn (dvs. videre omdanning av den valgte forbindelse for eksempel til en ønsket sammensetning). Ifølge G 2/88 er det to ulike typer fremgangsmåtekrav: (i) bruken av en enhet for å oppnå en teknisk effekt og (ii) en fremgangsmåte for fremstilling av et produkt. G 2/88 viser at den patentbeskyttelsen som strekker seg til produkter direkte oppnådd ved en patentert fremgangsmåte, i henhold til patl. § 3 tredje ledd nr.3, gjelder bare fremgangsmåter av type (ii). Ovennevnte krav og dets analoger representerer således en kombinasjon av to forskjellige og uforsonlige typer fremgangsmåtekrav. Kravet består således delvis av et anvendelseskrav og delvis av en fremgangsmåte for å fremstille et produkt. Dette gjør kravet uklart, jf. patl. § 8 andre ledd første punktum.

4.11 Henvisninger til beskrivelsen eller tegningene

Kravene må ikke, når det gjelder oppfinnelsens tekniske trekk, være avhengig av henvisninger til beskrivelsen eller tegningene unntatt når det er absolutt nødvendig. Normalt må ikke kravene være avhengig av henvisninger som «som beskrevet i...... beskrivelsen» eller «som vist i figur 2 i tegningene».

Det er søkeren som må vise at det er absolutt nødvendig å henvise til beskrivelsen eller tegningene i de enkelte tilfellene (se T 150/82, OJ 7/1984, 309).

Eksempel:
Et tillatt unntak er når oppfinnelsen har en særegen form, som er illustrert i tegningene, men som ikke uten problemer kan beskrives med ord eller ved hjelp av en enkel matematisk formel. Et annet tilfelle er når oppfinnelsen angår kjemiske produkter hvis trekk bare kan defineres ved hjelp av grafer eller diagrammer.

4.12 Henvisningsbetegnelser til tegningene

Hvis søknaden inneholder tegninger, og forståelsen av kravene forbedres ved henvisning i kravene til trekk ved tegningene, skal henvisningsbetegnelser angis i parentes etter trekkene i kravet. Kravet skal likevel uten slike henvisningsbetegnelser klart angi det som søkes beskyttet. Hvis der er et stort antall forskjellige deler eller utførelsesformer, er det i det selvstendige kravet bare nødvendig å medta henvisningsbetegnelser til de viktigste delene eller utførelsesformene.

Når kravet er på to-delt form, skal henvisningsbetegnelsene ikke bare medtas i kravets karakteriserende del, men også i kravets innledende del. Henvisningsbetegnelsene skal imidlertid ikke tolkes som begrensende for kravets omfang, men som en hjelp til å lette forståelsen av hva som søkes beskyttet.

Hvis det medtas tekst sammen med henvisningsbetegnelsene i kravene, kan det medføre uklarhet i strid med patl. § 8 andre ledd første punktum. Uttrykk som «festeanordning (skrue 13, stift 14)» eller «ventilsammenstilling (ventilsete 23, ventilelement 27, ventilsete 28)» er ikke henvisningsbetegnelser i henhold til ovenstående. Det er uklart om trekkene som medtas sammen med henvisningsbetegnelsene medfører en begrensning eller ikke, og følgelig er angivelsen av slike trekk i parentes generelt ikke tillatt. Imidlertid er det akseptabelt med tilleggshenvisninger til figurene hvor det spesielle trekket vises, f.eks. «(13 - figur 3; 14 - figur 4)».

Mangel på klarhet kan også oppstå ved angivelse av uttrykk i parentes som ikke omfatter henvisningsbetegnelser, f.eks. er uttrykket «(betong)-støpt murstein» uklart fordi det ikke kan bestemmes om ordet betong er begrensende eller ikke for trekket støpt murstein. På den annen side er uttrykk med en generelt akseptert betydning tillatt angitt i parentes, f.eks. «(met)akrylat», som er en velkjent forkortelse for «akrylat og metakrylat». Bruken av parentes i kjemiske og matematiske formler er også tillatt.

4.13 Negativ avgrensning (disclaimer) (materiale eksplisitt unntatt fra beskyttelsesomfanget)

I alminnelighet defineres søknadsgjenstanden i et krav ved positive trekk. Imidlertid kan omfanget av et krav begrenses av en negativ avgrensning (disclaimer). Med andre ord kan et element som er tydelig definert ved tekniske trekk, uttrykkelig utelukkes fra det som kreves beskyttet, f.eks. for å oppfylle kravet til nyhet.

En negativ avgrensning skal bare benyttes når kravets gjenværende gjenstand ikke kan defineres tydeligere og mer konsist ved hjelp av positive trekk (se T 04/80, OJ 4/1982, 149) eller hvis angivelsen ved positive trekk vil begrense kravet urimelig (se T 1050/93).

Tidligere kjent teknikk kan utelukkes ved en negativ avgrensning selv om den negative avgrensningen mangler grunnlag i basisdokumentene (se T 433/86, upublisert).  En slik avgrensning kan imidlertid bare foretas under bestemte forutsetninger, og det følgende er uttømmende for tilfeller hvor negativ avgrensning kan foretas.

I utgangspunktet (se imidlertid punkt b)) er forutsetningen at nevnte tidligere kjente teknikk er en tidligere inngitt norsk søknad som det kun kreves nyhet overfor (patl. §§ 2.2.2 og 2.2.3) (se G 1/03 og G 2/03). Dersom kravet oppviser nyhet også uten den negative avgrensningen er det ikke tillatt å innta denne. En negativ avgrensning som mangler grunnlag i basisdokumentene, skal ikke fjerne mer fra kravet enn det som er nødvendig for å gjenopprette nyhet eller for å avgrense mot materiale unntatt fra patentering av ikke-tekniske grunner.

En negativ avgrensning innført for avgrensning overfor en tidligere publikasjon offentliggjort før søknadens inngivelsesdag er kun tillatt dersom (se T 917/94 og T 596/96, upubliserte):

a) den negative avgrensningen har grunnlag i basisdokumentet, eller

b) publikasjonen er «uvesentlig» (en såkalt «accidental anticipation») i den forstand at vurdering av oppfinnelseshøyde er klart irrelevant overfor denne. Dette vil forekomme kun rent unntaksvis, og et typisk tilfelle er at publikasjonen gjelder et fjerntliggende teknisk område.

Med andre ord er en negativ avgrensning som ikke har grunnlag i basisdokumentet ikke tillatt dersom den er inntatt med grunnlag i kjent teknikk som er relevant med hensyn til vurdering av oppfinnelseshøyde.

En negativ avgrensning kan også inntas for å utelukke materiale som er unntatt fra patentering av ikke-tekniske grunner, dvs. materiale unntatt i henhold til patl. § 1, 1a og 1b (se G 1/03 og G 2/03).

Introduksjon av en negativ avgrensning uten grunnlag i basisdokumentet må ikke medføre at det gjennom dette gis et teknisk bidrag til søknadsgjenstanden, i strid med patl. § 13.

4.14 «Omfattende» i motsetning til «som består av»

Et krav rettet på en anordning/fremgangsmåte/produkt «omfattende» bestemte trekk tolkes som at det inkluderer disse trekkene, men at det ikke ekskluderer andre trekk.

Hvis uttrykket «består av» brukes, er ingen ytterligere trekk tilstede i anordningen/fremgangsmåten/produktet enn det som eksplisitt er nevnt i kravet.

Eksempel:
Hvis et krav for en kjemisk sammensetning angir at denne «består av komponentene A, B og C» ved deres prosentandeler, vil nærværet av en tilleggskomponent utelukkes, og summene av prosentsatsene skal være 100% (se T 759/91 og T 711/90, ikke publisert i OJ).

For kjemiske forbindelser eller sammensetninger betyr bruk av «består i det vesentlige av» eller «omfatter i det vesentlige» at spesifikke ytterligere komponenter kan være tilstede, som ikke vesentlig påvirker de essensielle egenskapene til forbindelsen eller sammensetningen.

4.15 Funksjonelle definisjoner av patologiske tilstander

Se kap. IV, 2b.4.5.

5. Kravenes støtte i beskrivelsen

patl. § 39

patl. § 8 andre ledd

Kravene må ha støtte i beskrivelsen. Dette betyr at det må være et grunnlag i beskrivelsen for beskyttelsesgjenstanden i hvert enkelt krav, og kravenes omfang må ikke være videre enn det som det er støtte for i beskrivelsen med tilhørende tegninger og også hva som er rettferdiggjort i forhold til bidraget til teknikkens stilling (T 409/91, OJ 9/1994, 653).

Som en generell regel, anses et krav å ha støtte i beskrivelsen med mindre det unntaksvis er gode grunner til å anta at fagpersonen ikke vil være i stand til, på grunnlag av innholdet i beskrivelsen, sammen med rutinemessige metoder eller analyser, å utøve alt som kreves beskyttet. Støtten i beskrivelsen må være av teknisk karakter, da vage uttalelser eller påstander uten teknisk innhold ikke gir noe grunnlag for støtte.

Saksbehandler hevder bare at det er mangel på støtte i beskrivelsen hvis det er gode grunner til det. Hvis saksbehandler har anført et slikt begrunnet tilfelle, f.eks. et bredt krav som ikke er understøttet over hele kravets omfang, ligger ansvaret for å påvise at kravet har støtte hos søkeren. Hvor det reises slik innvending, understøttes begrunnelsene, hvis mulig, av et publisert dokument.

5.1 Generalisering i kravene

De fleste krav er generaliseringer av ett eller flere bestemte eksempler. Generaliseringens utstrekning er noe saksbehandleren, i hvert enkelt tilfelle, må vurdere i lys av tidligere kjent teknikk. Således vil en oppfinnelse som er innen et nytt område, være berettiget til en større grad av generalisering i kravene enn en oppfinnelse som bare er rettet på fremskritt innen tidligere kjent teknologi.

Et krav på en generell form, f.eks. rettet på en hel gruppe av materialer eller maskiner, kan aksepteres selv om beskyttelsesomfanget er omfattende. Slike krav er akseptable hvis det finnes et rimelig grunnlag i beskrivelsen og det ikke er noen grunn til å anta at oppfinnelsen ikke kan virke i hele kravets omfang. I tilfeller hvor beskrivelsen ikke synes å være tilstrekkelig for at en fagperson, ved å anvende rutinemessige metoder eller analyser, skal kunne utvide læren i beskrivelsen til deler av kravets omfang som ikke er eksplisitt beskrevet, reiser imidlertid saksbehandleren en begrunnet innvending. Søkeren bør inviteres til å påvise at oppfinnelsen kan utøves uten problemer innenfor hele beskyttelsesområdet eller, hvis søkeren ikke evner dette, til å begrense kravet i overensstemmelse med innvendingen (se også 2.avd. avgjørelse nr. 7146 – «generelt teknisk konsept»).

5.1.1 Rimelig kravomfang

Kravomfanget skal verken være videre enn det som det er grunnlag for, eller snevrere enn det søkeren har rett til å få beskyttet.

Søkeren skal få vernet alle åpenbare modifikasjoner, ekvivalenter til og anvendelser av det han har beskrevet. Spesielt, hvis det er rimelig å anta at alle varianter som dekkes av kravene, har de egenskaper og anvendelsesmuligheter som søkeren angir i beskrivelsen, skal det godtas at kravet er tilsvarende omfattende.

5.1.2 Eksempler på manglende støtte i beskrivelsen:

Eksempel:
Et krav er rettet på en fremgangsmåte for behandling av alle typer «plantestiklinger» ved å utsette stiklingene for et kontrollert kuldesjokk for å frembringe spesifikke resultater. Beskrivelsen viser imidlertid fremgangsmåten brukt på kun én type plante. Det er kjent at planter har svært forskjellige egenskaper, og det er derfor gode grunner til å anta at fremgangsmåten ikke kan anvendes på alle typer plantestiklinger. Med mindre søkeren kan fremskaffe overbevisende bevis på at fremgangsmåten likevel kan anvendes generelt, må søkeren begrense kravet til den plantetypen som er referert i beskrivelsen. Bare en påstand om at fremgangsmåten kan anvendes på alle typer plantestiklinger er ikke tilstrekkelig.

Eksempel:
Et krav er rettet på en fremgangsmåte for behandling av plastprodukter for å oppnå visse endringer i produktets fysiske egenskaper. Alle eksemplene i beskrivelsen angår termoplast, og fremgangsmåten synes ikke anvendelig for herdeplast. Hvis ikke søkeren kan tilveiebringe dokumentasjon på at fremgangsmåten likevel er anvendelig for herdeplast, må søkeren begrense kravet til termoplast.

Eksempel:
Et krav er rettet på forbedrede drivstoffsammensetninger som har en gitt ønsket egenskap. Beskrivelsen gir støtte for en måte å oppnå drivstoff med denne egenskapen, nemlig ved tilstedeværelse av definerte mengder av visse additiver. Ingen andre måter å oppnå drivstoff med de ønskede egenskapene er beskrevet. Kravet angir ikke additivet. Kravet har ikke støtte for hele beskyttelsesomfanget, og det må innvendes.

5.1.3 Angivelse av funksjonelle trekk

Et krav kan være rettet på et bredt definert trekk i form av angivelse av dets funksjon, selv om bare ett eksempel på trekket er angitt i beskrivelsen, hvis fagpersonen vil være klar over at andre midler kan anvendes for å oppnå samme funksjon.

Eksempel:
Angivelsen av «ytterstillingspåvisningsanordning» i et krav, kan være understøttet av ett enkelt eksempel i beskrivelsen som består av en grensebryter, fordi det er nærliggende for en fagperson at f.eks. en fotoelektrisk celle eller en deformasjonsmåler kan brukes i stedet.

Generelt bør det reises innvendinger mot kravets omfang hvis kravet er formulert på en slik måte at det omfatter flere utførelsesformer, mens innholdet i søknaden, uten å antyde at også alternative utførelser er tiltenkt, gir inntrykk av at en funksjon må utføres på en bestemt måte. Videre er det ikke tilstrekkelig hvis beskrivelsen bare angir vagt at andre utførelsesformer kan benyttes, hvis det ikke er rimelig klart hva disse andre utførelsesformene kan være eller hvordan de kan brukes.

5.2 Manglende støtte vs. utilstrekkelig beskrivelse

jf. patl. § 8 andre ledd

En innvending mot et patentkravs mangel på støtte i beskrivelsen, som i de ovennevnte eksemplene, kan også anses som en innvending mot utilstrekkelig beskrivelse av oppfinnelsen under patl. § 8 andre ledd tredje punktum. Det vil si at beskrivelsen ikke er tilstrekkelig til at en fagperson kan utøve oppfinnelsen i hele omfanget av kravet til tross for at den kunne vært tilstrekkelig i forhold til et smalt kravomfang. Begge betingelsene gjenspeiler prinsippet om at kravenes ordlyd må stå i forhold til, eller rettferdiggjøres av, oppfinnelsens bidrag til teknikken. Kravene må ikke dekke teknikk som går utover det som er gjort tilgjengelig for en fagperson ved søknaden som innlevert (se T409/91, 2 og 3.3 til 3.5.)

Under søknadsbehandlingen bør det alltid reises innvendinger mot utilstrekkelig beskrivelse av oppfinnelsen iht. patl. § 8 andre ledd tredje punktum.

Eksempel:

Et teknisk trekk som er beskrevet og fremhevet i beskrivelsen som et vesentlig trekk ved oppfinnelsen, må også være en del av selvstendige krav som definerer oppfinnelsen (se punkt 4.4). På samme måte, hvis det vesentlige tekniske trekket mangler i kravene, og ingen informasjon er gitt om hvordan oppfinnelsen kan utøves uten bruk av nevnte trekk, er oppfinnelsen slik den er definert i kravene ikke tilstrekkelig underbygget av beskrivelsen.

 

En innvending med hensyn til både patl. § 8 andre ledd første punktum og patl. § 8 andre ledd tredje punktum er berettiget.

Eksempel:

Et krav rettet på en kjent klasse kjemiske forbindelser definert ved målbare parametere, når beskrivelsen ikke omfatter teknisk informasjon som gjør en fagperson i stand til å fremstille de forbindelser som oppfyller definisjonene, og dette heller ikke er gjennomførbart på grunnlag av generell kunnskap eller rutinemessig eksperimentering. Et slikt krav ville mangle teknisk støtte og heller ikke være tilstrekkelig underbygget, uavhengig av om definisjonene oppfyller klarhetskravet i patl. § 8 andre ledd første punktum.

Hvorvidt innvendingen gjelder manglende støtte eller utilstrekkelig underbyggelse, er ikke viktig under søknadsbehandlingen, men det er viktig ved innsigelser fordi bare sistnevnte begrunnelse er mulig innsigelsesgrunn.

5.3 Grunnlag kun i krav

Hvis en bestemt gjenstand er tydelig angitt i et krav i en inngitt søknad, men den ikke er nevnt i beskrivelsen, er det tillatt å endre beskrivelsen så den inkluderer søknadsgjenstanden. Hvis kravet er et uselvstendig krav, kan det være tilstrekkelig at det er nevnt i beskrivelsen at kravet er rettet på en bestemt utførelse av oppfinnelsen, se kap.II, 3.2.3.

5.4 Kravenes rekkefølge og antall krav

Det er ikke en betingelse at det videste/mest omfattende kravet i et kravsett står først. Patl. § 8 andre ledd første punktum, om at patentkravene skal være klare, tydelige og ha støtte i beskrivelsen, gjelder ikke bare kravene hver for seg, men også som en helhet. Derfor bør et kravsett med et stort antall krav være organisert slik at det mest omfattende kravet står først. Antall krav må vurderes i forhold til oppfinnelsen som søkes beskyttet. Unødig repetisjon av ordlyd skal unngås, ved bruk av uselvstendige krav.

Betingelsen til klarhet gjelder også for uselvstendige krav, både med hensyn til antall krav og kravenes innhold.

Presentasjonen av kravene må ikke gjøre det unødig krevende for en fagperson å finne ut hva som søkes beskyttet (se T 79/91 og T 246/91), for eksempel der det er et stort antall alternativer i ett enkelt krav.

6. Oppfinnelsens enhetlighet

patl. § 10

pf. § 8

6.1 Kravet til enhetlighet

Det grunnleggende prinsippet ved kravet til enhetlighet er at patent meddeles for hver enkelt oppfinnelse for seg. En patentsøknad kan derfor bare angå én oppfinnelse eller en gruppe av oppfinnelser som er knyttet sammen til ett felles oppfinnerisk konsept (se G 2/92).

Til tross for at uenhetlighet skal påpekes og at det skal insisteres på deling i åpenbare tilfeller, skal ikke dette gjøres med basis i en smal, bokstavelig eller akademisk tilnærming. Dette er særlig tilfelle når uenhetlighet ikke nødvendiggjør en ytterligere granskning. Hver sak må vurderes for seg og en eventuell tvil skal komme søkeren til gode.

Mangel på enhetlighet er avslagsgrunn, men ikke innsigelsesgrunn eller grunn til å kreve administrativ overprøving. Uenhetlighet gir heller ikke grunnlag for å kreve ugyldigkjennelsesgrunn ved domstolene.

Mangel på enhetlighet kan avdekkes og påpekes både før og etter gransking (a priori og a posteriori) uten at dette er uttrykk for varierende praksis. Vurderingen av enhetlighet kan også endre seg gjennom saksbehandlingen av den enkelte søknad.

Eksempel:
Selvstendige krav rettet på A+X, A+Y og X+Y mangler enhetlighet a priori, fordi det ikke er noe bidrag til teknikkens stilling som er felles for alle kravene. Kravene A+X og A+Y er enhetlige a priori, fordi A er felles for begge kravene. Hvis det fremkommer under granskingen at A er kjent, vil det oppstå uenhetlighet a posteriori, fordi A ikke lenger representerer et felles bidrag til teknikkens stilling.

6.1.1 Behandling av ulike typer søknader

I en søknad uten prioritet påpekes ikke uenhetlighet før i første realitetsbehandling og etter at hele søknaden er gransket, med mindre søknaden ved levering omfatter åpenbart uenhetlige oppfinnelser. Dette er fordi søkeren skal få en fullstendig vurdering av søknaden så tidlig som mulig før prioritetsåret utløper. Søker skal i realitetsuttalelsen opplyses om muligheten til å levere avdelt søknad for uenhetlige oppfinnelser.

Dersom kravene i en søknad uten prioritet omfatter åpenbart uenhetlige oppfinnelser, altså at kravene helt klart ikke gjelder samme oppfinneriske konsept, granskes og vurderes kun den første angitte oppfinnelsen. Det opplyses om at den eller de andre oppfinnelsene kan gjøres til gjenstand for en eller flere avdelte søknader.

I en søknad med prioritet kan det før granskingen være åpenbart at kravene ikke bare angår ett felles oppfinnerisk konsept og søkeren skal i slike tilfeller gjøres oppmerksom på dette i en uttalelse før gransking. Søkeren bes her om å begrense søknaden til en av oppfinnelsene samtidig som det opplyses om at den eller de andre oppfinnelsene kan gjøres til gjenstand for en eller flere avdelte søknader. Dersom mangel på enhetlighet avdekkes etter gransking vil vi kreve en tilsvarende deling i første realitetsuttalelse.

For videreførte PCT-søknader kan følgende være tilfelle: 

(i) uenhetlighet er ikke avdekket i internasjonal fase. Saksbehandler behandler søknaden på tilsvarende måte som i en søknad med prioritet,

(ii) det er kommentert på uenhetlighet i internasjonal fase, men det ikke er krevd tilleggsgebyr. Saksbehandler behandler søknaden på tilsvarende måte som i en søknad med prioritet,

(iii) uenhetlighet er avdekket i internasjonal fase pr. del A, kap V, punkt 2.5 og søkeren har betalt tilleggsgebyr i internasjonal fase for alle uavhengige oppfinnelser. Saksbehandler behandler søknaden på tilsvarende måte som i en søknad med prioritet, eller

(iv) uenhetlighet er avdekket i internasjonal fase, pr. del A, kap V, punkt 2.5, saksbehandler er enig i at søknaden omfatter flere uavhengige oppfinnelser og søkeren har ikke betalt tilleggsgebyr for alle oppfinnelsene i internasjonal fase. Saksbehandler skal før gransking utferdige en egen avgjørelse i henhold til en fastlagt mal (ES 2.5), samt faktura for tilleggsgebyr med frist. Dersom søkeren betaler fastsatt tilleggsgebyr innen fristen betyr det at alle oppfinnelsene regnes som videreført i Norge. Saksbehandler skal i slike tilfeller gjøre søkeren oppmerksom på dette i en uttalelse før gransking på tilsvarende måte som i søknader med prioritet.

6.2 Kriterier for enhetlighet

patl. § 10

pf. § 8

I henhold til patl. § 10 må det i samme søknad ikke søkes patent på to eller flere oppfinnelser som er uavhengige av hverandre. I EPC art 82 og PCT rule 13.1 har den tilsvarende bestemmelsen en annen ordlyd, nemlig at en patentsøknad bare kan angå én oppfinnelse eller en gruppe av oppfinnelser som er knyttet sammen til ett felles oppfinnerisk konsept. Realiteten i ovennevnte definisjoner av enhetlighet anses å være likeverdige og begge definisjonene benyttes i patentretningslinjene.

Pf. § 8 bestemmer i hvilke tilfeller vilkåret i patl. § 10 skal anses oppfylt når søknaden ser ut til å omfatte flere oppfinnelser. Det kreves en teknisk sammenheng mellom oppfinnelsene, som anses å foreligge når ett eller flere like eller tilsvarende («corresponding») tekniske særtrekk er felles for dem. Med uttrykket «tekniske særtrekk» forstås de tekniske trekkene hver av oppfinnelsene bidrar med utover teknikkens stilling. Etter at de tekniske særtrekk i hver oppfinnelse har blitt påvist, må det avgjøres om det er en teknisk sammenheng mellom oppfinnelsene og om denne sammenhengen omfatter disse tekniske særtrekkene.

Med uttrykket «tilsvarende» menes at de tekniske særtrekkene oppnår samme tekniske effekt eller løser samme tekniske problem. Dette kan være alternative løsninger eller trekk som er innbyrdes relatert.

Eksempler på tilsvarende tekniske særtrekk:

(i) En søknad som omfatter to grupper av krav, hvor den ene omfatter en metallfjær og den andre omfatter en gummiblokk. Metallfjæra og gummiblokken kan anses å være tilsvarende tekniske særtrekk idet de oppnår samme effekt av elastisitet.

(ii) Et apparat for overføring av videosignal utrustet med en «time axis expander» har tilsvarende tekniske særtrekk som en mottaker av videosignal utstyrt med en «time axis compressor».

(iii) Et støpsel og en stikkontakt som ved interaksjon gir en elektrisk kobling, har tilsvarende tekniske særtrekk.

(iv) I motsetning til dette, kan trekk som ikke er felles, men som bare fremgår av noen av kravene, ikke være del av et felles oppfinnerisk konsept.

En vurdering av enhetlighet krever

(1)     å bestemme, i lys av søknaden som helhet, hva som er felles for kravene rettet på de ulike oppfinnelsene som kreves beskyttet, dvs. å bestemme hvilke tekniske trekk som er like og/eller tilsvarende,

(2)     vurdere om noen av disse felles tekniske trekk er særtrekk, som skiller oppfinnelsen(e) fra tidligere kjent teknikk.

Ved manglende enhetlighet er det enten ingen felles trekk for oppfinnelsene som søkes beskyttet, eller de felles trekkene er ikke å regne som tekniske særtrekk.

 

Eksempel:

Manglende enhetlighet kan oppstå mellom uselvstendige krav eller mellom to alternativer definert i ett uselvstendig krav, dersom det selvstendige kravet inneholder det eneste felles trekk som kobler kravene sammen og det felles trekket ikke gir et teknisk bidrag ut over tidligere kjent teknikk i form av nyhet og oppfinnelseshøyde, og derfor ikke kan regnes som teknisk særtrekk.

6.2.1a Enhetlighet ved selvstendige krav av ulik kategori

Flere selvstendige krav av ulike kategorier kan utgjøre en gruppe oppfinnelser som er knyttet sammen til et felles oppfinnerisk konsept. Pf. § 8 skal tolkes slik at krav av følgende forskjellige kategorier kan tillates i samme søknad:

a) i tillegg til et selvstendig krav som angår et produkt, et selvstendig krav for en fremgangsmåte særlig egnet for fremstilling av dette produkt og et selvstendig krav på anvendelsen av nevnte produkt, eller

b) i tillegg til et selvstendig krav som angår en fremgangsmåte, et selvstendig krav på et apparat særlig utformet eller et middel særlig egnet for utførelse av denne fremgangsmåten, eller

c) i tillegg til et selvstendig krav som angår et produkt, et selvstendig krav på en fremgangsmåte særlig egnet for fremstilling av dette produkt, og et selvstendig krav på et apparat særlig utformet eller et middel særlig egnet for utførelsen av denne fremgangsmåten.

Selv om et sett av selvstendige krav, ifølge en av kombinasjonene (a, b, c) ovenfor, alltid er tillatt, kan et flertall av slike sett av selvstendige krav bare tillates dersom de spesielle omstendigheter definert i pf. § 7 fjerde ledd, se punkt 3.1.2 er oppfylt og vilkåret om enhetlighet er oppfylt. Omfatter selvstendige patentkrav andre kategorikombinasjoner enn det som er angitt i ovennevnte punkter, vil de derfor bare unntaksvis godtas.

Det er vesentlig at et felles oppfinnerisk konsept knytter kravene i de ulike kategoriene sammen. Bruk av uttrykk som «spesielt tilpasset» eller «spesifikt konstruert», innebærer ikke nødvendigvis at vi står overfor et enhetlig oppfinnerisk konsept.
I kombinasjonen i a) ovenfor er fremgangsmåten spesielt tilpasset for fremstilling av produktet dersom den søkte fremgangsmåten resulterer i det søkte produkt og derved definerer en teknisk sammenheng som definert i pf. § 8 mellom det søkte produkt og den søkte fremgangsmåten (se W 11/99, OJ 4/2000, 186). En fremgangsmåte for fremstilling og det fremstilte produkt behøver ikke å bli betraktet som å mangle enhetlighet alene av det faktum at fremgangsmåten for fremstillingen ikke er begrenset til fremstillingen av det søkte produkt.
I kombinasjonen i b) ovenfor er apparatet eller middelet særlig egnet for utførelsen av fremgangsmåten dersom apparatet eller middelet er egnet til utførelsen av fremgangsmåten og det er en slik teknisk sammenheng som definert i pf. § 8 mellom apparatet eller middelet og den søkte fremgangsmåten. Det er ikke tilstrekkelig for å oppfylle enhetskravet at apparatet eller middelet vil kunne benyttes ved utførelse av den søkte fremgangsmåten. På den annen side er det ikke av betydning om apparatet eller middelet også kan brukes for utførelse av en annen fremgangsmåte eller at fremgangsmåten også kan utføres ved å bruke et alternativt apparat eller et alternativt middel.

6.2.1b Enhetlighet ved oppfinnelser av samme kategori

Flere oppfinnelser i samme kategori kan utgjøre en gruppe oppfinnelser som er knyttet sammen til et felles oppfinnerisk konsept, f.eks. alternative utførelsesformer og oppfinnelser som er innbyrdes relatert.

Alternative utførelsesformer av samme oppfinnelse kan enten kreves vernet i flere selvstendige krav eller i ett enkelt selvstendig krav. I sistnevnte tilfelle behøver det ikke fremstå som umiddelbart opplagt at det er to alternative selvstendige utførelsesformer. Uansett skal de samme kriterier legges til grunn ved vurderingen av enhetlighet, og det vil følgelig kunne eksistere uenhetlighet innenfor ett enkelt krav, jf. pf. § 8 andre ledd.

Flere selvstendige krav av samme kategori rettet på oppfinnelser som er innbyrdes relatert kan tilfredsstille betingelsen om enhetlighet selv om søknadsgjenstanden ser ut til å være ganske ulik, forutsatt at de tekniske særtrekk som gir et bidrag utover teknikkens stilling er de samme eller tilsvarende. Eksempel kan være sender og mottaker, eller støpsel og stikkontakt (se punkt 3.1.2).

Tekniske særtrekk som er relatert til det felles oppfinneriske konsept må enten være implisitt eller eksplisitt uttrykt i hvert av de selvstendige kravene.

6.2.2 Enhetlighet for uselvstendige krav

I uselvstendige krav (pf. § 7 tredje ledd andre punktum) kan det, som tillegg til det som angis i det selvstendige kravet, opptas presiseringer samt slike bestemmelser som er egnet til å gi økt teknisk effekt eller annen ytterligere virkning i forbindelse med oppfinnelsen ifølge det selvstendige kravet. Slike tillegg anses forenlig med det som gjelder i henhold til patl. § 10.

Innvendinger på bakgrunn av manglende enhet mellom et uselvstendig krav og kravet det henviser til kan ikke fremsettes. Dette fordi det generelle konseptet de har felles er gjenstanden i det selvstendige kravet som også er omfattet av det uselvstendige kravet (se 2.avd. sak nr. 6999).
Eksempel:
Krav 1 er rettet på en prosess for fremstilling av produktet A fra utgangsmaterialet B og krav 2 lyder: ”Prosess i samsvar med krav 1 karakterisert ved å fremstille B ved en reaksjon med produktet C”. Krav 2 inneholder alle trekkene i krav 1, og krav 2 faller derfor også her innenfor krav 1.

Eksempel:
Det vil være enhetlighet mellom et godtakbart selvstendig krav rettet på genus/slekt og et uselvstendig krav rettet på species/arter.

Eksempel:
Det vil være enhetlighet i tilfeller av kombinasjoner og subkombinasjoner hvor subkombinasjonen er godtakbar og kombinasjonen inneholder alle trekkene til subkombinasjonen.

Dersom oppfinnelsen i det selvstendige kravet ikke er patenterbar må det alltid vurderes om det foreligger en oppfinnerisk sammenheng mellom gjenstandene i de ulike tilhørende uselvstendige kravene.

Eksempel:

En søknad omfatter tre selvstendige krav, A, B og C, og flere krav som kombinerer innholdet i disse, som A+B, A+C, B+C og A+B+C. Uavhengig av rekkefølgen og hvordan disse kravene er presentert, inneholder søknaden tre grupper av krav:

(1)     selvstendig krav A med uselvstendige krav A+B, A+C og A+B+C;

(2)     selvstendig krav B med uselvstendige krav A+B, B+C og A+B+C;

(3)     selvstendig krav C med uselvstendige krav A+C, B+C og A+B+C.

 

Enhetlighet vurderes først mellom de selvstendige kravene A, B og C. Hvis disse kravene ikke har et felles oppfinnerisk konsept, og ikke omfatter like eller tilsvarende tekniske særtrekk, er kravene uenhetlige. Innholdet i de uselvstendige kravene, for eksempel A+B+C, har ingen betydning for denne vurderingen.

6.3 Spesialområder

6.3.1 Mellom- og sluttprodukter

Kravet om like eller tilsvarende tekniske særtrekk anses å være tilfredsstilt i mellom- og sluttprodukter der:

a) mellom- og sluttproduktene har det samme, vesentlige strukturelle element, dvs. at deres grunnleggende kjemiske struktur er den samme, eller deres kjemiske strukturer har en nær teknisk sammenheng og mellomproduktet tilfører et vesentlig strukturelement til sluttproduktet, og

b) mellom- og sluttproduktene har en teknisk tilknytning til hverandre, det vil si at sluttproduktet blir fremstilt direkte fra mellomproduktet eller blir adskilt fra dette gjennom et lite antall mellomprodukter som alle inneholder det samme, vesentlige strukturelle elementet.

Et vesentlig strukturelement er en kjemisk struktur som definerer det tekniske bidraget oppfinnelsen, vurdert som helhet, bidrar med utover teknikkens stilling.
Enhet kan også foreligge mellom mellom- og sluttprodukter der strukturen ikke er kjent, for eksempel mellom et mellomprodukt med kjent struktur og et sluttprodukt med ukjent struktur eller mellom et mellomprodukt med ukjent struktur og et sluttprodukt med ukjent struktur. I slike tilfeller bør det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne konkludere med at mellom- og sluttproduktene har en nær teknisk sammenheng til hverandre når, f.eks. mellomproduktet inneholder det samme vesentlige element som sluttproduktet eller innfører et vesentlig element i dette.
Forskjellige mellomprodukter som anvendes i ulike fremgangsmåter for fremstilling av sluttproduktet, kan kreves vernet dersom de har det samme, vesentlige strukturelementet. Mellom- og sluttprodukter skal ikke, ved fremgangsmåten som leder fra det ene til det andre produkt, skilles ved et mellomprodukt som er kjent. Når det kreves vernet forskjellige mellomprodukter for ulike strukturelementer av sluttproduktet, skal enhetlighet ikke anses å foreligge mellom mellomproduktene. Dersom mellom- og sluttproduktene er familier av forbindelser, skal hver forbindelse i mellomproduktene tilsvare en forbindelse krevd vernet i familien av sluttproduktene. Det kan imidlertid forekomme at enkelte av sluttproduktene ikke har noen tilsvarende forbindelse som familien av mellomproduktene, slik at de to familiene ikke behøver å være absolutt overensstemmende.
Der mellomproduktene, ved siden av evnen til å bli brukt for å fremstille sluttprodukter, også utviser andre mulige virkninger eller aktiviteter, skal dette alene ikke være til skade for enhetligheten.

6.3.2 Markush-gruppering

Der et enkelt krav definerer flere (kjemiske eller ikke-kjemiske) alternativer, en såkalt Markush-gruppering, dvs. mange muligheter i ett krav (forekommer typisk i kjemiske saker), skal enhetlighet anses å foreligge hvis alternativene er av lignende type.

Når Markush-grupperingen gjelder alternative kjemiske forbindelser, skal de anses å være av lignende type der:

a) alle alternativer har en felles egenskap eller aktivitet
og
b) det foreligger en felles struktur, det vil si, et betydelig strukturelt element deles av alle alternativene, eller alle alternativene hører til en anerkjent klasse av kjemiske forbindelser innenfor det tekniske området oppfinnelsen tilhører.

Under punkt b) refererer «et betydelig strukturelt element deles av alle alternativene» til de tilfellene der forbindelsene deler en felles kjemisk struktur som opptar en stor del av deres samlede struktur, eller der forbindelsene kun har en mindre del av strukturen felles, men den felles strukturen er det nye og særegne sett i forhold til teknikkens stilling. Strukturelementet kan være en enkelt komponent eller en sammenknyttet kombinasjon av enkelte komponenter.

Det strukturelle elementet trenger ikke være nytt per se, men det felles strukturelle elementet må være nytt i forhold til andre forbindelser med samme egenskaper eller aktivitet.

Med andre ord definerer det felles strukturelle elementet bidraget den patentsøkte oppfinnelsen som helhet utgjør i forhold til teknikkens stilling.

Under punkt b) refererer «anerkjent klasse av kjemiske forbindelser» til de tilfellene der det forventes, ut fra kunnskap om teknikkens stilling, at hele den kjemiske klassen vil reagere på samme måten i sammenheng med den søkte oppfinnelsen. Det vil si at en kjemisk forbindelse kan byttes ut med en annen innen samme klasse, med forventning om at det samme tiltenkte resultat vil oppnås.

Dersom det kan påvises at minst et av Markush-alternativene ikke oppfyller kravet til nyhet, bør oppfinnelsens enhetlighet revurderes.

6.3.3 Senere medisinsk anvendelse

For spesielle tilfeller der kravene omfatter en kjent substans for flere bestemte typer medisinsk anvendelse, se IV, punkt 2b.4.6.

6.4 Praktisk vurdering av enhetlighet

Det er ikke de formelt valgte formuleringene eller formen på kravene, men omfanget av innholdet i kravene som etablerer den tekniske sammenhengen mellom de forskjellige oppfinnelsene og som er avgjørende for spørsmålet om enhetlighet. Ubestemt angivelse i kravene er heller ikke tilstrekkelig for å anmerke mangel på enhetlighet.

At søknaden inneholder krav av forskjellige kategorier, eller flere selvstendige krav av samme kategori, er i seg selv ingen grunn til å innvende mot manglende enhetlighet, se punkt 6.2.1a og 6.2.1b. Det er også irrelevant for vurdering av enhetlighet om oppfinnelsene er krevd beskyttet i separate krav eller som alternativer i ett enkelt krav, se punkt 6.2.1b. Tilsvarende skal heller ikke kravrekkefølgen være av betydning for resultatet av vurderingen av enhetlighet.

Et uselvstendig krav knyttet til et selvstendig krav rettet på en patenterbar oppfinnelse, vil alltid tilfredsstille kravet til enhetlighet. Dersom oppfinnelsen i det selvstendige kravet ikke er patenterbar, må det vurderes om det foreligger en oppfinnerisk sammenheng mellom gjenstandene i de uselvstendige kravene som er knyttet opp mot det selvstendige kravet, se punkt 6.2.2.

Det forhold at oppfinnelsene som søkes beskyttet tilhører ulike IPC-klasser er ingen grunn i seg selv for anmerking av uenhetlighet.

6.4.1 Metodikk ved vurdering av enhetlighet

To tilnærminger for å vurdere enhetlighet:

1. Tekniske særtrekk
a. De tekniske særtrekkene kan bestemmes

2. Felles oppfinnerisk konsept
a. Ett eller flere konsepter kan defineres relativt lett
b. Det er vanskelig å definere tekniske særtrekk (Markush formler)
c. Det er svært mange selvstendige krav (typisk for bio-saker)

Det er også mulig å benytte en kombinasjon av begge tilnærmingene, f.eks. hvis ett av flere konsepter er funnet kjent.

”Tekniske særtrekk” (”Special technical feature” - STF)

1. Identifiser de selvstendige kravene

2. Identifiser nærmeste kjente teknikk på dette stadiet i søknadsbehandlingen for den første oppfinnelsen angitt i kravene (”main invention”)

3. Definer forskjellen i tekniske trekk mellom nærmeste kjente teknikk og søknadsgjenstandene i de selvstendige kravene

4. Vurder de tekniske trekkene og deres effekter. Dersom

a. disse tekniske trekkene definerer et bidrag som hver av oppfinnelsene, betraktet som helhet, utgjør overfor den nærmeste kjente teknikk, er de tekniske særtrekk

b. disse tekniske trekkene ikke gir et bidrag som under punkt a., skal de uselvstendige kravene vurderes på nytt fra punkt 3.

Om et spesielt teknisk trekk utgjør et ’bidrag’ overfor den nærmeste kjente teknikk, og dermed danner  et «teknisk særtrekk», vurderes med hensyn på nyhet og oppfinnelseshøyde.

5. Dersom de tekniske særtrekkene verken er like eller tilsvarende («corresponding») vil oppfinnelsene være uenhetlige

6. Grupper de ulike oppfinnelsene.

”Felles oppfinnerisk konsept” (”Single general inventive concept”)

Konsept er en løsning på et problem, «solving … by doing ...». Løsningen skal basere seg på de tekniske trekkene som fremgår av kravene og effekten av disse trekkene.

1. Identifiser de selvstendige kravene

2. Formuler ett felles konsept så «smalt» som mulig og som omfatter trekk fra alle selvstendige krav

3. Det er uenhetlighet dersom

a. ett felles konsept som dekker alle selvstendige krav ikke kan formuleres

b. det formulerte konseptet mangler nyhet eller oppfinnelseshøyde i forhold til den identifiserte kjente teknikken på dette stadiet i søknadsbehandlingen. De uselvstendige kravene må vurderes på nytt fra punkt 2.

4. Grupper oppfinnelser som tilhører de forskjellige konseptene.

×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Alternativ: Tilbakemeldingene dine er verdifulle for oss, og vi setter pris på om du kan bruke 3 minutter til å svare på noen enkle spørsmål om våre nettsider.

Ja Nei