Del C, Kapittel IV - Vurdering av patenterbarhetsvilkårene

v. 7.6 Del C, Kapittel IV - Vurdering av patenterbarhetsvilkårene


1. Generelt

1.1 Grunnleggende vilkår

1.2 Uttalelse fra sakkyndig

1.3 Protest innkommer før patent er meddelt

2. Oppfinnelser

2.1 Oppfinnelsesbegrepet

2.2 Unntak fra oppfinnelsesbegrepet – patl. § 1, annet ledd

2.3 Eksempler på unntak – patl. § 1, annet ledd

2.3.1 Oppdagelser

2.3.2 Vitenskapelige teorier

2.3.3 Matematiske metoder

2.3.4 Kunstneriske (herunder estetiske) frembringelser

2.3.5 Planer, regler og metoder for utførelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet

2.3.6 Programmer for datamaskiner

2.3.6.1 Krav rettet mot datamaskin-implementerte oppfinnelser

2.3.6.1.1 Eksempler hvor alle fremgangsmåtetrinn kan være fullt implementert av generiske dataprosesseringsmidler

2.3.6.1.2 Eksempler hvor fremgangsmåtetrinn krever spesifikke dataprosessering og/eller krever ekstra tekniske innretninger som essensielle trekk

2.3.6.2 Krav som inneholder både tekniske og ikke-tekniske trekk ved datamaskin-implementerte oppfinnelser; Eksempler

2.3.7 Fremleggelse av informasjon

2.3.7.1 Brukergrensesnitt

2.3.7.2 Innhenting av data, formater og strukturer

2a. Bioteknologiske oppfinnelser

2a.1 Generelt

2a.1.1 Definisjon av bioteknologiske oppfinnelser

2a.1.2 Vilkår ved patentering av bioteknologiske oppfinnelser

2a.2 Naturlig forekommende biologisk materiale

2a.2.1 Vurdering av patenterbarhet

2a.2.1.1 Oppfinnelseshøyde

2a.2.1.2 Industriell utnyttelse – patl. § 3c andre setning

2a.2.2 Beskyttelsesomfang – patl. § 3c første setning

2a.2.2.1 Anvendelsespatenter

2a.3 Modifisert biologisk materiale

2a.3.1 Nukleotidsekvenser og mikroorganismer

2a.3.2 Generelt om planter og dyr

2a.3.2.1 Plantesorter og dyreraser

2a.3.2.2 Planter og dyr som ikke er begrenset til en plantesort eller en dyrerase

2a.3.2.3 Vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr

2a.4 Opplysningsplikt om leverandørland, opprinnelsesland og samtykke fra disse for biologisk materiale og oppfinnelser som er en videreutvikling av tradisjonell kunnskap

2a.4.1 Søknader som omfattes av opplysningsplikten i patl. § 8b

2a.4.1.1 Opplysningsplikt for oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale

2a.4.1.2 Opplysningsplikt for oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap

2a.4.2 Krav til opplysninger fra søker

2a.4.2.1 Krav til opplysninger om leverandørland (for materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, se 2a.4.2.3)

2a.4.2.2 Krav til opplysninger om opprinnelsesland (for materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, se 2a.4.2.3)

2a.4.2.3 Opplysningsplikt for materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk

2a.4.3 Manglende eller uriktige opplysninger - saksbehandlers oppgaver

2a.5 Humant materiale

2a.5.1 Humant materiale som sådant (oppdagelser)

2a.5.2 Bearbeidet humant materiale

2a.5.3 Opplysninger om samtykke til bruk av humant materiale

2a.5.3.1 Manglende eller uriktige opplysninger i henhold til patl. § 8c

2a.6 Mikrobiologiske og andre tekniske fremgangsmåter

2a.7 Etisk begrunnede unntak

2a.7.1 Veiledende liste over unntatte oppfinnelser

2a.7.2 Innsigelser grunnet på at patentet strider mot patl. § 1b

2a.7.2.1 Formalia og realitetsbehandling ved innsigelser grunnet i patl. § 1b

2a.7.2.2 Administrativ begrensning i forlenget innsigelsesperiode

2a.7.3 Etisk nemnd

2a.7.3.1 Realitetsbehandling basert på patl. § 1b

2a.7.3.2 Oversendelse til etisk nemnd

2a.7.3.3 Avgjørelse etter behandling i etisk nemnd

2a.8 Deponering av biologisk materiale

2a.9 Nukleotid- og aminosyresekvenser

2a.10 Beskyttelsesomfang for formeringsdyktig materiale

2a.10.1 Generelt om beskyttelsesomfang for formeringsdyktig materiale

2a.10.1.1 Produktkrav - biologisk materiale

2a.10.1.2 Fremgangsmåtekrav - biologisk materiale

2a.10.1.3 Produktkrav rettet på gener

2a.10.1.4 Materiale bragt i omsetning med sikte på vekst

2a.10.2 Landbruksunntaket ("farmers' privilege")

2a.10.2.1 Planter

2a.10.2.2 Dyr

2a.10.3 Naturlig forekommende materiale

2a.11 Overgangsbestemmelser

2b. Fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering – patl. § 1, sjette ledd

2b.1 Ikke-patenterbare fremgangsmåter som utføres på mennesker eller dyr

2b.2 Patenterbare fremgangsmåter som utføres på mennesker eller dyr

2b.2.1 Instrumenter eller apparater

2b.3 Første medisinske anvendelse (første indikasjonskrav)

2b.3.1 Form på første indikasjonskrav

2b.3.2 Vurdering av nyhet for første indikasjonskrav

2b.3.3 Vurdering av oppfinnelseshøyde for første indikasjonskrav

2b.3.4 Støtte i beskrivelsen ved første indikasjonkrav

2b.3.5 Enhetlighet

2b.4 Annen medisinsk anvendelse (annen indikasjon)

2b.4.1 Godtakbare annen indikasjonskrav

2b.4.2 Ikke godtakbare krav

2b.4.3 Vurdering av nyhet for annen indikasjonskrav

2b.4.4 Vurdering av oppfinnelseshøyde for annen indikasjonskrav

2b.4.5 Funksjonelle definisjoner i annen indikasjonskrav

2b.4.6 Enhetlighet

3. Industriell utnyttelse

3.1 Definisjon "industri"- patl. § 1, første ledd

4. Nyhet

4.1 Nyhet og teknikkens stilling – patl. §§ 2, første ledd og 2, andre ledd

4.1.1 Definisjon av nyhet og teknikkens stilling

4.1.2 Allmenn tilgjengelighet

4.1.2.1 Skriftlig dokument

4.1.2.2 Muntlig beskrivelse

4.1.2.3 Åpenlys utøvelse eller allment tilgjengelig på andre måter

4.1.2.4 Internettpublikasjoner

4.1.2.4.1 Generelt

4.1.2.4.2 Tekniske tidsskrifter

4.1.2.4.3 Ikke-tradisjonelle publikasjoner

4.1.2.4.4 Publikasjoner som ikke har noen dato eller bare en upålitelig dato

4.1.2.4.5 Problemtilfeller

4.1.2.4.6 Tekniske detaljer og generelle merknader

4.1.2.5 Standarder og forberedende dokumenter til standarder

4.2 Kolliderende søknader

4.2.1 Nyhetsskadelig innhold

4.2.2 Leveringsdag for kolliderende søknader

4.2.3 Internasjonale søknader – patl. §§ 2, tredje ledd og 31

4.2.4 Europeiske patentsøknader – patl. § 66f

4.2.5 Dobbelt-patentering

4.3 Nyhetsvurdering

4.3.1 Mothold

4.3.2 Motholdets omfang

4.3.2.1 Tydelighetskravet («enabling disclosure»)

4.3.3 Utvalgsoppfinnelser

5. Oppfinnelseshøyde – patl. § 2 første ledd

5.1 Generelt

5.2 Teknikkens stilling; leveringsdag

5.3 Fagperson

5.3.1 Fagpersonens alminnelige kunnskap

5.4 Nærliggende

5.5 Problem-og-løsning - tilnærming (PSA)

5.5.1 Bestemme den nærmeste tidligere kjente teknikk

5.5.2 Formulering av det objektive tekniske problemet

5.5.3 Nærliggende for fagpersonen

5.5.4  Krav som omfatter både tekniske og ikke-tekniske trekk

5.5.4.1 Formulering av det objektive tekniske problem for krav med både tekniske og ikke-tekniske trekk

5.6 Kombinering av deler av tidligere kjent teknikk (mothold)

5.7 Kombinasjonsoppfinnelser vs. sammenstilling eller samling av trekk.

5.8 "Virkelighetsnære" vurderinger («ex post facto»-analyser)

5.9 Ulik basis for oppfinnerisk innsats

5.10  Sekundære indikatorer (objektive skjønnsmomenter)

5.10.1 Forutsigbar ulempe; ikke-funksjonell modifikasjon; tilfeldig valg

5.10.2 Uventet teknisk effekt; bonuseffekt

5.10.3 Lenge følt behov; Kommersiell suksess

5.11 Nye argumenter og etterinnsendt materiale fra søkeren

5.12 Utvalgsoppfinnelser

5.13 Kravtyper som ikke behøver å vurderes med hensyn til nyhet og oppfinnelseshøyde

5.14 Mellomprodukter

5.14.1 Definisjoner

5.14.2 Patenterbarhetsbetingelser

5.14.3 Betingelser for enhetlighet

5.15 Eksempelsamling

5.16 ”Særlige bestemmelser for behandling av søknader som angår lege- eller næringsmidler og er inngitt før 1. januar 1992”

6a. Oppfinnelser hvis kommersielle utnyttelse strider mot offentlig orden eller moral

6a.1 Generelt

6a.2 Den etiske nemnd for patentsaker

6a.3 Oppfinnelser forbudt ved lov

6a.4 Eksempler på oppfinnelser som ikke kan patenteres

6a.5 Forlenget innsigelsesperiode

6b. Oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap

7. Ikke-nyhetsskadelige opplysninger – patl. § 2, siste ledd nr. 1 og 2

8. Eksempelsamling til kapittel IV

8.1 Anvendelse av kjente midler?

8.1.1 Oppfinnelser som innebærer anvendelse av kjente midler på en nærliggende måte og som dermed ikke innehar oppfinnelseshøyde

8.1.2 Oppfinnelser som innebærer anvendelse av kjente midler på en ikke-nærliggende måte og som dermed innehar oppfinnelseshøyde

8.2 Nærliggende kombinasjon av trekk?

8.2.1 Nærliggende og følgelig ikke oppfinnerisk kombinasjon av trekk

8.2.2 Ikke nærliggende og følgelig oppfinnerisk kombinasjon av trekk

8.3 Nærliggende valg?

8.3.1 Nærliggende og følgelig ikke oppfinnerisk valg mellom et antall kjente muligheter

8.3.2 Ikke nærliggende og følgelig oppfinnerisk valg blant et antall kjente muligheter

8.4 Overvinne en teknisk fordom

8.5 Flytskjema søknadsbehandling

1. Generelt

1.1 Grunnleggende vilkår

Følgende vilkår må være oppfylt for at det skal kunne meddeles patent:

a) Det må foreligge en oppfinnelse, se IV, punkt 2.

b) Oppfinnelsen må kunne utnyttes industrielt, se IV, punkt 3.

c) Oppfinnelsen må være ny, se IV, punkt 4.

d) Oppfinnelsen må inneha oppfinnelseshøyde, se IV, punkt 5.

e) Oppfinnelsen skal være beskrevet så tydelig at en fagperson på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den, se II, punkt 3.3.5.

Den som har gjort en oppfinnelse som tilfredsstiller ovennevnte vilkår, har ifølge patentloven, etter søknad, rett til å få sin oppfinnelse patentbeskyttet. Imidlertid er det hjemlet visse unntak fra patentering i loven, som er beskrevet nærmere i denne retningslinjen, og hvor patent ikke vil bli meddelt selv om alle ovennevnte vilkår er oppfylt.

Ikke-skadelige opplysninger om en patentsøkt oppfinnelse, åpenbart misbruk eller visning på en offisielt anerkjent utstilling, omtales i IV, punkt 7.

1.2 Uttalelse fra sakkyndig

Patentstyret kan innhente uttalelser fra sakkyndige som ikke er inhabile, hvis dette er nødvendig for behandlingen av en søknad. Sakkyndige kan innkalles til møter eller muntlige forhandlinger, men skal bare ha en rådgivende funksjon. En som har vært brukt som sakkyndig under søknadsbehandlingen kan brukes som sakkyndig ved administrativ begrensning, administrativ overprøving eller ved klagebehandling, jf. patentstyrelova § 8. Før det innhentes en uttalelse fra en sakkyndig, eller en sakkyndig innkalles til et møte eller muntlige forhandlinger, skal seksjonssjef, patentfagansvarlig eller Patentjuridisk seksjon kontaktes.

1.3 Protest innkommer før patent er meddelt

Innkommer det under Patentstyrets behandling av en søknad skriv av betydning for bedømmelsen av søknaden før patent er meddelt, jf. pf. § 35, en protest, skal Patentstyret underrette søkeren om dette. Er det i protesten påberopt annet nyhetshinder enn bare en påstand om åpenlys utøvelse, skal Patentstyret umiddelbart undersøke om dette medfører at søkeren bør tilskrives om realiteten i saken.

Dersom protesten er relevant, begrunnet og ikke anonymt innlevert skal saksbehandler foreta en realitetsbehandling så snart som mulig.

Inneholder protesten bare en påstand om åpenlys utøvelse av oppfinnelsen, opptas den som regel til prøvning først etter utløpet av fristen for å nedlegge innsigelse og bare dersom den samme påstand også fremsettes i en innsigelse.

Vedkommende som fremsetter en protest gis ikke partsrettigheter i saken.

Den som leverer en protest skal, med unntak av de som leverer en protest med grunnlag i patl. §§ 17 eller 18, umiddelbart tilskrives og opplyses om at:

(i)    protesten blir oversendt søker til orientering,

(ii)   de forhold som det er opplyst om i protesten vil bli tatt med i Patentstyrets
vurdering av søknaden før en eventuell meddelelse av patent,

(iii) det kan leveres innsigelse dersom søknaden blir meddelt.

 

Seksjon Patentproduksjon sender ut standardbrev vedrørende mottatt protest.

I de tilfeller hvor protesten har grunnlag i patl. §§ 17 eller 18 oversendes ikke ovennevnte standardbrev, bare en bekreftelse på mottatt protest fra seksjon Patentproduksjon.

Søknadsbehandlingen stilles i bero inntil retten til oppfinnelsen er avklart, se pr. del A, kap. II, punkt 2.8 ”Uenighet om retten til oppfinnelsen”.

Påstår den som leverer en protest at det er han, og ikke søkeren, som har retten til en oppfinnelse, jf. patl. § 17, eller godtgjør noen overfor Patentstyret at det er han, og ikke søkeren, som har retten til en oppfinnelse, jf. patl. § 18, skal protesten behandles av Patentjuridisk seksjon.

2. Oppfinnelser

2.1 Oppfinnelsesbegrepet

Patentloven definerer ikke hva som menes med oppfinnelse i patentrettslig forstand, men for at en oppfinnelse skal kunne være patenterbar i patentlovens forstand, er det likevel klart at den må oppfylle betingelsene teknisk karakter, teknisk effekt og å være reproduserbar. Dette er implisitt innebygd i patentloven (jf. patl. § 1, 1.ledd).

Med teknisk karakter menes at det skal være tale om en løsning av en oppgave ved hjelp av naturkrefter, dvs. en lovbundet utnyttelse av naturens materie og energi, se også punkt 3.1.

Oppfinnelsen må være av "teknisk karakter" i en slik grad at den kan relateres til et teknisk område, den må angå et teknisk problem og den må kunne defineres gjennom sine tekniske trekk i kravene, jf. pf. § 6, se kap.III, punkt 2.1.

Med teknisk effekt menes at oppfinnelsens særlige formål skal kunne virkeliggjøres, slik at det tekniske problem oppfinnelsen vedrører, er løst.

Med reproduserbar menes at oppfinnelsen har en slik karakter at man ved gjentatt utøvelse av oppfinnelsen skal være sikker på å oppnå det tilsiktede og samme resultat.

Det er viktig å være klar over at vurderingen av hvor vidt det foreligger en oppfinnelse i patentrettslig forstand, er uavhengig av, og forskjellig fra, vurderingen av om søknadsgjenstanden er industrielt utnyttbar og innehar nyhet og oppfinnelseshøyde.

En måte å definere en oppfinnelse på vil dermed være:

2.2 Unntak fra oppfinnelsesbegrepet – patl. § 1, annet ledd

patl. § 1, annet ledd, inneholder en ikke-uttømmende liste med eksempler på hva som ikke skal betraktes som oppfinnelser. Man skal merke seg at unntakene i listen enten er søknadsgjenstander av abstrakt (f.eks. oppdagelser og vitenskapelige teorier) eller av ikke-teknisk art (f.eks. kunstneriske frembringelser eller fremleggelse av informasjon). I motsetning til dette må en oppfinnelse iht. patl. § 1, første ledd være både konkret og av teknisk karakter, og den kan være innenfor ethvert teknologisk område.

For å kunne vurdere om en søknad beskriver en oppfinnelse iht. patl. § 1, første ledd, er det to generelle punkter som det må tas hensyn til. For det første kan patenterbarhet nektes hvis søknaden bare omfatter unntatt materiale som sådan, jf. patl. § 1, annet ledd, 1. setning. For det andre må det konsentreres på kravenes innhold uavhengig av form og kategori, for å fastslå om kravgjenstanden, helhetlig betraktet, innehar teknisk karakter. Hvis dette ikke er tilfelle, er den heller ingen oppfinnelse iht. patl. § 1, første ledd.

Eksempel:
Hvis det søkes beskyttelse for en tidligere kjent vare, hvor overflaten er blitt designet med maling eller med skriftlig informasjon, vil søknadens bidrag bare utgjøre kunstneriske frembringelser eller fremleggelse av informasjon. Dette tilfellet er et eksempel på materiale som ikke er patenterbart, fordi det her kun søkes beskyttelse for unntatt materiale som sådan.

2.3 Eksempler på unntak – patl. § 1, annet ledd

De ulike eksemplene i patl. § 1, annet ledd, vil nå bli gjennomgått fortløpende. I tillegg vil det bli gitt ytterligere eksempler for å klargjøre forskjellen mellom patenterbart og ikke-patenterbart materiale bedre.

2.3.1 Oppdagelser

Hvis man finner en ny egenskap hos et kjent materiale eller en kjent vare, er dette bare en oppdagelse og ikke patenterbart. Hvis man imidlertid utnytter denne egenskapen til å løse et teknisk problem, er det gjort en oppfinnelse som kan være patenterbar.

Eksempel:
Oppdagelsen av at et kjent materiale er i stand til å motstå mekaniske sjokk, er ikke patenterbart, mens en jernbanesville laget av dette materialet kan være patenterbar.

Erkjennelsen av at et materiale finnes fritt i naturen, er også bare en oppdagelse og derfor heller ikke patenterbar. Hvis, imidlertid, et materiale som finnes i naturen, først må isoleres fra sine omgivelser, og en fremgangsmåte for å utføre dette blir utviklet, kan fremgangsmåten være patenterbar. Dessuten, hvis dette materiale kan bli entydig karakterisert ved enten sin struktur eller ved fremgangsmåten eller andre parametere, se kap. III, punkt 4.6.1, og materialet er "nytt" i den absolutte mening av at ingen tidligere eksistens er kjent, kan materialet som sådan være patenterbart, selv om materialet har eksistert i naturen tidligere, se også 2. avd. sak nr. 6552 og punkt 4.3.2.

Eksempel:
Naturlig forekommende materiale som har eksistert i naturen i årevis, men hvor eksistensen ikke har vært kjent, f.eks. oppdagelsen av en ny kjemisk forbindelse som produseres av en mikroorganisme, kan på isolert form utgjøre et patenterbart materiale.

Plantesorter og dyreraser er imidlertid unntatt fra patentering iht. patl. § 1, fjerde ledd, første punktum (se kap. IV, 2a.3.2.1).

2.3.2 Vitenskapelige teorier

Disse er en mer generalisert form av oppdagelser, og det samme prinsipp har gyldighet.

Eksempel:
En fysikalsk teori for halvledningsevne vil ikke være patenterbar. Imidlertid kan nye halvleder-innretninger og prosesser for fremstilling av disse være patenterbare.

2.3.3 Matematiske metoder

patl. § 1 annet ledd nr. 1

Matematiske metoder er et spesielt eksempel på prinsippet om at rent abstrakte eller intellektuelle metoder ikke er patenterbare. For eksempel vil en abstrakt snarveismetode for divisjon utelukkes fra patentering av
patl. § 1 annet ledd nr. 1. Imidlertid vil en regnemaskin konstruert for å operere i samsvar med metoden, for eksempel ved å kjøre et program, ikke utelukkes. Elektriske filtre utformet i henhold til en bestemt matematisk metode vil heller ikke utelukkes.
Videre vil en metode for å analysere det sykliske forløpet av en kurve som setter to spesifiserte parametere som ikke er nærmere spesifiserte i forbindelse med hverandre, være en matematisk metode som sådan, og dermed utelukket fra patentering av
patl. § 1, med mindre det brukes tekniske midler, for eksempel hvis metoden er datamaskin-implementert.
Et krav rettet mot en teknisk fremgangsmåte hvor en matematisk metode blir brukt, er begrenset til en spesiell anvendelse av den matematiske metoden i et teknisk område, og søker ikke beskyttelse for en matematisk metode som sådan. For eksempel kan en fremgangsmåte for koding av audioinformasjon i et kommunikasjonssystem ha som mål å redusere forvrengning forårsaket av kanalstøy. Selv om ideen som ligger til grunn for en slik fremgangsmåte kan anses å ligge i en matematisk metode, er denne kodemetoden som helhet ikke en matematisk metode som sådan, og er følgelig ikke utelukket fra patentering av
patl. § 1 annet ledd nr. 1. Tilsvarende kan en fremgangsmåte for kryptering/dekryptering eller signering av elektronisk kommunikasjon betraktes som en teknisk fremgangsmåte, selv om den er i hovedsak basert på en matematisk metode (se T 1326/06).

Et prosesstrinn, for eksempel en matematisk algoritme, kan bidra til den tekniske karakter av en krevd fremgangsmåte bare hvis det tjener til et tilstrekkelig definert teknisk formål for fremgangsmåten. Spesielt er bestemte tekniske anvendelser av datamaskin-implementerte simuleringsmetoder å anse som nyere tekniske fremgangsmåter som utgjør en essensiell del av fremstillingsprosessen, selv om de involverer matematiske formler. Slike simuleringsmetoder kan ikke nektes en teknisk effekt bare på grunn av at de ennå ikke innbefatter det fysiske sluttproduktet. Imidlertid kan meta-spesifikasjonen for et udefinert teknisk formål, for eksempel for simulering av et «teknisk system", ikke betraktes som tilstrekkelig (se T 1227/05).

I en matematisk metode for behandling av data, selv om bestemmelse av opphavet til datapostene, dvs. hva dataene representerer, kan innebære tekniske aspekter, vil dette ikke nødvendigvis medføre at metoden tildeles teknisk karakter. For eksempel, i en matematisk metode for klassifisering av dataposter, vil klassifiseringsalgoritmen ikke få teknisk karakter fra å spesifisere at datapostene er samlet fra hendelser i et telekommunikasjonsnettverk, hvis klassifiseringen ikke har et teknisk formål. Avgjørende er også om en teknisk effekt oppnås ved den funksjonelle egenskap av dataene uten hensyn til kognitivt innhold, dvs. det meningsbærende innhold (se T 1194/97, T 1161/04). For eksempel vil en matematisk metode for behandling av data som representerer et bilde lagret som et elektrisk signal ved hjelp av en datamaskin-implementert fremgangsmåte, og som gir som resultat en viss endring i bildet, for eksempel gjenopprette bildet hvis det er forvrengt, betraktes som å bli benyttet i en teknisk prosess (se T 208/84 og T 1161/04).

Den økte hastigheten eller effektiviteten av en metode basert på forbedrede algoritmer er alene ikke tilstrekkelig til å overføre teknisk karakter til metoden (se T 1227/05). Egenskaper som hastighet og effektivitet er iboende i både tekniske og ikke-tekniske metoder. For eksempel, hvis en sekvens av auksjonstrinn fører til prisfastsettelse raskere enn noen annen auksjon metode, betyr det ikke nødvendigvis at auksjonstrinnene bidrar til teknisk karakter av metoden (se T 258/03).

2.3.4 Kunstneriske (herunder estetiske) frembringelser

Definisjonen av en estetisk frembringelse relateres til en gjenstand (f.eks. maleri eller skulptur) som verdsettes for andre kvaliteter enn de tekniske, og som i all hovedsak er subjektive. Men dersom gjenstanden også har tekniske trekk, kan den være patenterbar.

Eksempel:
Hos et bildekk med mønster, er den estetiske utførelsen av mønsteret i seg selv ikke patenterbart, men bildekket med mønsteret kan inneholde tekniske trekk som er patenterbare. En bok karakterisert bare ved trekk ved den estetiske eller kunstneriske effekten av innholdet, layouten eller bokstavfontene vil for eksempel ikke være patenterbar. Ei heller vil et maleri karakterisert ved den estetiske effekten av dets motiv, sammensetningen av farger eller av den kunstneriske (f.eks. impresjonistiske) stil være patenterbart.

Men til tross for at den estetiske effekten altså ikke vil være patenterbar, kan imidlertid middelet til oppnåelsen av en slik effekt være patenterbart, dersom effekten oppnås ved en teknisk anordning eller andre tekniske midler.

Eksempel:
Et tekstilstoff kan ha et tiltalende utseende som er oppnådd ved en lagdelt struktur som tidligere ikke har vært brukt til dette formål, slik at stoffet med denne strukturen dermed kan være patenterbart. Tilsvarende kan en bok som er karakterisert ved et teknisk trekk ved innbindingen eller limingen av ryggen være patenterbar, til tross for at den oppnådde effekt i tillegg har en estetisk effekt. Også bilder kan være patenterbare dersom de er karakterisert ved det lerretet, fargestoffet eller bindemiddelet som er brukt.

I tillegg kan en fremgangsmåte for å produsere en estetisk frembringelse omfatte en teknisk nyskapning, og dermed være patenterbar.

Eksempel:
En diamant med en spesielt vakker fasong (noe som i seg selv ikke er patenterbart) kan være fremstilt ved en ny teknisk fremgangsmåte. Her vil fremgangsmåten kunne være patenterbar. Tilsvarende vil en ny trykningsteknikk for bøker, som resulterer i en særegen layout med estetisk effekt, kunne være patenterbar, og da sammen med boka som er et produkt av fremgangsmåten. En substans eller sammensetning karakterisert ved tekniske trekk som medfører en spesiell effekt med hensyn til lukt eller smak, f.eks. ved at lukt eller smak forlenges eller forsterkes, kan være patenterbar.

2.3.5 Planer, regler og metoder for utførelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet

patl. § 1 annet ledd nr. 3

Dette er eksempler på elementer av en abstrakt eller intellektuell karakter. Spesielt vil en plan for å lære et språk, en metode for å løse kryssord, et spill som en abstrakt enhet definert av sine regler, informasjonsmodellering eller en plan for å organisere en kommersiell drift ikke være patenterbar. For eksempel vil en metode for forretningsvirksomhet være utelukket fra patentering, selv om den innebærer muligheten til å gjøre bruk av uspesifiserte tekniske hjelpemidler eller har praktisk nytte (se T 388/04). Et annet eksempel er en metode for å utforme et lastearrangement for en nukleær kjerne, som hverken angir bruk av midler eller tiltak av teknisk art og heller ikke omfatter tilveiebringelse av en fysisk gjenstand, som for eksempel en reaktorkjerne lastet i henhold til den gitte utforming, som sluttprodukt. Denne metoden kan også utføres intellektuelt og mangler således teknisk karakter, uansett kompleksiteten av metoden eller hvilke tekniske overveielser som er involvert (se T 914/02).

Hvis imidlertid den krevde gjenstanden spesifiserer et apparat eller en teknisk prosess for utførelse av i det minste en del av en plan, må planen og anordningen eller prosessen bli vurdert som en helhet. Dersom kravet spesielt angir datamaskiner, datamaskinnettverk eller andre konvensjonelle programmerbare apparater, et tilsvarende program eller et lagringsmedium som inneholder programmet, for å utføre i det minste noen trinn av en plan, kan kravet oppvise en blanding av tekniske og ikke-tekniske trekk, der de tekniske trekkene er rettet på en datamaskin eller en tilsvarende programmerbar innretning. I slike tilfeller må kravet vurderes som en "datamaskin-implementert oppfinnelse" (se punkt 2.3.6).

2.3.6 Programmer for datamaskiner

patl. § 1 annet ledd nr. 3

 

Programmer for datamaskiner kan beskyttes i forskjellige former som en "datamaskin-implementert oppfinnelse" (CII – computer-implemented invention). Dette uttrykket er ment å dekke krav på oppfinnelser som involverer datamaskiner, datanettverk eller andre programmerbare gjenstander, hvor et eller flere av trekkene i den krevde oppfinnelsen er realisert ved hjelp av et program eller programmer. Krav rettet mot datamaskin-implementerte oppfinnelser kan ta former som er beskrevet i punkt 2.3.6.1 med underpunkter.

For krav rettet på datamaskinprogrammer gjelder i prinsippet nøyaktig de samme grunnleggende patenterbarhetsvilkår som for andre gjenstander. Selv om "programmer for datamaskiner" er blant de unntakene som er oppført i
patl. § 1 annet ledd, er den krevde gjenstand likevel ikke utelukket fra patentering ifølge bestemmelsene i patl. § 1 annet ledd nr. 3 dersom den krevde gjenstanden har teknisk karakter.

 

Teknisk karakter vurderes uten hensyn til den kjente teknikk (se T 1173/97, bekreftet ved G 3/08). Trekkene i dataprogrammet i seg selv (se T 1173/97) eller tilstedeværelsen av en gjenstand definert i kravet (se T 424/03 og T 258/03) kan potensielt gi teknisk karakter til den krevde gjenstand som forklart under. Eksempelvis i «integrerte systemer» (embedded systems), kan en databehandlingsoperasjon gjennomført ved hjelp av et dataprogram på tilsvarende måte bli implementert ved hjelp av spesielle kretser, for eksempel ved «programmerbar logikkmatrise» (FPGA: field-programmable gate arrays).

Et dataprogram krevd alene er ikke utelukket fra patentering hvis det bevirker eller kan bevirke, når det kjører på eller er lastet inn i en datamaskin, en ytterligere teknisk effekt som går utover de "normale" fysiske interaksjoner mellom dataprogrammet og datamaskinen hvor det kjøres (se T 1173/97 og G 3/08). De normale fysiske effektene av utførelsen av et program, for eksempel elektriske strømmer, er ikke i seg selv tilstrekkelig til å gi et datamaskinprogram teknisk karakter, og en ytterligere teknisk effekt er påkrevd. Den ytterligere tekniske effekt kan være kjent i teknikkens stilling.

Likeledes, selv om det kan sies at all datamaskinprogrammering innebærer tekniske overveielser, siden programmeringen er rettet på å definere en fremgangsmåte som kan utføres av en datamaskin, er dette i seg selv ikke tilstrekkelig til å tildele programmet som resulterer fra programmeringen teknisk karakter. Til dette må en programmerer ha foretatt tekniske overveielser utover "bare" det å finne en datamaskinalgoritme for å gjennomføre en prosedyre (se G 3/08).


En ytterligere teknisk effekt som gir teknisk karakter til et datamaskinprogram, kan finnes for eksempel i styring av en industriell prosess, eller i den interne virkemåten av datamaskinen selv, eller i datamaskinens grensesnitt under påvirkning av programmet. Dette kan, for eksempel, påvirke effektiviteten eller sikkerheten til en prosess, styring av datamaskinressurser som kreves, eller hastigheten for dataoverføring i en kommunikasjonsforbindelse. Et dataprogram som implementerer en matematisk metode, som selv gir et teknisk bidrag (se
punkt 2.3.3), gjelder også som et dataprogram som når det kjøres på en datamaskin er i stand til å forårsake en ytterligere teknisk effekt.

Hvorvidt et dataprogram kan bidra til den tekniske karakter av en krevd gjenstand er ofte et spørsmål uavhengig av den tekniske karakter av de maskinvarekomponenter som kan defineres for å utføre dataprogrammet. Frembringer et datamaskinprogram en ytterligere teknisk effekt (se T 1173/97), gjelder det i seg selv som teknisk og ikke utelukket fra patenterbarhet. Derimot er enhver krevd gjenstand som definerer eller bruker tekniske midler en oppfinnelse i betydningen av
patl. § 1 (se T 424/03 og T 258/03, og bekreftet i G 3/08). Dette gjelder selv om de tekniske midler er alminnelig kjent; for eksempel gir inkluderingen av en datamaskin, et datamaskin-nettverk, et lesbart medium som bærer et program, etc. i et krav teknisk karakter til den krevde gjenstand.

Hvis en krevd gjenstand vedrørende et dataprogram ikke har teknisk karakter, skal gjenstanden avvises etter
patl. § 1. Hvis gjenstanden passerer denne testen for teknisk karakter, skal saksbehandler fortsette til spørsmålene om nyhet og oppfinnelseshøyde.

 

Et patent kan gis på en av de forskjellige former av et krav på et datamaskinprogramprodukt om alle patenterbarhetsvilkårene (patl. §§ 2 og 8) er oppfylt. Slike krav bør ikke inneholde programlister, men må definere alle trekk som sikrer patenterbarhet av prosessen som programmet skal utføre når det kjøres. Korte utdrag fra programmer vil kunne bli akseptert i beskrivelsen.

2.3.6.1 Krav rettet mot datamaskin-implementerte oppfinnelser


Uttrykket "datamaskin-implementerte oppfinnelser" (CII) dekker krav som involverer datamaskiner, datanettverk eller andre programmerbare gjenstander, hvor ved første betraktning minst ett trekk er realisert ved hjelp av et dataprogram.

Krav rettet på CII må definere alle trekkene som sikrer patenterbarheten av prosessen som datamaskinprogrammet er ment å utføre når det kjøres. Spesielt når patenterbarheten er avhengig av en teknisk effekt, må kravene være slik formulert at de inkluderer alle de tekniske trekkene av oppfinnelsen som er essensielle for den tekniske effekten (se T 32/82). En innvending under patl. § 8 annet ledd første punktum bør reises dersom kravene inneholder programlister. Korte utdrag fra programmer kan bli godtatt i beskrivelsen (kap. II, punkt 3.4.3).

I de følgende to seksjoner, skilles det mellom to tilfeller. Praksisen ifølge 2.3.6.1.1 er begrenset til oppfinnelser hvor samtlige fremgangsmåtetrinn kan utføres ved generiske midler for dataprosessering. Mens praksisen ifølge 2.3.6.1.2 angår oppfinnelser hvor minst ett fremgangsmåtetrinn innebærer bruk av spesifikke midler for dataprosessering eller andre tekniske innretninger som essensielle trekk.

2.3.6.1.1 Eksempler hvor alle fremgangsmåtetrinn kan være fullt implementert av generiske dataprosesseringsmidler

En vanlig type av CII angår gjenstand hvor samtlige fremgangsmåtetrinn kan gjennomføres fullstendig ved datamaskinprograminstruksjoner som kjøres på midler som, i sammenheng med oppfinnelsen, utfører generiske databehandlingsfunksjoner.

Slike midler kan eksempelvis være innebygd i en personlig datamaskin, en smarttelefon, en printer etc. Selv om det i slike oppfinnelser er mulig med forskjellige kravstrukturer, begynner kravsettet vanligvis med et fremgangsmåtekrav. I et CII-kravsett kan ytterligere krav i andre kategorier opptas på en gjenstand som tilsvarer fremgangsmåtekravet for å oppnå full beskyttelse av oppfinnelsen. Dersom oppfinnelsen angår programvare som kan lastes inn i et minne, overføres over et nettverk eller distribueres på en databærer, kan et krav på et dataprogram [produkt] også finnes i tillegg til en datamaskin-implementert fremgangsmåte. Kategorien for et dataprogram [produkt] krav skiller seg fra kategorien for en tilsvarende datamaskin-implementert fremgangsmåte (se T 424/03 og G 3/08). Den følgende ikke-uttømmende listen inneholder eksempler på akseptable kravformuleringer (se T 410/96, T 1173/97 og 2140/08 T) i kravsett på CII-oppfinnelser:

 

Eksempler

 

(i) Fremgangsmåtekrav (krav 1)

-En datamaskin-implementert fremgangsmåte omfattende trinnene A, B, …
-En fremgangsmåte utført av en datamaskin, omfattende trinnene A, B, ...

(ii) Apparat / enhet / system krav (krav 2)
-Et dataprosesseringsapparat / enhet / system som omfatter midler for å utføre [trinnene i] fremgangsmåten ifølge krav 1.

-Et dataprosesseringsapparat / enhet / system som omfatter midler for utførelse av trinn A, midler for utførelse av trinn B, ...
-Et dataprosesseringsapparat / enhet / system som omfatter en prosessor innrettet for å / konfigurert til å utføre [trinnene i] fremgangsmåten ifølge krav 1.

 

(iii) Dataprogram [produkt] krav (krav 3)

-Et dataprogram [produkt] som omfatter instruksjoner som, når programmet kjøres av en datamaskin, forårsaker at datamaskinen utfører [trinnene i] fremgangsmåten ifølge krav 1.
-Et dataprogram [produkt] bestående instruksjoner som, når programmet kjøres av en datamaskin, fører til at datamaskinen utfører trinn A, B, ....


(iv) Datamaskin-lesbart [lagrings] medium / databærer krav (krav 4)
-Et datamaskinlesbart [lagrings] medium som omfatter instruksjoner som, når de blir eksekvert av en datamaskin, forårsaker at datamaskinen utfører [trinnene i] fremgangsmåten ifølge krav 1.
-En datamaskinlesbar [lagrings] medium som omfatter instruksjoner som, når de blir kjørt av en datamaskin, fører til at datamaskinen utfører trinnene A, B, ...
-En datamaskinlesbar databærer som har lagret deri dataprogram [produkt] som angitt i krav 3.

-Et databærersignal som bærer datamaskinprogram [produkt] som angitt i krav 3.

 

I formulering (ii) ovenfor, vil apparattrekk ved middel-pluss-funksjon type ("middel for ...") forstås som middel særlig tilpasset til å utføre de respektive trinn / funksjoner, og ikke bare egnet til å utføre dem (se T 410/96). Det er ingen spesielle preferanser knyttet til ordvalgmuligheter som "omfatter innretninger for", "innrettet til å", "konfigurert til å" eller ekvivalenter. Disse formuleringene tildeler kravgjenstanden nyhet overfor et uprogrammert dataprosesseringsapparat eller et dataprosesseringsapparat som er programmert for å utføre en annen funksjon.

En innvending i henhold til
patentforskriften (pf.) § 7 fjerde ledd bør ikke anføres dersom kravsettet omfatter ett av kravene fra hver av de ovenfor angitte formuleringer (i) - (iv).

 

Imidlertid kan det reises en innvending dersom mer enn ett krav er til stede fra et av punktene (i) - (iv), for eksempel hvis det er to eller flere dataprogram [produkt] krav som ikke kan anses å falle inn under ett av unntakene i pf. § 7 fjerde ledd.


Ved vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde av et kravsett som definert ovenfor (formuleringer (i) - (iv)), starter saksbehandleren vanligvis med fremgangsmåtekravet. Hvis gjenstanden for fremgangsmåtekravet anses ny og oppfinnerisk, er normalt også gjenstanden for de andre krav i kravsettet som er formulert i samsvar med punktene ovenfor ny og oppfinnerisk, forutsatt at kravene omfatter trekkene som tilsvarer alle de som sikrer patenterbarhet av fremgangsmåten.

Krav relatert til CII som er formulert på en annen måte enn de i punktene (i) - (iv) definert ovenfor må vurderes fra sak til sak i lys av vilkårene til klarhet, nyhet og oppfinnelseshøyde
(se også punkt 2.3.6.1.2, og 2.3.6).

For eksempel, når oppfinnelsen er realisert i et distribuert databehandlingsmiljø eller involverer produkter som er relatert til hverandre, kan det være nødvendig å henvise til de spesifikke trekkene i de ulike gjenstandene for å definere hvordan de samhandler for å sikre tilstedeværelse av alle essensielle trekk, og ikke bare referere til et annet krav som i de ovenfor angitte formuleringer
(ii) - (iv). I slike tilfeller kan også ytterligere selvstendige krav til relaterte produkter og deres tilsvarende fremgangsmåter være tillatt i henhold til bestemmelsen i
pf. § 7 fjerde ledd.

 

Likeledes, hvis brukermedvirkning kreves, kan det være nødvendig å reise en innvending etter patl. § 8 annet ledd dersom det ikke er mulig å bestemme fra kravet hvilke av trinnene som blir utført av brukeren.

Videre kan et krav på en datamaskin-implementert datastruktur i tillegg til formuleringene i punktene (i) - (iv) være tillatt i henhold
til
pf. § 7 fjerde ledd hvis den er definert ved sine egne tekniske egenskaper, for eksempel ved en veldefinert struktur som i T 858/02, eventuelt med referanser til den tilsvarende fremgangsmåten eller system i hvilket den blir brukt. En datamaskin-implementert datastruktur omfatter imidlertid ikke nødvendigvis trekkene ved den prosessen den er blitt produsert ved. Strukturen er heller ikke nødvendigvis begrenset til metoden den benyttes i. Derfor kan ikke et krav på en datamaskin-implementert datastruktur vanligvis defineres bare ved henvisning til en metode eller som et resultat av en prosess. For ytterligere informasjon om datastrukturer, se punkt 2.3.7.2.

For vurderingen av oppfinnelseshøyde for krav som omfatter trekk knyttet til unntakene etter
patl. § 1 annet ledd nr. 3, som ofte er tilfelle med CII, se punkt 2.3.6.1.

 

2.3.6.1.2 Eksempler hvor fremgangsmåtetrinn krever spesifikke dataprosessering og/eller krever ekstra tekniske innretninger som essensielle trekk

En annen type av CII angår gjenstand hvor ikke alle fremgangsmåtetrinnene kan gjennomføres fullstendig ved datamaskinprograminstruksjoner som kjøres på midler som, i sammenheng med oppfinnelsen, utfører generiske databehandlingsfunksjoner.

 

Her kan definisjonen av krav som i formuleringene (i) - (iv) i 2.3.6.1.1 være utilstrekkelige for å oppfylle vilkåret i patl. § 8 annet ledd. Videre må i slike tilfeller krav av ulike kategorier tolkes og vurderes separat med hensyn til nyhet og oppfinnelseshøyde.

Spesielt i anvendelsesområder som medisinsk utstyr, måleteknikk, optikk, elektromekanikk eller industrielle produksjonsprosesser, involverer fremgangsmåtekrav ofte trinn for manipulering eller interaksjon med tekniske fysiske enheter ved hjelp av datastyring. Imidlertid utføres disse fremgangsmåtetrinn ikke fullstendig av datamaskinen og krever spesielle tekniske hjelpemidler. Dersom den foreliggende oppfinnelsen involverer en interaksjon mellom databehandlingstrinn og andre tekniske midler, slik som en sensor, en aktuator etc., må disse tekniske midler omfattes av de selvstendige kravene hvis de er essensielle for å utføre oppfinnelsen. En innvending i henhold til
patl. § 8 annet ledd kan oppstå dersom kravene ikke definerer hvilke trinn som utføres av dataprosessoren eller av de ytterligere enhetene som er involvert, så vel som deres interaksjoner. Det samme gjelder hvis spesifikke dataprosesseringsmidler (for eksempel en spesiell parallell datamaskinarkitektur) er påkrevd, i motsetning til de generiske dataprosesseringsmidler som er beskrevet i 2.3.6.1.1.

Eksempel

1.
En fremgangsmåte for å bestemme oksygenmetning på blod i et pulsoksimeter, omfattende:

-mottak i en elektromagnetisk detektor første og andre elektromagnetiske strålingssignaler fra en blodgjennomtrukket vevdel, svarende til to forskjellige bølgelengder av lys;

-normalisering av nevnte elektromagnetiske signaler i henhold til trinn A, B og C for å gi normaliserte elektromagnetiske signaler;

-bestemmelse av oksygenmetning basert på nevnte normaliserte elektromagnetiske signaler i henhold til trinnene D og E.

2.
Et pulsoksimeter som har en elektromagnetisk detektor og midler tilpasset for å utføre trinnene i fremgangsmåten ifølge krav 1.

3.
Et dataprogram [produkt] som omfatter instruksjoner for å bevirke at innretningen ifølge krav 2 til å utføre trinnene i fremgangsmåten ifølge krav 1.

4.
En datamaskin-lesbart medium som har lagret deri i dataprogrammet som angitt i krav 3.

 

Fremgangsmåten har et trinn som utføres ved spesifikke tekniske midler (den elektromagnetiske detektoren) for å motta elektromagnetiske strålingssignaler. Derfor må den elektromagnetiske detektoren være definert i anordningskravet fordi den er et essensielt trekk for å utføre fremgangsmåten. I dette eksemplet kan anordningskravet henvise til fremgangsmåten ifølge krav 1, ettersom det er klart hvordan en anordning for utøving av denne fremgangsmåten er å bli implementert.


Imidlertid vil et datamaskinprogram som har henvisning bare til krav 1 mangle klarhet, fordi et slikt program kan ikke bli utført, for eksempel på en generell datamaskin som ikke har en elektromagnetisk detektor. Derfor må det være klart ut fra programmet at det skal utføres på den spesifikke anordningen ifølge krav 2.

2.3.6.2 Krav som inneholder både tekniske og ikke-tekniske trekk ved datamaskin-implementerte oppfinnelser; Eksempler

 

Det er tillatt å ha en blanding av tekniske og ikke-tekniske trekk i et patentkrav, slik det ofte er tilfelle med data-implementerte oppfinnelser. De ikke-tekniske trekkene kan til og med utgjøre den største delen av den krevde gjenstanden. Imidlertid, i lys av patl. §§ 1 og 2, kreves det en ikke-nærliggende teknisk løsning på et teknisk problem for at oppfinnelseshøyde skal være tilstede (se T 641/00, T 1784/06).

 

Dette omhandles generelt i punkt 5.5.4 Krav som omfatter både tekniske og ikke-tekniske trekk, og punkt 5.5.4.1 Formulering av det objektive tekniske problem.

 

Eksempler

De følgende eksempler på anvendelse av metoden i punkt 5.5.4 er tatt fra EPO guidelines Part G, Ch. VII, punkt 5.4.2 (November 2016). Disse eksemplene har til hensikt å illustrere anvendelsen av trinnene listet opp i punkt 5.5.4 for forskjellige scenarier, som beror på tilfeller fra EPOs Case Law. For illustrasjonsformålet er kravene vesentlig forenklet.

 

Example 1

Claim 1:

Method of facilitating shopping on a mobile device wherein:

(a) the user selects two or more products to be purchased;

(b) the mobile device transmits the selected products data and the device location to a server;

(c) the server accesses a database of vendors to identify vendors offering at least one of the selected products;

(d) the server determines, on the basis of the device location and the identified vendors, an optimal shopping tour for purchasing the selected products by accessing a cache memory in which optimal shopping tours determined for previous requests are stored; and

(e) the server transmits the optimal shopping tour to the mobile device for displaying.

Application of the steps of the problem-solution approach according to punkt 5.5.4

Step (i): The features contributing to the technical character are prima facie identified as a distributed system comprising a mobile device connected to a server computer which has a cache memory and is connected to a database.

Step (ii): Document D1, which discloses a method for facilitating shopping on a mobile device wherein the user selects a single product and the server determines from a database the vendor selling the selected product nearest to the user and transmits this information to the mobile device, is selected as the closest prior art.

Step (iii): The differences between the subject-matter of claim 1 and D1 are:

(1) The user can select two or more products to purchase (instead of a single product only).

(2) An “optimal shopping tour” for purchasing the two or more products is provided to the user.

(3) The optimal shopping tour is determined by the server by accessing a cache memory in which optimal shopping tours determined for previous requests are stored.

Differences (1) and (2) represent modifications of the underlying business concept, since they define producing an ordered list of shops to visit which sell these products. No technical purpose is served, and no technical effects can be identified from these differences. Hence, these features make no technical contribution over D1. On the other hand, difference (3) makes a technical contribution as it relates to the technical implementation of differences (1) and (2) and has the technical effect of enabling rapid determination of the optimal shopping tour by accessing previous requests which are stored in a cache memory.

Step (iii)(c): The objective technical problem is to be formulated from the perspective of the person skilled in the art as an expert in a technical field (se punkt 5.3). Such a person is not deemed to have any expertise in business-related matters. In the present case, he can be defined as an expert in information technology who gains knowledge of the business-related features (1) and (2) as part of the formulation of the technical problem to be solved, as would be the case in a realistic situation in the form of a requirement specification. The objective technical problem is thus formulated as how to modify the method of D1 to implement in a technically efficient manner the non-technical business concept defined by the differences (1) and (2), which is given as a constraint to be met.

Obviousness: Following requirement (1), it would have been a matter of routine for the skilled person to adapt the mobile device used in D1 so as to enable the user to select two or more products instead of a single one. It would also have been obvious to assign the task of determining the optimal shopping tour (arising from requirement (2)) to the server, by analogy with the server likewise determining the nearest vendor in D1. Since the objective technical problem further requires a technically efficient implementation, the skilled person would have looked for efficient technical implementations of the determination of a tour. A second document D2 discloses a travel planning system for determining travel trips, listing a set of places to visit, and addresses this technical problem: the system of D2 accesses for this purpose a cache memory storing results of previous queries. The skilled person would thus have considered the teaching of D2 and adapted the server in D1 to access and use a cache memory as suggested in D2 so as to provide a technically efficient implementation of the determination of the optimal shopping tour, i.e. difference (3). Hence, no inventive step is involved in the sense of patl. §§ 1 og 2.

Remarks: The example shows a typical application of the approach developed in T 641/00 (COMVIK). The analysis of technical effects is performed in detail at step (iii) to see if the differences from the closest prior art comprise features making a technical contribution. This analysis refines the initial finding of step (i) by identifying the feature of accessing the cache memory for results of previous requests in the step of determining the tour as a technical feature. Note that in this case step (i) would not need to be indicated explicitly in the reasoning. In step (iii)(c), the non-technical modifications to the business concept are given to the skilled person as a constraint to be met. Whether or not the new business concept is innovative is here irrelevant for the assessment of inventive step, which has to be based on the features of its technical implementation.

 

Example 2

Claim 1:

A computer-implemented method for brokering offers and demands in the field of transporting freight, comprising the following steps:

(a) receiving transportation offers/demands from users, including location and time data;

(b) receiving current location information of the users from GPS terminals with which the users are equipped;

(c) after receiving a new offer/demand request, verifying if there are previous offers/demands not yet satisfied that can respond to the new request;

(d) if so, selecting the one for which the current locations of both users are closest; and

(e) otherwise storing the new request.

 

Application of the steps of the problem-solution approach according to punkt 5.5.4

Step (i): Underlying the claimed method is the following business method:

A method for brokering offers and demands in the field of freight transportation, comprising:

(a) receiving transportation offers/demands from users, including location and time data;

(b) receiving information regarding the current location of the users;

(c) after receiving a new offer/demand request, verifying if there are previous offers/demands not yet satisfied that can respond to the new request;

(d) if so, selecting the one for which the current locations of both users are closest; and

(e) otherwise storing the new request.

Such a business method is per se non-technical and excluded under patl. § 1 annet ledd nr. 3. Brokering offers and demands is a typical business activity. Using the geographical location of users is the kind of criterion which a transportation broker could specify as part of a business method based on non-technical, business considerations only. This business method does not serve any technical purpose in the context of the invention and thus does not contribute to its technical character.

Therefore, only the features related to the technical implementation of this business method can be identified as the features contributing to the technical character of the invention:

     The business method steps are carried out by a computer.

     The current location information is received from GPS terminals.

Step (ii): As a suitable starting point, document D1, which discloses a method of order management in which a server computer receives location information from GPS terminals, is selected as the closest prior art.

Step (iii): The difference between the subject-matter of claim 1 and D1 is thus the computer implementation of the steps of the business method defined above.

The technical effect of this difference is merely the automation of the business method underlying claim 1. The conclusion reached in step (i) holds, since the only distinguishing feature making a technical contribution is the technical implementation of this business method.

Step (iii)(c): The objective technical problem is formulated as how to adapt the method of D1 so as to implement the business method of brokering offers and demands according to the user’s current location. The person skilled in the art is considered to be a software project team and is given the knowledge of the business method in the form of a requirement specification.

Obviousness: Adapting the method of D1 to execute the business method steps is straightforward and requires routine programming only. Therefore, no inventive step is involved in the sense of  patl. § 2  første ledd.

Remarks: In this example, it was clear from the initial analysis at step (i) that underlying the claimed method was a method for brokering offers and demands, which as such is a business method. The features defining the business method were easily separable from the technical features of its computer implementation. Therefore, this example illustrates a line of argument in which it was possible in step (i) to determine all the features which contribute to the technical character of the invention and all those which do not. This line of argument pertains more to the field of computer-implemented business methods and might be less suitable in other fields.

 

Example 3

This example illustrates the two-level technicality analysis set forth in punkt 5.5.4.

Claim 1:

A system for the transmission of a broadcast media channel to a remote client over a data connection, said system including:

(a) means for storing an identifier of the remote client and an indication of an available data rate of the data connection to the remote client, said available data rate being lower than the maximum data rate for the data connection to the remote client;

(b) means for determining a rate at which data is to be transmitted based on the indication of the available data rate of the data connection; and

(c) means for transmitting data at the determined rate to said remote client.

Application of the steps of the problem-solution approach according to punkt 5.5.4:

Step (i):  At first glance, all features appear to contribute to the technical character of the invention.

Step (ii): Document D1, which discloses a system for broadcasting video over an xDSL connection to the set-top boxes of subscribers, is selected as the closest prior art. The system comprises a database storing identifiers of subscribers’ computers and, in association with them, an indication of the maximum data rate for the data connection to each subscriber’s computer. The system further comprises means for transmitting the video to a subscriber’s computer at the maximum data rate stored for said computer.

Step (iii): The differences between the subject-matter of claim 1 and D1 are:

(1) Storing an indication of an available data rate of the data connection to the remote client, said available data rate being lower than the maximum data rate for the data connection to the remote client.

(2) Using said available data rate to determine the rate at which the data is transmitted to the remote client (instead of transmitting the data at the maximum data rate stored for said remote client as in D1).

The purpose served by using an "available data rate which is lower than a maximum data rate for the data connection to the remote client" is not apparent from the claim. Therefore, the relevant disclosure in the description is taken into account. In the description, it is explained that a pricing model is provided which allows a customer to choose from several service levels, each service level corresponding to an available data-rate option having a different price. A user may select an available data rate lower than the maximum data rate possible with his connection in order to pay less. Hence, using an available data rate which is lower than the maximum data rate for the connection to the remote client addresses the aim of allowing a customer to choose a data-rate service level according to that pricing model. " is the result of a technical implementation of a pricing model which allows a customer to choose from several data rates, each rate being associated with a corresponding level of quality of service and being priced accordingly. This pricing model is itself non-technical through being  This is not a technical aim, but an aim of a financial, administrative or commercial nature and thus falls under the exclusion of schemes, rules and methods for doing business in patl. § 1 annet ledd nr. 3. It may thus be included in the formulation of the objective technical problem as a constraint to be met.

The features of storing the available data rate and of using it to determine the rate at which the data is transmitted have the technical effect of implementing this non-technical aim.

Step (iii) (c): The objective technical problem is therefore formulated as how to implement in the system of D1 a pricing model which allows the customer to choose a data-rate service level.

Obviousness: Given the task of implementing this choice of data-rate service level in accordance with the pricing model, it would be obvious to the skilled person that the data rate purchased by a subscriber (i.e. the “available data rate” of claim 1), which can only be lower or equal to the maximum data rate of the data connection to the subscriber’s computer (i.e. the “remote client” of claim 1), would have to be stored for each subscriber and used by the system to determine the rate at which data is to be transmitted to a subscriber. Therefore, no inventive step is involved in the sense of patl. § 1 annet ledd nr. 3 og patl. § 2  første ledd.

Remarks: This example illustrates a claim which involves a complex mix of technical and non-technical features. On a first glance basis in step (i), all features appeared to contribute to the technical character of the invention. After comparison with D1, a detailed analysis of the technical character of the contribution made by the invention over D1 was possible at step (iii). This detailed analysis revealed that the differentiating features addressed a non-technical aim. This non-technical aim could thus be incorporated into the formulation of the objective technical problem (T 641/00).

 

Example 4

Claim 1:

A computer-implemented method for the numerical simulation of the performance of an electronic circuit subject to 1/f noise, wherein:

(a) the circuit is described by a model featuring input channels, noise input channels and output channels;

(b) the performance of the input channels and the output channels is described by a system of stochastic differential equations;

(c) an output vector is calculated for an input vector present on the input channels and for a noise vector y of 1/f-distributed random numbers present on the noise input channels; and

(d) the noise vector y is generated by the following steps:

(d1) setting the number n of random numbers to be generated;

(d2) generating a vector x of length n of Gaussian-distributed random numbers;

(d3) generating the vector y by multiplying the vector x with a matrix L defined according to equation E1*.

* It is assumed that equation E1 is explicitly specified in the claim.

Background: The claim is directed to a method carried out by a computer for the numerical simulation of the performance of an electronic circuit subject to 1/f noise, which is one of the main sources of noise in electronic circuits. Features (a)-(c) specify the mathematical model used in the numerical simulation. It involves a noise vector y of 1/f-distributed random numbers, i.e. random numbers having a particular statistical property typical of real (physical) 1/f noise. Steps (d1)-(d3) define the mathematical algorithm used for generating these random numbers. According to the description, this mathematical algorithm is particularly efficient in terms of computation time and storage resources required to generate the random numbers needed for the simulation.

Application of the steps of the problem-solution approach according to punkt 5.5.4.

Step (i): The use of a computer to carry out the claimed method is a clearly technical feature. The question is whether the other features, in particular the mathematical algorithm of steps (d1)-(d3), also contribute to the technical character of the claimed subject-matter. Considered in isolation, steps (d1)-(d3) represent a mathematical method with no technical character. However, the claim is not directed to this mathematical method as such (which would be excluded from patentability under patl. § 1 annet ledd nr. 1) but is limited to a computer-implemented method in which this mathematical method serves the numerical simulation of the performance of an electronic circuit subject to 1/f noise, which is considered to be a technical purpose, punkt 2.3.3. Features (a)-(c) ensure that the claim is functionally limited to this technical purpose by specifying the mathematical model used in the simulation and how the generated noise vector y is used in it, i.e. they establish the link between the stated purpose of the method and steps (d1)-(d3). Furthermore, the mathematical model specified by features (a)-(c) defines how the numerical simulation is performed and thus also contributes to the above-mentioned technical purpose. As a result, all the steps relevant to the circuit simulation, including the mathematically expressed claim features (d1)-(d3), contribute to the technical character of the method to the extent that they are relevant for circuit simulation.

Step (ii): Document D1, which discloses a method for numerical simulation of the performance of an electronic circuit subject to 1/f noise with steps (a)-(c) but with a different mathematical algorithm for generating the 1/f-distributed random numbers, is selected as closest prior art.

Step (iii): The difference between the methods of claim 1 and D1 is the mathematical algorithm used to generate the vector of 1/f-distributed random numbers, i.e. steps (d1)-(d3). The algorithm defined by steps (d1)-(d3) requires less computer resources than that used in D1. In the context of the claimed method, this results directly in a reduction of the computer resources required for the numerical simulation of the performance of an electronic circuit subject to 1/f noise, which is the technical effect achieved over D1.

Step (iii)(c): The objective technical problem solved with respect to D1 is formulated as how to generate the 1/f-distributed random numbers used in the numerical simulation of the performance of an electronic circuit subject to 1/f noise in a manner which requires less computer resources.

Obviousness: No prior art suggests the algorithm defined by steps (d1)-(d3) as a solution to the objective technical problem. The invention as claimed is therefore considered to involve an inventive step.

Remarks: This example illustrates the situation addressed in punkt 5.5.4, features which, when taken in isolation, are non-technical, but do, in the context of the claimed invention, contribute to producing a technical effect serving a technical purpose. Such features are considered to contribute to the technical character of the invention and may therefore support the presence of an inventive step.

Note that if the claim were not limited to the numerical simulation of an electronic circuit subject to 1/f noise, the mathematical algorithm defined by steps (d1)-(d3) would not serve any technical purpose and would thus not be considered to contribute to the technical character of the claim (requiring less computer resources than another mathematical algorithm being on its own not sufficient in this respect; see punkt 2.3.3.

2.3.7 Fremleggelse av informasjon

patl. § 1 annet ledd nr. 4

Presentasjon av informasjon i henhold til patl. § 1 annet ledd nr. 4 forstås som formidling av informasjon til en bruker. Det gjelder både det kognitive, dvs. meningsbærende innholdet i informasjonen som presenteres og måten informasjonen presenteres på (T 1143/06, T 1741/08). Den er ikke begrenset til visuell informasjon, men dekker også andre presentasjonsmåter, f.eks. lyd eller haptisk (fysisk) informasjon. Den strekker seg imidlertid ikke til de tekniske midler som brukes til å generere slike presentasjoner av informasjon.

Videre skal formidling av informasjon til en bruker skilles fra tekniske representasjoner av informasjon rettet mot et teknisk system som vil behandle, lagre eller overføre denne informasjonen. Trekk av datakodingsskjemaer, datastrukturer og elektroniske kommunikasjonsprotokoller som representerer funksjonelle data i motsetning til kognitive data, anses ikke som presentasjoner av informasjon i henhold til patl. § 1 annet ledd nr. 4 (se T 1194/97).

Ved vurdering av utelukkelse fra patenterbarhet i henhold til patl. § 1 annet ledd, må den krevde gjenstanden betraktes som en helhet. Spesielt har et krav rettet mot eller et krav som spesifiserer bruk av ethvert teknisk middel for å presentere informasjon (for eksempel en dataskjerm), som en helhet, teknisk karakter og er således ikke utelukket fra patenterbarhet. Som et annet eksempel, et krav rettet mot et sett (kit) som omfatter et produkt (f.eks. en blekemiddelblanding) og ytterligere trekk slik som instruksjoner for bruk av produktet eller referanseinformasjon for å evaluere de oppnådde resultater, hvori de ytterligere trekkene ikke har noen teknisk effekt på produktet, er ikke utelukket siden kravet har et teknisk trekk: et produkt som omfatter en materialsammensetning. Når det er fastslått at den krevde gjenstanden som helhet ikke er utelukket fra patenterbarhet, vurderes den mot de andre patenterbarhetsvilkårene, særlig nyhet og oppfinnelseshøyde (patl. § 2).

Under vurderingen av oppfinnelseshøyde analyseres trekk som er relatert til presentasjonen av informasjon for å avgjøre om de i den krevde konteksten bidrar til å frembringe en teknisk effekt som tjener et teknisk formål. Hvis de ikke gjør det, gir de ikke noe teknisk bidrag og kan ikke støtte tilstedeværelsen av oppfinnelseshøyde (punkt 5.5.4). Saksbehandleren vurderer derfor den krevde konteksten, oppgaven brukeren utfører, og det egentlige formål ved den spesielle krevde presentasjonen av informasjonen.

Et trekk som definerer en presentasjon av informasjon frembringer en teknisk effekt dersom det på pålitelig vis hjelper brukeren i å utføre en teknisk oppgave ved hjelp av en vedvarende og/eller guidet interaksjonsprosess for menneske-maskin (T 336/14 og T 1802/13). En slik teknisk effekt anses å være pålitelig oppnådd dersom assistansen til brukeren i å utføre den tekniske oppgaven på objektivt, sikkert og årsaksbestemt vis knyttet til trekket. Dette ville ikke være tilfellet dersom den påståtte effekten avhenger av brukerens subjektive interesser eller preferanser. For eksempel, for enkelte brukere er det lettere å forstå data når de vises som numeriske verdier, mens andre muligens foretrekker en fargekodevisning. Valget av den ene eller andre måten å vise data på anses derfor ikke å ha en teknisk effekt (T 1567/05). Tilsvarende angår spørsmålet, om det er lettere å forstå lydinformasjon som formidles som en musikalsk skala i stedet for talte ord, bare de kognitive evnene hos brukeren. Som et annet eksempel, det å gi brukeren anledning til å sette parametere som bestemmer informasjonen som skal presenteres eller å velge måten som den presenteres, gir ikke et teknisk bidrag dersom dette bare er tilpasninger til subjektive brukerpreferanser.

Det kan være vanskelig å bestemme i hvilken grad en spesiell presentasjon av informasjon kan anses for å gi brukeren pålitelig støtte til å utføre en teknisk oppgave. Det kan forenkles under vurderingen av oppfinnelseshøyde ved å sammenligne oppfinnelsen med kjent teknikk, slik at analysen kan begrenses til de karakteristiske trekkene (punkt 5.5.4). Denne sammenligningen kan avsløre at den potensielle støtten til utførelsen av den tekniske oppgaven allerede er oppnådd i den kjente teknikk, med den konsekvens at de særegne trekkene ikke gir noe teknisk bidrag (for eksempel bare relaterer til ikke-tekniske subjektive brukerpreferanser).

Et trekk knyttet til presentasjonen av informasjon kan vanligvis anses å spesifisere:

(i) det kognitive innholdet av informasjonen som presenteres, dvs. definerer "hva" som presenteres; eller

(ii) måten informasjonen presenteres på, dvs. definerer "hvordan" informasjonen presenteres.

Denne kategoriseringen er i det følgende brukt for å muliggjøre en mer detaljert diskusjon av tekniske effekter. Det bemerkes at disse kategoriene ikke er ment å være uttømmende. Det er også tilfeller der et trekk faller inn i begge kategorier. For eksempel, et trinn med «å vise etternavnet til en kunde i store bokstaver» i en krevd metode definerer både det kognitive innholdet i den presenterte informasjonen (etternavnet til en kunde) og måten den presenterte informasjonen presenteres (i store bokstaver). Et slikt trekk kan anses å bestå av to trekk: Den viste teksten er etternavnet til en kunde (faller inn i den første kategorien) og den fremviste teksten vises i store bokstaver (faller inn i den andre kategorien). Presentasjonsmåten i seg selv kan i tillegg formidle ytterligere kognitiv informasjon. For eksempel kan den delen av et navn som er i store bokstaver være en vedtatt norm for angi hvilken del som er etternavnet.

(i) Hva (hvilken informasjon) presenteres?

Hvis det kognitive innholdet i informasjonen som presenteres for brukeren vedrører en intern tilstand som er gjeldende i et teknisk system og gjør det mulig for brukeren å operere dette tekniske systemet på riktig måte, har det en teknisk effekt. En intern tilstand som gjelder i et teknisk system, som en driftsmodus, en teknisk tilstand eller en hendelse som er relatert til systemets interne funksjon, kan endre seg dynamisk og registreres automatisk. Typisk forårsaker presentasjonen av en slik intern tilstand at brukeren samhandler med systemet, for eksempel for å unngå tekniske feil (T 528/07).

Statisk eller forhåndsbestemt informasjon om tekniske egenskaper eller potensielle tilstander i en maskin, spesifikasjoner for en enhet eller bruksanvisninger kvalifiserer ikke som en intern tilstand som gjelder i enheten. Hvis presentasjonen av statisk eller forhåndsbestemt informasjon bare har til formål å hjelpe brukeren med de ikke-tekniske oppgavene som går forut for den tekniske oppgaven, gir det ikke et teknisk bidrag. For eksempel, er den effekten at brukeren ikke trenger å vite eller huske rekkefølgen av knapper som skal betjenes før en enhet konfigureres, ikke en teknisk effekt.

Informasjon som representerer tilstanden til et ikke-teknisk program som kjøres på et datasystem, som for eksempel et kasinospill, en forretningsmetode eller en abstrakt simuleringsmodell, utgjør ikke-teknisk informasjon. Denne typen informasjon er utelukkende rettet mot brukeren for hans subjektive evaluering eller ikke-tekniske beslutningstaking og der dette ikke er direkte knyttet til en teknisk oppgave. Slik informasjon kvalifiserer ikke som teknisk informasjon, heller ikke i tilfeller der tilstandene til prosessorer eller at minne er blitt endret.

(ii) Hvordan er informasjonen presentert?

Et trekk i denne kategorien spesifiserer typisk formen eller arrangementet, i hvilken informasjon blir formidlet til brukeren, eller tidsforløpet (timingen) for formidlingen (for eksempel på en skjerm). Et eksempel er et diagram som er utformet utelukkende for å formidle informasjon. Spesifikke tekniske trekk relatert til, for eksempel, måten lydsignaler eller bilder genereres på er ikke dekket av kategori (ii).

Trekk som definerer en visualisering av informasjon i et bestemt diagram eller layout, anses normalt ikke for å gi et teknisk bidrag, selv om diagrammet eller utformingen uten tvil formidler informasjon på en måte som en seer intuitivt vil betrakte som spesielt tiltalende, klar eller logisk.

Å håndtere begrenset tilgjengelig skjermplass er en del av utformingen av presentasjoner av informasjon for menneskelig visning og derfor ikke en indikasjon på teknisk karakter i seg selv. For eksempel er den generelle ideen om å gi oversikt over flere bilder i et begrenset visningsområde ved å vise et enkelt bilde og sekvensielt erstatte det med andre bilder, ikke basert på tekniske betraktninger, men er et spørsmål om grafisk design. Tilsvarende følger arrangering av objekter innenfor ledig skjermplass ved å eliminere "hvitt mellomrom" mellom vindusruter de samme prinsippene som ville gjelde for grafisk design av en magasinforside og innebærer ikke tekniske overveielser.

I noen eksepsjonelle tilfeller kan tekniske effekter oppstå fra en presentasjonsmåte som muliggjør en kontinuerlig interaksjon mellom menneske og maskin, eller gjør det mulig for brukeren å utføre en teknisk oppgave. For eksempel, ved å vise flere bilder ved siden av hverandre i lav oppløsning og å tillate valg og visning av et bilde med høyere oppløsning, formidles informasjon til brukeren i form av et teknisk verktøy som gjør det mulig for brukeren å utføre den tekniske oppgaven med interaktivt søk og henting av lagrede bilder mer effektivt. Lagring av digitale bilder ved forskjellige oppløsninger gir opphav til den tekniske effekten av å tillate samtidig oversikt over flere bilder (T 643/00). Som et annet eksempel, i et videofotballspill, tjener den spesielle måten å formidle til brukeren plasseringen av nærmeste lagkamerat ved å dynamisk vise et føringsmerke på kanten av skjermen når lagkameratene er utenfor skjermen det tekniske formål å lette en fortsatt menneske-maskininteraksjon ved å løse motstridende tekniske krav: vise en forstørret del av et bilde og opprettholde en oversikt over et interesseområde som er større enn displayområdet (T 928/03). Som et ytterligere eksempel, i kontekst med et visuelt hjelpemiddel til en kirurg, hvis den nåværende orienteringen av et medisinsk kuleleddet implantat under kirurgi vises på en måte som pålitelig tillater kirurgen å plassere implantatet mer nøyaktig, betraktes dette å frembringe en teknisk effekt.

En teknisk effekt kan også oppstå hvis informasjon presenteres på en proaktiv og rettidig måte slik at brukeren kan utføre en teknisk oppgave på en mer effektiv eller presis måte i motsetning til å presentere informasjon i en vilkårlig rekkefølge eller basert på estetiske betraktninger eller ikke-tekniske preferanser eller begrensninger.

 

Effekter avhengig av menneskelig fysiologi

Når måten å presentere informasjon på frembringer i brukerens sinn en effekt som ikke er avhengig av psykologiske eller andre subjektive faktorer, men på fysiske parametere som er basert på menneskelig fysiologi og kan defineres nøyaktig, kan denne effekten kvalifisere som en teknisk effekt. Måten informasjonen presentere på, gir da et teknisk bidrag i den grad den bidrar til denne tekniske effekten. For eksempel, fremvisning av et varsel på en av flere dataskjermer nær brukerens nåværende visuelle sentrum for oppmerksomhet, har den tekniske effekten at det mer eller mindre sikres å bli sett umiddelbart (sammenlignet for eksempel med en vilkårlig plassering på en av skjermene). I motsetning til dette er beslutningen om å vise kun hastemeldinger (sammenlignet for eksempel med alle meldinger) bare basert på psykologiske faktorer og gir dermed ikke et teknisk bidrag. Minimering av informasjonsoverbelastning og distraksjon anses i seg selv ikke å kvalifisere som en teknisk effekt (T 862/10). Som et annet eksempel, anses fremvisning av en strøm av bilder hvor parameterne for forsinkelse og endring i innholdet mellom suksessive bilder beregnes på bakgrunn av de fysiske egenskaper ved menneskelig visuell oppfatning for å oppnå en jevn overgang, å gi et teknisk bidrag (T 509/07).

Hvis informasjon (for eksempel visuell eller lydstimulus) blir presentert for en person med det formål å frembringe i denne personen en fysiologisk reaksjon (for eksempel ufrivillig øyestirring) som kan måles i sammenheng med å vurdere en medisinsk tilstand (for eksempel synsevne, hørselshemming eller hjerneskade), så kan denne presentasjonen av informasjon anses å frembringe en teknisk effekt.

 

Effekter avhengig av brukerens mentale aktiviteter

Der den krevde gjenstanden omfatter et trekk ved å presentere informasjon til en bruker, enten det er av kategori (i) eller (ii), så involverer dette at brukeren gjør en evaluering. Selv om en slik evaluering i seg selv er en mental handling (patl. § 1 annet ledd nr. 4), så kvalifiserer bare det faktum at mentale aktiviteter er involvert ikke nødvendigvis gjenstanden som ikke-teknisk. For eksempel, i T 643/00 diskutert ovenfor, gjør brukeren en evaluering basert på en oversikt over bilder med lav oppløsning for å søke og objektivt gjenkjenne et ønsket bilde. Denne mentale evalueringen kan anses å være et mellomliggende trinn som styrer bildesøket og gjenfinningsprosessen og danner dermed en integrert del av en løsning på et teknisk problem. En slik løsning avhenger hverken av å fasilitere, dvs. legge til rette menneskelige oppgaver av å forstå, lære, lese eller memorere, eller påvirke brukerens beslutning om hvilket bilde som skal søkes. Det gir en mekanisme for å legge inn et valg som ikke ville være mulig hvis bildene ikke ble vist i det spesifikke arrangementet.

På den annen side, hvis valget eller det grafiske design av informasjonen som presenteres, utelukkende er rettet mot det menneskelige sinn, spesielt for å hjelpe brukeren til å ta en ikke-teknisk beslutning (for eksempel hvilket produkt som skal kjøpes basert på et diagram som viser egenskapene til produktene), er det ikke gjort et teknisk bidrag.

2.3.7.1 Brukergrensesnitt

Brukergrensesnitt, spesielt grafiske brukergrensesnitt (GUI), omfatter trekk for å presentere informasjon og motta inndata i respons som en del av menneske-datamaskin-interaksjon. Det er mer sannsynlig at trekk som definerer brukerinndata har teknisk karakter enn de som bare vedrører utdata og grafisk visning, fordi inndata krever kompatibilitet med den forhåndsbestemte protokollen til en maskin, mens utdata i stor grad kan dikteres av brukerens subjektive preferanser. Trekk angående den grafiske utformingen av en meny (slik den ser ut og oppfattes) som bestemmes av estetiske hensyn, subjektive brukerpreferanser eller administrative regler, bidrar ikke til den tekniske karakteren til et menybasert brukergrensesnitt. Evaluering av trekk relatert til utdata er adressert i punkt 2.3.7. Dette punktet fokuserer på å evaluere trekk knyttet til hvordan en bruker kan gi inndata.

Trekk som spesifiserer en mekanisme som gjør det mulig å gi brukerinput, som å skrive inn tekst, lage et utvalg eller sende inn en kommando, anses normalt å gi et teknisk bidrag. For eksempel, å frembringe i en GUI en alternativ grafisk snarvei som lar brukeren direkte fastsette forskjellige behandlingsbetingelser, slik som å starte en utskriftprosess og angi antall kopier som skal skrives ut ved gjentatt bevegelse av å dra et dokumentikon over på et skriver ikon, utgjør et teknisk bidrag. På den annen side, å støtte brukerinndata ved å gi informasjon som bare forenkler brukerens mentale beslutningsprosess under denne oppgaven (for eksempel å hjelpe brukeren til å bestemme hva han vil legge inn), betraktes ikke som et teknisk bidrag (T 1741/08).

Selv om hjelp til en bruker til å inngi tekst i et datasystem ved bruk av en prediktiv inndatamekanisme, i seg selv er en teknisk funksjon, så vil regler som brukes til å generere slike forslag, der disse bare reflekterer rent språklige overlegninger, ikke gi et teknisk bidrag.

Avhenger den faktiske oppnåelsen av effekter som forenkling av brukerens handlinger eller å frembringe mer brukervennlige inndatafunksjoner utelukkende av subjektive brukerevner eller preferanser, kan slike effekter ikke danne grunnlag for et objektivt teknisk problem som skal løses. For eksempel, en reduksjon av antall interaksjoner som kreves for å utføre samme inndata, er ikke pålitelig oppnådd hvis den bare realiseres for noen benyttelsesmønstre som forekommer avhengig av brukerens ekspertise eller subjektive preferanser.

Inndatamuligheter, som gester eller tasteanslag, som bare reflekterer subjektive brukerpreferanser, konvensjoner eller spilleregler, og hvorfra objektivt sett ingen fysisk ergonomisk fordel resulteres, utgjør ikke noe teknisk bidrag. I motsetning til dette er et teknisk bidrag tilstede, når det ved gjenkjenning av inndata oppnås ytelsesforbedringer, slik som raskere eller mer nøyaktig gjenkjenning av gester, eller redusert prosesseringsbelastning ved prosessenhetens gjenkjennelse av gesten.

2.3.7.2 Innhenting av data, formater og strukturer

En datamaskin-implementert datastruktur (se T 1194/97) eller et datamaskin-implementert dataformat lagret på et medium eller som en elektromagnetisk bærebølge har teknisk karakter fordi lagringsmediet er en teknisk gjenstand, og er derfor en oppfinnelse i betydningen av patl. § 1 første ledd. Slike datastrukturer eller formater kan omfatte en blanding av kognitivt meningsbærende innhold og funksjonelle data.

Tekniske effekter forbundet med datastrukturer eller formater kan ved bruk av nevnte datastruktur eller format under drift av et datamaskinsystem gi opphav til, for eksempel: effektiv databehandling, effektiv datalagring, forbedret sikkerhet. På den annen side gir trekk som bare beskriver datasamlinger på et logisk nivå ikke en teknisk effekt, selv om en slik beskrivelse kan innebære en spesiell modellering av de beskrevne data.

En datastruktur er i seg selv bare en statisk minnekonfigurasjon. Når derfor en datastruktur er krevd som sådan, kan ikke en teknisk effekt direkte identifiseres fordi det ikke finnes noen fremgangsmåte som blir utført. Dessuten kan en krevd datastruktur potensielt benyttes i kombinasjon med forskjellige algoritmer eller metoder for helt andre formål.

Av disse grunner bør det sjekkes om den krevde datastrukturen
iboende omfatter de tekniske trekkene i systemet eller trinnene i en tilsvarende fremgangsmåte som danner grunnlag for den tekniske effekt.

2a. Bioteknologiske oppfinnelser

2a.1 Generelt

patl. § 1, tredje ledd

patl. § 3c

2a.1.1 Definisjon av bioteknologiske oppfinnelser

Med bioteknologiske oppfinnelser menes i denne retningslinjen oppfinnelser som utgjøres av et produkt som består av eller inneholder biologisk materiale, eller en fremgangsmåte for å fremstille, behandle eller anvende biologisk materiale. Med biologisk materiale forstås materiale som inneholder genetisk informasjon, og som kan formere seg selv eller kan formeres i et biologisk system.

2a.1.2 Vilkår ved patentering av bioteknologiske oppfinnelser

I utgangspunktet kan bioteknologiske oppfinnelser patenteres på lik linje med andre typer oppfinnelser. Det er derfor en forutsetning ved patentering at søknadsgjenstanden er en oppfinnelse i patentrettslig forstand (den har teknisk effekt, teknisk karakter og er reproduserbar), at oppfinnelsen er ny, har oppfinnelseshøyde og er industrielt anvendbar.

Patentsøknaden skal inneholde en beskrivelse av søknadsgjenstanden. Det følger av patentlovens § 8, annet ledd, tredje punktum, at beskrivelsen skal være tydelig, det vil si at den skal inneholde tilstrekkelig teknisk informasjon til at oppfinnelsen skal kunne utøves i det omfang den kreves beskyttet. For oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale, må det vurderes om deponering er nødvendig for at kravet til reproduserbarhet skal være oppfylt.

2a.2 Naturlig forekommende biologisk materiale

patl. § 1, tredje ledd

patl. § 3

Naturlig forekommende biologisk materiale, dvs. materiale som er identisk med materiale som finnes i naturen, kan gi grunnlag for patent. Forutsetningen er at søknadsgjenstanden er å anse som en oppfinnelse i patentrettslig forstand, fordi det ikke gis patent på rene oppdagelser. Biologisk materiale slik en finner dette materialet i sitt naturlige miljø, skal anses som oppdagelser, mens biologisk materiale som har gjennomgått en form for bearbeiding, f. eks. en isoleringsprosess, kan, dersom materialet kan benyttes til å løse et teknisk problem, være en patenterbar oppfinnelse (2. avd. sak nr. 6552). Patentvernet for naturlig forekommende biologisk materiale omfatter derfor ikke tilsvarende materiale i sin naturlige tilstand.

Eksempel:
Det kan gis patent på en biologisk ren kultur av en naturlig forekommende mikroorganisme, for eksempel en bakterie, som dyrkes i en kultur under spesifikke betingelser og som anvendes til å produsere en bestemt type medisinsk substans. Patentvernet omfatter ikke tilsvarende mikroorganismer i sitt naturlige miljø.

Oppfinnelser som gjelder planter og dyr kan bare patenteres hvis utøvelsen av oppfinnelsen ikke er teknisk begrenset til en bestemt plantesort eller dyrerase. Naturlig forekommende planter og dyr vil derfor ikke kunne patenteres.

2a.2.1 Vurdering av patenterbarhet

I samsvar med føringer gitt i forarbeider til lov om endringer i patentloven av 2004.02.01 for å gjennomføre direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser i norsk rett, skal Patentstyret føre en restriktiv praksis ved vurdering av søknader rettet på naturlig forekommende biologisk materiale. Dette vil motvirke at det blir for enkelt å få patent, at patentbeskyttelsen strekkes for langt og at det legges urimelige hindringer i veien for andres utnyttelse av naturlig forekommende biologisk materiale.

Patl. § 3c ble innført i patentloven ved implementeringen av direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser i norsk rett. Patl. § 3c gjelder oppfinnelser rettet på naturlig forekommende biologisk materiale og presiserer patl. § 8 andre ledd tredje setning om at beskrivelsen av oppfinnelsen skal være "så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen" og dermed også patl. § 1 første ledd, om at en oppfinnelse må kunne utnyttes industrielt.

2a.2.1.1 Oppfinnelseshøyde

Norsk praksis ved vurdering av oppfinnelseshøyde for naturlig forekommende biologisk materiale skal, i henhold til forarbeider til lov om endringer i patentloven av 2004.02.01, ligge innenfor våre EØS-rettslige forpliktelser, og på linje med de mest restriktive EU-landene. Med dagens patenteringspraksis i EU blir dette å forstå som en føring om at Patentstyret skal harmonisere sin praksis med EPO på dette området.

Eksempel:
Det kan gis produktpatent på naturlig forekommende gensekvenser hvis sekvensene ikke kan isoleres ved bruk av rutinemessige metoder, eller hvis gensekvensene eller proteinene de koder for, har uventede egenskaper som medfører oppfinnelseshøyde i forhold til teknikkens stilling.

2a.2.1.2 Industriell utnyttelse – patl. § 3c andre setning

For at naturlig forekommende biologisk materiale skal oppfylle kriteriet om å være oppfinnelser som kan utnyttes industrielt, må det på leveringsdagen for søknaden være beskrevet en teknisk effekt for utnyttelsen av det naturlig forekommende biologiske materialet hvis ikke utnyttelsen av materialet er åpenbar ut fra oppfinnelsens art. Det er ikke tilstrekkelig å bare beskrive en mulig teknisk effekt. Eventuell nødvendig dokumentasjon for å underbygge teknisk effekt kan imidlertid etterinnsendes når det finnes grunnlag for dette i søknaden på leveringsdagen, dvs. når teknisk effekt er sannsynliggjort i søknaden på leveringsdagen. Dette følger av prinsippet i patentloven § 13 om at en patentsøknad ikke må endres slik at søknaden omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt.

Manglende beskrivelse av teknisk effekt for en DNA sekvens vil f. eks. medføre at sekvensen ikke anses som en oppfinnelse i patentrettslig forstand og den tilfredsstiller derfor heller ikke vilkåret om industriell utnyttelse (se avgjørelse fra EPOs Opposition Division fra 20 juni 2001, OJ 6/2002, 293).

Det er heller ikke grunnlag for teknisk effekt i de tilfeller der søknaden på leveringsdagen bare framsetter et teknisk problem uten å løse det, selv om teknisk effekt påberopes og ulike industrielle utnyttelser foreslås i søknaden. Etterinnsendt dokumentasjon kan i slike tilfeller ikke legges til grunn for videre saksbehandling, fordi det i søknaden ved levering ikke var sannsynliggjort noen anvendelse av den påberopte tekniske effekten. (Se T 1329/04)

Eksempel:
Et nytt protein påberopes å tilhøre en kjent superfamilie ut fra struktursammenligning og det påberopes at proteinet har tilsvarende teknisk effekt som superfamilien. Det fremkommer av søknaden at det nye proteinet bare har 6 cysteinresidier mens det karakteristiske for superfamilien er 7 cysteinresidier. Videre fremkommer det at det nye proteinet har maksimalt 34 % sekvenshomologi med medlemmer av superfamilien mens kjent teknikk viser at medlemmene av superfamilien har mellom 70 og 90 % homologi med hverandre. Det anses dermed ikke sannsynliggjort at det nye proteinet er et medlem av superfamilien. Etterinnsendt eksempelmateriale som viser at proteinet har den påberopte tekniske effekten godtas derfor ikke.

2a.2.2 Beskyttelsesomfang – patl. § 3c første setning

Patentkrav rettet på naturlig forekommende biologisk materiale skal bare omfatte den delen av materialet som er nødvendig for den industrielle anvendelsen som er angitt i søknaden, jf patl. § 3c første setning.

Eksempel:
Det søkes patent på en naturlig forekommende gensekvens og det er i søknaden eksemplifisert at deler av sekvensen kan brukes til å løse et konkret teknisk problem. Hvis bare en del av sekvensen er nødvendig for å utøve oppfinnelsen, skal et eventuelt patent bare omfatte denne delsekvensen, og kravet begrenses til denne.

Et patent meddelt i strid med patl. § 3c første setning, kan endres ved administrativ patentbegrensning eller overprøving, se pr. del D.

2a.2.2.1 Anvendelsespatenter

Det er, som det fremkommer i ovennevnte avsnitt, ikke prinsipielt utelukket å få produktpatent på naturlig forekommende materiale. I enkelte tilfeller må patentbeskyttelsen imidlertid begrenses til den anvendelsen som er spesifisert i søknaden, fordi det biologiske materialet som sådant ikke oppfyller kravet til nyhet eller oppfinnelseshøyde.
For at det naturlig forekommende biologiske materialet i seg selv (produktkrav) skal tilfredsstille kravet til nyhet, må eksistensen av materialet i den formen det utnyttes industrielt ikke ha vært tidligere kjent. Dersom den patentsøkte formen av det biologiske materialet er kjent fra tidligere, vil det på grunn av manglende nyhet eventuelt bare kunne gis patent på den nye anvendelsen av det biologiske materialet som er angitt i søknaden.
Tilsvarende vil det eventuelt bare kunne gis patent rettet på en ny anvendelse av det biologiske materialet dersom teknikkens stilling gjør det nærliggende for fagpersonen å isolere og karakterisere et bestemt biologisk materiale, dvs. i de tilfeller hvor kravet til oppfinnelseshøyde for det biologiske materialet ikke er oppfylt.

2a.3 Modifisert biologisk materiale

2a.3.1 Nukleotidsekvenser og mikroorganismer

patl. § 1, tredje ledd

Det kan gis patent på rekombinante nukleotidsekvenser og på genmodifiserte mikroorganismer.
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av funksjonen til søknadsgjenstanden. I en søknad rettet på en nukleotidsekvens må det redegjøres konkret for hvilken teknisk effekt for eksempel genet, eller proteinet genet koder for, har. Dette betyr at det vil være krav til for eksempel angivelse av biologisk aktivitet for det proteinet som fremstilles ved bruk av det patentsøkte genet. I en søknad rettet på for eksempel en genmodifisert mikroorganisme, må det redegjøres for dyrkningsbetingelser og for, for eksempel, hvilken substans mikroorganismen produserer under de nevnte betingelser.

Med begrepet mikroorganismer menes her enhver encellet cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale. Det anses således å omfatte humane celler, plante- og dyreceller, protozoer og encellede alger, sopp og bakterier, vira og plasmider, dvs. alle encellede organismer som kan oppdages med mikroskop og som kan oppformeres og manipuleres i laboratoriet.

En plantecelle vil anses som en mikroorganisme, fordi teknologien tillater at planteceller kan rendyrkes i kultur, og fordi planteceller ikke omfattes av definisjonen for planter eller plantesorter (T 356/93).

2a.3.2 Generelt om planter og dyr

patl. § 1, fjerde ledd

patl. § 1, femte ledd

Under forutsetning av at vilkårene for patentering er oppfylt, kan det gis patent på planter og dyr og på fremgangsmåter til fremstilling av planter og dyr. Unntatt fra patentering er imidlertid vesentlig biologiske fremgangsmåter til fremstilling av planter og dyr, planter og dyr som er fremstilt ved en slik fremgangsmåte, plantesorter og dyreraser.

For definisjon av vesentlige biologiske fremgangsmåter, se punkt 2a.3.2.3.

For definisjon av plantesorter og dyreraser, se punkt 2a.3.2.1.

For plantesorter kan det i land som er medlemmer av UPOV-konvensjonen (internasjonal konvensjon om beskyttelse av nye plantesorter), inkludert Norge, gis beskyttelse for plantesorter i henhold til nasjonal lov om planteforedlerrett. Norsk lov om planteforedlerrett forvaltes av Plantesortsnemnda, som har sitt sekretariat hos Mattilsynet.

Ved behandling av søknader rettet på planter og dyr skal unntaket i patl. § 1b for oppfinnelser hvor den kommersielle utnyttelsen kan være etisk betenkelig, komme i betraktning.

2a.3.2.1 Plantesorter og dyreraser

patl. § 1, fjerde ledd, første punktum

pf. § 88

Det er utelukket å patentere plantesorter og dyreraser.

En plantesort kjennetegnes ved sitt samlede genom, dvs. alle genene, og har derfor individualitet og skiller seg klart fra andre sorter. Begrepet plantesort er definert som følger i pf. § 88:

"Med plantesort forstås ... en bestand av planter innenfor en enkelt taksionomisk gruppe av lavest rang, som

Forekomsten av kjennetegn som nevnt i første ledd nr. 1, kan være invariabel eller variabel mellom sortbestanddeler av samme slag, forutsatt at også variasjonsnivået skyldes genotypen eller kombinasjonen av genotyper."

Det finnes ingen tilsvarende definisjon av dyrerase, men en dyrerase karakteriseres ved hele genomet tilsvarende en plantesort.

Dersom oppfinnelsen er begrenset til en genetisk endring av en bestemt plantesort eller dyrerase, og det fremstilles en ny plantesort eller dyrerase, er oppfinnelsen utelukket fra patentering.

Et hybrid frø, eller en plante fra et slikt frø, som ikke har evnen til å formere seg uforandret, vil ikke kunne anses å være en plantesort (T 320/87). Det alminnelige kravet til reproduserbarhet må imidlertid oppfylles hvis søknadsgjenstanden skal være patenterbar.

Det kan gis patent rettet på fremgangsmåter for å fremstille en plantesort, fordi den indirekte produktbeskyttelsen en slik fremgangsmåte gir ikke skal tas i betraktning ved patenterbarhetsvurderingen (G 1/98, OJ 3/2000). Det kan imidlertid ikke godtas krav rettet på plantesorter selv om plantesorten er produsert ved en patenterbar fremgangsmåte. Unntaket for patentering av plantesorter gjelder for plantesorter uavhengig av hvordan de er fremstilt. Tilsvarende antas også å måtte gjelde for fremgangsmåter til fremstilling av dyreraser og for dyreraser produsert ved fremgangsmåtene.

2a.3.2.2 Planter og dyr som ikke er begrenset til en plantesort eller en dyrerase

patl. § 1, fjerde ledd, andre punktum

Oppfinnelser som gjelder planter og dyr kan patenteres hvis utøvelsen av oppfinnelsen ikke er teknisk begrenset til en bestemt plantesort eller dyrerase og plantene eller dyrene ikke er fremstilt ved en vesentlig biologisk fremgangsmåte. Naturlig forekommende planter og dyr vil som en følge av dette ikke kunne patenteres. Unntaket fra patentering av plantesorter og dyreraser, samt planter og dyr fremstilt ved vesentlig biologiske fremgangsmåter, gjelder altså ikke planter og dyr i sin alminnelighet (T 19/90 OJ 1992, 588, og T 49/83), og følgende kan patenteres:

Eksempel:
Det kan gis patent på en genmodifisert plante som kjennetegnes ved høy toleranse for kulde, forutsatt at egenskapen ikke er begrenset til en plantesort.

Et patentkrav som omfatter, men som ikke identifiserer spesifikke plantesorter, er ikke begrenset til eller rettet mot plantesorter. En slik beskyttelse er derfor ikke i strid med patl. § 1, femte ledd, første setning (G 1/98, OJ 3/2000).

Patent på en bestemt egenskap kan dermed gi rettigheter i forhold til planter fra flere plantesorter. Det samme gjelder for oppfinnelser knyttet til dyr.

2a.3.2.3 Vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr

patl. § 1, femte ledd, første og andre punktum

Patentloven fastslår at det ikke skal gis patent på vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter og dyr. Begrepet "vesentlig biologisk fremgangsmåte" angår tradisjonell foredling og avl og består av metoder som inneholder eller består av kjønnet krysning av hele plante- eller dyregenomer med påfølgende seleksjon.

En vesentlig biologisk fremgangsmåte for fremstilling av planter og dyr er unntatt fra patentering selv om den inneholder trinn av teknisk karakter som muliggjør eller understøtter kjønnet krysning av hele plante- eller dyregenomer med påfølgende seleksjon. Det er ikke relevant hvorvidt trinnet av teknisk karakter anvender nye eller kjente metoder, er av triviell art eller om selve oppfinnelsen ligger i det tekniske trinnet, dersom fremgangsmåten inneholder et trekk som er vesentlig biologisk.

Planter og dyr som er et resultat av en slik vesentlig biologisk fremgangsmåte er også unntatt fra patentering.

En fremgangsmåte for fremstilling av planter og dyr blir imidlertid ikke ansett som en vesentlig biologisk fremgangsmåte, og unntatt fra patentering, når den inneholder trinn av teknisk karakter hvor dette trinnet introduserer eller modifiserer en egenskap i genomet, og introduseringen eller modifiseringen ikke er et resultat av en blanding av gener fra plantene eller dyrene utvalgt for kjønnet krysning. (Se G2/07 og G1/08)

Eksempel:
En fremgangsmåte for selektiv avl, hvor utvalgte hester med spesielle egenskaper bare bringes sammen, vil være vesentlig biologisk og derfor ikke patenterbar. Kravet til reproduserbarhet vil heller ikke være oppfylt.

Eksempel:
En metode for å fremstille en brokkoliplante med økt glukosinolatinnhold omfatter krysning, seleksjon ved hjelp av molekylære markører og tilbakekrysning. Bruk av molekylære markører er et trekk av teknisk karakter, men introduserer ikke noen nye egenskaper i de produserte plantene og fremgangsmåten er unntatt patentering. (G2/07)

Eksempel:
En metode for å fremstille tomatplanter som produserer tomater med redusert vanninnhold er basert på krysning og tilbakekrysning i flere generasjoner og påfølgende screening for å identifisere tomater med redusert vanninnhold regnes som en vesentlig biologisk fremgangsmåte. (G1/08)

Tekniske fremgangsmåter som ikke involverer kjønnet krysning og seleksjon til fremstilling av planter og dyr, inkludert mikrobiologiske fremgangsmåter, kan patentbeskyttes hvis de alminnelige vilkårene for patentering er oppfylt.

Eksempel:
En fremgangsmåte for å behandle en plante eller et dyr for å forbedre egenskaper eller produksjonsevne, eller for å fremme eller undertrykke vekst, f.eks. en metode for å beskjære et tre, vil ikke være vesentlig biologisk. Dette fordi det essensielle ved fremgangsmåten er teknisk, selv om en biologisk fremgangsmåte er involvert.

Eksempel:
Det samme vil gjelde for en fremgangsmåte for behandling av en plante ved tilsetning av en vekststimulerende faktor eller ved stråling.

2a.4 Opplysningsplikt om leverandørland, opprinnelsesland og samtykke fra disse for biologisk materiale og oppfinnelser som er en videreutvikling av tradisjonell kunnskap

patl. § 8b

Norsk regelverk skal bidra til at norske borgere følger andre staters regelverk om tilgang til biologisk materiale eller bruk av tradisjonell kunnskap, slik at denne type materiale eller kunnskap ikke skal kunne innføres og utnyttes i Norge uten at nødvendig samtykke foreligger. Kontrollen med at andre lands lovgiving følges vil vanligvis først bli effektuert når materialet brukes og kommersialiseres i Norge, men opplysningsplikten, informasjon om materialets eller kunnskapens herkomst, gjelder generelt, inkludert ved søknad om patent.

2a.4.1 Søknader som omfattes av opplysningsplikten i patl. § 8b

For søknader om patent som gjelder eller anvender biologisk materiale gjelder opplysningsplikten for søknader levert fra og med 2004.02.01.

For søknader om patent som gjelder eller anvender biologisk materiale ervervet i samsvar med artikkel 12 nr. 2 og 3 i Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, oppfylles opplysningsplikten ved at det i søknader levert fra og med 2009.07.01 er lagt ved en kopi av standardavtalen etter traktatens artikkel 12 nr. 4.

For søknader om patent som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap gjelder opplysningsplikten for søknader levert fra og med 2009.07.01.

Opplysningsplikten omfatter ikke videreførte internasjonale patentsøknader, jf. patl. § 33, annet ledd, første punktum.

2a.4.1.1 Opplysningsplikt for oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale

Opplysningsplikten i henhold til patl. § 8b omfatter søknader som er rettet på oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale. Opplysningsplikten gjelder både når råvarene er hentet direkte fra naturen og når de er hentet fra for eksempel en genbank. Opplysningsplikten gjelder både for naturlig forekommende materiale og materiale hvor oppfinneren har endret strukturen i det mottatte materialet. Det er ikke av betydning om materialet er allment tilgjengelig.

Opplysningsplikten omfatter ikke søknader hvor oppfinnelsen er en fremgangsmåte som brukes på biologisk materiale, for eksempel en ny metode for teknisk bearbeiding av visse typer biologisk materiale. Den gjelder heller ikke for søknader som er rettet på biologisk materiale fra mennesker, se punkt 2a.5.3.

2a.4.1.2 Opplysningsplikt for oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap

Opplysningsplikten for tradisjonell kunnskap gjelder i situasjoner der oppfinneren har gjort seg kjent med tradisjonell kunnskap og innlevert en søknad rettet på en oppfinnelse basert på slik kunnskap. Kunnskapen som oppfinnelsen er basert på må være av teknisk eller praktisk art.

For at det skal være opplysningsplikt må den tradisjonelle kunnskapen kunne knyttes til et lokalsamfunn eller et urfolk.

Opplysningsplikten gjelder uavhengig av om søknaden er rettet på et produkt eller en fremgangsmåte.

Tradisjonell kunnskap skal omfatte kunnskap som omfattes av følgende arbeidsdefinisjon fra WIPO:

”Tradisjonell kunnskap refererer til kunnskapsinnhold som er et resultat av åndsvirksomhet og innsikt i en tradisjonell sammenheng, og inkluderer know-how, ferdigheter, innovasjon, praksis og viten som er del av tradisjonelle kunnskapssystemer, og kunnskap som er innebygget i den tradisjonelle livsstilen til et lokalsamfunn eller urfolk, eller er inneholdt i lukkede kunnskapssystemer som overføres fra generasjon til generasjon. Den er ikke begrenset til bestemte tekniske områder, og kan inkludere kunnskap om jordbruk, miljø og medisin, og kunnskap tilknyttet genetiske ressurser.”

Opplysningsplikten omfatter ikke oppfinnelser hvor sammenhengen mellom den tradisjonelle kunnskapen og oppfinnelsen blir for fjern eller der kunnskapen ikke kan knyttes til et nærmere avgrenset lokalsamfunn eller urfolk. Det er heller ikke tilstrekkelig at oppfinneren har latt seg inspirere av tradisjonell kunnskap dersom oppfinnelsen ikke, eller bare i minimal grad, kan sies å bygge på kunnskapen.

Dersom oppfinneren ikke hadde kjennskap til den aktuelle tradisjonelle kunnskapen vil det ikke foreligge opplysningsplikt.

2a.4.2 Krav til opplysninger fra søker
2a.4.2.1 Krav til opplysninger om leverandørland (for materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, se 2a.4.2.3)

patl. § 8b, første ledd

I patentsøknader hvor oppfinnelsen gjelder eller anvender biologisk materiale eller tradisjonell kunnskap skal det opplyses om hvilket land oppfinneren har hentet eller mottatt det biologiske materialet eller kunnskapen fra, dvs. leverandørlandet. Hvis nasjonal rett i leverandørlandet krever at det innhentes samtykke for uttak av det aktuelle biologiske materialet eller for bruk av tradisjonell kunnskap skal det i søknaden også opplyses om at slikt samtykke er innhentet (jf. biodiversitetskonvensjonen artikkel 15, nr. 4 og 5).

Eksempel:
Norge er leverandørlandet dersom søknaden omfatter biologisk materiale mottatt fra en norsk genbank.

Hvis materiale fra mange land inngår i oppfinnelsen, vil hvert enkelt land regnes som leverandørland. Dette betyr at alle landene skal oppgis i patentsøknaden.

2a.4.2.2 Krav til opplysninger om opprinnelsesland (for materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, se 2a.4.2.3)

patl. § 8b, annet ledd

I patentsøknaden skal det også opplyses om opprinnelseslandet for det biologiske materialet eller den tradisjonelle kunnskapen dersom dette er et annet land enn leverandørlandet. Med opprinnelsesland menes det landet der det naturlig forekommende biologiske materialet som oppfinneren faktisk har brukt, ble hentet ut fra sine naturlige omgivelser og for tradisjonell kunnskap i det landet der kunnskapen ble utviklet. Hvis nasjonal rett i opprinnelseslandet krever at det innhentes samtykke for uttak av biologisk materiale eller for bruk av tradisjonell kunnskap skal det i søknaden også opplyses om slikt samtykke er innhentet.

Etter patl. § 8b skal søknaden bare inneholde opplysninger om opprinnelseslandet og leverandørlandet. Patentsøkeren plikter ikke å opplyse om eventuelle "transittland".

Dersom opprinnelseslandet ikke er kjent, eller det er uvisst eller uforholdsmessig vanskelig å finne ut om det er innhentet samtykke fra opprinnelseslandet, og søkeren har forsøkt å innhente opplysninger om materialets eller kunnskapens opprinnelse fra leverandøren, skal søkeren bare opplyse om dette.

2a.4.2.3 Opplysningsplikt for materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk

For biologisk materiale som er ervervet i samsvar med artikkel 12 nr. 2 og 3 i Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, kan opplysningsplikten bare oppfylles ved at patentsøknaden inneholder en kopi av standard materialoverdragelsesavtale, Standard Material Transfer Agreement (SMTA), som nevnt i artikkel 12 nr. 4 i traktaten. For disse tilfellene er det ikke krav om angivelse av opprinnelsesland, leverandørland og eventuelle samtykker for uttak.

2a.4.3 Manglende eller uriktige opplysninger - saksbehandlers oppgaver

Ved første realitetsbehandling av søknader rettet på oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale inkludert materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk, eller oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap, skal saksbehandler undersøke om det i søknaden eller i et vedlegg til søknaden er gitt opplysninger i henhold til patl. § 8b. Dersom dette ikke er tilfelle skal saksbehandler i realitetsuttalelsen informere søkeren om plikten til å opplyse om ovennevnte.

For tradisjonell kunnskap skal saksbehandler informere om opplysningsplikten i tilfeller der det er opplagt fra oppfinnelsens art at den bygger på tradisjonell kunnskap, det er nevnt i søknaden at oppfinnelsen bygger på slik kunnskap eller det fremkommer av relevante anførte publikasjoner.

Saksbehandler skal også informere søker om at brudd på opplysningsplikten ikke har betydning for vurderingen av søknadsgjenstanden eller gyldigheten av de rettighetene som følger av et meddelt patent, se pr. del F, kap. I, punkt 1. Brudd på opplysningsplikten fører derfor ikke til henlegging.

Det kreves ikke dokumentasjon for at samtykke for uttak av biologisk materiale eller bruk av tradisjonell kunnskap er innhentet. Saksbehandler er ikke pålagt å sjekke om opplysningene er korrekte, men hvis saksbehandler likevel er av den oppfatning at det foreligger en situasjon som kan falle inn under straffeloven § 221, må tilsynelatende brudd på bestemmelsen rapporteres. Saksbehandler kontakter Patentjuridisk seksjon. En slik rapportering skjer ved at Patentstyret ved direktøren tar kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). NFD er påtaleberettiget på statens vegne og tar stilling til om anmeldelse skal leveres.

Opplysningsplikten er straffesanksjonert i henhold til straffelovens § 221. Påtalemyndigheten tar stilling til om tiltale skal tas ut.

2a.5 Humant materiale

patl. § 1a

patl. § 3c

Oppfinnelser som gjelder materiale hentet fra det menneskelige legeme, kan patenteres på alminnelige vilkår.

Det kan imidlertid ikke gis patent på tekniske oppfinnelser som krenker menneskets verdighet, for eksempel framstilling av kimærer av delvis menneskelig og delvis annen opprinnelse, eller totipotente stamceller fra mennesker, jf. patl. § 1b og punkt 2a.7.

2a.5.1 Humant materiale som sådant (oppdagelser)

Menneskekroppen på de forskjellige stadiene av sin tilblivelse og utvikling, samt den rene oppdagelse av en av dens bestanddeler, herunder en sekvens eller en delsekvens av et gen, utgjør imidlertid ikke oppfinnelser som kan patenteres, se også punkt 2a.2. Dette betyr at det menneskelige legemet som sådant ikke kan patenteres, og at det ved denne vurderingen er uten betydning hvilket stadium i utviklingen søknadsgjenstanden er knyttet til. Som en følge av dette kan det ikke gis patent på f.eks. kjønnsceller, fostre eller embryoer (befruktede eggceller).

2a.5.2 Bearbeidet humant materiale

En bestanddel som er isolert fra menneskekroppen eller framstilt på annet vis, herunder en nukleotidsekvens eller en cellelinje, kan utgjøre en oppfinnelse som kan patenteres selv om søknadsgjenstandens struktur er identisk med strukturen i en naturlig bestanddel. Dette materialet er å betrakte som oppfinnelser i patentrettslig forstand, fordi dette materialet er resultatet av tekniske fremgangsmåter som er benyttet for å rense, karakterisere og mangfoldiggjøre materialet utenfor menneskekroppen. Dette er tekniske fremgangsmåter som bare mennesket er i stand til å benytte og som naturen selv ikke er i stand til å gjennomføre. Et eksempel på patenterbart humant naturlig forekommende materiale kan typisk være gener eller cellelinjer som kan benyttes i produksjon av legemidler og som gir få bivirkninger på grunn av strukturlikhet med kroppens naturlige bestanddeler.

Tilsvarende vil også modifiserte humane nukleotidsekvenser og cellelinjer kunne patenteres (se T 870/04).

Det er viktig at kravet til teknisk effekt tilfredsstilles ved at funksjonen til nukleotidsekvensen eller cellelinjen angis konkret i søknadens beskrivelse.

Hvis bare en delsekvens av for eksempel et gen, er nødvendig for å utøve oppfinnelsen skal et eventuelt patent bare dekke denne delsekvensen.

Med hensyn til patentering av humant vev og organer er det ikke noe unntak for denne type materiale i patentloven, se likevel punkt 2a.7. Mens modifiserte humane vev og organer vil kunne tilfredsstille patenterbarhetsvilkårene, vil isolerte naturlig forekommende humane vev og organer vanskelig kunne oppfylle kriteriene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Dette medfører at denne type naturlig forekommende materiale ikke vil kunne patentbeskyttes.

2a.5.3 Opplysninger om samtykke til bruk av humant materiale

patl. § 8c

Opplysningsplikten i henhold til patl. § 8c gjelder ikke for videreførte internasjonale patentsøknader, jf. patl. § 33, annet ledd, første punktum.

I patentsøknader som gjelder eller anvender biologisk materiale fra mennesker, skal det fremgå av søknaden om den eller de personene som materialet stammer fra har samtykket i den aktuelle bruken av materialet i samsvar med biobankloven (lov 21. februar 2003 nr. 12 om biobanker). Det kreves ikke dokumentasjon for at samtykke er innhentet, og det kreves heller ikke at det opplyses om hvem materialet stammer fra.

2a.5.3.1 Manglende eller uriktige opplysninger i henhold til patl. § 8c

Ved første realitetsbehandling av søknader som gjelder eller anvender humant biologisk materiale, skal saksbehandler undersøke om det i søknaden eller i et vedlegg til søknaden er gitt opplysninger i henhold til patl. § 8c om at den eller de personene som materialet stammer fra, har samtykket i den aktuelle bruken av materialet i samsvar med biobankloven. Dersom dette ikke er tilfelle skal saksbehandler i realitetsuttalelsen informere søkeren om plikten til å opplyse om at det er gitt samtykke til bruk av materialet. Saksbehandler skal også informere søker om at brudd på opplysningsplikten ikke har betydning for vurderingen av søknadsgjenstanden eller gyldigheten av de rettighetene som følger av meddelte patenter.

Saksbehandler er ikke pålagt å sjekke om opplysningene er korrekte, men hvis saksbehandler likevel er av den oppfatning at det foreligger en situasjon som kan falle inn under straffeloven § 166, må tilsynelatende brudd på bestemmelsen rapporteres. Saksbehandler kontakter Patentjuridisk seksjon. En slik rapportering skjer ved at Patentstyret ved direktøren tar kontakt med Nærings- og handelsdepartementet (NHD). NHD er påtaleberettiget på statens vegne og tar stilling til om anmeldelse skal leveres.

Opplysningsplikten er straffesanksjonert i henhold til straffelovens § 166. Påtalemyndigheten tar stilling til om tiltale skal tas ut.

2a.6 Mikrobiologiske og andre tekniske fremgangsmåter

patl. § 1, femte ledd, tredje og fjerde punktum

Det kan meddeles patent på mikrobiologiske fremgangsmåter eller andre tekniske fremgangsmåter eller produkter som er fremstilt ved slike fremgangsmåter. Med mikrobiologisk fremgangsmåte forstås enhver fremgangsmåte som anvender, utføres på eller fremstiller et mikrobiologisk materiale.

Begrepet "mikrobiologisk fremgangsmåte" kan omfatte fremgangsmåter som inneholder både mikrobiologiske og ikke-mikrobiologiske trinn, dersom fremgangsmåten er hovedsakelig mikrobiologisk.

En genteknologisk fremgangsmåte kan være en mikrobiologisk fremgangsmåte dersom den anvender, utføres på eller fremstiller et mikrobiologisk materiale (T 356/93). Imidlertid er ikke genteknologiske fremgangsmåter alltid omfattet av definisjonen for mikrobiologiske fremgangsmåter.

Mikroorganismer kan være produkter av mikrobiologiske fremgangsmåter, og det kan derfor gis produktbeskyttelse for mikroorganismer, se definisjon under punkt 2a.3.1. Det kan også gis patent rettet på patenterbare fremgangsmåter for å fremstille en plantesort, fordi den indirekte produktbeskyttelsen slike fremgangsmåter gir ikke skal tas i betraktning ved patenterbarhetsvurderingen (G 1/98, OJ 3/2000). Det kan imidlertid ikke godtas krav rettet på plantesorter eller dyreraser selv om plantesorten eller dyrerasen er produsert ved en mikrobiologisk fremgangsmåte. Unntaket for plantesorter gjelder for plantesorter uavhengig av hvordan de er fremstilt. Derfor er også plantesorter fremstilt ved rekombinant genteknologi unntatt fra patentering (G 1/98, OJ 3/2000, 111).

Ved vurdering av patenterbarheten for mikrobiologiske fremgangsmåter må det vurderes spesielt om søknadsgjenstanden oppfyller kravet til reproduserbarhet eller om det er nødvendig å foreta deponering av det biologiske materialet som søknaden omfatter, se også punkt 2a.6 og kap. II, punkt 6.

2a.7 Etisk begrunnede unntak

patl. § 1b

Enhver oppfinnelse hvis kommersielle utnyttelse strider mot offentlig orden eller moral er unntatt fra patentering uavhengig av hvilket teknisk område oppfinnelsen tilhører, se også punkt 6a. Offentlig orden og moral knytter seg særlig til grunnleggende etiske eller moralske prinsipper som det er spesielt viktig å overholde på bioteknologiområdet. Dette skyldes hensynet til menneskets verdighet og integritet, og de potensielt vidtrekkende konsekvensene av å utnytte oppfinnelser på dette området på grunn av oppfinnelsenes forbindelse til levende materiale.

Utnyttelsen av en oppfinnelse skal ikke anses for å stride mot offentlig orden eller moral utelukkende fordi utnyttelsen er forbudt ved lov eller forskrift. En av grunnene til dette er at et produkt, hvis utnyttelse er forbudt ved lov eller forskrift her i landet, skal kunne bli produsert her i landet for eksport til andre land hvor bruken av produktet ikke er forbudt. En annen grunn til dette, kan være at det kan komme endringer i den lov eller forskrift som regulerer utnyttelsen av oppfinnelsen, i løpet av patentets levetid.

Det kan være tilfeller hvor oppfinnelsen kan utnyttes på ulike måter og hvor en, men ikke alle angitte utnyttelser strider mot offentlig orden og moral. I slike tilfeller skal ikke søknaden avslås, men begrenses slik at materialet som det strider mot grunnleggende etiske normer å utnytte, ikke lenger omfattes av søknaden.

Vurderingen av om utnyttelsen av en oppfinnelse strider mot grunnleggende etiske eller moralske prinsipper kommer i tillegg til de andre vurderingene en patentsøkt oppfinnelse underkastes.

Hvis saksbehandler er i tvil om en oppfinnelse strider mot offentlig orden eller moral i henhold til patl. § 1b, skal Patentstyret rådføre seg med Den etiske nemnda for patentsaker før søknaden avgjøres endelig, se punkt 2a.7.3. Det bør ikke treffes vedtak om avslag i en søknad på grunnlag av patl. § 1b uten at søknaden har vært forelagt nemnda.

 

2a.7.1 Veiledende liste over unntatte oppfinnelser

Oppfinnelser som er angitt under følgende punkter 1-4, gir veiledende forklaring til hvordan henvisningen til offentlig orden og moral skal tolkes. Listen er ikke uttømmende. Dersom en søknad ikke faller innunder ett av unntakene, må det gjøres en ytterligere vurdering om søknaden er i strid med patl. § 1b. Andre oppfinnelser som krenker menneskets verdighet, for eksempel fremgangsmåter for framstilling av kimærer fra kjønnsceller eller totipotente celler fra mennesker eller dyr, skal selvsagt også utlukkes fra patentering, se punkt 2a.5.

Det kan blant annet ikke gis patent på:

  1. Fremgangsmåter for kloning av mennesker.
    Alle fremgangsmåter som omfatter kloning av mennesker vil være unntatt fra patentering. Som kloning regnes enhver fremgangsmåte, herunder teknikker til deling av embryoer (befruktede eggceller), som har til formål å frembringe et menneske med samme genetiske informasjon i cellekjernen som et annet levende eller dødt menneske.
  2. Fremgangsmåter for å endre den genetiske identiteten til menneskers kjønnsceller.
    Alle fremgangsmåter som kan brukes til å endre arvematerialet i humane kjønnsceller, dvs. som kan benyttes til å gjøre inngrep i den genetiske identiteten til menneskets kjønnsceller, vil være unntatt fra patentering.
  3. Anvendelse av menneskelige embryoer for industrielle eller kommersielle formål.
    Dette er et generelt unntak for patentering av anvendelser av menneskelige embryoer. Bestemmelsen regulerer imidlertid ikke oppfinnelser som kan brukes på menneskelige embryoer og være til nytte for dem, for eksempel stoffer som brukes til medisinsk behandling av den befruktede eggcellen.
  4. Fremgangsmåter for å endre den genetiske identiteten til dyr som kan påføre dem lidelser uten at det medfører noen vesentlig medisinsk nytte for mennesker eller dyr, samt dyr fremstilt ved slike fremgangsmåter.
    Dersom oppfinnelsen, dvs. fremgangsmåten eller dyret fremstilt ved fremgangsmåten, kan være til vesentlig nytte i medisinsk forskning, kan det gis patent. Det kreves ikke at oppfinnelsen har medisinsk nytteverdi i den forstand at den kan brukes direkte i for eksempel legemiddelproduksjon eller behandling. Oppfinnelsen kan ha medisinsk nytteverdi i forbindelse med forskning, forebygging, diagnostikk eller behandling.

Punkt 3 kommer til anvendelse for oppfinnelser som ødelegger humane embryo selv om dette har skjedd før oppfinnelsen ble gjort, slik det vil være ved oppfinnelser som benytter eksisterende cellelinjer som tidligere er fremstilt ved ødeleggelse av humane embryo (ECJ C-34/10). Dette gjelder selv om verken kravene eller andre deler av søknaden referer til bruk av humane embryo. Det er altså irrelevant på hvilket tidspunkt ødeleggelsen av embryo skjer. Unntaket i punkt 3 er heller ikke avhengig av om det etter søknadens leveringsdag er mulig å oppnå et krevd produkt uten å anvende en fremgangsmåte som er avhengig av at humane embryoer ødelegges (G 0002/06).

Punkt 4 er relevant i alle tilfeller hvor lidelser hos patentsøkte dyr er sannsynlig. Det skal foretas en avveining av sannsynlig lidelse hos dyrene i forhold til dokumentert medisinsk nytte for mennesker eller dyr, og hvorvidt lidelsen og den medisinske nytteverdien er dokumentert i forhold til de samme dyrene, se etterfølgende eksempel.

Eksempel:
Krav rettet på transgene mus som inneholder en mutasjon slik at de lett utvikler kreft, kan være patenterbare. Dyrenes lidelse kan godtas når det er dokumentert en medisinsk nytteverdi for mennesker eller dyr. I søknaden er det vist medisinsk nytteverdi for mus, og krav rettet på mus strider derfor ikke mot patl. § 1b, punkt. 4. Krav rettet på gnagere er imidlertid ikke ansett godtagbare under patl. § 1b, punkt 4, fordi en medisinsk nytteverdi ikke er vist for hele denne gruppen av dyr. Det gjøres, i tillegg til en patl. § 1b, punkt 4, vurdering, en ytterligere vurdering i forhold patl. § 1 b for de godtagbare kravene rettet på transgene mus. I hovedsak dreier dette seg om en nøye avveiing mellom dyrenes lidelse og mulig risiko for miljøforurensning og nytten for mennesker eller dyr (”T19/90-testen”). Også andre aspekter enn dyrenes lidelser og miljøkonsekvenser kan vurderes i denne testen, for eksempel en påstått trussel mot evolusjonen, økt handel med transgene dyr og en påstått moralsk motstand mot en slik genmanipulering. Denne type argumenter må også være underbygget med bevis (T356/93, T 315/03).

En søknad rettet på en genmodifisert plante vil ikke kunne unntas fra patentering fordi den er forurensende, hvis ikke en eventuell alvorlig forurensningsskade på miljøet er materialisert allerede på meddelelsestidspunktet (T 356/93).

2a.7.2 Innsigelser grunnet på at patentet strider mot patl. § 1b

patl. § 24, annet ledd

Innsigelsesperioden for innsigelser som er begrunnet med at den kommersielle utnyttelsen av den patenterte oppfinnelsen strider mot offentlig orden og moral, er tre (3) år fra den dagen patentet ble meddelt. Begrunnelsen for denne utvidede innsigelsesordningen er at den vil gjøre det enklere og billigere å angripe patenter rettet på oppfinnelser som det strider mot grunnleggende etiske normer å utnytte.

En utvidet innsigelsesadgang kan skape usikkerhet for patenthaverne. Det vil trolig innkomme få slike innsigelser, fordi det vil fremgå av patentregisteret dersom en søknad har vært forelagt Den etiske nemnda for patentsaker allerede under søknadsbehandlingen, dvs. dersom også Patentstyret var i tvil om patl. § 1b var til hinder for å imøtekomme søknaden. I tillegg vil innsiger bli avkrevd en ekstra avgift ved innlevering etter utløpet av ni (9) månedersfristen.

2a.7.2.1 Formalia og realitetsbehandling ved innsigelser grunnet i patl. § 1b

I henhold til patl. § 24, første ledd, skal alle innsigelser som ikke er basert på patl. § 1b være innkommet til Patentstyret innen ni (9) måneder fra meddelelsesdagen for patentet. Innsigelser som innleveres etter utløpet av ni (9) månedersfristen i patl. § 24, første ledd, og som ikke er grunnet i patl. § 1b, skal avvises.

Hvis det innkommer en innsigelse som er begrunnet med at den patenterte oppfinnelsen strider mot unntaket i patl. § 1b, og Patentstyret er i tvil om patentet er meddelt i strid med patl. § 1b, skal Patentstyret innhente en rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnda for patentsaker, jf. patl. § 25, tredje ledd, andre punktum og punkt 2a.7.2. Det bør ikke treffes vedtak om oppheving av et patent på grunnlag av patl. § 1b uten at søknaden har vært forelagt nemnda.

Innsigelser innlevert før utløpet av ni (9) månedersfristen i patl. § 24, første ledd, blir behandlet når saken anses tilstrekkelig belyst og ni (9) månedersfristen er utløpt. Innsigelser som innleveres etter ni (9) månedersfristen og som er basert på at en kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen vil stride mot offentlig orden og moral i henhold til patl. § 1b, skal behandles fortløpende etter hvert som sakene er blitt tilstrekkelig belyst.

Det må innbetales en forskriftsbestemt avgift ved innlevering av innsigelse etter utløpet av den ordinære ni (9) måneders fristen for innlevering av innsigelser. For andre formelle krav til innsigelsen, se del D, kap. II.

2a.7.2.2 Administrativ begrensning i forlenget innsigelsesperiode

I henhold til patl. § 39a, annet ledd, kan det ikke fremsettes begjæring om patentbegrensning før innsigelsesperioden er utløpt og eventuelle innsigelser er endelig avgjort. Denne bestemmelsen i patl. § 39a sikter til ni (9) månedersfristen i patl. § 24, første ledd, og kommer derfor ikke til anvendelse for innsigelser som innkommer etter utløpet av ni (9) månedersfristen og som er basert på patl. § 1b.

2a.7.3 Etisk nemnd

patl. § 15a

Hvis saksbehandler er i tvil om en oppfinnelse strider mot offentlig orden eller moral i henhold til patl. § 1b, skal Patentstyret rådføre seg med Den etiske nemnda for patentsaker før søknaden avgjøres endelig eller patent oppheves. Det antas at bare et fåtall patentsøknader eller patenter vil reise spørsmål som det er aktuelt å legge frem for nemnda. En slik fremleggelse vil sikre et bedre beslutningsgrunnlag, og Patentstyret vil legge betydelig vekt på de råd Den etiske nemnda for patentsaker gir i de enkelte søknadene og patentene. Det bør derfor ikke treffes vedtak om avslag på en søknad eller om oppheving av et patent på grunnlag av patl. § 1b uten at saken har vært forelagt nemnda.

Det er ikke noe vilkår for foreleggelse for nemnda at tvilen er kvalifisert. Det er overlatt til Patentstyrets skjønn å avgjøre om søknaden reiser tvilsspørsmål. At en sak ikke er forelagt nemnda, er derfor ingen formell saksbehandlingsfeil.

2a.7.3.1 Realitetsbehandling basert på patl. § 1b

Er saksbehandler i tvil om en søknad strider mot offentlig orden eller moral, skal det tas kontakt med Patentavdelingens representant for etiske saker. Innkommer det en innsigelse grunnet på patl. § 1b skal saksbehandler alltid ta kontakt med Patentavdelingens representant for etiske saker. Et utvalg bestående av den aktuelle saksbehandleren, Patentfagansvarlig og Patentavdelingens representant for etiske saker vil avgjøre om saken skal oversendes Den etiske nemnda for patentsaker.

Patentavdelingens representant for etiske saker vil på vegne av utvalget redegjøre grundig for de etiske spørsmålene som den kommersielle utnyttelsen av oppfinnelsen reiser. Denne redegjørelsen skal inneholde utvalgets vurdering av det etiske spørsmålet, og den vil bygge på tidligere avgjørelser innenfor det samme området og eventuell relevant praksis fra utlandet.

2a.7.3.2 Oversendelse til etisk nemnd

Anmodningen om en rådgivende uttalelse sendes til Den etiske nemnda for patentsaker sammen med den skriftlige redegjørelsen om de etiske problemstillingene, samt andre nødvendige dokumenter. Det sendes samtidig en kopi av anmodningen og redegjørelsen til patentsøker eller patenthaver og innsiger(e). Søker eller patenthaver og innsiger(e) gis samtidig informasjon om at de har mulighet til å kommentere Patentstyrets redegjørelse, samt komme med generelle innspill til Den etiske nemnda for patentsaker.

Patentsøker eller patenthaver og innsiger(e) gis en frist på en (1) måned for å sende sine merknader til Den etiske nemnda for patentsaker. Dersom det er rimelig kan denne tidsfristen forlenges av både nemnda og Patentstyret.

Det vil i enkelte saker være en fordel om partene også gis mulighet til uttale seg i møte med nemnda. Det overlates til nemnda å vurdere om partene i den enkelte sak skal innkalles til et slikt møte.

Den etiske nemnda for patentsaker vil avgi sin rådgivende uttalelse i løpet av tre (3) måneder, og den vil sende en kopi av uttalelsen til patentsøker eller patenthaver og innsiger(e). Patentsøker eller patenthaver og innsiger(e) har en frist på en (1) måned til å komme med skriftlige merknader til uttalelsen. Disse merknadene sendes direkte til Patentstyret. Patentstyret kan forlenge fristen dersom det fremkommer av nemndas oversendelsesbrev at dette er rimelig.

Det skal journalføres at Patentstyret har henvendt seg til Den etiske nemnda for patentsaker, hva henvendelsen gjelder og nemndas svar.

En henvendelse til nemnda anses ikke å være en sensitiv opplysning i forhold til søknader som ikke er allment tilgjengelige. Derimot vil saksdokumentene ikke bli allment tilgjengelige før søknaden har blitt allment tilgjengelig i henhold til patl. § 22, jf. pf. § 105, annet ledd.

Hvis nemnda oversitter fristen på tre (3) måneder får det ingen rettslige konsekvenser. Fristen er først og fremst en ordensregel.

2a.7.3.3 Avgjørelse etter behandling i etisk nemnd

Den rådgivende uttalelsen og eventuelle merknader fra patentsøker eller patenthaver og innsiger(e) vil bli vurdert av Patentstyrets utvalg, og det vil deretter bli tatt en selvstendig avgjørelse i saken.

 

2a.8 Deponering av biologisk materiale

patl. § 8a

Hvis en patentsøkt oppfinnelse angår eller gjelder biologisk materiale som ikke er allment tilgjengelig og ikke kan beskrives slik i søknaden at det er mulig for en fagperson å utøve oppfinnelsen, skal patl. § 8, annet ledd, tredje punktum, anses oppfylt bare dersom:

  1. en prøve av det biologiske materialet er blitt deponert hos en godkjent deponeringsmyndighet senest den dagen søknaden ble inngitt (dvs. deponeringsinstitusjoner i henhold til artikkel 7 i Budapest-konvensjonen av 28. april 1977),
  2. den inngitte søknaden inneholder de relevante opplysningene om det deponerte materialets karakteristika som søkeren kjenner til,
  3. navnet på deponeringsmyndigheten og deponeringsnummeret er oppgitt i patentsøknaden.

For mer utførlig informasjon om deponering av biologisk materiale, se kap. II, punkt 6.

2a.9 Nukleotid- og aminosyresekvenser

Dersom en søknad omfatter nukleotid- og/eller aminosyresekvenser skal det, med enkelte unntak, inngis en sekvensliste i samsvar med WIPO Standard ST.25. Sekvenslisten skal inneholde en detaljert beskrivelse av nukleotid- og/eller aminosyresekvensene, samt annen tilgjengelig informasjon knyttet til de aktuelle sekvensene.

For mer utførlig informasjon om angivelse av nukleotid og aminosyresekvenser, se kap. II, punktene 3.4.8 og 8.

2a.10 Beskyttelsesomfang for formeringsdyktig materiale

2a.10.1 Generelt om beskyttelsesomfang for formeringsdyktig materiale

patl. § 3a

Patenter på bioteknologiske oppfinnelser gis hovedsakelig en tilsvarende rekkevidde som patenter som gjelder annet materiale, med de viktige unntakene som gjelder nye generasjoner som følge av at den patenterte organismen reproduserer seg selv.

2a.10.1.1 Produktkrav - biologisk materiale

patl. § 3a, første ledd

Eneretten omfatter alt biologisk materiale som er fremstilt ved formering eller oppformering (eksemplarfremstilling) av det patenterte materialet, forutsatt at materialet har samme egenskaper som det opprinnelige patenterte produktet. Materialet som er fremstilt, må altså inneholde og uttrykke oppfinnelsen, f.eks. en genmodifisering som gir en plante høyere toleranse for kulde.

Eneretten gjelder uansett hvilken reproduksjonsmåte som er brukt. Avkom av patentert selvformerende materiale - dvs. mikroorganismer, dyr og planter - vil derfor i utgangspunktet være omfattet av eneretten.

Det kreves ikke at det reproduserte materialet har samme "form" (frø, stiklinger, planter). Dette innebærer eksempelvis at planter fremstilt av patenterte frø, som utgangspunkt ikke kan utnyttes kommersielt uten tillatelse fra patenthaveren.

Eneretten omfatter bare biologisk materiale som er fremstilt "fra" det patenterte materialet, dvs. ved bruk av dette materialet. Dette betyr at naturlige forekomster av det samme materialet ikke er omfattet av patentet.

2a.10.1.2 Fremgangsmåtekrav - biologisk materiale

patl. § 3a, annet ledd

Biologisk materiale som er fremstilt ved direkte bruk av en patentert fremgangsmåte, er omfattet av eneretten ved et indirekte produktvern. I tillegg omfatter eneretten materiale som er fremstilt ved formering eller oppformering av det direkte fremstilte materialet. Dersom det er gitt patent på en fremgangsmåte for fremstilling av en plante, vil patenthaveren ha enerett til å bruke både selve fremgangsmåten og planter fremstilt ved fremgangsmåten, i tillegg til disse plantenes avkom, i næringsøyemed. Patenthaveren kan derimot ikke hindre kommersiell utnyttelse av tilsvarende planter fremstilt på andre måter.

2a.10.1.3 Produktkrav rettet på gener

patl. § 3a, tredje ledd

Produktpatenter på gensekvenser og materiale som inneholder genetisk informasjon, omfatter ikke bare selve det patenterte materialet, men ethvert materiale "som produktet er innsatt i, og der den genetiske informasjon inngår og uttrykker sin funksjon". Patenthaveren har dermed enerett til kommersiell utnyttelse av alt biologisk materiale som inneholder og uttrykker oppfinnelsen. Dersom det er gitt patent på en modifisert gensekvens som gir planter høy toleranse for kulde, vil patenthaveren ha enerett til kommersiell utnyttelse av alle planter som har de samme egenskapene i kraft av at de uttrykker den patenterte oppfinnelsen.

2a.10.1.4 Materiale bragt i omsetning med sikte på vekst

patl. § 3a, fjerde ledd

Patenthaveren har ikke enerett til kommersiell utnyttelse av avkommet til biologisk materiale dersom fremstilling av den nye generasjonen er "et nødvendig ledd" i den bruken materialet er brakt i omsetning for. Derimot kan direktivet forstås slik at avkommet til den nye generasjonen som utgangspunkt, er beskyttet av patentet.

I praksis betyr dette at dersom plantefrø selges med sikte på salg til planteprodusenter, har planteprodusentene rett til kommersiell utnyttelse av planter som dyrkes frem. Det er derimot mulig at kommersiell bruk av frø fra disse plantene igjen, må ha grunnlag i avtale. Det vil imidlertid ofte være underforstått eller uttrykkelig avtalt at planteprodusenten kan bruke også disse nye plantene til videre formering, slik at fremstilling av nye generasjoner uansett har et avtalemessig grunnlag. Når det gjelder f.eks. mikroorganismer, er det vanskelig å tenke seg en annen løsning. Dette skyldes at mikroorganismer normalt formerer seg meget raskt og ikke i identifiserbare generasjoner, men i "kulturer".

2a.10.2 Landbruksunntaket ("farmers' privilege")

patl. § 3b

I henhold til patl. § 3b gjøres det unntak fra patenthaverens enerett når det gjelder bruk av formeringsmateriale fra planter og dyr til landbruksformål.

2a.10.2.1 Planter

patl. § 3b, første ledd

Bønder har rett til å bruke utbyttet av patentbeskyttet formeringsmateriale fra planter til formering eller oppformering i sin egen virksomhet. Forutsetningen er at formeringsmaterialet er solgt eller overdratt på annen måte til landbruksformål av patenthaveren selv eller med samtykke fra denne. Dersom en bonde har kjøpt patenterte såfrø som er brakt i omsetning på lovlig måte, kan bonden med andre ord bruke avlingen til å produsere såfrø til nye avlinger på eget bruk.

Ovennevnte rettigheter gjelder bare egenprodusert formeringsmateriale, og formeringsmaterialet må brukes i egen virksomhet. Det er dermed ingen rett til å utveksle eller selge såkorn til andre.

Omfanget av og vilkårene for bondens rett svarer til det som er fastsatt i pf. § 89. Denne bestemmelsen fastslår at retten til bruk av formeringsmaterialet gjelder i forhold til mange viktige plantearter som f.eks. hvete, rug, bygg og poteter.

Bruk av såkorn for å utvide eksisterende produksjon har trolig ikke hjemmel i pf. § 3b.

For småbønder er gjenbruken gratis. Andre jordbrukere må derimot gi patenthaveren rimelig vederlag, jf. pf. 90. Dette gjelder blant annet bønder som råder over et større jordbruksareal enn det som trengs for å produsere 92 tonn korn.

2a.10.2.2 Dyr

patl. § 3b, annet ledd

Bønder har rett til å bruke avlsdyr eller annet animalsk formeringsmateriale fra dyr til egne landbruksformål, forutsatt at det patenterte dyret eller formeringsmaterialet er brakt i handel på lovlig måte. Dette innebærer at gårdbrukeren kan bruke dyret eller formeringsmaterialet (sæd o.l.) til å produsere nye eksemplarer av dyret til bruk i egen landbruksvirksomhet. Det er neppe heller noe i veien for at bonden kan bruke senere generasjoner til å avle nye dyr.

Som utgangspunkt har all bruk til "egen landbruksvirksomhet" hjemmel i patl. § 3b, annet ledd. Bonden kan følgelig bruke formeringsmaterialet både til å opprettholde og utvide bestanden med tanke på produksjon av kjøtt, melk, egg e.l. Bestemmelsen tillater imidlertid ikke salg av dyr eller formeringsmateriale "som ledd i eller med sikte på" kommersiell avlsvirksomhet. Dette innebærer for det første at bonden selv ikke kan drive kommersiell avlsvirksomhet på grunnlag av bestemmelsen. Heller ikke kan bonden selge enkeltdyr eller formeringsmateriale videre dersom kjøperen skal bruke materialet til slik virksomhet. Bytte av dyr eller formeringsmateriale mellom bønder for bruk til avl, vil antakelig ofte måtte likestilles med salg.

I motsetning til retten til utnyttelse av planteformeringsmateriale etter første ledd, omfatter regelen i patl. § 3b, annet ledd, alle dyrearter innenfor landbrukssektoren.

Patl. § 3b, annet ledd, gjelder sannsynligvis ikke for oppdrett av fisk, eller utnyttelse av forplantningsmateriale fra fisk og andre sjødyr. Formålet med patl. § 3b er å beskytte tradisjonelle driftsformer, og det er derfor mest naturlig å legge til grunn at oppdrettsvirksomhet faller utenfor. Dette harmonerer også best med at patl. § 3b taler om "landbruk".

2a.10.3 Naturlig forekommende materiale

patl. § 3c

Patentbeskyttelse knyttet til naturlig forekommende biologisk materiale omfatter bare den delen av materialet som er nødvendig for å oppnå det industrielle formålet som er angitt i patentsøknaden. Det kan for eksempel være at en oppfinner krever patent på et bestemt gen ved å vise til at genet kan brukes til å løse et konkret teknisk problem. Hvis bare en delsekvens av genet er nødvendig for å utøve oppfinnelsen, skal et eventuelt patent bare dekke denne delsekvensen.

2a.11 Overgangsbestemmelser

Den utvidede fristen for å fremme innsigelser knyttet til offentlig orden eller moral, jf. patl. § 24, annet ledd, og punkt 2a.7.2, gjelder bare for patenter som er meddelt fra og med 2004.02.01.

Bestemmelsene om plikt til å angi leverandørland mv. for biologisk materiale, jf. patl. § 8b og punkt 2a.4 gjelder bare for søknader innlevert fra og med 2004.02.01. Det samme gjelder plikten til å opplyse om det er gitt samtykke til bruk av menneskelig materiale, jf. patl. § 8c og punkt 2a.5.3.

De øvrige lov- og forskriftsendringene som trådte i kraft 2004.02.01 som følge av gjennomføringen av EUs patentdirektiv i norsk rett og som omfattes av retningslinjene i 2a, skal også gjelde for patentsøknader som er innlevert til Patentstyret før 2004.02.01.

2b. Fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering – patl. § 1, sjette ledd

2b.1 Ikke-patenterbare fremgangsmåter som utføres på mennesker eller dyr

Det skal ikke meddeles patent på fremgangsmåter for behandling av mennesker eller dyr ved kirurgi, terapi eller diagnostiske fremgangsmåter.
Intensjonen med patl. § 1, sjette ledd, første setning, er at ikke-kommersielle og ikke-industrielle medisinske og veterinærmedisinske virksomheter som utøves på levende mennesker eller dyr, skal gjøres fritt tilgjengelige slik at medisinsk og veterinærmedisinsk personale i sitt arbeide ikke skal begrenses av patentrettigheter. Tolkningen av bestemmelsen bør hindre unntakene i å bli for omfattende (se G 5/83).

Dette medfører at fremgangsmåter som angår mindre, rutinemessige inngrep som ikke krever medisinsk kompetanse eller ikke medfører noen vesentlig helserisiko, slik som tatovering, piercing, hårfjerning ved optisk stråling og mikroavslipning av huden ikke bør unntas fra patentering (G1/07).

Hvis et krav inkluderer ett eller flere trekk som utgjør en fremgangsmåte for kirurgisk behandling eller terapi utført på et menneske eller dyr, vil kravet bli unntatt fra patentering ifølge patl. §1, sjette ledd (se T 35/99). I dette tilfellet er det irrelevant om kravet inkluderer eller inneholder tekniske trekk utført på et teknisk objekt (se T 820/92 og T 82/93). Kravet kan bli godtakbart dersom de trekk som utgjør en fremgangsmåte for kirurgisk behandling eller terapi kan unntas ved en negativ avgrensning, se "kap. III, 4.13. Ved diagnostisering gjelder at samtlige trinn av teknisk karakter i en diagnostisk fremgangsmåte må foretas på mennesker eller dyr for å være unntatt fra patentering (G 1/04).

Eksempel:
Fremgangsmåte for å operere inn pacemaker med algoritmiske egenskaper ("pressure sensing means") som registrerer ventrikulært systolisk blodtrykk brukt for å regulere/kontrollere frekvensen til pacemaker. Selv om kontroll av pacemakerfrekvens baserer seg på tekniske trekk utført på et teknisk objekt, vil fremgangsmåten likevel ikke være patenterbar siden den også inneholder kirurgiske og terapeutiske trekk (T 82/93).

Kirurgiske fremgangsmåter, terapi og diagnostiske fremgangsmåter vil i forhold til patl. § 1, sjette ledd, defineres på følgende måter:

Kirurgiske fremgangsmåter defineres av behandlingens natur snarere enn behandlingens formål og omfatter alle fremgangsmåter som innebærer ett eller flere kirurgiske inngrep. Dermed kan både kirurgiske fremgangsmåter for kosmetiske og/eller medisinske formål bli unntatt fra patentering ved patl. § 1, sjette ledd.

En bildetakingsmetode for anvendelse under et kirurgisk inngrep og som produserer data som lar kirurgen bestemme det videre forløp under et inngrep, anses ikke for å være en kirurgisk fremgangsmåte i seg selv og er derfor ikke unntatt fra patentering (G1/07).

Eksempel:
En fremgangsmåte for å fremstille en endoprotese på utsiden av kroppen, som krever at det utføres kirurgiske trinn for å ta mål, vil bli ekskludert fra patenterbarhet under patl. § 1, sjette ledd, første setning, (se T 1005/98).

Terapi defineres i henhold til hensikten med den fremgangsmåten som utføres.
Terapi omfatter helbredelse av sykdom, inkludert behandling av funksjonshemming utført på et legeme og behandling av blod ved dialyse for returnering til den samme pasienten, og forebyggende (profylaktisk) behandling, for eksempel immunisering mot spesielle sykdommer (se T 19/86) eller fjerning av plakk (se T 290/86). Kosmetisk behandling vil også kunne omfattes av definisjonen for terapi, dersom minst ett trekk er av terapeutisk karakter.

Diagnostiske fremgangsmåter som skal være unntatt fra patentering ifølge patl. § 1, sjette ledd omfatter (G 1/04) bare de fremgangsmåtene som omfatter alle trekk som er nødvendige for å kunne fastslå en diagnose som umiddelbart indikerer sykdomstilstanden på en slik måte at det er grunnlag for å fastsette nødvendig terapeutisk behandling.

Fremgangsmåtene kan omfatte både tekniske og ikke-tekniske trekk, men det er en forutsetning at alle tekniske trekk utøves på mennesker eller dyr. Et trekk anses å være utført på et menneske eller dyr dersom utøvelsen krever at mennesket eller dyret er fysisk tilstede ved utøvelsen.

For å bli unntatt fra patentering ved patl. § 1, sjette ledd, (G 1/04), må en diagnostisk fremgangsmåte omfatte følgende trinn:

a) en undersøkelsesfase som involverer innsamling av data,

b) sammenligning av disse dataene med standardverdier,

c) registrering av signifikante avvik ved sammenligningen, og

d) forklaring av avviket med en medisinsk tilstand, dvs. den deduktive medisinske eller veterinærmedisinske vurdering,

hvor de trekk som er av teknisk karakter og som tilhører trinnene a)-c) må tilfredsstille kriteriet "foretas på menneske eller dyr".

Eksempel:
Fremgangsmåte for å måle lungefunksjon hos mennesker. (T 125/02)
Trinn a), undersøkelse som involverer innsamling av data, vil i dette tilfellet være å måle endogent nitrogenmonoksidinnhold og/eller tidsfordeling av nevnte endogene NO-innhold i løpet av en eller flere ekshaleringsfaser i en prøve av ekshalert luft. Trekket er av teknisk karakter og utøves på mennesker.
Trinn b), sammenligning av de målte dataene med standardverdier, og trinn c), registrering av signifikant avvik ved sammenligningen, er av ikke-teknisk karakter.
Trinn d), det å forklare avviket med en medisinsk tilstand, vil i dette tilfellet være vurderingen av om avviket kan være en indikasjon på redusert lungefunksjon. Indikasjon på, eller utelukkelse av, en svekket lungefunksjon representerer i dette tilfellet diagnosen. Målingen av NO produsert i lungene og luftveiene gir en forståelse av den spesifikke metabolske forstyrrelse i lungene eller luftveiene. Bestemmelsen av denne tilstandens karakter ved å følge fremgangsmåten, enten den er positiv, negativ eller uten utslag i forhold til standardverdi, er tilstrekkelig til å avgjøre hvilken terapeutisk aktivitet som skal utøves som følge av diagnosen. Det er ikke nødvendig at den diagnostiske fremgangsmåten avdekker den underliggende lidelse som har forårsaket sykdomstilstanden.
I denne fremgangsmåten er altså alle trinn som er nødvendige for å kunne fastslå en diagnose tilstede, og alle tekniske trekk utøves på menneskekroppen. Fremgangsmåten er derfor unntatt fra patentering ved patl. § 1, sjette ledd.

Dersom noen av trinnene a) – d) som definerer en diagnostisk fremgangsmåte mangler i kravet og er nødvendig for å definere oppfinnelsen, skal trinnet/trinnene tas inn i det selvstendige kravet dersom det er grunnlag for dette i basisdokumentene. Det gjelder uansett om trinnene er av teknisk karakter eller ikke. Kravet vil ellers ikke anses å gi en bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet, jf. patl. § 8, annet ledd, første setning. (Se også G 1/04). Det må vurderes nøye hvilke trinn som ligger implisitt i den patentsøkte fremgangsmåten fordi den bare kan unntas fra patentering dersom alle trinnene er med. For eksempel kan sammenligning av dataene med standardverdier, trinn b), også representere registrering av signifikante avvik ved sammenligningen, trinn c). (T 1197/02)

Diagnostiske fremgangsmåter kan innebære anvendelse av informasjonsinnhentende apparatur og/eller diagnostisk utstyr for å utføre målinger og analyser.

Unntaket fra patentering for diagnostiske fremgangsmåter er ikke avhengig av om medisinsk personale er involvert, tilstede eller har ansvaret ved utøvelsen av fremgangsmåten. Unntaket er heller ikke avhengig av om alle trinn i fremgangsmåten kan utføres av medisinsk eller teknisk personale, pasienten selv eller et automatisk system.

2b.2 Patenterbare fremgangsmåter som utføres på mennesker eller dyr

Det bør presiseres at patl. § 1, sjette ledd, 1.setning, bare unntar fremgangsmåter for behandling ved kirurgi, terapi eller diagnostisering som utføres på levende mennesker eller dyr. Følgende typer fremgangsmåter vil derfor kunne være patenterbare:

Eksempel:
Fremgangsmåter for behandling av for eksempel en sau for å stimulere vekst, øke kjøttkvaliteten eller stimulere ullproduksjonen.

Eksempel:
En ren kosmetisk behandling av mennesker ved administrasjon av et kjemisk produkt (se T 144/83).

Eksempel:
En fremgangsmåte for tatovering eller piercing har som eneste mulige hensikt å dekorere kroppen til et menneske eller dyr, og utføres i for eksempel skjønnhetssalonger som er industri i overensstemmelse med patl. § 1, første ledd. Selv om fremgangsmåten involverer kirurgiske inngrep i kroppen, er dette et mindre inngrep som ikke medfører noen vesentlig helserisiko eller krever medisinsk kompetanse (G1/07).

Eksempel:
Fremgangsmåte for fjerning av hår fra ønsket hudområde ved hjelp av laser med bestemt bølgelengde (se T 383/03).

Eksempel:
En fremgangsmåte for behandling eller diagnostisering som foretas på et dødt menneske eller dyr.

Eksempel:
Diagnostiske fremgangsmåter som kun omfatter innsamling av informasjon, for eksempel røntgenundersøkelser, NMR-studier eller blodtrykksmålinger, forutsatt at de ikke indikerer sykdomstilstanden på en slik måte at nødvendig terapeutisk behandling kan igangsettes.

Eksempel:
Behandling av kroppsvev eller væsker etter at de har blitt fjernet fra menneske- eller dyrelegemet, eller diagnostiske fremgangsmåter utført på dette materialet, for eksempel behandling av blod for oppbevaring i en blodbank eller diagnostisk testing av blodprøver, forutsatt at dette vevet eller disse væskene ikke skal returneres til det samme legemet.

Eksempel:
Fremgangsmåter for testing der testen er anvendelig for forbedring eller kontroll av et produkt, apparat eller prosess som i seg selv er industrielt utnyttbar. Spesielt vil dette gjelde bruk av forsøksdyr i undersøkelser i industrien, for eksempel undersøkelser av produkter for å bringe på det rene fravær av allergiske reaksjoner.

Eksempel:
En fremgangsmåte som vedrører funksjonen til et apparat selv om apparatet er tilknyttet et levende menneske eller dyr, hvis det ikke eksisterer noen sammenheng mellom den funksjonen som kreves beskyttet og den terapeutiske effekten av apparatet (se T 245/87).

Eksempel:
En fremgangsmåte for å fremstille innleggssåler med hensikt å korrigere holdningen eller en framgangsmåte for å fremstille en protese. Forutsetningen er at (i) det å ta avtrykk av fotsålen, henholdsvis formen av en arm eller beinstump hvortil protesen skal tilpasses, ikke er av kirurgisk natur og (ii) innleggssålene og protesen blir produsert på utsiden av kroppen.

Eksempel:
Fremgangsmåter for fremstilling av en kunstig tann, selv om fremgangsmåten involverer tillagning av en modell i pasientens munn, forutsatt at (i) tilpasningen ikke er av kirurgisk natur og (ii) den kunstige tannen blir produsert på utsiden av kroppen.

2b.2.1 Instrumenter eller apparater

Patenter kan meddeles på instrumenter eller apparater til bruk i fremgangsmåter for kirurgi, terapi eller diagnostikk som utføres på mennesker eller dyr.

2b.3 Første medisinske anvendelse (første indikasjonskrav)

Unntaket i patl. § 1, sjette ledd, 1.setning for fremgangsmåter til behandling av mennesker eller dyr ved kirurgi, terapi eller diagnostiske metoder skal, i henhold til patl. § 1, sjette ledd, 2.setning, ikke omfatte produkter, herunder forbindelser eller sammensetninger, til anvendelse i slike fremgangsmåter.

Vilkåret om at en oppfinnelse skal være ny er ikke til hinder for at patent meddeles på kjente forbindelser eller sammensetninger til anvendelse i de i patl. § 1, sjette ledd, nevnte fremgangsmåter, jf. patl. § 2, fjerde ledd.

Kjente forbindelser eller sammensetninger vil imidlertid bare kunne bli patentert til anvendelse i fremgangsmåter for kirurgi, terapi eller diagnostisering foretatt på mennesker eller dyr og bare hvis den kjente forbindelsen eller sammensetningen ikke var tidligere kjent for anvendelse i noen slik fremgangsmåte (G 5/83). Imidlertid er krav rettet på første (og senere) indikasjoner også akseptable for nye forbindelser som sekundære sikkerhetskrav ("fall-back-claim") i tilfelle det, etter meddelelse, skulle komme frem at forbindelsen likevel var kjent fra tidligere.

En forbindelse eller sammensetning som er kjent anvendt, for eksempel i terapi, kan ikke patenteres for anvendelse i kirurgi eller diagnose. Tilsvarende kan ikke en forbindelse eller sammensetning som er kjent anvendt i kirurgi, terapi eller diagnose på mennesker bli beskyttet for anvendelse i behandling av dyr og vice versa. I slike tilfeller bør det vurderes om kravet kan endres til et annen indikasjonskrav, se punkt 2b.4.

2b.3.1 Form på første indikasjonskrav

Et anvendelsesbundet produktkrav rettet på en kjent forbindelse eller sammensetning for første gangs bruk i kirurgi, terapi og/eller diagnostiske fremgangsmåter skal være på følgende form:

"Kjemisk forbindelse X" eller "Preparat som inneholder X"

etterfulgt av angivelse av bruk, for eksempel

"...for bruk som et medikament".

Vi vil også godta første indikasjonskrav med en mer presisert angivelse av bruk, selv om det patentbegrunnende er at den aktive forbindelsen eller sammensetningen brukes i kirurgi, terapi og/eller diagnostiske fremgangsmåter for første gang, for eksempel

"...som en antibakteriell substans" eller

"...for behandling av sykdom Y".

Et krav på formen "Anvendelse av forbindelse eller sammensetning X for behandling av sykdom Y...." vil bli ansett som en fremgangsmåte for behandling som er unntatt fra patenterbarhet i henhold til PL § 1, sjette ledd, første setning, og er derfor ikke akseptabelt.

2b.3.2 Vurdering av nyhet for første indikasjonskrav

Hvis et første indikasjonskrav definerer en forbindelse eller sammensetning for anvendelse i behandlingen av en spesifikk sykdom, vil ikke nyhetskravet være oppfylt hvis forbindelsen har vært kjent i behandling av en annen sykdom tidligere. I slike tilfeller vil kravet vurderes som et annen indikasjonskrav, se punkt 2b.4.

Et mothold vil være nyhetshindrende for et første indikasjonskrav dersom det i motholdet er beskrevet en faktisk medisinsk anvendelse av forbindelsen eller sammensetningen. Et mothold som inneholder eksperimenter som beskriver en effekt som kan gjøre forbindelsen egnet for bruk i terapi, eller beskriver in vitro testing for slik anvendelse, vil imidlertid bare være nyhetshindrende hvis fagpersonen direkte og utvetydig kan utlede en slik terapeutisk anvendelse fra dokumentet (T 158/96).

Et dokument som angir at en forbindelse eller sammensetning er anvendt i terapi, uten å beskrive faktiske kliniske data kan anføres som nyhetshindrende. Det vil i dette tilfellet være opp til søker å bestride om denne angivelsen muliggjør anvendelse.

2b.3.3 Vurdering av oppfinnelseshøyde for første indikasjonskrav

Kravomfanget er av betydning ved vurdering av oppfinnelseshøyde.

Eksempel:
Forbindelse X er en tidligere kjent forbindelse som ikke tidligere har blitt anvendt i terapi, men den er strukturelt nær beslektet med en forbindelse som tidligere er kjent anvendt ved behandling av hjertesykdommer. Et krav rettet på "Forbindelse X for bruk i terapi" vil kunne mangle oppfinnelseshøyde, mens et krav rettet på "Forbindelse X til bruk i behandling av kreft" mer sannsynlig vil kunne tilfredsstille kravet til oppfinnelseshøyde. Hvis imidlertid forbindelse X hadde vært benyttet i behandlingen av hjertesykdommer, er et annen indikasjonskrav den eneste akseptable kravformen.

Mothold som inneholder eksperimenter som beskriver en effekt som kan gjøre forbindelser egnet for bruk i terapi, eller som beskriver in vitro testing, kan benyttes som grunnlag for manglende oppfinnelseshøyde.

2b.3.4 Støtte i beskrivelsen ved første indikasjonkrav

Det brede omfanget på første indikasjonskrav, se punkt 2b.3.1, dvs. manglende angivelse av spesifikk terapeutisk hensikt, er tillatt selv om beskrivelsen bare viser en enkelt terapeutisk anvendelse av forbindelsen eller sammensetningen. Dette begrunnes med at forbindelsen eller sammensetningen ikke tidligere har blitt benyttet innen medisin. Det meddeles absolutt beskyttelse for all bruk av nye forbindelser og sammensetninger, og tilsvarende skal en kjent forbindelse som anvendes første gang innen medisin, få beskyttelse for all medisinsk anvendelse.

Et første indikasjonskrav skal imidlertid ha støtte i beskrivelsen som sannsynliggjør forbindelsenes og sammensetningenes virkning i terapi, kirurgi eller diagnose. Kravets innhold skiller seg bare fra teknikkens stilling ved forbindelsenes og sammensetningenes anvendelse og denne anvendelsen må derfor ha støtte i beskrivelsen. Som støtte for den medisinske anvendelsen kan søknaden inneholde in vivo eller in vitro data, men også in silico modeller kan være tilfredsstillende hvis de kan anses å gi en troverdig basis for støtten.

Hvis et første indikasjonskrav er et subsidiært krav til et krav rettet på en forbindelse eller sammensetning som har nødvendig støtte i beskrivelsen, er det ikke nødvendig å foreta separat vurdering av støtten for kravet rettet på første medisinske anvendelse.

2b.3.5 Enhetlighet

Hvis en søknad beskriver et antall forskjellige kirurgiske, terapeutiske eller diagnostiske anvendelser for en kjent forbindelse eller sammensetning, vil selvstendige krav rettet på forbindelsen eller sammensetningen for hver av de disse ulike anvendelsene ikke anses som uenhetlige, se også punkt 2b.3.4, første avsnitt, siste setning. Saksbehandler må imidlertid påse at betingelsene for å kunne godta flere selvstendige krav av samme kategori oppfylles, se kap. III, 3.1.2.

Patl. § 10 er heller ikke til hinder for at krav rettet på ulike medisinske indikasjoner kan godtas i samme søknad som krav rettet på nye kjemiske forbindelser og/eller preparater, forutsatt at den aktive forbindelse er den samme.

2b.4 Annen medisinsk anvendelse (annen indikasjon)

Annen eller senere medisinsk anvendelse av en forbindelse eller sammensetning kan bli beskyttet ved et anvendelsesbundet produktkrav rettet på forbindelsen eller sammensetningen for en spesifisert medisinsk bruk. Hvis den spesifiserte anvendelsen av forbindelsen eller sammensetningen er ny, tilfredsstilles nyhetskravet selv om den samme forbindelsen eller sammensetningen er kjent anvendt innen annen medisinsk bruk tidligere. Det er en forutsetning for at ovennevnte krav skal kunne godtas at medikamentet som anvendes skal benyttes i en fremgangsmåte for terapi, diagnostisering eller kirurgi som er unntatt i henhold til patl. § 1, sjette ledd, første setning (G 2/08).

2b.4.1 Godtakbare annen indikasjonskrav

I følge prinsippene som er nedfelt i G 2/08 gjelder annen indikasjonskrav forbindelser eller sammensetninger som allerede er kjent anvendt innen medisin, men hvor det er fremkommet en ny medisinsk indikasjon.

Eksempler på godtakbare nye medisinske indikasjoner kan være et nytt terapeutisk område (I), en ny medisinsk funksjon (fra terapi til diagnose eller kirurgi og vice versa) (II), en ny pasientgruppe (III), en ny administrasjonsform (IV) eller et nytt behandlingsregime (V).

Slike krav kan være på formen:

"Forbindelse eller sammensetning for terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom X".

I søknader med prioritets- eller leveringsdag før 2011.03.01 kan slike krav også utformes som følger:

"Anvendelse av en forbindelse eller en sammensetning for fremstilling av et medikament for terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom X",

eller

"Fremgangsmåte for fremstilling av et medikament som inneholder en forbindelse eller sammensetning for terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom X" (T 958/94).

(I) Nytt terapeutisk område

Slike krav kan være på formen:

"Forbindelse eller sammensetning for terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom X".

I ovennevnte krav er det den terapeutiske eller profylaktiske behandlingen av sykdom X som vil være det patentbegrunnende.

(II) Ny medisinsk funksjon

For forbindelser eller sammensetninger som tidligere er kjent anvendt innen terapi, kan krav rettes på et anvendelsesbundet produktkrav for bruk innen kirurgi eller diagnose og vice versa. For en forbindelse eller sammensetning som tidligere er kjent anvendt innen terapi og som søkeren har funnet ut at egner seg som et diagnostisk middel, vil det kunne godtas krav på formen:

"Forbindelse eller sammensetning for bruk ved in vivo diagnostisering".

(III) Ny pasientgruppe

Slike krav kan være på formen:

"Forbindelse eller sammensetning for terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom X hos pasientgruppen Y".

En ny pasientgruppe kan være patentbegrunnende i de tilfeller hvor pasientgruppen i utgangspunktet skiller seg klart fysiologisk eller patologisk fra pasientgrupper det tidligere er kjent å behandle med samme medikament (T 1399/04).

En ny terapeutisk indikasjon er ikke basert kun på sykdommen som skal behandles eller forebygges, men omfatter også individet behandlingen skal utføres på. Angivelse av både type behandling og individ behandlingen utføres på kreves i disse tilfellene for å representere en komplett terapeutisk angivelse (T 233/96).

Eksempel:
En søknad omhandler anvendelse av nikotin for fremstilling av et kit inneholdende varierende mengder nikotin, hvor bi-effekter av nikotin skal unngås som følge av den varierende mengde virkestoff. Bi-effekter unngås i størst grad hos ikke-røykere. Krav utformet på annen indikasjons form hvor et nytt terapeutisk område mangler i kravet, kan likevel aksepteres dersom kravet er begrenset til å gjelde pasienter som er ikke-røykere (T 584/97).

Eksempel:
Det er kjent å anvende Aujeszky-virus for fremstilling av vaksine mot Aujeszkys sykdom. Intranasal administrering av nevnte vaksine til seronegative grisunger er kjent. Krav utformet på annen indikasjons form, som omhandler anvendelse av Aujeszky-virus for fremstilling av vaksine mot Aujeszkys sykdom, for intranasal administrering til seropositive grisunger er likevel en ny indikasjon (T 19/86).

Det kan tillates at den nye pasientgruppen overlapper med pasientgruppen som tidligere er kjent behandlet med samme virkestoff dersom valg av ny pasientgruppe ikke virker tilfeldig, det vil si at det er en funksjonell sammenheng mellom fysiologisk eller patologisk tilstand for den valgte gruppe individer og den terapeutiske effekt som oppnås (T1399/04).

Eksempel:
Det er kjent fra dokument D1 å anvende ribavirin, interferon alfa eller begge for fremstilling av en farmasøytisk sammensetning for behandling av pasienter med kronisk hepatitt C infeksjon (HCV infeksjon). Pasientene kan være tidligere ubehandlet og dermed behandlingsnaive. Varigheten av behandlingen er fra 6 til 12 måneder. Det er ikke nevnt virusmengde eller spesifikk HCV genotype.
En stor prosentandel, i hvertfall mer enn 50 %, av alle HCV infeksjoner er genotype 1 infeksjoner, som er kjent å være assosiert med høy virusmengde.
I en søknad hvor pasientgruppen er definert som infisert med HCV genotype 1, og med virusmengde som er større enn 2 millioner kopier pr ml serum, regnes pasientgruppen som ny og patentbegrunnende fordi det er akkurat denne pasientgruppen, nemlig behandlingsnaive kronisk HCV genotype 1 pasienter med virusmengde større enn 2 millioner kopier pr ml serum som har best effekt av å endre kombinasjonsterapien fra 24 til 48 uker. (T1399/04).

Det foreligger ingen ny pasientgruppe dersom

pasientgruppen ikke skiller seg klart fysiologisk eller patologisk fra pasientgrupper det tidligere er kjent å behandle med samme medikament, eller

det ikke er noen funksjonell sammenheng mellom fysiologisk eller patologisk tilstand for den valgte gruppe individer og den terapeutiske effekt som oppnås (T 1399/04).

For eksempel vil en pasientgruppe kun definert som ”pasienter som ikke er i stand til å trene tilstrekkelig” ikke aksepteres som patentbegrunnende.

(IV) Ny administrasjonsform

Slike krav kan være på formen:

"Forbindelse eller sammensetning for terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom X ved administrering Y".

Administrasjonsformen kan være en kritisk faktor i medisinsk behandling og det er ikke noe a priori hinder for at denne faktor kan skille en oppfinnelse fra tidligere kjent teknikk.

Eksempel:
Anvendelse av forbindelse X for fremstilling av et medikament for behandling av sykdom Z ved subkutan administrering. Dersom det er kjent å anvende X ved behandling av Z, men kun ved intramuskulær administrering, kan subkutan administrering aksepteres som grunnlag for nyhet (T 51/93).

(V) Nytt behandlingsregime

I tilfeller hvor kjente forbindelser eller sammensetninger anvendes innenfor et kjent terapeutisk område, men i et nytt behandlingsregime, for eksempel ved administrering av en ny doseringsmengde eller ved et nytt administrasjonsforløp som er mer gunstig for pasientene, vil disse handlingene betraktes som nye terapeutiske indikasjoner som kan beskyttes ved et annen indikasjonskrav (T 1020/03).

Eksempel:
Det er kjent å bruke vekstfaktor med insulinlignende effekt IGF-1 (Insulin-like growth factor) for behandling av kroniske nyresykdommer. Det nye ved søknadsgjenstanden er en ny administrering av virkestoffet i et syklisk "av og på regime" for å oppnå maksimal biologisk respons hos pasientene. Det nye trekket anses som en ny indikasjon og skal vurderes i forhold til nyhet og oppfinnelseshøyde.

Eksempel:
Det er kjent fra dokument D1 å anvende nikotinsyre i et medikament for forlenget frigjøring ved oral administrering, ved behandling av hyperlipidemi. Et medikament for forlenget frigjøring av nikotinsyre for behandling av hyperlipidemi ved oral administrering en gang per dag før søvn anses som en ny spesifikk anvendelse som vurderes i forhold til oppfinnelseshøyde (G2/08).

Slike krav kan være på formen:

"Forbindelse eller sammensetning for terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom Z ved administrasjonsforløp X og/eller ved doseringsmengde Y".

2b.4.2 Ikke godtakbare krav

Et krav på formen

"Anvendelse av en forbindelse eller sammensetning for fremstilling av et medikament for behandling av sykdom X",

et såkalt "Swiss-type claim", vil ikke lenger aksepteres i søknader hvor forbindelsen er kjent fra før, se 2b.4.3. Dette gjelder alle søknader med leveringsdag eller prioritetsdag fra og med 2011.03.01 (G2/08) unntatt i de tilfeller der forbindelsen er ny og utgjør det patentbegrunnede, se punkt 2b.4.3.

Tilsvarende gjelder krav på formen

"Fremgangsmåte for fremstilling av et medikament som inneholder en forbindelse eller sammensetning for behandling av sykdom X".

Et krav på formen

"Anvendelse av forbindelse X i behandling av sykdom Y"

vil bli ansett som en fremgangsmåte for behandling som er unntatt fra patenterbarhet i henhold til patl. § 1 sjette ledd første setning.

Hvis en søknad inneholder slike ikke godtakbare kravformer, kan kravene endres til anvendelsesbundet produktkrav uten at det er i strid med patl. § 13.

2b.4.3 Vurdering av nyhet for annen indikasjonskrav

Et krav rettet på anvendelse av en kjent forbindelse eller sammensetning til fremstilling av et medikament hvor virkningsmekanismen for forbindelsen eller sammensetningen angis som det patentbegrunnende, innehar ikke nyhet selv om virkningsmekanismen tidligere var ukjent, hvis forbindelsen eller sammensetningen benyttes innen et medisinsk område hvor forbindelsen eller sammensetningen har blitt anvendt tidligere (T 486/01, T 279/93). I slike tilfeller vil søknadsgjenstanden bare være en oppdagelse av virkningsmekanismen.

Et mothold vil være nyhetshindrende for søknadsgjenstanden i et annen indikasjonskrav dersom motholdet inneholder en beskrivelse av en tilsvarende faktisk anvendelse av forbindelsen eller sammensetningen som angitt i kravet. Et mothold som inneholder eksperimenter som beskriver en effekt som kan gjøre forbindelsen eller sammensetningen egnet for en spesifikk bruk i terapi, eller beskriver in vitro testing for slik anvendelse, vil imidlertid bare være nyhetshindrende hvis fagpersonen direkte og utvetydig kan utlede en tilsvarende terapeutisk anvendelse fra dokumentet (T 241/95).

Et dokument som angir at en forbindelse eller sammensetning er anvendt for en spesifikk bruk i terapi uten å beskrive faktiske kliniske data kan anføres som nyhetshindrende. Det vil i dette tilfellet være opp til søker å bestride om denne angivelsen muliggjør anvendelse.

For søknader med leveringsdag eller prioritetsdag fra og med 2011.03.01 vil et krav på formen

"Anvendelse av en forbindelse eller sammensetning for fremstilling av et medikament for behandling av sykdom X",

et såkalt "Swiss-type claim", ikke tilfredsstille kravet til nyhet i tilfeller hvor forbindelsen er kjent fra før, mens innholdet i krav på denne formen vil tilfredsstille kravet til nyhet hvis forbindelsen er ny, se spesielt T 406/06.

2b.4.4 Vurdering av oppfinnelseshøyde for annen indikasjonskrav

Hvis en forbindelse eller sammensetning har blitt anvendt til behandling av beslektede tilstander må oppfinnelseshøyden til søknadsgjenstanden vurderes nøye. Det må foretas en vurdering av hver søknad separat, og det må tas hensyn til om sykdommene har en felles opprinnelse, felles forårsakende faktorer eller felles virkningsmekanismer (T 913/94).

2b.4.5 Funksjonelle definisjoner i annen indikasjonskrav

Hvis et krav er rettet på en senere terapeutisk anvendelse av et medikament og tilstandene som skal behandles er definert ved funksjonelle angivelser, for eksempel "enhver tilstand som kan bli forbedret eller forhindret ved selektiv binding til en spesifikk reseptor" skal kravet bare anses som tilstrekkelig klart hvis instruksjoner, i form av eksperimentelle tester eller testbare kriteria, er tilgjengelige fra patentdokumentene eller fra allmenn tilgjengelig kunnskap, slik at fagpersonen kan gjenkjenne hvilke tilstander som faller innenfor den funksjonelle definisjonen og følgelig også innenfor kravets beskyttelsesomfang (T 241/95), se også kap. III, punkt 5.  Kap. III, punkt 5.7. gjelder også for denne type anvendelseskrav.

2b.4.6 Enhetlighet

I søknader hvor søkeren samtidig beskriver mer enn en "senere" medisinsk anvendelse, vil krav rettet på disse ulike anvendelsene, som en generell regel, ikke kunne godtas i samme søknad på grunn av manglende enhetlighet. Slike ulike "senere" anvendelser kan bare unntaksvis tillates i samme søknad i de tilfellene hvor de ulike anvendelsene bygger på samme oppfinnelsestanke.

patl. § 10 er imidlertid ikke til hinder for at kombinasjoner av krav rettet på ulike indikasjoner kan godtas i samme søknad som krav rettet på nye kjemiske forbindelser og/eller preparater, dersom den aktive forbindelsen er den samme. Saksbehandler må imidlertid påse at betingelsene knyttet til flere selvstendige krav av samme kategori i samme søknad oppfylles, se kap. III, punkt 3.1.2.

3. Industriell utnyttelse

3.1 Definisjon "industri"- patl. § 1, første ledd

"Industri" skal forstås i vid forstand som inkluderende enhver fysisk aktivitet av "teknisk karakter", se punkt 2.1, dvs. aktiviteter som tilhører et nyttig eller et praktisk område forskjellig fra det estetiske området. På denne bakgrunn vil det bare rent unntaksvis bli snakk om at oppfinnelser vil være avskåret fra patentering på grunn av deres anvendelsesområde.

"Industri" behøver ikke nødvendigvis inkludere bruken av en maskin eller fremstillingen av en vare.

Eksempel:
Begrepet "industri" kan omfatte en prosess for å spre tåke, eller en fremgangsmåte for å omdanne energi fra en form til en annen.

Således vil kravet til industriell utnyttelse i patl. § 1, første ledd unnta veldig få "oppfinnelser" fra patenterbarhet som ikke allerede er unntatt i henhold til patl. § 1, andre ledd, se punkt 2.2.

En type "oppfinnelser" som imidlertid vil bli unntatt, er gjenstander og fremgangsmåter som viser til virkemåter som tydelig strider mot aksepterte fysiske lover, for eksempel en evighetsmaskin. Avslag i henhold til patl. § 1, første ledd, kan bare vurderes når kravet er rettet på intensjonen eller hensikten med oppfinnelsen. Hvis en evighetsmaskin søkes beskyttet som en anordning med en spesiell konstruksjon, skal det vurderes avslag i henhold til patl. § 8, andre ledd, 3.setning, se kap. II, punkt 3.3.5.

En søknad, hvor kravet er rettet på en fremgangsmåte som utføres i den private og personlige sfære til et menneske, vil heller ikke tilfredsstille vilkåret om at oppfinnelsen skal utnyttes industrielt.

Eksempel:
Fremgangsmåte for svangerskapsforebyggelse som utføres privat, tilfredsstiller ikke vilkåret om at oppfinnelsen kan utnyttes industrielt (se T 74/93, OJ 10/1995, 712).

4. Nyhet

4.1 Nyhet og teknikkens stilling – patl. §§ 2, første ledd og 2, andre ledd

4.1.1 Definisjon av nyhet og teknikkens stilling

patl. § 2

En oppfinnelse anses som ny dersom den ikke er en del av teknikkens stilling.

En gjenstand som kreves beskyttet vil mangle nyhet overfor et dokument, dersom gjenstanden direkte og utvetydig kan utledes fra det dokumentet, inkludert ethvert underforstått trekk for en fagperson i det som uttrykkelig er nevnt i dokumentet.

Eksempel:
En opplysning om bruk av gummi under forhold hvor det er klart at de elastiske egenskaper blir benyttet, selv om dette ikke eksplisitt er angitt, tar bort nyheten av benyttelsen av et elastisk materiale.

Begrensningen til gjenstander "direkte og utvetydig utledet" fra dokumentet er viktig. Når nyhet skal vurderes, er det ikke korrekt å tolke et dokument (om kjent teknikk) også til å omfatte velkjente ekvivalenter som ikke er beskrevet i dokumentet (se Klagenemnda (KFIR) sak nr. 7886).

Teknikkens stilling defineres som alt som er blitt allment tilgjengelig, enten skriftlig eller muntlig, gjennom åpenlys utøvelse eller på annen måte, før dagen for patentsøknadens levering. Definisjonen på teknikkens stilling er omfattende, og det er overhodet ingen begrensninger med hensyn til geografisk område, hvilket språk eller på hvilken måte den relevante informasjonen har blitt allment tilgjengelig. Det er heller ikke noen foreldelsesbegrensninger for dokumentasjonen eller kilden til informasjonen. For kolliderende søknader (patl. § 2.2.2), se punkt 4.2.

Det finnes enkelte spesifikke unntak fra teknikkens stilling regulert i patl. § 2 fjerde og femte ledd, se punktene 2b.3, 2b.4 og 7.

Det som i hovedsak er tilgjengelig for saksbehandler når det gjelder teknikkens stilling, er de skriftlige dokumentene som er fremkommet ved nyhetsgranskingen, og disse retningslinjene behandler først og fremst de spørsmål om allmenn tilgjengelighet som kan relateres til denne skriftlige dokumentasjonen. I tillegg er det i retningslinjene nedenfor angitt hvordan saksbehandler skal forholde seg når teknikkens stilling er en tidligere muntlig beskrivelse eller er gjort allment tilgjengelig gjennom en tidligere åpenlys utøvelse eller på en annen måte.

4.1.2 Allmenn tilgjengelighet
4.1.2.1 Skriftlig dokument

En skriftlig beskrivelse, for eksempel et dokument, skal anses allment tilgjengelig dersom det, på det relevante tidspunktet, var mulig for allmennheten å få kjennskap til innholdet i dokumentet og det ikke forelå noen fortrolighetsbegrensninger med hensyn til å bruke informasjonen eller spre kunnskapen.

Eksempel:
Tyske bruksmønster er allment tilgjengelige allerede ved registreringen i bruksmønsterregisteret, som er tidligere enn datoen for publisering i Patent Bulletinen.

Dersom søkeren bestrider den allmenne tilgjengeligheten eller den antatte datoen for publiseringen av et dokument, skal saksbehandleren vurdere om det skal foretas nærmere undersøkelser. Hvis søkeren kan oppgi solide grunner for å tvile på at dokumentet tilhørte teknikkens stilling i forhold til søknaden, og videre undersøkelser ikke fører til fjerning av tvilen, bør saksbehandleren ikke forfølge saken videre.

Det bør merkes at leveringsdagen i patl. § 2, første ledd skal tolkes som prioritetsdatoen i de saker der det er relevant. Merk også at forskjellige krav, eller ulike alternativer i et krav, kan ha ulike effektive datoer, det vil si leveringsdag eller en eller flere krevde prioritetsdatoer. Spørsmålet om nyhet må vurderes i forhold til hvert enkelt krav eller hver del av et krav, dersom kravet angir flere alternativer. I tillegg kan teknikkens stilling i forhold til et krav eller en del av et krav, omfatte materiale, for eksempel et mellomliggende dokument, som ikke kan anføres mot et annet krav eller et annet alternativ i det samme kravet, fordi kravet har en tidligere effektiv dato.

Saksbehandler behøver selvsagt ikke ta hensyn til fordelingen av effektive datoer når alt relevant materiale som omfattes av teknikkens stilling, er allment tilgjengelig før den første prioritetsdatoen.

4.1.2.2 Muntlig beskrivelse

Teknikkens stilling er gjort allment tilgjengelig ved en muntlig beskrivelse når fakta uten forbehold er gjort kjent for medlemmer av allmenheten, slik som gjennom en samtale eller en forelesning eller gjennom radio, TV eller lyd-reproduksjonsutstyr (lydbånd eller opptak).

Et problem vil kunne oppstå når:

a) et dokument gjengir en muntlig beskrivelse (for eksempel et offentlig foredrag) eller gir en beskrivelse av tidligere bruk (for eksempel visning på en offentlig utstilling); og

b) bare den muntlige beskrivelsen eller foredraget ble tilgjengelig for allmennheten før søknadens leveringsdag, mens dokumentet som sådan ble publisert etter denne datoen.

I slike tilfeller skal saksbehandler som utgangspunkt anta at dokumentet gir et riktig bilde av det tidligere foredraget, visningen eller annen type nyhetsskadelig begivenhet og skal følgelig anse den tidligere begivenhet som del av teknikkens stand. Men dersom søkeren gir solide grunner for å betvile sannheten i dokumentets fremstilling, bør saksbehandleren ikke forfølge saken videre.

Beviskrav:

Til forskjell fra et skriftlig dokument, hvor innholdet er fast og kan leses igjen og igjen, er en muntlig presentasjon kortvarig. Derfor er beviskravet for å fastslå om innholdet i en muntlig beskrivelse strengt. Hvorvidt omfanget av fremskaffet bevis er tilstrekkelig til å bringe på det rene innholdet av den muntlige beskrivelsen med grunnlag i dette beviskravet, må vurderes på en sak-til-sak basis og avhenger av kvaliteten på bevisene i hver sak. Bevis kun fra foredragsholderen vil vanligvis ikke gi tilstrekkelig grunnlag for å bestemme innholdet av en muntlig beskrivelse.

 

Det kan ofte være vanskelig å ta stilling til opplysninger eller bevismateriale for å bestemme blant annet hvor den muntlige beskrivelsen fant sted, hva som ble beskrevet og hvorvidt en muntlig beskrivelse skal anses for allment tilgjengelig. I slike tilfeller skal alltid Patentjuridisk seksjon konsulteres for vurdering om den muntlige beskrivelsen var allment tilgjengelig, og i tilfelle når.

Selv om en muntlig beskrivelsen blir vurdert til å ha vært allment tilgjengelig, må saksbehandler likevel alltid vurdere om den er så tydelig at en fagperson kan utøve det som har blitt muntlig beskrevet, jf. patl. § 8, annet ledd, tredje punktum.

4.1.2.3 Åpenlys utøvelse eller allment tilgjengelig på andre måter

Utøvelse kan være for eksempel produksjon, tilbud, markedsføring eller annen utnyttelse av et produkt, eller ved å tilby eller markedsføre en prosess eller dens anvendelse, eller ved å anvende prosessen. Markedsføring kan foregå, for eksempel, ved salg eller utveksling.

Teknikkens stilling kan også bli gjort allment tilgjengelig på andre måter, som for eksempel ved demonstrasjon av et produkt eller prosess på et treningskurs for spesialister eller på TV/internett.

Det kan ofte være vanskelig å ta stilling til opplysninger eller bevismateriale for å bestemme blant annet hvor den åpenlyse utøvelse fant sted, hva som ble utøvd og hvorvidt utøvelsen skal anses for allment tilgjengelig. Det samme vil gjelde for noe som er gjort allment tilgjengelig på andre måter. I slike tilfeller skal alltid Patentjuridisk seksjon konsulteres for vurdering om utøvelsen eller annen den muntlige beskrivelsen var allment tilgjengelig, og i tilfelle når.

Selv om et apparat eller fremgangsmåte blir vurdert til å ha vært allment tilgjengelig gjennom åpenlys utøvelse eller på andre måter, må saksbehandler likevel alltid vurdere om en fagperson kan utøve det som har blitt allment tilgjengelig, jf. patl. § 8, annet ledd, tredje punktum.

Inneholder en protest en påstand om åpenlys utøvelse av søknadsgjenstanden, eller at den er gjort allment tilgjengelig på andre måter, se punkt 1.3

4.1.2.4 Internettpublikasjoner
4.1.2.4.1 Generelt

Informasjon publisert på internett eller i online databaser betraktes som allment tilgjengelig fra den datoen informasjonen ble offentliggjort. Det må både bestemmes om en gitt dato er angitt korrekt og om innholdet virkelig var gjort allment tilgjengelig på denne datoen.

 

I mange tilfeller inneholder internettpublikasjoner en eksplisitt publiseringsdato som generelt kan betraktes som pålitelig, og bevisbyrden vil bli hos søkeren for å vise noe annet. Sekundært bevis kan være påkrevd for å fastslå eller bekrefte publiseringsdatoen.

 

Av nettsider fremgår ikke alltid den aktuelle dato som informasjonen var blitt gjort allment tilgjengelig. Dessuten inneholder nettsider som regel ingen endringshistorikk som kan brukes av saksbehandler til å påvise hva som er blitt publisert og når.

 

Verken innskrenkning av tilgang til en begrenset personkrets, som ved passordbeskyttelse, eller kreving av betaling for tilgang, analogt med å bestille en bok eller abonnere på et tidsskrift, forhindrer en nettside fra å utgjøre del av teknikkens stilling. Det er tilstrekkelig hvis nettsiden i prinsippet er tilgjengelig uten noen konfidensialitetshindringer.

 

Når et internettdokument siteres mot en søknad eller et patent, må de samme fakta dokumenteres som ved en papirpublikasjon. Saksbehandleren må være overbevist om at publiseringsdatoen er korrekt, og ikke bare sannsynlig.

 

Dersom en søker frembringer grunner for å stille spørsmål ved den påståtte publikasjonsdatoen for en internettpublikasjon, må videre dokumentasjon fremlegges av saksbehandler dersom den omdiskuterte publiseringsdatoen skal opprettholdes, ellers kan denne publikasjonen ikke brukes videre.

 

Dersom en søker imøtegår publiseringsdatoen for en internettpublikasjon uten grunn eller bare ved generelle påstander om påliteligheten av internettpublikasjoner, skal dette argumentet bare bli tillagt minimal vekt.

4.1.2.4.2 Tekniske tidsskrifter

Online tekniske tidsskrifter fra vitenskapelige utgivere (f. eks Springer, Derwent) og andre kilder som utgivere av aviser og tidsskrifter, eller fjernsyn og radiostasjoner, samt akademiske institusjoner, internasjonale organisasjoner, offentlige organisasjoner (som departementer eller offentlige forskningsinstitutter) eller standardiseringsorganer regnes for å ha pålitelige publiseringsdatoer.

En internettpublikasjon av en bestemt utgave av et tidsskrift kan være tidligere enn datoen for publikasjonen av den tilsvarende papirversjonen. Noen tidsskriftutgivere forhåndspubliserer på internett manuskripter som ennå ikke er blitt publisert, og i noen tilfeller før de har blitt godkjent for papirpublisering. Hvis tidsskriftutgiveren etterpå ikke godkjenner tidsskriftet for publisering, kan denne forhåndspubliseringen av manuskriptet være den eneste publiseringen av innholdet. Det forhåndspubliserte manuskriptet kan avvike fra den endelige, publiserte versjonen.

 

Er publiseringsdatoen for et online publisert tidsskrift for vag (der bare måneden og året er kjent), og den mest pessimistiske mulighet (den siste dagen i måneden) er for sent, kan en forespørsel rettes mot utgiveren om eksakt publiseringsdato. For dette bør saksbehandler henvende seg til Patentstyrets Kundesenter, ved e-post til bestilling@patentstyret.no og være så konkret som mulig med hensyn til hva som skal sjekkes. Saksbehandler bør også opplyse om når publikasjonen ble funnet.

 

En mulighet for å bestemme publiseringsdato kan finnes fra noen universiteter som drifter såkalte eprint arkiver hvor forfattere fremlegger rapporter på forskningsresultater i elektronisk form før de blir fremlagt eller akseptert for publisering ved en konferanse eller et tidsskrift. Det mest betydelige av slike arkiv er kjent som arXiv.org (www.arxiv.org, som driftes ved Cornell University Library), men flere andre eksisterer, som "Cryptology eprint archive" (eprint.iacr.org, driftet ved "International Association for Cryptology Research"). Noen av disse arkivene "myldrer" internett for automatisk å hente frem publikasjoner som er offentlig tilgjengelige fra forskeres nettsider, slik som "Citeseer" eller "ChemXseer" (citeseer.ist.psu.edu og chemxseer.ist.psu.edu, begge driftet av Pennsylvania State University).

 

Bedrifter, organisasjoner eller individer bruker internett til å publisere dokumenter som

manualer for programvareprodukter, håndbøker, produktkataloger eller prislister og "white papers" på produkter og produktfamilier. Slike dokumenter henvender seg til publikum, og påført dato kan bli tatt som publiseringsdatoen.

4.1.2.4.3 Ikke-tradisjonelle publikasjoner

Internett brukes også til å utveksle og publisere informasjon, som Usenet diskusjonsgrupper, blogger, e-post arkiver over postlister eller wiki-sider. For dokumenter som innhentes fra slike kilder kan det være mer innviklet å fastsette deres publiseringsdato, og deres pålitelighet kan dessuten variere.

 

Innholdet i en sendt e-post kan ikke bli betraktet som allment tilgjengelig alene på grunn av at den kunne ha blitt oppfanget (T 2/09).

 

Datamaskingenererte dataelementer med tidsverdi ("timestamps"), som for eksempel vanligvis ses på blogger, Usenet eller i versjonshistorikken tilgjengelig fra wiki-sider, kan anses som pålitelige publiseringsdatoer. I mangel av indikasjoner på det motsatte, kan den ofte benyttede "sist modifisert" ("last modified") dato betraktes som publiseringsdatoen.

4.1.2.4.4 Publikasjoner som ikke har noen dato eller bare en upålitelig dato

Dersom en internettpublikasjon er relevant, men ikke gir en eksplisitt indikasjon på publiseringsdatoen i publikasjonens tekst, eller om en søker har vist til at en gitt dato er upålitelig, skal saksbehandleren prøve å innhente bevis for å fastslå eller bekrefte publiseringsdatoen. Særlig kan følgende informasjon hentes:

 

a)   Informasjon som relaterer til en nettside tilgjengelig fra en internett arkivtjeneste slik som "the Internet Archive" er tilgjengelig gjennom den såkalte "Wayback Machine" (www.archive.org).

 

b)   Informasjon om dataelementer med tidsverdi ("timestamps") som relaterer til historikken av modifikasjoner utført på en fil eller nettside (eksempelvis er tilgjengelig for wiki-sider slik som Wikipedia og i versjonskontrollsystemer som brukes for distribuert programvareutvikling).

 

c)    Informasjon om datamaskingenererte dataelementer med tidsverdi ("timestamps") som er tilgjengelige fra filkataloger eller andre objekt som kan lagre informasjon, eller som automatisk påføres innholdet (eksempelvis forummeldinger og blogger).

 

d)   Indekseringsdatoer gitt på nettsider ved søkemotorer (eksempelvis fra Google cache). Disse vil være senere enn den aktuelle publiseringsdatoen for publikasjonen, siden søkemotoren bruker noe tid for å indeksere en ny nettside.

 

e)   Informasjon som relaterer til publiseringsdatoen lagret i internettpublikasjonen selv. Datoinformasjon er noen ganger gjemt i programmeringen brukt til å opprette nettstedet, men er ikke synlig på nettsiden slik den fremstår i nettleseren. Her kan for eksempel editeringsverktøy eller liknende brukes for å få frem data angående nettsidens oppstilling. For å tillate en rimelig vurdering av nøyaktighetsgraden av datoen for både søkeren og saksbehandleren, bør disse datoer bare bli brukt dersom saksbehandleren vet hvordan de er fremkommet og informasjon om dette bør gis videre til søkeren.

 

f)    Informasjon om gjentakelse av publikasjonen ved flere nettsteder (speilsteder) eller i flere versjoner.

 

Saksbehandler kan vurdere å innhente ytterligere informasjon ved å kontakte eieren eller forfatteren av nettstedet for å fastslå publiseringsdatoen med en tilstrekkelig grad av sikkerhet. For dette bør saksbehandler henvende seg til Patentstyrets Kundesenter, ved e-post til bestilling@patentstyret.no og være så konkret som mulig med hensyn til hva som skal sjekkes. Saksbehandler bør også opplyse om når publikasjonen ble funnet.

 

Hvis saksbehandleren anser at en udatert publikasjon er svært relevant for oppfinnelsen og kan være av interesse for søkeren eller tredjeperson, kan denne siteres i granskingsrapporten som et "L" dokument, pr. pr. del B, kap. IV, punkt 4.3. Granskingsrapporten og uttalelsen skal forklare hvorfor dette dokumentet ble sitert.

4.1.2.4.5 Problemtilfeller

Nettsider kan være delt i objekter hvor innholdet er hentet fra forskjellige kilder. Objektene kan ha forskjellig publiseringsdato, for eksempel inneholder ett objekt den arkiverte informasjonen med en eldre publiseringsdato mens andre objekter inneholder reklame generert på tidspunktet for gjenfinning. Ved sitering av en slik nettside må publiseringsdatoen referere til det tilsiktede innhold.

 

Inneholder et dokument fra internettarkivet lenker, kan lenkene peke til dokumenter som er arkivert på forskjellige datoer. Dessuten kan lenken ikke peke til en arkivert side, men til den nåværende versjonen av nettsiden. Dette kan særlig være tilfelle for lenkede bilder, som ofte ikke er arkiverte. Det kan også hende at arkiverte lenker ikke virker i det hele tatt.

 

Noen internettadresser (URL) er ikke varige, det vil si de er utformet bare for å virke under en enkelt sesjon. Lange URL'er med tilsynelatende tilfeldige numre og bokstaver indikerer dette. Forekomsten av slike URL forhindrer ikke at publikasjonen kan bli brukt som teknikkens stilling, men det betyr at URL'en ikke vil virke for andre personer, for eksempel søkeren når han mottar granskingsrapporten. For ikke-varige URL'er, eller hvis det av andre grunner er ansett veloverveid, bør saksbehandleren tilkjennegi hvordan den spesifikke URL fra hovedhjemmesiden for det respektive nettstedet er fremkommet (det vil si hvilke lenker som ble fulgt, eller hvilke søketermer som ble brukt).

4.1.2.4.6 Tekniske detaljer og generelle merknader

Når en nettside skrives ut, må det ivaretas at den komplette URL er tydelig leselig. Det samme gjelder for den relevante publiseringsdatoen på en nettside.

 

Publiseringsdatoer kan være gitt i forskjellige formater, særlig i enten det europeiske formatet dd/mm/yyyy, US formatet mm/dd/yyyy eller ISO formatet yyyy/mm/dd. Med mindre formatet er eksplisitt vist, vil det være umulig å skille mellom det europeiske formatet og US formatet for dagene 1-12 i hver måned.

 

Ved sitering av internettpublikasjoner bør saksbehandleren indikere datoen som nettsiden ble hentet på og hvordan publiseringsdatoen ble fremskaffet (for eksempel at de åtte sifrene i URL'en representerer arkiveringsdatoen i formatet yyyymmdd). Videre bør saksbehandleren forklare annen relevant informasjon (for eksempel hvor to eller flere relaterte dokumenter siteres, hvordan de er relaterte ved å indikere at den følgende lenken i det første dokumentet leder til det andre dokumentet).

4.1.2.5 Standarder og forberedende dokumenter til standarder

Standarder definerer sett av karakteristika eller kvaliteter for produkter, prosesser, tjenester eller materialer og er vanligvis utviklet ved standardiseringsorganisasjoner "Standard Development Organisations (SDOs)". I Norge kan informasjon om standarder finnes på nettsiden standard.no til Standard Norge.

 

Standarder er del av teknikkens stilling i henhold til patl. § 2, som åpne standarder, med noen unntak. Ett av unntakene relaterer til proprietære (private) standarders sammenslutninger (for eksempel i området for CD-ROM, DVD og Blu-ray discs), som ikke publiserer de endelige standardene, men gjør dem tilgjengelige for de interessentkretser som er underlagt avtale om hemmeligholdelse (kategorisk å nekte mottakerne av dokumentene å publisere deres innhold).

 

Før en SDO oppnår en avtale om etablering eller videre utvikling av en standard, blir diverse typer forberedende dokumenter fremlagt og diskutert. Disse forberedende dokumentene bør bli behandlet som enhver annen skriftlig eller muntlig publisering, det vil si for å kvalifisere som teknikkens stilling må de ha vært gjort allment tilgjengelige forut for leverings- eller prioritetsdato uten noen konfidensialitetshindre. Hvis derfor et standardforberedende dokument siteres mot en søknad under gransking eller saksbehandling, må de samme fakta fastslås som for ethvert annet beviselement (T 738/04).

 

Forekomsten av et eksplisitt konfidensialitetsansvar må avklares sak for sak på grunnlag av de dokumenter som angivelig fremsetter dette ansvaret (se T 273/02 og T 738/04). Disse kan være generelle retningslinjer, direktiver eller prinsipper for det involverte SDO, lisensvilkår eller et dokument som angir kontraktsvilkår ("Memorandum of Understanding") som resulterer fra samhandling mellom SDO og deres medlemmer. I tilfellet av en generell konfidensialitetsklausul, det vil si en som ikke er tilkjennegitt på eller i det relevante forberedende dokumentet selv, må det fastslås at det generelle konfidensialitetsansvaret virkelig strakte seg frem til det relevante tidspunktet for det aktuelle dokumentet. Dette krever imidlertid ikke at dokumentet i seg selv er eksplisitt merket som konfidensielt (se T 273/02).

 

Dersom de forberedende dokumenter er tilgjengelige ved fritt tilgjengelige kilder (som internett), har saksbehandleren adgang til å sitere dem i granskingsrapporten og å referere til dem under saksbehandlingen. Den allmenne tilgjengeligheten av dokumentene kan, dersom nødvendig, bli videre undersøkt under saksbehandlingen og eventuell innsigelsesbehandling i samsvar med prinsippene fremsatt ovenfor.

4.2 Kolliderende søknader

patl. § 2, annet ledd, andre setning (2.2.2),

patl. § 2, tredje ledd,

patl. § 66f

4.2.1 Nyhetsskadelig innhold

Teknikkens stilling omfatter også innholdet av andre norske søknader inngitt tidligere enn den søknaden som blir behandlet, men som er gjort allment tilgjengelige etter patl. § 22 på eller etter leveringsdagen. Slike tidligere søknader utgjør en del av teknikkens stilling bare med hensyn til vurdering av nyhet, og ikke ved vurdering av oppfinnelseshøyde. Med "leveringsdag" skal forstås prioritetsdatoen i aktuelle tilfeller.

Med innholdet i en norsk søknad menes hele søknaden, det vil si beskrivelsen, tegningene og patentkravene, innbefattende:

a) tidligere kjent teknikk i den grad den er tydelig beskrevet.

b) alle dokumenter det er gjort en henvisning til, se kap. II, punkt 3.4.7,

c) alt som er tydelig unntatt ("disclaimed") (med unntak av ugjennomførlige utføringsformer),

"Innholdet" i en norsk søknad omfatter imidlertid ikke noe prioritetsdokument og heller ikke sammendraget (pf. § 28 annet ledd og pf. § 71).

Det er viktig å legge merke til at det er innholdet av den tidligere søknaden slik den er inngitt, som skal vurderes når patl. § 2.2.2 anvendes.

4.2.2 Leveringsdag for kolliderende søknader

Hvor vidt en offentliggjort norsk søknad kan bli en kolliderende søknad i henhold til patl. §§ 2.2.2 og 2.2.3, bestemmes først og fremst av dens leveringsdag, som må være før, og dens dato for offentliggjøring, som må være på eller etter, leveringsdagen for søknaden som er under behandling. Dersom søknaden krever prioritet, erstatter prioritetsdatoen leveringsdagen for det innholdet i søknaden som motsvarer prioritetssøknaden. Dersom det er gitt avkall på et prioritetskrav eller prioriteten på annen måte er tapt med virkning fra en dato tidligere enn offentliggjøringen, er leveringsdagen og ikke prioritetsdatoen relevant, uavhengig av om prioritetskravet kunne gitt en gyldig prioritetsrettighet eller ikke.

Videre er det påkrevet at den kolliderende søknaden fortsatt var under behandling på den dagen den ble offentliggjort (se J 5/81, OJ 4/1982, 155). Dersom søknaden har blitt tilbaketrukket eller henlagt før publiseringsdatoen, men publisert fordi forberedelsene for publisering har blitt fullført, har offentliggjøringen ingen effekt i henhold til patl. § 2.2.2, men bare under patl. § 2.2.1. Patl. § 2.2.2 må bli tolket som å henvise til offentliggjøring av en "gyldig" søknad, det vil si en norsk patentsøknad som er virkelig eller i live på offentliggjøringsdagen.

Andre endringer som trer i kraft etter offentliggjøringsdagen (for eksempel tilbaketrekning av en utvelgelse eller prioritetskravet, eller tap av prioritetsrett av andre grunner) påvirker ikke anvendelsen av patl. §§ 2.2.2. og 2.2.3.

4.2.3 Internasjonale søknader – patl. §§ 2, tredje ledd og 31

Internasjonale søknader (PCT-søknader) får samme virkning som her i riket inngitte søknader, fra den internasjonale leveringsdagen eller prioritetsdatoen, forutsatt at søknadene blir videreført i Norge i henhold til patl. § 31, det vil si at søkeren betaler fastsatt avgift og innleverer søknaden på norsk eller engelsk innen de angitte frister.

4.2.4 Europeiske patentsøknader – patl. § 66f

En EPO-søknad som gjelder for Norge, har samme virkning som en nasjonal kolliderende søknad fra leveringsdagen i EPO, eller, dersom søknaden har prioritet fra en tidligere dag enn leveringsdagen, fra prioritetsdagen.

En kunngjøring etter EPC artikkel 93 likestilles med allmenn tilgjengeliggjøring etter patl. § 22 ved bruk av ovennevnte EPO-søknad som ”2.2.2-mothold”. Dette gjelder uansett publiseringsspråk.

4.2.5 Dobbelt-patentering

Det er et godtatt prinsipp i de fleste patentsystemer at to patenter ikke skal bli meddelt til samme søker for én og samme oppfinnelse. EPOs Enlarged Board of Appeal begrunner prinsippet om å forby dobbeltpatentering i G1/05 og G1/06.

Patentloven behandler imidlertid ikke uttrykkelig tilfellet med to uavgjorte norske søknader med samme effektive dato, det vil si med samme leveringsdag (eller prioritetsdato).

Det er tillatt å la en søker fortsette med to søknader med samme effektive dato som har den samme beskrivelsen, hvor patentkravene er ganske forskjellige i omfang og rettet på forskjellige oppfinnelser.

Imidlertid, i det sjeldne tilfellet hvor det er to eller flere norske søknader fra den samme søkeren og kravene i disse søknadene har den samme effektive dato og relaterer seg til den samme oppfinnelse (kravene kolliderer på den måten som forklart i punkt 4.2, skal søkeren anmodes om at han må enten endre en eller flere av søknadene på en slik måte at de ikke lenger krever vernet den samme oppfinnelsen, eller velge hvilken av disse søknadene han ønsker å føre videre til meddelelse av patent.

Skulle to søknader med samme effektive dato bli mottatt fra to forskjellige søkere, må hver av dem tillates å fortsette som om den andre ikke eksisterte.

For avdelte søknader, se kap. VI, punkt 4.2.

4.3 Nyhetsvurdering

4.3.1 Mothold

Det bør bemerkes at ved vurdering av nyhet (til forskjell fra oppfinnelseshøyde), er det ikke tillatt å kombinere separate gjenstander av tidligere teknikk sammen, se punkt 5.8. Det er heller ikke tillatt å kombinere separate gjenstander tilhørende forskjellige utføringsformer i ett og samme dokument, med mindre slik kombinasjon uttrykkelig har blitt foreslått (T 305/87, OJ 8/1991, 429). Imidlertid, hvis et dokument (det primære dokumentet) refererer uttrykkelig til et annet dokument som fremskaffer mer detaljert informasjon om bestemte trekk, kan informasjonen om disse bestemte trekkene bli betraktet som en del av dokumentet som inneholder referansen (se T 153/85, OJ 1-2/1988, 1). Dette forutsetter at dokumentet som det er referert til var allment tilgjengelig på publikasjonsdagen for dokumentet som inneholder referansen. Den effektive dato for nyhetsformål, se punkt 4.3.2 er imidlertid alltid datoen for det primære dokumentet. For kolliderende søknader, se punkt 4.2 og kap. II, punkt 3.4.7.

Videre vil ethvert materiale som det uttrykkelig er gitt avkall på ("disclaimer"), men unntatt slike negative avgrensninger ("disclaimere") som utelater ikke-virkende utførelser og teknikkens stilling forsåvidt den er uttrykkelig beskrevet i et dokument, være å betrakte som en del av dokumentet.

Det er videre tillatt å benytte et oppslagsverk eller liknende referansedokument for å tolke et spesielt uttrykk benyttet i et dokument.

4.3.2 Motholdets omfang

Som nevnt i 4.1.1 tar et dokument alltid bort nyheten fra enhver gjenstand som kreves beskyttet, dersom gjenstanden direkte og utvetydig kan utledes fra det dokumentet.

Ved bestemmelse av nyhet skal et tidligere dokument bli lest slik som det ville ha blitt lest av en fagperson på den effektive dato for dokumentet. Med "effektiv" dato menes publikasjonsdagen i tilfelle av et tidligere publisert dokument eller dagen for inngivelse (eller prioritetsdag) i tilfelle av et dokument i overensstemmelse med patl. § 2.2.2.

Husk at ved betraktning av nyhet skal en felles, ikke-spesifikk (generisk) opplysning vanligvis ikke ta bort nyheten av ethvert spesifikt eksempel som faller inn under uttrykk i denne opplysningen, men at en spesifikk opplysning tar bort nyheten av et ikke-spesifikt patentkrav som omfatter denne opplysningen.

Eksempler:
En opplysning om kopper tar bort nyheten av metall som et felles konsept, men ikke nyheten av ethvert metall utenom kopper. En opplysning om nagler tar bort nyheten av festemidler som et felles konsept, men ikke nyheten om ethvert feste utenom nagler.

I tilfelle av et tidligere dokument kan mangelen på nyhet være åpenbar fra det som eksplisitt er angitt i dokumentet selv. Alternativt kan det ved å utføre læren i det tidligere dokumentet være underforstått i den betydningen at den fagkyndige nødvendigvis ville komme frem til et resultat som faller innenfor uttrykkene i kravet. En innvending om manglende nyhet av dette slag bør kun gjøres av saksbehandleren når det ikke kan være noen rimelig tvil om den praktiske virkningen av den tidligere lære. Situasjoner av dette slag kan også oppstå når kravene definerer oppfinnelsen, eller et trekk av den, ved parametere, se kap. III, punkt 4.6.1. I den relevante tidligere kjente teknikk kan det hende at en forskjellig parameter, eller ingen parameter overhodet er nevnt. Hvis de kjente og de beskyttelseskrevde produktene er identiske i alle andre henseender (som kan ventes hvis for eksempel startproduktene og fremstillingsprosessene er identiske), oppstår i første rekke en innvending om manglende nyhet. Hvis søkeren er i stand til å vise for eksempel ved passende sammenlikningstester, at forskjellene eksisterer med hensyn til parametrene, er det tvilsomt om søknaden opplyser om alle de trekk som er nødvendige for å fremstille produktene som har parametrene spesifisert i kravene, patl. § 8, andre ledd, 3.setning.

Ved tolking av kravene for å bestemme nyhet for gjenstanden i kravene, bør saksbehandleren være oppmerksom på den rettledningen som er gitt i kap. III, punkt 4. Saksbehandler bør huske på at det særlig for krav som er rettet på en fysisk helhet, skal tas hensyn til egenskaper som er særegne for en spesiell tilsiktet bruk.

Eksempel:
Et krav på en substans X for bruk som en katalysator ville ikke bli betraktet å være ny overfor den samme substansen kjent som et fargestoff, med mindre bruken som det refereres til innebærer en spesiell form av substansen (for eksempel nærværet av bestemte tilsetninger) som skiller det fra den kjente formen av substansen.

Dette vil si at egenskaper som ikke er uttrykkelig angitt, men som ligger i den spesielle bruken, bør bli tatt i betraktning, se eksempelet for "en støpeform for smeltet stål" i kap. III, punkt 4.9.

Et krav rettet på anvendelsen av en kjent forbindelse for et spesielt formål, som baseres på en teknisk effekt, kan mangle nyhet. Så lenge fagpersonen løser et kjent problem med et kjent middel, vil denne ytterligere tekniske effekten måtte betraktes som en slags "bonuseffekt" ("gratiseffekt") som ikke berettiger til patentbeskyttelse (se 2. avd. sak nr. 6164, T 936/96 (punkt 2.6) og T 279/93). Kriteriet for oppfyllelse av nyhet vil være om kravet tilskynder fagpersonen til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. Hvis det derimot kun gis en tilleggsopplysning om et kjent produkt og en kjent måte å anvende det på, det vil si ingen instruksjoner til fagpersonen om å gjøre noe annet enn det han ellers ville gjøre, vil nyhet ikke foreligge. For krav på annen eller senere medisinsk bruk, se punkt 2b.4.

4.3.2.1 Tydelighetskravet («enabling disclosure»)

Gjenstander beskrevet i et dokument kan bare bli ansett å ha vært allment tilgjengelige, og følgelig omfattet av teknikkens stilling i samsvar med patl. § 2, annet ledd, hvis informasjonen i dokumentet er tilstrekkelig til at fagpersonen på dokumentets effektive dato kan praktisere den tekniske lære som er beskrevet i dokumentet, sammen med generell kunnskap som forventes av fagpersonen på det tekniske området på denne dato (T 26/85, T 206/83 og T 491/99).

Tilsvarende skal det bemerkes at en kjemisk forbindelse, som er nevnt ved navn eller formel i et tidligere dokument, ikke derved betraktes som kjent, med mindre informasjonen i dokumentet, eventuelt sammen med generelt tilgjengelig kunnskap på den effektive datoen for dokumentet, muliggjør framstilling og separasjon, eller, for eksempel i tilfelle av et naturprodukt, bare separasjon.

4.3.3 Utvalgsoppfinnelser

Utvalgsoppfinnelser angår utvalg av individuelle elementer, undermengder eller underintervall som ikke tidligere eksplisitt har blitt nevnt, innenfor en større kjent gruppe eller intervall.

Tre mulige tilfeller (i)-(iii) kan være:

(i) Ved vurdering av nyheten av et utvalg må det fastslås om de valgte elementer er kjente individuelt fra motholdet (se T 12/81, OJ 8/1982, 296). Et utvalg fra en enkelt liste av slike kjente spesifikt beskrevne elementer mangler nyhet. Hvis det imidlertid må gjøres en utvelgelse fra to eller flere lister av en viss lengde for å komme fram til det aktuelle utvalget, vil nyhet foreligge. Eksempler på en slik utvelgelse fra to eller flere lister er utvelgelsen av:

(a) individuelle kjemiske forbindelser fra en kjent generisk formel hvor forbindelsene er resultatet av utvelgelse av spesifikke substituenter fra to eller flere ”lister” av substituenter gitt i den kjente generiske formelen,

(b) startmaterialer for fremstilling av et sluttprodukt,

(c) innsnevrede intervall for flere parametere fra tilsvarende kjente intervall.

(ii) Et intervall utvalgt fra et bredere numerisk intervall fra kjent teknikk har nyhet hvis følgende kriterier er oppfylt (se T 198/84, OJ 7/1985, 209 og T 279/89):

(a) intervallet er smalt i forhold til det kjente intervallet,

(b) intervallet er tilstrekkelig langt fra spesifikke eksempler i den kjente teknikk og fra endepunktene i det kjente intervallet,

(c) intervallet er en annen oppfinnelse og ikke bare et tilfeldig utvalg fra den kjente teknikk.

At en effekt oppstår kun i det krevde underintervallet vil ikke i seg selv være tilstrekkelig til å fastslå at nyhet foreligger. Imidlertid kan dette bety at kriterium (c) er tilfredsstilt. Nevnte effekt kan for øvrig være den samme som i det bredere intervallet, men oppnås i sterkere grad i underintervallet.

(iii) I tilfeller med overlapp (f.eks. nummeriske rekker eller kjemiske formler) mellom kravgjenstanden og kjent teknikk, vil de samme prinsipper for nyhetsvurdering gjelde her som for nyhetsvurdering generelt (se T 666/89, OJ 8/1993, 495).

Ved overlapp tar et eksplisitt nevnt endepunkt, en eksplisitt nevnt mellomliggende verdi eller et spesifikt eksempel i den kjente teknikk bort nyheten. Det er ikke tilstrekkelig å utelate nyhetshindrende verdier. Hvis det kan fastslås at fagpersonen faktisk ville overveie å anvende læren i dokumentet på det overlappende området, foreligger det ikke nyhet.

Eksempel:

I T 26/85 (OJ 1-2/1990, 22) kunne fagpersonen ikke forventes å ville forsøke det overlappende området, ettersom den aktuelle kjente teknikk inneholdt et utsagn som klart ledet bort fra å velge dette, selv om området var omfattet av kravet.

Kriteriet nevnt i (ii) over kan analogt anvendes ved vurdering av nyhet for overlappende numeriske intervall (se T 17/85, OJ 12/1986, 406). Med hensyn til overlappende kjemiske formler, foreligger det nyhet hvis kravgjenstanden skiller seg fra den aktuelle kjente teknikk i den overlappende delen gjennom et nytt teknisk element (ny lære) (se T 12/90, 2.6). Et eksempel på dette er en spesielt utvalgt substituent som er dekket gjennom generelle angivelser i den kjente teknikk (i det overlappende området), men som ikke er individuelt kjent herfra.

Hvis et nytt teknisk element mangler, må det vurderes om fagpersonen faktisk ville overveie å forsøke det overlappende området, og/eller om området minst implisitt er direkte og utvetydig utledbart fra den kjente teknikk (se f.eks. T 536/95). Hvis svaret er ja vil det ikke foreligge nyhet.

5. Oppfinnelseshøyde – patl. § 2 første ledd

5.1 Generelt

En oppfinnelse skal anses å inneha oppfinnelseshøyde dersom den, under betraktning av teknikkens stilling, ikke er nærliggende for en fagperson på området. Nyhet og oppfinnelseshøyde er forskjellige begreper. Spørsmålet om oppfinnelseshøyde kommer bare opp dersom oppfinnelsen er ny.

5.2 Teknikkens stilling; leveringsdag

"Teknikkens stilling" med hensyn til vurdering av oppfinnelseshøyde er definert i patl. § 2 andre ledd første punktum, se punkt 4.1. Den vil ikke inkludere tidligere inngitte allment tilgjengelige norske søknader som ble publisert på eller etter søknadens leveringsdag som referert til i patl. § 2 andre ledd andre punktum, såkalte 2.2.2-mothold.

Leveringsdag i patl. § 2 skal forstås som prioritetsdato dersom prioritet er krevd, se punkt 4.1.2. Teknikkens stilling kan ligge i den relevante alminnelige generelle kunnskapen, som ikke nødvendigvis må være skriftlig og trenger bare å dokumenteres dersom den blir stilt spørsmål ved.

5.3 Fagperson

"Fagpersonen" skal antas å være en utøvende faglært innen det relevante fagområdet, som har gjennomsnittlig kunnskap og evner og som kjenner til hva som var alminnelig kunnskap på området på den aktuelle dato. Vedkommende skal også antas å ha hatt adgang til hele teknikkens stilling, særlig dokumentene nevnt i granskningsrapporten, og ha hatt til rådighet de midler og kapasitet til å utføre rutinearbeid og eksperimentering som er normalt innenfor fagfeltet. Hvis problemet tilskynder fagpersonen på området til å søke dets løsning innenfor et annet teknisk område, er det fagpersonen på sistnevnte område som er kvalifisert til å løse problemet (for definisjon av teknisk område, se Klagenemnda (KFIR) sak nr. 7034 eller Norges Høyesteretts dom HR-2008-1991-A (sak nr2008/859)). Vurderingen av hvorvidt løsningen involverer oppfinnelseshøyde må derfor baseres på sistnevnte fagpersons kunnskap og evner (se T 32/81, OJ 6/1982, 225). Det kan være tilfeller hvor det er mer hensiktsmessig å snakke om en gruppe av personer, for eksempel en forsknings- eller fagpersonsgruppe, enn en enkelt person. Dette kan for eksempel være tilfelle for spesielle områder med avansert teknologi som datamaskiner eller telefonsystemer og i høyt spesialiserte prosesser som kommersiell produksjon av integrerte kretser og komplekse kjemiske forbindelser.

Det må huskes på at fagpersonen har samme ferdighetsnivå ved vurdering av oppfinnelseshøyde som ved vurdering av om beskrivelsen er tilstrekkelig tydelig, se kap. II, punkt 3.1.

5.3.1 Fagpersonens alminnelige kunnskap

Alminnelig kunnskap kan komme fra forskjellige kilder og trenger ikke nødvendigvis være avhengig av publisering av et spesielt dokument på en spesiell dato. En påstand om at noe er alminnelig kunnskap trenger bare å bli understøttet av dokumenterbart bevis (f.eks. en lærebok) dersom dette blir bestridt.

En enkeltstående publikasjon (f.eks. et patentdokument, eller innholdet av et teknisk tidsskrift) kan normalt ikke betraktes som alminnelig kunnskap (se T 475/88). I spesielle tilfeller kan artikler i tekniske tidsskrifter representere alminnelig kunnskap (se T 595/90). Dette gjelder spesielt for artikler som gir en bred oversikt eller undersøkelse av et emne (se T 309/88). For fagpersonen som står overfor problemet å bringe sammen bestemte startmaterialer, vil konklusjonene av undersøkelse omkring disse materialene utført av kun et lite fåtall av fabrikanter utgjøre en del av den relevante alminnelige kunnskapen, selv om de angjeldende studiene bare har blitt publisert i tekniske tidsskrifter (se T 676/94). Et annet unntak er at alminnelig kunnskap også kan være informasjonen i en patentbeskrivelse eller vitenskapelig publikasjon, dersom oppfinnelsen ligger innenfor et forskingsområde som er så nytt at den relevante tekniske kunnskapen ikke ennå er tilgjengelig fra lærebøker (se T 51/87).

Grunnleggende lærebøker og monografier kan anses å representere alminnelig kunnskap (se T 171/84); og dersom de inneholder referanser som leder leseren til ytterligere artikler som omhandler bestemte problemer kan disse artiklene også medregnes som del av slik kunnskap (se T 206/83). Det skal her huskes på at informasjon ikke blir alminnelig kunnskap bare fordi den har blitt publisert i en spesiell lærebok, referansemateriale, etc.; snarere tvert imot, den opptrer i denne type bøker fordi den allerede er alminnelig kunnskap (se T 766/91). Det betyr at informasjonen i en slik publikasjon allerede må ha vært en del av alminnelig kunnskap på et eller annet tidspunkt før publiseringsdatoen.

5.4 Nærliggende

Spørsmålet det må tas stilling til i forhold til et hvilket som helst patentkrav som definerer oppfinnelsen, er hvorvidt det forut for leveringsdagen, eller prioritetsdatoen, under hensyntagen til teknikkens stilling på det tidspunkt, ville være nærliggende for fagpersonen å komme fram til noe som faller innenfor kravets omfang. I så fall mangler det som angis i kravet oppfinnelseshøyde. Med "nærliggende" menes det som ikke går utover den normale tekniske utviklingen, men bare følger ganske enkelt eller logisk av tidligere kjent teknikk, dvs. det som ikke involverer ferdigheter eller evner ut over hva som kan forventes av en fagperson på området. Ved vurdering av oppfinnelseshøyde, til forskjell fra nyhet, se punkt 4.3.2, er det riktig å fortolke ethvert publisert dokument i lys av all kunnskap som er kjent frem til dagen før leveringsdagen eller prioritetdatoen og å ta hensyn til all kunnskap som er generelt tilgjengelig for fagpersonen til og med denne dagen.

5.5 Problem-og-løsning - tilnærming (PSA)

For å kunne vurdere oppfinnelseshøyde på en objektiv og forutsigbar måte, skal den såkalte "problem-og-løsning"-tilnærmingen benyttes. Bare unntaksvis skal denne tilnærmingen fravikes.

Denne tilnærmingen omfatter tre hovedtrinn:

a) bestemme den nærmeste tidligere kjente teknikk, se punkt 5.5.1.

b) formulering av det «objektive tekniske problem» som skal løses, se punkt 5.5.2.

c) vurdere hvorvidt oppfinnelsen, ved å starte fra den nærmeste tidligere kjente teknikk og det objektive tekniske problem, ville ha vært nærliggende for fagpersonen på området, se punkt 5.5.3.

For hvilke krav skal PSA brukes:

"Problem-og-løsning"-tilnærmingen (PSA) skal i utgangspunktet benyttes for samtlige selvstendige krav som skal vurderes med hensyn til oppfinnelseshøyde.

PSA skal benyttes for uselvstendige krav bare når oppfinnelsen ifølge det selvstendige kravet de er knyttet til ikke har nyhet eller oppfinnelseshøyde.

Det er ikke nødvendig å bruke PSA for uselvstendige krav som kun er rettet på fagmessigheter.

5.5.1 Bestemme den nærmeste tidligere kjente teknikk

Den nærmeste tidligere kjente teknikk er den som i én enkelt referanse (dokument) beskriver den kombinasjonen av trekk som utgjør det mest lovende utgangspunktet for en utvikling som leder til oppfinnelsen.

Ved utvelgelsen av nærmeste tidligere kjente teknikk, er den første vurderingen at den bør være rettet mot et liknende formål eller effekt som oppfinnelsen eller som i det minste tilhører samme eller et nært tilknyttet teknisk område som den krevde oppfinnelsen. I praksis er den nærmeste tidligere kjente teknikk vanligvis den som samsvarer med en liknende anvendelse og som krever de minste konstruksjonsmessige og funksjonelle modifikasjoner for å komme frem til den krevde oppfinnelsen.

I noen tilfeller kan det finnes flere like gode utgangspunkt for vurderingen av oppfinnelseshøyde, f.eks. dersom fagpersonen har et valg blant flere løsninger, dvs. løsninger som tar utgangspunkt i forskjellige dokumenter, som kan lede til oppfinnelsen. For å fastslå om oppfinnelsen er patenterbar, slik at et patent kan meddeles, kan det være nødvendig å anvende PSA for hver av disse utgangspunktene etter tur. Ved avslag, derimot, er det tilstrekkelig å vise at oppfinnelsen mangler oppfinnelseshøyde på grunnlag av bare én av disse utgangspunktene. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å diskutere hvilket dokument som utgjør «nærmeste kjente teknikk»; det eneste relevante spørsmålet er hvorvidt dokumentet som benyttes et rimelig utgangspunkt for vurdering av oppfinnelseshøyde (se T 967/97, T 1289/09). Dette er riktig selv om det objektive tekniske problemet benyttet i begrunnelsen er forskjellig fra problemet definert av søkeren eller patenthaveren.

Den nærmeste tidligere kjente teknikk må vurderes ut ifra fagpersonens synspunkt på dagen før søknadens leveringsdag eller gyldige prioritetsdato.

Nærmeste tidligere kjente teknikk kan for eksempel være:

- det ene dokumentet som beskriver en gjenstand med teknisk effekt, formål eller påtenkt anvendelse mest lik oppfinnelsen, eller

- det ene dokumentet som beskriver en gjenstand med det største antall tekniske trekk felles med oppfinnelsen og som er i stand til å utøve samme funksjon.

Ved bestemmelse av nærmeste kjente teknikk, bør det også tas hensyn til hva søkeren selv anerkjenner som kjent teknikk i sin beskrivelse og hevder å være kjent. Enhver slik anerkjennelse av kjent teknikk skal anses av saksbehandler å være korrekt, med mindre søkeren selv oppgir at det er gjort en feil eller saksbehandler oppdager at det er gjort en feil.

5.5.2 Formulering av det objektive tekniske problemet

I trinn b) fastsettes på en objektiv måte hvilket teknisk problem som skal løses. For å gjøre dette studeres søknaden (eller patentet), den nærmeste tidligere kjente teknikk og forskjellen i form av trekk (enten strukturelle eller funksjonelle) mellom den krevde oppfinnelsen og den nærmeste tidligere kjente teknikk, deretter identifiseres den tekniske effekten disse trekkene resulterer i, og til slutt formuleres det objektive tekniske problemet. Dette problemet tilsvarer da det problemet som oppfinnelsen objektivt sett har løst.

Trekk som ikke kan sees å bidra, verken selvstendig eller i kombinasjon med andre trekk, til den tekniske karakteren til en oppfinnelse, kan ikke understøtte oppfinnelseshøyde. En slik situasjon kan for eksempel forekomme dersom et trekk bare bidrar til løsningen av et ikke-teknisk problem innen et område som er unntatt patentering, se punkt 2.2. Se punkt 5.5.4 for vurdering av krav som omfatter både tekniske og ikke-tekniske trekk.

Med det objektive tekniske problem i sammenheng med PSA menes formålet og oppgaven med å modifisere eller tilpasse den nærmeste tidligere kjente teknikk for å oppnå de tekniske effekter som oppfinnelsen frembringer utover nærmeste tidligere kjente teknikk. Hvis ingen nye eller forbedrede virkninger eller effekter er oppnådd, anses problemet utelukkende å ha bestått i å frembringe en alternativ konstruktiv løsning for løsningen av samme problem.

Det objektive tekniske problem utledet på denne måten behøver ikke å være det som søkeren presenterte som "problemet" i søknaden. Det sistnevnte, som kan kalles det subjektive tekniske problem, kan være nødvendig å omformulere, siden det objektive tekniske problem er basert på objektivt etablerte fakta, spesielt ut i fra tidligere teknikk fremkommet under saksgangen, som kan være forskjellig fra den tidligere teknikk søkeren kjente til på søknadstidspunktet. Særlig kan tidligere kjent teknikk fremkommet under granskingen sette oppfinnelsen i et helt annet perspektiv i forhold til hva som fremgår bare ved lesing av søknaden. Omformulering kan føre til at det objektive tekniske problemet blir mindre ambisiøst enn det (subjektive) tekniske problemet som opprinnelig ble fremlagt i søknaden.

 

I hvilken grad det er mulig med en slik omformulering av det tekniske problemet må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Prinsipielt kan enhver effekt tilveiebrakt ved oppfinnelsen bli brukt som basis for omformulering av det tekniske problem, så lenge denne effekten kan utledes fra søknaden slik den ble inngitt (se T 386/89). Det er også mulig å basere seg på nye effekter fremlagt av søker i ettertid under saksgangen, forutsatt at fagpersonen ville anerkjenne disse effektene som underforståtte ut i fra eller beslektet med det (subjektive) tekniske problemet som opprinnelig var foreslått, se punkt 5.9 (T 184/82).

Det objektive tekniske problemet må ikke formuleres slik at det inneholder pekere til den tekniske løsningen eller omfatter hele eller deler av den tekniske løsningen på problemet som blir løst ifølge den krevde oppfinnelsen, og det må heller ikke formuleres for generelt. En feilaktig formulering av problemet vil, når teknikkens stilling vurderes opp mot dette problemet, nødvendigvis resultere i etterpåklokskap («ex post facto»-analyse) når det gjelder synet på oppfinnerisk aktivitet og medføre at vurderingen av oppfinnelseshøyde ikke blir objektiv og riktig (se T 229/85). Imidlertid, der hvor kravet angir et formål som skal oppnås innen et ikke-teknisk område, er det tillatt at formålet opptrer i formuleringen av problemet som en del av rammeverket av det tekniske problemet som skal løses, særlig som en begrensning som må oppfylles, se punkt 5.5.4.1.

Uttrykket "teknisk problem" skal tolkes vidt og det innebærer ikke nødvendigvis at den tekniske løsningen er en forbedring eller et teknisk fremskritt i forhold til tidligere kjent teknikk. Således kan problemet rett og slett være å finne et alternativ til en kjent anordning eller en kjent prosess som gir den samme eller tilsvarende effekt eller som er mer kostnadseffektiv. Et teknisk problem anses å være løst bare dersom det er trolig at alle de krevde utføringsformene gir de samme tekniske effektene som oppfinnelsen er basert på.

Enkelte ganger må det tekniske problem ses på som en samling av flere "delproblemer", se punkt 5.6. Dette er tilfelle når det ikke oppnås noen entydig teknisk effekt når alle de nye trekkene i et krav kombineres, idet det snarere er slik at flere delproblemer er løst selvstendig ved forskjellige sett av nye trekk (se T 389/86).

Det objektive tekniske problem som må løses vil som oftest være det samme for samtlige selvstendige krav. Det kan likevel av og til være nødvendig å formulere et nytt teknisk problem, f.eks. i forbindelse med selvstendige krav av ulik kategori. Den nærmeste teknikkens stilling kan være forskjellig for krav av ulik kategori, f.eks. produkt og anvendelse, noe som kan medføre at det må formuleres ulike objektive tekniske problemer. Tilsvarende gjelder for uselvstendig krav som angir en utførelsesform som "peker i en annen retning" enn det selvstendige kravet det er knyttet til.

5.5.3 Nærliggende for fagpersonen

I trinn c) må det tas stilling til om det finnes lære i den tidligere kjent teknikken sett under ett, som ville (ikke bare kunne, men ville) ha ansporet fagpersonen, stilt overfor det objektive tekniske problem, til å modifisere eller tilpasse den nærmeste tidligere kjente teknikk og samtidig ta hensyn til denne læren, for derved å komme frem til noe som faller innenfor kravets omfang, og således oppnå det samme som oppfinnelsen oppnår. Se punkt 5.4.

Med andre ord, poenget er ikke hvorvidt fagpersonen kunne ha kommet fram til oppfinnelsen ved modifisering eller tilpasning av tidligere kjent teknikk, men snarere om han ville ha gjort det fordi læren ifølge tidligere kjent teknikk ansporet ham til det i håp om å løse det objektive tekniske problemet eller i forventning om å oppnå forbedring eller noe fordelaktig (se T 2/83). Selv en implisitt tilskyndelse eller en implisitt gjenkjennelig ansporing er tilstrekkelig for å vise at fagpersonen ville ha kombinert elementer fra tidligere kjent teknikk (se T 257/98 og T 35/04).

*Når en oppfinnelse krever forskjellige steg for å komme frem til den fullstendige løsningen av det objektive tekniske problemet, skal det likevel betraktes som nærliggende dersom det objektive tekniske problemet som skal løses leder fagpersonen til løsningen på en steg-for-steg måte og hvert individuelle steg er nærliggende i lys av hva som allerede har blitt oppnådd og av de gjenværende oppgavene som gjenstår å løse (se T 623/97, T 558/00).

5.5.4  Krav som omfatter både tekniske og ikke-tekniske trekk

Det er tillatt å ha en blanding av tekniske og ikke-tekniske trekk i et patentkrav, slik det ofte er tilfelle med data-implementerte oppfinnelser. De ikke-tekniske trekkene kan til og med utgjøre den største delen av den krevde gjenstanden. Imidlertid, i lys av patl. §§ 1 og 2, kreves det en ikke-nærliggende teknisk løsning på et teknisk problem for at oppfinnelseshøyde skal være tilstede.

Når en skal vurdere oppfinnelseshøyde for en slik oppfinnelse med både tekniske og ikke-tekniske trekk, må en ta hensyn til alle de trekkene som bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter. Dette inkluderer trekkene som isolert sett er ikke-tekniske, men som i sammenheng med oppfinnelsen bidrar til å frembringe en teknisk effekt som tjener et teknisk formål, og som derved bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter. Trekk som ikke bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter kan imidlertid ikke underbygge oppfinnelseshøyde (T 641/00). En slik situasjon kan oppstå, for eksempel, dersom et trekk kun bidrar til løsningen av et ikke-teknisk problem, for eksempel et problem innenfor et område som er unntatt patenterbarhet (patl. § 1).

Problem-løsning tilnærming anvendes på oppfinnelser av denne type på en slik måte at oppfinnelseshøyde ikke blir tilkjent på grunnlag av trekk som ikke bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter, mens alle de trekkene som faktisk bidrar bestemmes og tas hensyn til i vurderingen. Her skal det legges til at i tilfelle kravet henviser til en hensikt som skal oppnås på et ikke-tekniske område, er det like fullt tillatt at denne hensikten inntas i formuleringen av det objektive tekniske problemet som del av rammeverket av det tekniske problemet som skal løses, særlig som en begrensning som må tas hensyn til (se T 641/00; se trinn (iii)(c) nedenfor og punkt 5.5.2.

Trinnene nedenfor viser anvendelse av problem-løsning tilnærming for oppfinnelser med både tekniske og ikke-tekniske trekk:

 

  1. Trekkene som bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter identifiseres på grunnlag av de tekniske effektene som oppnås i sammenheng med oppfinnelsen.
  2. Et passende utgangspunkt i kjent teknikk velges som den nærmeste kjente teknikk på grunnlag av de trekkene som bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter bestemt i trinn (i); se punkt 5.5.1.
  3. Forskjellene fra nærmeste kjente teknikk identifiseres. Den/de tekniske effekten(e) av disse forskjellene sett i sammenheng med kravet som helhet, bestemmes for å kunne identifisere de trekkene som bidrar til teknisk karakter og de som ikke gjør det.

 

a)    Dersom det ikke finnes noen forskjeller (selv ikke en ikke-teknisk forskjell), skal det innvendes mot manglende nyhet (patl. § 2 første ledd).

b)    Dersom forskjellene ikke gir et teknisk bidrag til oppfinnelsen, skal det innvendes mot manglende oppfinnelseshøyde (patl. § 2 første ledd). Begrunnelsen for innvendingen skal være at gjenstanden ifølge kravet ikke kan være oppfinnerisk dersom det ikke finnes noe teknisk bidrag til kjent teknikk.

c)    Dersom forskjellene innbefatter trekk som faktisk gir et teknisk bidrag til oppfinnelsen, gjelder følgende:

-      Det objektive tekniske problemet formuleres på grunnlag av den/de teknisk(e) effekten(e) oppnådd ved disse trekkene. I tillegg, dersom forskjellene innbefatter trekk som ikke gir noe teknisk bidrag, kan disse trekkene eller en hvilken som helst ikke-teknisk effekt oppnådd ved oppfinnelsen benyttes i formuleringen av det objektive tekniske problemet som del av hva som blir «gitt» til fagpersonen, spesielt som en begrensning som må tas hensyn til, se punkt 5.5.4.1.

-      Dersom den krevde tekniske løsningen på det objektive tekniske problemet er nærliggende for fagpersonen, skal det innvendes mot manglende oppfinnelseshøyde (patl. § 2 første ledd).

Bestemmelse av de trekkene som bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter i trinn (i) skal gjøres for alle trekkene i kravet (T 172/03, T 154/04). I praksis, på grunn av kompleksiteten av denne oppgaven, kan saksbehandler vanligvis utføre trinn (i) bare på en foreløpig basis (prima facie), og utføre analysen i starten av trinn (iii) på en mer detaljert måte. I trinn (iii) blir de tekniske effektene oppnådd av forskjellene i forhold til nærmeste kjente teknikk bestemt. I hvilken grad forskjellene bidrar til oppfinnelsens karakter blir analysert i forhold til disse tekniske effektene. Denne analysen kan utføres på en mer detaljert måte og på et mer konkret grunnlag enn i trinn (i). Den kan derfor avdekke at noen av trekkene som ble foreløpig vurdert i trinn (i) til ikke å bidra til oppfinnelsens tekniske karakter, etter nærmere undersøkelse, faktisk utgjør et slikt bidrag. Den motsatte situasjonen er også mulig. I slike tilfeller kan det være nødvendig å revurdere utvelgelsen av nærmeste kjente teknikk i trinn (ii).

Når en utfører analysen i trinn (i) og (iii) som ovenfor, må en være oppmerksom på å ikke utelate noen trekk som kunne ha bidratt til den tekniske karakteren til oppfinnelsen, særlig dersom saksbehandleren gjengir sin forståelse av oppfinnelsen ifølge kravet med sine egne ord under analysen.

Eksemplene gitt i punkt 2.3.6.1.2 illustrerer anvendelsen av trinnene som er listet opp ovenfor.

5.5.4.1 Formulering av det objektive tekniske problem for krav med både tekniske og ikke-tekniske trekk

Det objektive tekniske problem må være et teknisk problem som en fagperson på det aktuelle tekniske området kan ha blitt befattet med å løse på det relevante tidspunkt. Det skal ikke være formulert på en måte som refererer til forhold som fagpersonen bare ville ha blitt klar over ved kjennskap til den krevde løsningen, se punkt 5.5.2. Med andre ord, det objektive tekniske problemet må være slik formulert at det ikke inneholder pekere til den tekniske løsningen. Men, dette prinsippet gjelder bare for de trekk ved gjenstanden som bidrar til den tekniske karakteren til oppfinnelsen, og som følgelig er del av den tekniske løsningen. Bare fordi noen trekk forekommer i kravet utelukkes de ikke automatisk fra å inngå i formuleringen av problemet. Nærmere bestemt, der kravet refererer til et mål som skal oppnås på et ikke-teknisk område, kan dette målet legitimt inngå i formuleringen av problemet som en del av rammen av det (objektive) tekniske problemet som skal løses, i særdeleshet som en restriksjon som må være oppfylt (T 641/00).

Med andre ord, formuleringen av det objektive tekniske problemet kan referere til trekk som ikke utgjør et teknisk bidrag, eller til en hvilken som helst ikke-teknisk effekt som oppnås ved oppfinnelsen i en gitt ramme innenfor hvilket det tekniske problem er stilt, for eksempel i form av en kravspesifikasjon rettet til en fagperson på et teknisk område. Målet for å formulere det tekniske problemet i henhold til disse prinsippene, er å sikre at oppfinnelseshøyde blir tilkjent bare på grunnlag av trekk som bidrar til den tekniske karakteren til oppfinnelsen. De tekniske effekter som benyttes for å formulere det objektive tekniske problemet må kunne utledes fra søknaden slik den ble levert når den betraktes i lys av den nærmeste kjente teknikk, se punkt 5.5.2.

Når det gjelder krav rettet mot en teknisk gjennomføring av en ikke-teknisk fremgangsmåte eller en plan, særlig av en forretningsmetode eller spilleregler, vil en endring av den underliggende ikke-tekniske fremgangsmåten eller planen som tar sikte på å omgå et teknisk problem, snarere enn å adressere dette problemet på en iboende teknisk måte, ikke bli ansett som et teknisk bidrag i forhold til teknikkens stilling (T 258/03, T 414/12). Snarere utgjør en slik løsning en modifikasjon av de begrensninger som er gitt til den teknisk kyndige person som har oppgaven med gjennomføringen av den gitte ikke-tekniske fremgangsmåten eller planen.

I slike tilfeller bør det tas hensyn til eventuelle ytterligere tekniske fordeler eller effekter knyttet til de spesifikke trekkene i den tekniske gjennomføringen ut over effektene og fordelene som er iboende den underliggende ikke-tekniske fremgangsmåten eller planen. Sistnevnte er i beste fall å anse som underordnet for denne gjennomføringen (T 1543/06). De kvalifiserer ikke som tekniske effekter for å definere det objektive tekniske problemet.


Eksempel:

I et spill som spilles online over et distribuert datasystem, kan ikke effekten av reduksjonen i nettverkstrafikk som oppnås ved å redusere det maksimale antallet spillere danne grunnlag for utforming av det objektive teknisk problem. Det er snarere en direkte konsekvens av å endre reglene for spillet, som er iboende i den ikke-tekniske planen. Problemet med nettverkstrafikkreduksjon er ikke rettet mot en teknisk løsning, men omgått ved den ikke-tekniske spilleløsningen som legges frem. Trekket som definerer det maksimale antall spillere utgjør således en gitt begrensning som utgjør en del av den ikke-tekniske planen som fagpersonen, for eksempel en programvareingeniør, ville bli gitt oppgaven å gjennomføre. Hvorvidt den krevde spesifikke tekniske gjennomføringen ville ha vært åpenbar for ham, vil likevel måtte vurderes.

5.6 Kombinering av deler av tidligere kjent teknikk (mothold)

I betraktning av hvorvidt det foreligger oppfinnelseshøyde (til forskjell fra nyhet, se punkt 4.3), er det tillatt å kombinere innholdet av ett eller flere dokumenter, deler av dokumenter eller andre deler av tidligere kjent teknikk (f.eks. en åpenlys utøvelse eller ikke-skriftlig generell teknisk kunnskap) med den nærmeste tidligere kjente teknikk.

Likevel kan det være en indikasjon på oppfinnelseshøyde dersom flere enn ett mothold må kombineres med den nærmeste tidligere kjente teknikk for å komme frem til en kombinasjon av trekk (f.eks. dersom den krevde oppfinnelsen ikke bare er en ren sammenstilling av trekk, se punkt 5.7).

 

En annen situasjon oppstår når oppfinnelsen er en løsning på flere del-problemer (se også punktene 5.7 og 5.5.2). Da er det nødvendig å vurdere separat, for hvert del-problem, om kombinasjonen av trekk som løser del-problemet er nærliggende i forhold til tidligere kjent teknikk. Følgelig kan forskjellige dokumenter kombineres med den nærmeste tidligere kjente teknikk for hvert del-problem (se T 389/86). For at gjenstanden ifølge patentkravet skal være oppfinnerisk, er det imidlertid tilstrekkelig at én av disse kombinasjonene av trekk innebærer oppfinnelseshøyde.

 

I vurderingen av om det vil være nærliggende å kombinere to eller flere forskjellige dokumenter, skal det tas hensyn til følgende:

 

a) hvorvidt innholdet av dokumentene er slik at det gjør det sannsynlig eller usannsynlig at fagpersonen, stilt overfor det objektive problemet som løses av oppfinnelsen, ville kombinere dem, for eksempel:

 

Hvis to dokumenter sett under ett, ikke med letthet kan kombineres i praksis på grunn av iboende uforenelighet i trekk som er vesentlige for oppfinnelsen, vil kombinering av nevnte dokumenter normalt ikke bli sett på som nærliggende.

 

b) hvorvidt dokumentene angår samme, nærliggende eller fjerntliggende tekniske områder,

 

c) kombinasjon av to eller flere deler av samme dokument vil være nærliggende, dersom det er en rimelig grunnlag for fagpersonen til å knytte disse delene sammen. Det vil normalt være nærliggende å kombinere et dokument fra teknikkens stilling med en velkjent lærebok eller et standard oppslagsverk. Dette er imidlertid kun et spesialtilfelle av den generelle regel at det er nærliggende å kombinere læren fra ett eller flere dokumenter med den alminnelige kunnskap på området. Det vil generelt sett også være nærliggende å kombinere to dokumenter der det ene inneholder en klar og utvetydig henvisning til det andre (for henvisninger som betraktes som en integrert del av beskrivelsen, se punkt 4.2 og punkt 4.3.1). I vurderingen av om det er tillatt å kombinere et dokument med annen lære som utgjør teknikkens stilling, for eksempel åpenlys utøvelse, må tilsvarende overveielser gjøres.

5.7 Kombinasjonsoppfinnelser vs. sammenstilling eller samling av trekk

En kombinasjonsoppfinnelse er en oppfinnelse som for eksempel kan bestå av en sammenstilling av to eller flere gjenstander eller forbindelser, hvor sammenstillingen gir en uventet teknisk effekt.

 

Den krevde oppfinnelsen må normalt betraktes som en helhet. Når et krav består av en «kombinasjon av trekk», er det ikke riktig å argumentere med at de enkelte trekkene i kombinasjonen hver for seg er kjent eller nærliggende og at «derfor» er hele den krevde gjenstanden nærliggende. Imidlertid, hvor kravet bare er en «sammenstilling eller samling av trekk» og ikke en virkelig kombinasjon, er det bare nødvendig å vise at de individuelle trekkene er nærliggende for å bevise at sammenstillingen av trekk ikke innebærer oppfinnelseshøyde (se punkt 8.2.1). Et sett med tekniske trekk betraktes som er kombinasjon av trekk dersom den funksjonelle samvirkningen mellom trekkene oppnår en kombinert effekt som er forskjellig fra, f.eks. større enn, summen av den tekniske effekten av de individuelle trekkene. Med andre ord, samvirkningen av de individuelle trekkene må produsere en synergisk effekt. Dersom ingen slik synergisk effekt finnes, er det ikke noe annet enn en ren samling av trekk (se T 389/86 og T 204/06).

 

For eksempel, den tekniske effekten av en enkelt transistor er i hovedsak den samme som en elektrisk bryter. Imidlertid vil transistorer sammenkoblet for å danne en mikroprosessor samspille synergisk for å oppnå tekniske effekter, så som dataprosessering, som er utover og høyere enn summen av den tekniske effekten av hver enkelt transistor.

 

I henhold til EPO avgjørelsen T 9/81, har patenterbarhet blitt godtatt for et preparat i form av et «kit-of-parts» der de individuelle aktive komponentene, som representerer kjente terapeutiske virkemidler, er fysisk adskilte, forutsatt at anvendelsen av disse komponentene, enten samtidig, separat eller sekvensielt, frembringer en ny og uventet samlet terapeutisk effekt som ikke kan oppnås av komponentene uavhengig av hverandre.

5.8 "Virkelighetsnære" vurderinger («ex post facto»-analyser)

Det gjøres oppmerksom på at en oppfinnelse som ved første øyekast synes opplagt, faktisk kan inneha oppfinnelseshøyde. Etter at en idé har blitt formulert, kan det ofte vises teoretisk hvordan en kan komme dit gjennom en serie tilsynelatende enkle steg med utgangspunkt i noe kjent. En skal imidlertid være forsiktig med slike analyser som bygger på etterpåklokskap («ex post facto» -analyser). Det må huskes på at dokumentene som er fremlagt etter granskningen er fremkommet under forhåndskjennskap til den påståtte oppfinnelsen. I ethvert tilfelle skal en prøve å se for seg teknikkens stilling slik den fortonet seg for fagpersonen før søkerens bidrag kom, det vil si at det må gjøres "virkelighetsnære" vurderinger av disse og andre relevante faktorer.

Det må også tas i betraktning alt som er kjent med hensyn til bakgrunnen for oppfinnelsen, og relevante argumenter og bevis fremlagt av søkeren må tillegges rimelig vekt. Hvis for eksempel en oppfinnelse er vist å ha en betydelig teknisk verdi, og særlig hvis den frembringer en teknisk fordel som er ny og overraskende, og dette overbevisende kan relateres til ett eller flere trekk inkludert i kravet som definerer oppfinnelsen, skal en være tilbakeholden med å hevde at det som angis i et slikt krav mangler oppfinnelseshøyde.

5.9 Ulik basis for oppfinnerisk innsats

Selv om kravet i hvert tilfelle skal rettes på tekniske trekk (og ikke eksempelvis kun på en idé) for å kunne avgjøre hvorvidt oppfinnelseshøyde er tilstede, er det viktig for saksbehandler å huske på at det er mange forskjellige måter å komme fram til en oppfinnelse på. En oppfinnelse kan for eksempel baseres på følgende:

 

i) tenke ut en løsning på et kjent problem.

Eksempel:
Problemet med permanent merking av husdyr, som kyr, uten å påføre dyrene smerte eller skade skinnet har eksistert siden husdyrbruk startet. Løsningen ("frysemerking") består i å anvende oppdagelsen av at skinnet kan depigmenteres permanent ved frysing.

 

ii) oppnådd innsikt i årsaken til et observert fenomen (den praktiske anvendelsen av fenomenet blir da åpenbar).

Eksempel:
Den behagelige smaken av smør er funnet å være forårsaket av ørsmå mengder av en spesiell forbindelse. Så snart denne innsikten er fastslått, er den tekniske anvendelsen bestående i å tilsette forbindelsen til margarin umiddelbart åpenbar.

 

Mange oppfinnelser er selvsagt basert på en kombinasjon av flere av de ovennevnte muligheter - for eksempel kan det å komme fram til en innsikt og den tekniske anvendelsen av denne innsikten begge involvere bruk av oppfinnerisk evne.

5.10  Sekundære indikatorer (objektive skjønnsmomenter)

5.10.1 Forutsigbar ulempe; ikke-funksjonell modifikasjon; tilfeldig valg

Dersom oppfinnelsen er resultatet av en forutsigbar ufordelaktig modifikasjon av den nærmeste kjente teknikk, som klart kunne forutsies av fagpersonen, og dersom denne forutsigbare ulempen ikke er fulgt av en uventet teknisk fordel, er ikke oppfinnelseshøyde tilstede. (se T 119/82 og T 155/85). Med andre ord, en ren forutsigbar forverring av tidligere kjent teknikk innebærer ikke oppfinnelseshøyde. Likevel kan oppfinnelseshøyde foreligge dersom forverringen følges av en uventet teknisk fordel. Lignende betraktninger gjelder når oppfinnelsen kun er et resultat av en ikke-funksjonell (ingen teknisk relevant effekt) modifisering av en tidligere kjent anordning eller bare er et resultat av et tilfeldig valg fra en samling mulige løsninger (se T 72/95 og T 939/92).

5.10.2 Uventet teknisk effekt; bonuseffekt

En uventet teknisk effekt kan ses på som en indikasjon på oppfinnelseshøyde. Den må imidlertid kunne utledes fra gjenstanden ifølge kravet, ikke bare fra ett eller annet tilleggstrekk som er nevnt bare i beskrivelsen. Effekten må være basert på de kjennetegnende trekkene til oppfinnelsen, i kombinasjon med de kjente trekkene ifølge kravet, og ikke bare på trekk som allerede er omfattet av tidligere kjent teknikk.

 

Imidlertid, dersom det for en fagperson ved å ta hensyn til teknikkens stilling allerede ville vært opplagt å komme frem til noe som faller innenfor kravets omfang, for eksempel som følge av manglende alternativer og det derved skapes en «one-way street»-situasjon, vil den uventede effekten bare være en «bonus-effekt» som ikke tilfører noe oppfinnerisk til den krevde gjenstanden. Tilsvarende, hvis det var nærliggende å velge en bestemt teknisk løsning for å oppnå en påregnelig effekt, kan det normalt ikke legges avgjørende vekt på at løsningen samtidig medfører en ytterligere, overraskende effekt, se også punkt 4.3.2 (se T 231/97 og T 192/82, samt Klagenemnda (KFIR) sak nr. 7066). Dersom fagpersonen vil måtte velge mellom en rekke muligheter, finnes det ingen «one-way street»-situasjon og den uventede effekten vil kunne lede til anerkjennelse av oppfinnelseshøyde.

 

Den uventede egenskapen eller effekten må være beskrevet i presise vendinger. En vag formulering, slik som «De nye forbindelsene har vist uventede gode farmasøytiske egenskaper», kan ikke underbygge at det finnes oppfinnelseshøyde.

 

Produktet eller prosessen trenger imidlertid ikke å være «bedre» enn kjente produkter eller prosesser. Det er tilstrekkelig at egenskapen eller effekten ikke ville ha vært forventet.

5.10.3 Lenge følt behov; Kommersiell suksess

Dersom oppfinnelsen løser et teknisk problem som i lang tid har vært forsøkt løst av arbeidere innenfor fagområdet, eller på annen måte oppfyller et lenge følt behov, kan dette bli sett på som en indikasjon på oppfinnelseshøyde.

 

Kommersiell suksess alene skal ikke bli sett på som indikasjon på oppfinnelseshøyde. Men bevis på umiddelbar kommersiell suksess koblet med bevis på oppfyllelse av et lenge følt behov er relevant, under forutsetning av at suksessen kan utledes fra oppfinnelsens tekniske trekk og ikke fra annen innvirkning (f.eks. salgsteknikker eller reklame).

5.11 Nye argumenter og etterinnsendt materiale fra søkeren

Relevante argumenter og bevis til bruk under vurdering av oppfinnelseshøyde kan enten hentes fra patentsøknaden eller innsendes av søkeren senere under saksbehandlingen, se kap. VII, punkt 3.2.2 og punkt 3.2.3.

Forsiktighet må imidlertid utvises når det vises til nye effekter for underbyggelse av oppfinnelseshøyde. Slike nye effekter kan bare tas hensyn til dersom de er innbefattet av eller i det minste vedkommer det tekniske problem opprinnelig foreslått i den opprinnelige søknaden (se T 386/89 og T 184/82).

 

Eksempel på slik ny effekt:
Oppfinnelsen er relatert til en farmasøytisk blanding som har en spesifikk virkning. Ved første øyekast, under betraktning av teknikkens stilling, synes den å mangle oppfinnelseshøyde. Senere innsender søkeren nye bevis som viser at blandingen utviser en uventet fordel i form av lav toksisitet. I dette tilfelle er det tillatt å omformulere det tekniske problemet ved å inkludere toksisitetsaspektet, siden farmasøytisk aktivitet og toksisitet er beslektet i den forstand at en fagperson alltid vil betrakte de to aspekter sammen.

 

Omformuleringen av det teknisk problemet i den opprinnelige søknaden kan, men behøver ikke, foranledige en endring i fremstillingen av det tekniske problemet i beskrivelsen. Slike endringer er bare tillatt hvis de oppfyller betingelsene i kap. VII, punktene 4.3 og 4.4. I det ovennevnte eksemplet med en farmasøytisk blanding, kan verken det omformulerte problemet eller informasjonen om toksisitet inntas i beskrivelsen uten å bryte patl. § 13.

5.12 Utvalgsoppfinnelser

Søknadsgjenstanden i utvalgsoppfinnelser skiller seg fra nærmeste kjente teknikk ved at den representerer utvalgte individuelle elementer, undermengder eller underintervall. Hvis dette utvalget er knyttet til en spesiell teknisk effekt, og hvis det ikke er noe som leder fagpersonen til å gjøre utvalget, vil oppfinnelseshøyde foreligge. Denne tekniske effekten som oppstår innenfor det utvalgte omfanget kan også være den samme effekten som oppnås innen det bredere kjente omfanget, men i en uventet grad.

Kriteriet ”faktisk ville overveie” ved nyhetstesten (se punkt 4.3.3) for overlappende områder må ikke forveksles med vurdering av oppfinnelseshøyde. Med hensyn til oppfinnelseshøyde må det vurderes om fagpersonen ville ha gjort utvalget eller ville ha valgt det overlappende området i håp om å løse det underliggende tekniske problemet eller i forventning om en forbedring eller en fordel. Dersom dette ikke er tilfelle, vil oppfinnelseshøyde foreligge.

 

Den uventede tekniske effekten må gjelde hele det krevde området. Hvis den oppstår bare i deler av området, vil kravgjenstanden ikke løse det spesielle problemet som effekten relaterer seg til, men bare til det mer generelle problemet å oppnå, for eksempel, ”et alternativt produkt X” eller «en ytterligere prosess Y» (se T 939/92).

5.13 Kravtyper som ikke behøver å vurderes med hensyn til nyhet og oppfinnelseshøyde

Dersom gjenstanden ifølge et selvstendig krav er nytt og ikke nærliggende, er det ikke nødvendig å undersøke om gjenstanden ifølge uselvstendige krav knyttet til dette har nyhet og oppfinnelseshøyde. Unntatt fra dette er i de sjeldne tilfeller hvor gjenstanden i et uselvstendig krav har en senere effektiv dato enn gjenstanden ifølge det selvstendige kravet, og mellomliggende publikasjoner derfor må tas i betraktning, se del A, kap. IV, punkt 3.

 

Likeledes, dersom gjenstanden ifølge et krav rettet på et produkt er nytt og ikke nærliggende, er det ikke nødvendig å undersøke nyhet og oppfinnelseshøyde for gjenstanden ifølge ethvert krav rettet på en fremgangsmåte som uunngåelig fører til fremstilling av dette produktet, eller ethvert krav rettet på anvendelse av dette produktet. Således er analogifremgangsmåter patenterbare så lenge de resulterer i et nytt og oppfinnerisk produkt (se T 119/82). I det tilfellet at produkt-, fremgangsmåte- og/eller anvendelseskravet har ulike effektive datoer, kan det likevel være nødvendig med en separat vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde sett i lys av mellomliggende publikasjoner.

5.14 Mellomprodukter

5.14.1 Definisjoner

Kjemiske forbindelser betegnes som mellomprodukter i den utstrekning de anvendes som utgangsmaterialer for fremstilling av andre kjemiske forbindelser.

Både utgangsmaterialer og egentlige mellomprodukter som dannes underveis i en flertrinnsprosess er å anse som mellomprodukter.

Såkalte "prodrugs" (kjemiske forbindelser som in-vivo metaboliseres til terapeutisk aktive forbindelser), og nukleinsyrer som benyttes til rekombinant fremstilling av proteiner, anses ikke som mellomprodukter.

Forbindelser av typen fusjonsproteiner vil i noen tilfeller være å anse som mellomprodukter.

5.14.2 Patenterbarhetsbetingelser

Mellomproduktene forutsettes benyttet til fremstilling av nye eller kjente sluttprodukter - eventuelt via andre mellomprodukter - som er industrielt anvendbare (for eksempel som legemiddel, insekticid, fargestoff og så videre). Patenterbarhetskriteriene for mellomprodukter er de samme som for nye kjemiske forbindelser generelt. Såfremt de innehar nyhet er mellomproduktene alltid patenterbare når:

a) mellomproduktene innehar spesielle og uventede kjemiske eller fysikalske egenskaper (for eksempel uventet stabilitet eller særpreget kjemisk konstitusjon), eller

b) mellomproduktene fører til sluttprodukter som er nye og patenterbare, eller

c) mellomproduktene kan omdannes til andre mellomprodukter eller sluttprodukter ved en fremgangsmåte som i seg selv oppfyller patenterbarhetskriteriene.

Mellomproduktenes omdannelse til andre kjemiske forbindelser skal fremgå av basisdokumentene, og betingelsene som er knyttet til punkt a), b) og c) skal være sannsynliggjort og/eller dokumentert enten i søknadens beskrivelse eller ved henvisning til annet skrift.

5.14.3 Betingelser for enhetlighet

Betingelser for enhetlighet for mellom- og sluttprodukter er omtalt i kap. III, punkt 6.3.1.

5.15 Eksempelsamling

Eksempelsamlingen (ES) under punkt 8 i dette kapittelet gir veiledning for når en oppfinnelse må anses som åpenbar eller når den innehar oppfinnelseshøyde. Det må understrekes at eksemplene kun er veiledende og at prinsippet som må anvendes i hvert enkelt tilfelle er "var det nærliggende for fagpersonen?" Saksbehandler bør unngå å forsøke å tilpasse et bestemt tilfelle til et av de følgende eksempler dersom det ikke er klart at eksemplet passer. Listen er dessuten ikke uttømmende.

5.16 ”Særlige bestemmelser for behandling av søknader som angår lege- eller næringsmidler og er inngitt før 1. januar 1992”

1) Generelt

Som et unntak fra det som er bestemt i patl. § 1, kan det på grunnlag av patentsøknader som er inngitt eller skal anses inngitt før 1. januar 1992, for oppfinnelser som angår lege- eller næringsmidler, ikke meddeles patent på selve produktet, men bare på fremgangsmåten for fremstilling av det (jf. patl. § 76 nr. 1).

Påberopes det som er nytt ved oppfinnelsen, å ligge i fremgangsmåten for fremstilling av produktet, gjelder vanlige regler for nyhet, oppfinnelseshøyde og oppfinnelsens enhet.

2) Patenterbarhetsvurdering og kravformulering ved nye produkter

Påberopes det som er nytt ved oppfinnelsen, å ligge utelukkende i produktet, skal kravene rettes på "analogifremgangsmåte". Det kan da gis patent på fremstillingen av produktet ved kjemisk omsetning selv om fremgangsmåten som sådan ikke innebærer noe patenterbart nytt (dvs. at den er analog med tidligere kjente, kjemiske fremgangsmåter). Forutsetningen for dette er at produktet er nytt og har uventede og verdifulle egenskaper, noe som skal fremgå av beskrivelsen. Virkningen av produktet eller dets anvendelse som nærings- eller legemiddel skal fremgå av kravene.

Etter at den første realitetsuttalelse etter nyhetsprøvingen er avgitt, kan søkeren ikke endre patentkravet fra "analogifremgangsmåte" til "fremgangsmåte" med mindre det skjer i en avdelt eller utskilt søknad, se kap. VI. Viser det seg at produktet er tidligere kjent, eller at det ikke har uventede og verdifulle egenskaper, skal søknaden avslås. Endring fra "fremgangsmåte" til "analogifremgangsmåte" kan skje også etter det ovenfor nevnte tidspunkt.

Før nyhetsprøvingen skal søkeren om nødvendig gis adgang til å klargjøre hvorvidt oppfinnelsen søkes beskyttet som "analogifremgangsmåte" eller ikke.

Uansett det som er fastsatt ovenfor, er en allment tilgjengelig patentsøknad, hvorfra en kjemisk forbindelse og dens egenskaper er kjent, ikke til hinder for at det gis patent på fremstilling av forbindelser ved analogifremgangsmåter som ikke er omtalt i den første søknad, på grunnlag av senere patentsøknader som har inngivelsesdag/prioritetsdag før den første søknad ble allment tilgjengelig.

3) Oppfinnelsens enhetlighet

Når det gjelder enhetsvilkåret, kan en søknad gjelde enten bare "fremgangsmåte" eller bare "analogifremgangsmåte".

Det som for øvrig er bestemt om oppfinnelsens enhet, er ikke til hinder for at det i det første selvstendige krav medtas innbyrdes forskjellige analogifremgangsmåter (hovedreaksjoner og tilknyttede omdannelsesreaksjoner) for fremstilling av ett og samme produkt som er et nærings- eller legemiddel. Dette produkt kan være en kjemisk forbindelse eller en gruppe av kjemiske forbindelser med nær beslektet kjemisk struktur, dvs. med samme generelle formel, og med samme uventede og verdifulle egenskaper.

Vanligvis kan det i kravene bare medtas slike analogifremgangsmåter som er eksemplifisert i beskrivelsen.

Eksempler på omdannelsesreaksjoner som kan medtas i samme patent som hovedreaksjonen(e):

a. Forestring av karboksylsyrer.

b. Fremstilling av salter av karboksylsyrer.

c. Foretring av alkoholer.

d. Acylering av alkoholer.

e. Alkylering av aminer.

f. Acylering av aminer.

g. Fremstilling av salter og kvaternære forbindelser av aminer.

h. Hydrogenering av dobbeltbindinger av ikke-aromatisk karakter.

i. Oksidasjon av en RS-gruppe til en RSO2-gruppe.

j. Reduksjon av en karboksylgruppe til en aldehydgruppe.

k. Reduksjon av en nitrogruppe til en aminogruppe.

l. Oppdeling av et racemat i optisk aktive isomere.

 

6a. Oppfinnelser hvis kommersielle utnyttelse strider mot offentlig orden eller moral

patl. § 1b

 

6a.1 Generelt

Enhver oppfinnelse hvis kommersielle utnyttelse strider mot offentlig orden eller moral er unntatt fra patentering uavhengig av hvilket teknisk område oppfinnelsen tilhører.

Hensikten med dette unntaket er å unnta fra patentering oppfinnelser som kan initiere opptøyer eller offentlig uorden, eller som kan lede til kriminalitet eller annen generell anstøtelig oppførsel. Bestemmelsen vil bare bli brukt i sjeldne og ekstreme tilfeller. For oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale, se punkt 2a.5. En passende test er å avgjøre om det er sannsynlig at offentligheten generelt vil betrakte utnyttelsen av oppfinnelsen som så avskyelig at meddelelse av patent vil stride mot grunnleggende etiske normer. Hvis dette er tilfelle, skal avslag i henhold til patl. § 1b vurderes; ellers ikke. Ved vurdering av et eventuelt avslag, se punkt 6a.2.

Det kan være tilfeller hvor oppfinnelsen har både en anstøtelig og en ikke-anstøtelig anvendelse, for eksempel en metode for å bryte opp låste safer. Denne handlingen utført av en innbruddstyv er anstøtelig, men tilsvarende handling utført av en låsesmed, i tilfelle av nødhjelp, ikke er anstøtelig. I slike tilfeller skal det ikke fremmes avslag i henhold til patl. § 1b, men saksbehandler bør oppfordre til at beskrivelser av oppfinnelsen som strider mot offentlig orden eller moral strykes fra søknadens beskrivelse, se kap. II, punkt 7.1.

6a.2 Den etiske nemnd for patentsaker

patl. § 15a

Dersom saksbehandler er i tvil om en oppfinnelse strider mot offentlig orden eller moral i henhold til patl. § 1b, skal Patentstyret rådføre seg med Den etiske nemnda for patentsaker, se punkt 2a.7.3. Dette gjelder både under søknadsbehandlingen og ved innsigelser grunnet i patl. § 1b.

6a.3 Oppfinnelser forbudt ved lov

patl. 1b, annet ledd

Utnyttelsen av en oppfinnelse skal ikke anses for å være i strid med offentlig orden eller moral utelukkende fordi utnyttelsen er forbudt ved lov. En av grunnene til denne bestemmelsen er at produktet likevel skal kunne bli produsert her i landet for eksport til andre land hvor bruken av produktet ikke er forbudt. En annen grunn til dette, kan være at det kan komme endringer i den lov eller forskrift som regulerer utnyttelsen av oppfinnelsen, i løpet av patentets levetid.

6a.4 Eksempler på oppfinnelser som ikke kan patenteres

patl. § 1b, tredje ledd

Et eksempel på materiale som bare har anstøtelige anvendelser og som derfor skal unntas i henhold til patl. §1b, er brevbomber.
Andre eksempler er oppfinnelser innenfor det bioteknologiske området, se punkt 2a.7.1.

6a.5 Forlenget innsigelsesperiode

patl. § 24, annet ledd

Innsigelsesperioden for innsigelser som er begrunnet med at den kommersielle utnyttelsen av den patenterte oppfinnelsen strider mot offentlig orden og moral, er tre (3) år fra den dagen patentet ble meddelt. Begrunnelsen for denne utvidede innsigelsesordningen er at den vil gjøre det enklere og billigere å angripe patenter rettet på oppfinnelser som det strider mot grunnleggende etiske normer å utnytte.

En utvidet innsigelsesadgang kan skape usikkerhet for patenthaverne. Det vil trolig innkomme få slike innsigelser, fordi det vil fremgå av patentregisteret dersom en søknad har vært forelagt Den etiske nemnda for patentsaker allerede under søknadsbehandlingen, dvs. dersom også Patentstyret var i tvil om patl. § 1b var til hinder for å imøtekomme søknaden. I tillegg vil innsiger bli avkrevd en ekstra avgift ved innlevering etter utløpet av ni (9) månedersfristen.

For krav til formalia, realitetsbehandling og administrativ begrensning i den forlengede innsigelsesperioden, se punktene 2a.7.2.1 og 2a.7.2.2.

6b. Oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap

patl. § 8 b

Ved første realitetsbehandling av søknader rettet på oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap, skal saksbehandler undersøke om det i søknaden eller i et vedlegg til søknaden er gitt opplysninger i henhold til patl. § 8 b. Dersom dette ikke er tilfelle skal saksbehandler i realitetsuttalelsen informere søkeren om plikten til å opplyse om ovennevnte.

Saksbehandler skal informere om opplysningsplikten i tilfeller der det er opplagt fra oppfinnelsens art at den bygger på tradisjonell kunnskap, det er nevnt i søknaden at oppfinnelsen bygger på slik kunnskap eller det fremkommer av relevante anførte publikasjoner, se punkt 2a.4.

7. Ikke-nyhetsskadelige opplysninger – patl. § 2, siste ledd nr. 1 og 2

Det finnes to særlige tilfeller (og disse er de to eneste) der en tidligere avsløring av oppfinnelsen ikke skal tas i betraktning som en del av teknikkens stilling, nemlig der avsløringen skyldes, eller skjer som en følge av:

a) patl. § 2 nr.1 - åpenbart misbruk i forhold til søkeren eller noen denne utleder sin rett fra, for eksempel at oppfinnelsen ble utledet fra søkeren og avslørt uten dennes vilje; eller

b) patl. § 2 nr.2 - visning av oppfinnelsen av søkeren eller noen denne utleder sin rett fra på en offisielt anerkjent utstilling som omhandles i den i Paris den 22. november 1928 vedtatte konvensjon om internasjonale utstillinger.

Et vesentlig vilkår for begge tilfellene a) og b), er at avsløringen faktisk ikke må ha skjedd tidligere enn seks måneder før inngivelsen av patentsøknaden. For å beregne seks-månedersperioden er den relevante datoen den faktiske inngivelsesdatoen for søknaden, og ikke prioritetsdatoen (G 3/98, OJ 2/2001, og G 2/99, OJ 2/2001, 83).

Med hensyn til tilfelle a), kan avsløringen/forevisningen bli gjort i et publisert dokument eller på en hvilken som helst annen måte. Som et særlig tilfelle, kan avsløringen ha skjedd i en norsk søknad med tidligere prioritetsdato. Derved kan, for eksempel, en person B som konfidensielt har blitt fortalt om A's oppfinnelse, selv søke om patent på denne oppfinnelsen. Dersom dette skjer, vil ikke avsløringen som følge av publiseringen av B's søknad være skadelig for A's rettigheter, forutsatt at A allerede har levert en søknad, eller søker innen seks måneder etter en slik publisering.

For at "åpenbart misbruk" skal være fastslått, må den personen som har avslørt eller forevist oppfinnelsen ha hatt til hensikt å fremkalle, eller regnet som sannsynlig at det ville oppstå, skade som følge av handlingen (se T 585/92, OJ 3/1996, 129).

I tilfelle b) må det søkes patent innen seks måneder etter avsløringen av oppfinnelsen på utstillingen, dersom avsløringen/forevisningen ikke skal skade søknaden. Videre må søkeren erklære ved tidspunktet for inngivelse av søknaden, at oppfinnelsen har blitt avslørt slik, og må også inngi et medfølgende sertifikat innen fire måneder, som gir følgende detaljer:

8. Eksempelsamling til kapittel IV

8.1 Anvendelse av kjente midler?

8.1.1 Oppfinnelser som innebærer anvendelse av kjente midler på en nærliggende måte og som dermed ikke innehar oppfinnelseshøyde

a) Læren i det tidligere dokumentet er ufullstendig og minst én mulig måte å fylle "tomrommet" på, hvilken naturlig eller umiddelbart vil fremgå for en fagperson, fører til oppfinnelsen.

Eksempel:
Oppfinnelsen angår en bygningskonstruksjon i aluminium. Et tidligere dokument åpenbarer samme konstruksjon og nevner at den er laget av et lettvektmateriale, men nevner ikke aluminium.

b) Oppfinnelsen skiller seg fra kjent teknikk bare ved bruk av velkjente ekvivalenter. Dette vil si modifikasjoner som består i å erstatte ett element i det tidligere dokumentet med et annet element som er alminnelig kjent for å ha samme virkning.

Eksempel:
Oppfinnelsen angår en pumpe som skiller seg fra en kjent bare ved at motorkraften tilveiebringes av en hydraulisk motor i stedet for en elektrisk motor.

c) Oppfinnelsen består bare i en ny anvendelse av et velkjent materiale hvor kjente egenskaper ved materialet utnyttes.

Eksempel:
Et vaskemiddel inneholdende som detergent en kjent forbindelse med den kjente egenskapen å nedsette vannets overflatespenning, hvilken egenskap er kjent å være nødvendig for detergenter.

d) Oppfinnelsen består i å erstatte en komponent med en annen komponent av et kjent materiale, hvis egenskaper gjør det åpenbart egnet for formålet (analog erstatning).

Eksempel:
En elektrisk kabel omfatter en polyetylenisolasjon bundet til en metallskjerm med et adhesiv. Oppfinnelsen ligger i anvendelsen av et annet adhesiv som er kjent som egnet for å binde plast til metall.

e) Oppfinnelsen består bare i å utnytte en kjent teknikk i en nær, analog situasjon (analog utnyttelse).

Eksempel:
Oppfinnelsen ligger i anvendelsen av en pulskontrollteknikk for den elektriske motoren som driver hjelpemekanismer i en truck (f.eks. en gaffeltruck), hvor bruk av denne teknikken for å kontrollere fremdriftsmotoren i trucken allerede er kjent.

8.1.2 Oppfinnelser som innebærer anvendelse av kjente midler på en ikke-nærliggende måte og som dermed innehar oppfinnelseshøyde

a) En kjent fremgangsmåte eller anordning som når den brukes for et annet formål gir en ny, overraskende effekt.

Eksempel:
Det er kjent at høyfrekvenskraft kan brukes i induksjons-buttsveising (ikke-ledende). Det burde derfor være åpenbart at høyfrekvenskraft også kan brukes ved ledende buttsveising med lignende virkning. I dette tilfellet vil imidlertid oppfinnelseshøyde foreligge dersom høyfrekvenskraft ble brukt for kontinuerlig ledende buttsveising av bånd men uten at det var nødvendig å fjerne avleiring (slik fjerning er nødvendig for å unngå overslag mellom sveisekontakten og båndet). Den uventede tilleggseffekten er at fjerningen er funnet å være unødvendig fordi ved høyfrekvens er strømmen tilført på en vesentlig kapasitiv måte via avleiringen som danner et dielektrikum.

b) En ny anvendelse av en kjent anordning eller materiale innebærer å overkomme tekniske vanskeligheter som ikke kan løses ved rutinemessige teknikker.

Eksempel:
Oppfinnelsen angår en anordning for å understøtte og styre heving og senkning av gassbeholdere, hvor det ikke er nødvendig å benytte de tidligere anvendte styrerammer. En lignende anordning var kjent for understøttelse av flytedokker eller pontonger, men praktiske vanskeligheter som man ikke støtte på ved de kjente anvendelser måtte overvinnes for å kunne utnytte anordningen i forbindelse med en gassbeholder.

8.2 Nærliggende kombinasjon av trekk?

8.2.1 Nærliggende og følgelig ikke oppfinnerisk kombinasjon av trekk

Oppfinnelsen består kun i sammenstillingen eller sammenkoblingen av kjente anordninger eller prosesser som fungerer på normal måte og ikke frembringer noen uventet teknisk effekt.

Eksempel:
En maskin for å produsere pølser bestående av en kjent type kjøttkvern og en kjent type fyllemaskin anbragt ved siden av hverandre.

8.2.2 Ikke nærliggende og følgelig oppfinnerisk kombinasjon av trekk

De kombinerte trekk samvirker ved sine virkninger i en slik grad at det oppnås et nytt teknisk resultat. Det er irrelevant om de enkelte trekk helt eller delvis er kjente som sådan.

Eksempel:
Et preparat består av et smertestillende middel (analgetikum) og et beroligende middel (sedativ). Det ble funnet at gjennom tilsats av det beroligende midlet, som ikke hadde noen smertestillende virkning, ble den smertestillende effekt av analgetikumet forsterket på en måte som ikke kunne ha vært forutsagt ut fra de kjente egenskapene til de aktive forbindelsene.

8.3 Nærliggende valg?

8.3.1 Nærliggende og følgelig ikke oppfinnerisk valg mellom et antall kjente muligheter

a) Oppfinnelsen består i valg av spesielle dimensjoner, temperaturområder eller andre parametere fra et begrenset område av muligheter, og det er opplagt at man kan komme fram til disse parametrene ved rutineforsøk eller ved anvendelse av vanlige utviklingsprosedyrer.

Eksempel:
Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte for å utføre en kjent reaksjon og er karakterisert ved strømningshastigheten for en inertgass. Den angitte hastigheten er ikke noe annet enn hva en fagperson på området nødvendigvis ville ha kommet fram til.

b) Man kan komme fram til oppfinnelsen ved enkel ekstrapolering ut fra kjent teknikk.

Eksempel:
Oppfinnelsen er karakterisert ved bruk av et spesifisert minimumsinnhold av en forbindelse X i et preparat Y for å bedre dets termiske stabilitet. Dette karakteristiske trekk kan man komme fram til ved ekstrapolering på en rettlinjet graf, fra kjent teknikk, som knytter termisk stabilitet til innholdet av forbindelse X.

c) Oppfinnelsen består kun i valg av en kjemisk forbindelse eller en blanding (herunder legering) fra et bredt område.

Eksempel:
Teknikkens stilling angir en kjemisk forbindelse kjennetegnet ved en spesifisert struktur med en substituent R. R er definert til å omfatte brede områder av radikaler slik som alle alkyl- eller arylradikaler enten usubstituert eller substituert med halogen og/eller hydroksy, selv om kun et lite antall eksempler er gitt av praktiske grunner. Oppfinnelsen består i valg av et bestemt radikal eller gruppe av radikaler blant de som er nevnt som substituenten R. Det valgte radikal eller gruppe av radikaler er ikke spesielt nevnt i teknikkens stilling siden det da snarere ville være et spørsmål om mangel på nyhet enn mangel på oppfinnelseshøyde.

De resulterende forbindelsene er a) ikke angitt å ha noen fordelaktige egenskaper som eksemplene fra teknikkens stilling ikke har, eller b) er angitt å ha fordelaktige egenskaper sammenlignet med forbindelsene spesielt nevnt i teknikkens stilling, men disse egenskapene er slike som en fagperson ville forvente at forbindelsene ville inneha slik at et slikt valg blir nærliggende.

8.3.2 Ikke nærliggende og følgelig oppfinnerisk valg blant et antall kjente muligheter

a) Oppfinnelsen innebærer et spesielt valg i en prosess med bestemte driftsforhold (f.eks. temperatur og trykk) innenfor et kjent område, idet et slikt valg gir uventede virkninger under drift av prosessen eller i egenskapene til det resulterende produkt.

Eksempel:
I en fremgangsmåte hvor stoffene A og B omformes ved høy temperatur til C, var det kjent at det vanligvis er et konstant økende utbytte av stoff C med økende temperatur i området 50-130°C. Det er nå funnet at i temperaturområdet 63-65 °C, hvilket tidligere ikke hadde vært undersøkt, er utbyttet av C betydelig høyere enn ventet.

b) Oppfinnelsen består i å velge en spesiell kjemisk forbindelse eller blanding (herunder legering) fra et bredt område, hvor forbindelsen eller blandingen har uventede fordeler.

Eksempel:
Som i eksemplet med en substituert kjemisk forbindelse gitt i punkt 8.3.1 (c) består oppfinnelsen i valg av substituenten R fra et område av muligheter definert i teknikkens stilling. Ikke bare er det i dette tilfellet snakk om valg av en bestem del av det totale område, som resulterer i forbindelser som oppviser fordelaktige egenskaper (se EPO Guidelines C-VI, 5.7a), men det er dessuten ingen indikasjoner som ville lede fagpersonen til å gjøre dette spesielle utvalget for å oppnå de uventede fordelaktige egenskaper.

8.4 Overvinne en teknisk fordom

Som en generell regel vil det foreligge oppfinnelseshøyde hvis teknikkens stilling leder fagpersonen bort fra fremgangsmåten foreslått i oppfinnelsen. Dette gjelder særlig når fagpersonen ikke engang ville vurdere å utføre eksperimenter for å avgjøre om dette var alternativer til den kjente måten å overvinne virkelige eller tenkte tekniske hindringer på.

Eksempel:
Drikkevarer inneholdende karbondioksid blir etter sterilisering tappet varme på steriliserte flasker. Den alminnelige oppfatning er at umiddelbart etter uttak av flasken fra fylleinnretningen må drikkevaren automatisk skjermes fra luften på utsiden for å hindre at den spruter ut. En fremgangsmåte som omfatter de samme trinn men ikke innebærer skjerming av drikkevaren fra luften (fordi det faktisk ikke er nødvendig) vil derfor være oppfinnerisk.

For at en teknisk fordom skal kunne foreligge, kreves det at fordommen er godt kjent og dokumentert, og at det er den rådende oppfatningen til eksperter på området, jf. T119/82 og T48/86. Videre er det den som fremsetter en slik påstand som har bevisbyrden for at det foreligger en teknisk fordom, jf. T60/82, T631/89, T695/90 og T1212/01.

 

Det vil normalt ikke være tilstrekkelig at en teknisk fordom kan utledes fra ett enkelt dokument; i alle fall ikke en patentsøknad, jf. T19/81.

8.5 Flytskjema søknadsbehandling

Flytskjemaet åpnes i nytt vindu. For å komme tilbake til denne siden, lukk vinduet.

Klikk her for flytskjemaet

 

×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei