Innebærer begrensning i et uselvstendig krav en patentbegrensning etter patentloven § 39 a?

I dommen, HR-2025-1232-A, slår Høyesterett fast at patentloven § 39 a må forstås slik at en patentbegrensning må føre til at patentvernets omfang reelt sett begrenses, og at bestemmelsen derfor ikke åpner for at uselvstendige patentkrav kan begrenses alene.

Bakgrunn for saken 

MSD, et amerikansk legemiddelselskap, begjærte patentbegrensning i uselvstendige patentkrav i ett av sine patenter, NO 321999 (999-patentet). Patentet gjaldt bruk av virkestoffet sitagliptin for behandling av diabetes type 2, og MSD hadde supplerende beskyttelsessertifikat (SPC) for to legemidler: Januvia (monoprodukt) og Janumet (kombinasjonsprodukt med metformin). Formålet med endringsbegjæringen synes å være å sikre at sistnevnte SPC-godkjennelse var i tråd med de kravene EU-domstolen har oppstilt.[1]

Patentstyret avslo begjæringen om å begrense de uselvstendige patentkravene fordi endringene ikke innebar en begrensning av patentvernets omfang. KFIR opprettholdt avslaget, men med en annen begrunnelse: at endringene utvidet patentvernet. Oslo tingrett kjente vedtaket ugyldig, og KFIR opprettholdt avslaget på nytt på grunn av manglende støtte i beskrivelsen. Tingretten kjente også dette vedtaket ugyldig, og KFIR opprettholdt enda en gang avslaget, men denne gangen med samme begrunnelse som i Patentstyrets opprinnelige vedtak. Tingretten og lagmannsretten opprettholdt dette vedtaket, og MSD anket deretter saken til Høyesterett.

Problemstillingen(e) for Høyesterett

Partene var enige om at de forespurte endringene i de uselvstendige patentkravene ikke innebar en begrensning av patentvernets omfang, og det prinsipielle rettslige spørsmålet i saken var om en patenthaver kan kreve å få uselvstendige krav i sitt patent begrenset etter patentloven § 39 a, selv om det ikke utgjør en begrensning av patentvernets omfang.

Høyesteretts tolkning av patentloven § 39 a

Administrativ patentbegrensning er regulert i patentloven § 39 a, som sier at «En patenthaver kan begjære at patentkravene eller beskrivelsen endres slik at patentvernets omfang begrenses (patentbegrensning).»

MSD fremhevet at bestemmelsen viser til «patentkravene» i flertall, slik at den ikke uttrykkelig begrenser seg til å gjelde selvstendige patentkrav. Staten fremholdt derimot at bestemmelsen krever at patentkravene endres «slik at patentvernets omfang begrenses», og at «patentkravene» må leses i sammenheng med dette. Høyesterett fant at ordlyden klart tyder på at bestemmelsen ikke gir adgang til å endre uselvstendige krav alene, og viste til at forarbeidene presiserer at det må være tale om «en reell begrensning av patentet».[2] Høyesterett la også vekt på at formålet med administrativ begrensning er å «redde» patentet når deler av det viser seg ugyldig. Ordlyden, forarbeidene og formålet talte dermed klart for statens tolkning.

Selv om de nasjonale rettskildene nokså ensidig tilsa at statens tolkning var riktig, fremhevet MSD at en rekke internasjonale kilder talte for at begrensninger kunne gjøres i uselvstendige krav alene. Dette ga Høyesterett anledning til å uttale seg om internasjonale kilders betydning for tolkningen av patentloven § 39 a spesielt, og for patentretten mer generelt.

MSD viste blant annet til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) artikkel 105a, samt retningslinjer og praksis fra Det europeiske patentverket (EPO) om hvordan bestemmelsen skal forstås. EPO har i sine retningslinjer og i praksis fra underinstansen, gitt uttrykk for at det er adgang til å begrense uselvstendige krav alene etter EPC artikkel 105a. Høyesterett måtte dermed ta stilling til hvilken betydning EPOs praksis og retningslinjer skulle ha ved tolkningen av patentloven § 39 a.

Høyesterett drøftet spørsmålet fra tre vinkler:

1. om Norge er bundet av denne forståelsen gjennom EØS-avtalen (avsnitt 55-56)
2. om presumsjonsprinsippet fører til at § 39 a må forstås på samme måte som EPC artikkel 105a (avsnitt 57), og
3. om hensynet til rettsenhet bør føre til samsvarende tolkning (avsnitt 58-61)

Er Norge bundet av EPOs forståelse av EPC artikkel 105a gjennom EØS-avtalen?

EØS-avtalen artikkel 65 nr. 2 gjør avtalens protokoll 28 til del av EØS-avtalen. Protokoll 28 ble gjort til del av EØS-avtalen blant annet i forbindelse med det tidligere forsøket på å etablere «fellesskapspatenter» i EU, et arbeid som ikke førte frem og som senere ble videreført i en form som ikke omfatter alle EU- og EFTA-statene (såkalte enhetspatenter eller («unitary patents»). Da EØS-avtalen ble inngått, var det fortsatt aktuelt at EFTA-statene kunne tiltre en slik ordning. Derfor fastsatte protokollens artikkel 3 nr. 4 at EFTA-statene i sin nasjonale lovgivning skulle følge de materielle bestemmelsene («the substantive provisions») i EPC. 

Høyesterett fant at artikkel 105a ikke kan anses som en materiell bestemmelse i henhold til protokoll 28 artikkel 3 nr. 4. For det første viste Høyesterett til at bestemmelsen er plassert i EPC del V om «Opposition and limitation procedure», og ikke i del II om «Substantive patent law». Det ble også vist til forarbeidene[3] som viser at norsk materiell patentrett i all hovedsak var harmonisert med EPC allerede da EØS-avtalen ble inngått, og at artikkel 105a først ble innført ved EPC-revisjonen i 2000. Bestemmelsen var derfor ikke blant de reglene det ble siktet til ved EØS-avtalens inngåelse. Høyesterett la dermed stor vekt på bestemmelsens plassering og historikk, og det er verdt å merke seg at Høyesterett tilsynelatende la begrenset vekt på bestemmelsens rettsvirkning (å innsnevre patentvernet) til tross for at dette gir bestemmelsen en klar materiell side. På denne bakgrunn kom Høyesterett til at Norge ikke er bundet av EPOs forståelse av EPC artikkel 105a gjennom EØS-avtalen.

Fører presumsjonsprinsippet til at patentloven § 39 a må forstås på samme måte som EPC artikkel 105a?

Videre kom Høyesterett til at presumsjonsprinsippet ikke fører til at § 39 a må forstås på samme måte som EPC artikkel 105a. Grunnen er at EPC artikkel 105a kun gjelder den sentraliserte patentbegrensningsprosedyren for EPO, og pålegger ikke statene folkerettslige forpliktelser til å innføre tilsvarende nasjonale regler.

Hensynet til rettsenhet

Høyesterett fant heller ikke at hensynet til rettsenhet gjør at patentloven § 39 a bør tolkes på samme måte som EPC artikkel 105a. Rettsenhet er anerkjent som et viktig hensyn på patentrettens område, men det må likevel foretas en selvstendig vurdering, og det er av særlig betydning hvilken instans i EPO som står bak praksisen.[4]

Høyesterett påpekte at hensynet til rettsenhet gjør seg særlig sterkt gjeldende for de materielle patentreglene, men at det også har vekt for regler med en klar materiell side, herunder adgangen til patentbegrensning. For europeiske patenter validert i Norge kan patenthaver kreve begrensning direkte hos EPO, og få samme virkning nasjonalt, jf. patentloven § 66 b andre ledd. Høyesterett påpekte at det kan fremstå som inkonsekvent at utfallet kan avhenge av om begrensningsbegjæringen behandles av EPO eller Patentstyret. I saker som gjelder nasjonale patenter, slik som saken for Høyesterett, er imidlertid ikke EPO et alternativ.

Endelig bemerket Høyesterett at rettsenhet også kan ha betydning i relasjon til andre lands nasjonale patentrett. Oversikten over fremmed rett viste imidlertid fravær av felles tilnærming. Den varierende praksisen svekket derfor argumentet om rettsenhet som grunnlag for samsvarende tolkning. Høyesterett tok imidlertid ikke stilling til hvilken betydning en eventuell enhetlig praksis kunne hatt. Det er dermed vanskelig å trekke generelle slutninger om hvilken vekt hensynet til rettsenhet bør tillegges for regler med en klart materiell side. Likevel må det kunne antas at det skal mye til før hensynet til rettsenhet kan begrunne en tolkning som fraviker det som følger av en klar ordlyd og lovgivers intensjon slik den har kommet til uttrykk i forarbeidene.

Avslutningsvis kan det også påpekes at en forutsetning for at hensynet til rettsenhet skal være relevant, må være at det foreligger en enhetlig rettstilstand. I dommen legger Høyesterett riktignok til grunn at EPO normalt vil akseptere en begjæring om administrativ patentbegrensning av et uselvstendig krav alene. Denne slutningen bygger imidlertid på en begrenset og ubegrunnet praksis fra EPOs underinstans samt formuleringer i EPOs retningslinjer. Det foreligger ingen autoritativ avklaring fra EPO om hvordan EPC artikkel 105a skal forstås. Høyesteretts tilbakeholdenhet med å vektlegge hensynet til rettsenhet gjenspeiler derfor ikke nødvendigvis vekten av - men heller fraværet av rettsenhet på området.

[1] Se HR-2025-1232-A (avsnitt 36).

[2] HR-2025-1232-A (avsnitt 41)

[3] St.prp. nr. 53 (2006-2007) Om samtykke til ratifikasjon av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973 og tiltredelse av Revisjonsakten av 29. november 2000.

[4] Jf. Rt-2008-1555 (Biomar) avsnitt 51 og HR-2025-1232-A (avsnitt 58).