Del D, Kapittel III - Avslag
4. Avslagsavgjørelsens innhold
4.2 Avgjørelsens oppstilling og innhold
5. Klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)
1. Generelt
En patentsøknad skal avslås dersom det foreligger hinder for å imøtekomme den, se punkt 3 - Avslagsgrunner, nedenfor. Avgjørelse om avslag tas av den aktuelle saksbehandler med avgjørelsesmyndighet i den enkelte sak. Avgjørelsen må skrives og signeres av vedkommende saksbehandler. Avslag skal kvalitetssikres ved at den sendes til den patentfagansvarlige på det aktuelle fagområdet før avgjørelsen sendes søker.
En patentsøknad må ikke avslås før søker har hatt anledning til å uttale seg om hinderet for å imøtekomme den. Før et avslag skrives må vi alltid redegjøre grundig overfor søker om hvorfor vi ikke kan imøtekomme søknaden.
Det bør nøye overveies, ved å studere skriftvekslingen og patentkravene, om det finnes grunn til ytterligere tilskrivning, eventuelt møte mellom søker og Patentstyret eller telefonisk kontakt, før avgjørelse om avslag tas.
2. Formelle forutsetninger
Før det tas beslutning om at søknaden skal avslås, må følgende formelle punkter være oppfylt:
i) grunnene for ikke å imøtekomme søknaden må være fremlagt søkeren, og søkeren må ha hatt anledning til å uttale seg om disse,
ii) fristen for å besvare uttalelse fra Patentstyret, eller en innvilget fristforlengelse, må være utløpt, og
iii) dersom søkeren har bedt om møte med Patentstyret, skal dette som hovedregel imøtekommes, og være avholdt. Blir det i et møte gitt nye opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken skal disse nedtegnes i et notat. Under behandlingen av søknaden kan det imidlertid forekomme at søker ber om at det holdes et møte etter at Patentstyret eventuelt har tatt en avgjørelse om at søknaden skal avslås. Saksbehandler skal i slike tilfeller informere søker om at det ikke er norsk praksis å holde møter etter at søknaden er avgjort med mindre det foreligger nye spesielle omstendigheter. Søker skal også informeres om at et eventuelt avslag kan ankes inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).
3. Avslagsgrunner
En søknad skal avslås med bakgrunn i patl. § 16, dersom Patentstyret finner at det foreligger hinder for å imøtekomme søknaden.
Det finnes følgende mulige avslagsgrunner:
i) Søknadsgjenstanden oppfyller ikke vilkårene i patl. §§ 1 til 2.
ii) Beskrivelsen er ikke så tydelig at en fagperson kan utøve oppfinnelsen, jf. patl. § 8 andre ledd tredje punktum eller patl. § 8a første ledd.
iii) Patentkravene som angir oppfinnelsen som søkes beskyttet ved patentet, er ikke klare og tydelige og har ikke støtte i beskrivelsen, jf. patl. § 8 andre ledd første punktum.
iv) Søknaden omfatter to eller flere uavhengige oppfinnelser, jf. patl. § 10.
v) Søknadens beskrivelse med tegninger eller patentkrav omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patl. § 13.
4. Avslagsavgjørelsens innhold
4.1 Generelt
Avgjørelsen skrives som hovedregel på norsk. Avgjørelsen skrives imidlertid på engelsk dersom søknaden er på engelsk og saksbehandlingsspråket i søknaden har vært engelsk, jf. pf. § 27a. Dersom søknadsdokumentene er på norsk og søker har anmodet om at saksbehandlingsspråket skal være på engelsk kan saksbehandler velge å skrive avgjørelsen på engelsk, men søker kan ikke kreve det.
Det er ikke mulig å fastsette fullstendige regler for innholdet i en avslagsavgjørelse. Dette vil avhenge av avslagsgrunnen og forholdene i hvert enkelt tilfelle.
Fakta og innlegg må refereres i den utstrekning de er av betydning for avgjørelsen. Fakta og innlegg som er irrelevante for avgjørelsen skal utelates.
Begrunnelsen for avgjørelsen skal, i en logisk rekkefølge, være fullstendig og uavhengig forståelig, dvs. vanligvis uten referanser. Konklusjonene som trekkes av fakta og bevis, f.eks. publikasjoner, må fremstå tydelige. De deler av en publikasjon som er viktige for avgjørelsen må gjengis på en slik måte at konklusjonene kan sjekkes uten vanskeligheter. Det er ikke tilstrekkelig, for eksempel, å bare påstå at den motholdte publikasjonen viser at søknadsgjenstanden i et patentkrav er kjent eller fagmessig. Istedenfor bør det refereres til hver enkelt del i publikasjonen for å vise hvorfor dette er tilfelle.
Det bør ikke gis unødvendige detaljer eller tilleggsgrunner som har til hensikt å fremskaffe ytterligere bevis på hva som allerede har blitt bevist.
Ved skriving av avslag bør vi likevel ta for oss de punkter som kan forventes å bli relevante i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), i den utstrekning dette er mulig uten betydelig ekstra ressursbruk.
4.2 Avgjørelsens oppstilling og innhold
Avslagsbeslutningen skal inneholde følgende:
Saksfremstilling
a) Kort forklaring av hva søknaden omhandler.
b) Angivelse av dato for søknadens inngivelse og eventuell prioritet.
c) Sitering, med dato for inngivelse, av det eller de gjeldende selvstendige patentkravene, og angi tilslutt antall uselvstendige krav knyttet til hvert av de selvstendige kravene.
d) En kortfattet beskrivelse av søkerens angivelse av oppfinnelsens formål, dvs. teknisk område, problem og løsning.
e) Opplisting av de publikasjoner som er anført under behandlingen i Patentstyret før avgjørelsen i overensstemmelse med pr. del B, kap. IV, punkt 4.2: ”Identifikasjon av publikasjoner anført i granskingsrapportene”.
Søkers argumenter
f) En oppsummering av søkers argumenter.
Patentstyrets vurdering
g) Avslagsgrunnen.
I de fleste tilfeller er avslagsgrunnen manglende nyhet eller manglende oppfinnelseshøyde. Det skal foretas en separat vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde av søknadsgjenstanden ifølge samtlige selvstendige krav, på samme måte som beskrevet i pr. del F, kap. I. Det nærmestliggende mothold overfor søknadsgjenstanden må identifiseres, og manglende nyhet eller manglende oppfinnelseshøyde må begrunnes. Ved manglende oppfinnelseshøyde bør tilnærmingen være av typen "problem - løsning", se pr. del C, kap. IV, punkt 5.5. Det bør henvises til relevante og viktige deler av de publikasjonene som benyttes i argumentasjonen. Argumentasjonen ender i en kort konstatering av manglende nyhet eller oppfinnelseshøyde, med henvisning til relevant lovparagraf. De uselvstendige kravene og søknaden for øvrig skal også gis en vurdering. Dette kan i noen tilfeller gjøres summarisk.
h) Om det finnes flere avslagsgrunner, bør disse nevnes.
i) Avgjørelsen skal ende i en konklusjon, med standardteksten:
Konklusjon
Basert på det ovenstående, og i henhold til patentloven § 16, har Patentstyret tatt følgende avgjørelse:
Søknaden avslås
j) Avgjørelsen skal inneholde informasjon om fristen på 2 måneder til å påklage avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) med følgende standardtekst:
Klagemulighet
Du/dere kan klage på denne avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), se patentloven (patl.) § 26 første ledd. Patentstyret må motta klagen skriftlig senest to måneder etter dette brevets dato. Vi fakturerer et klagegebyr når vi har mottatt klagen. For at klagen skal bli behandlet, må dere betale innen fristen angitt på fakturaen. Se patl. § 27 første ledd og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR §§ 1-6, 8 og 53 nummer 1.
k) Det skal gis informasjon med følgende standardtekst:
Til informasjon
Du/dere kan be om å få innsyn i dokumentene som finnes i saken.
Relevante lover og forskrifter, samt patentretningslinjene finner du/dere på våre nettsider, www.patentstyret.no
l) Avgjørelsen tas av saksbehandler etter godkjenning av patentfagansvarlig
5. Klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)
Hvis avgjørelsen ikke påklages til Klagenemnda (KFIR) innen ovennevnte frist på to måneder er avgjørelsen rettskraftig, og blir kunngjort i Norsk Patenttidende.