Patentretningslinjer Del C, Kapittel IV

Patentloven definerer ikke hva som menes med en «oppfinnelse», men patl. § 1 andre ledd inneholder en ikke-uttømmende liste med eksempler på hva som ikke skal betraktes som en oppfinnelse i patentlovens forstand. Se punktene 2.2 og 2.3.

I de tidligere forarbeidene (NU 1963:6) til den norske patentloven, legges det til grunn at hovedkriteriet for at det skal foreligge en «oppfinnelse» etter patl. § 1 første ledd, er at den har teknisk karakter.

I vilkåret om teknisk karakter ligger først og fremst at oppfinnelsen må løse det problemet den angår ved hjelp av naturkrefter, dvs. en lovbundet utnyttelse av naturens materie og energi. Det innebærer at oppfinnelsen må kunne relateres til et teknisk område, angå et teknisk problem, og ha tekniske trekk som kan definere hva som kreves beskyttet i patentkrav, jf. pf. § 6, se Lokalt kap.III, punkt 2.1.

Eksemplene i listen over unntak i patl. § 1 andre ledd, er enten abstrakte (f.eks. oppdagelser og vitenskapelige teorier) og/eller ikke-tekniske (f.eks. kunstneriske frembringelser eller presentasjon av informasjon). I motsetning til dette, må en «oppfinnelse» i henhold til patl. § 1 første ledd, ha en teknisk karakter.

Det er etter norsk praksis tilstrekkelig med ett teknisk element for at en oppfinnelse skal anses å ha en teknisk karakter, og derved ikke falle inn under unntakene i patl. § 1 andre ledd.

Etter de ovennevnte forarbeidene (NU 1963:6), og rettspraksis, ligger det også implisitt i patl. § 1 første ledd krav om teknisk effekt og reproduserbarhet for at det skal foreligge en «oppfinnelse».

I kravet om teknisk effekt ligger, ifølge lovforarbeidene (NU 1963:6), at oppfinnelsens særlige formål skal kunne virkeliggjøres, slik at det tekniske problem oppfinnelsen vedrører er løst. Det vil med andre ord si at oppfinnelsen må virke. Det er søkeren som må beskrive en relevant anvendelse og sannsynliggjøre for en fagperson at en påstått teknisk effekt faktisk kan oppnås ved utøvelse av oppfinnelsen. Et tilfelle hvor lovens krav om teknisk effekt ikke er oppfylt, er hvor en påstått teknisk effekt ikke kan oppnås eller er iboende umulig fordi det vil stride mot aksepterte fysiske lover, f.eks. en evighetsmaskin.

I kravet om reproduserbar ligger, ifølge lovforarbeidene (NU 1963:6), at oppfinnelsen må ha en slik karakter at fagpersonen ved den gjentatte, rette utøvelsen av oppfinnelsen kan være sikker på å oppnå det tilsiktede resultatet ved oppfinnelsen. Den vellykkede utøvelsen av oppfinnelsen kan ikke være avhengig av omstendighetene eller være tilfeldig. Det vil si at dersom fagpersonen ved å følge instruksjonene for å utøve oppfinnelsen, enten finner at de påståtte resultatene av oppfinnelsen ikke kan gjentas eller at vellykkede resultater oppnås på en helt upålitelig måte, er ikke oppfinnelsen reproduserbar. Det er søkeren som må beskrive og sannsynliggjøre at en fagperson kan oppnå det samme resultatet ved gjentatt utøvelse av oppfinnelsen. Vurdering av reproduserbarhet vil oftest være aktuelt innen bioteknologi.

2.2 Vurderingspraksis i lys av patl. § 1 første og andre ledd

Spørsmålet om hvorvidt det foreligger en «oppfinnelse» i patentlovens forstand, jf. patl. § 1 første ledd, er adskilt og forskjellig fra spørsmålene om oppfinnelsen er industrielt utnyttbar, er ny og innehar oppfinnelseshøyde.

Vurderingen av hvorvidt det foreligger en «oppfinnelse» i patentlovens forstand, gjøres uten å vurdere opp mot tidligere kjent teknikk.

Unntakene fra patentering etter patl. § 1 andre ledd spiller en rolle både i vurderingen av om en gjenstand er en «oppfinnelse» i patentlovens forstand og om gjenstanden innehar oppfinnelseshøyde, fordi patentbeskyttelse er forbeholdt oppfinnelser som innebærer en «teknisk lære», dvs. en instruksjon til fagpersonen om hvordan et spesifikt teknisk problem skal løses ved hjelp av spesifikke tekniske midler.

Innenfor fagområder der søknadsgjenstanden kreves vernet ved patentkrav som inneholder både tekniske og ikke-tekniske trekk, f.eks. datamaskinimplementerte oppfinnelser (CII), vil vurderingene i forhold til patentloven § 1 første og andre ledd i praktisk saksbehandling bestå av følgende tilnærming:

• For at det skal anses å foreligge en «oppfinnelse» i patentlovens forstand, må den krevde gjenstanden som helhet ikke falle inn under unntakene i patl. § 1 andre ledd. Lovformuleringen «som bare utgjør» setter en begrensning for en bred fortolkning av unntakene. Dette innebærer at ett teknisk trekk er tilstrekkelig: Dersom den krevde gjenstanden er rettet på eller anvender tekniske midler, faller den ikke inn under unntakene, siden den da oppfyller vilkåret om teknisk karakter.

• Dersom det fastslås at søknadsgjenstanden som helhet har teknisk karakter, og ikke faller inn under unntakene i patl. § 1 annet ledd, vurderes det om betingelsene til nyhet og oppfinnelseshøyde, er oppfylt.

• Ved vurdering av oppfinnelseshøyde for en oppfinnelse, kan det være at patentkrav inneholder både tekniske og ikke-tekniske trekk. Betegnelsen «ikke-tekniske trekk» refererer i denne konteksten til trekk som i seg selv ville være ansett å være unntak etter patl. § 1 andre ledd. For patentkrav som inneholder en blanding av tekniske og ikke-tekniske trekk, gjøres oppfinnelseshøydevurderingen ved hjelp av COMVIK-tilnærmingen; se punkt 5.5.4. Denne tilnærmingen er en spesiell anvendelse av problem-løsning-tilnærmingen som innebærer å fastslå hvilke trekk ved oppfinnelsen som bidrar til dens tekniske karakter (dvs. bidra til den tekniske løsning av et teknisk problem ved å tilveiebringe en teknisk effekt). Et trekk kan understøtte oppfinnelseshøyde dersom og i den grad det bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter. Om et trekk bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter må vurderes i lys av oppfinnelsen som en helhet.

2.3 Eksempler på unntak – patl. § 1 andre ledd

De ulike eksemplene på unntak i patl. § 1 andre ledd, vil bli gjennomgått nedenfor. I tillegg vil det bli gitt ytterligere eksempler for å klargjøre forskjellen mellom hva som kan være patenterbart, i betydningen at det ikke er unntatt fra patentering i henhold til patl. § 1 andre ledd, og hva som er unntatt.

2.3.1 Oppdagelser

Hvis man finner en ny egenskap hos et kjent materiale eller en kjent vare, er dette bare en oppdagelse og ikke patenterbart. Hvis man imidlertid utnytter denne egenskapen til å løse et teknisk problem, er det gjort en oppfinnelse som kan være patenterbar.

Eksempel
Oppdagelsen av at et kjent materiale er i stand til å motstå mekaniske sjokk, er ikke patenterbart, mens en jernbanesville laget av dette materialet kan være patenterbar.

Erkjennelsen av at et materiale finnes fritt i naturen, er også bare en oppdagelse og derfor heller ikke patenterbar. Hvis, imidlertid, et materiale som finnes i naturen, først må isoleres fra sine omgivelser, og en fremgangsmåte for å utføre dette blir utviklet, kan fremgangsmåten være patenterbar. Dessuten, hvis dette materiale kan bli entydig karakterisert ved enten sin struktur eller ved fremgangsmåten eller andre parametere, se kap. III, punkt 4.6.1, og materialet er «nytt» i den absolutte mening av at ingen tidligere eksistens er kjent, kan materialet som sådan være patenterbart, selv om materialet har eksistert i naturen tidligere, se også 2. avd. sak nr. 6552 og punkt 4.3.2.

Eksempel
Naturlig forekommende materiale som har eksistert i naturen i årevis, men hvor eksistensen ikke har vært kjent, f.eks. oppdagelsen av en ny kjemisk forbindelse som produseres av en mikroorganisme, kan på isolert form utgjøre et patenterbart materiale.

Plantesorter og dyreraser er imidlertid unntatt fra patentering iht. patl. § 1 fjerde ledd første punktum (se kap. IV, 2a.3.2.1).

2.3.2 Vitenskapelige teorier

Disse er en mer generalisert form av oppdagelser, og det samme prinsipp har gyldighet.

Eksempel
En fysikalsk teori for halvledningsevne vil ikke være patenterbar. Imidlertid kan nye halvleder-innretninger og prosesser for fremstilling av disse være patenterbare.

2.3.3 Matematiske metoder

patl. § 1 andre ledd nr. 1

EPO-GL Part G, Ch. II, 3.3, 3.3.1, 3.3.2

Matematiske metoder spiller en viktig rolle i løsningen av tekniske problemer innen alle fagområder. Imidlertid anses ikke som en oppfinnelse noe som bare utgjør en matematisk metode i henhold til patentloven § 1 andre ledd nr. 1.

Dette unntaket fra patentering gjelder dersom et krav er rettet mot en rent abstrakt matematisk metode, og kravet ikke krever noen tekniske midler. For eksempel utgjør en metode for å utføre en rask Fourier-transformasjon av abstrakte data, og der metoden som ikke spesifiserer bruk av noen tekniske midler, bare en matematisk metode. Et rent abstrakt matematisk objekt eller konsept, f.eks. en bestemt type geometrisk gjenstand eller graf med noder og kanter, er ikke en metode, men er likevel ikke en oppfinnelse i henhold til patl. § 1 andre ledd nr. 1, fordi det mangler teknisk karakter.

Dersom et krav rettes enten mot en metode som involverer bruk av tekniske midler (f.eks. en datamaskin) eller på en innretning, har gjenstanden som helhet en teknisk karakter og anses således som en oppfinnelse under patl. § 1 andre ledd nr. 1.

Bare det å spesifisere den tekniske natur for dataene eller parameterne i den matematiske metoden er kanskje alene ikke tilstrekkelig til å definere en oppfinnelse i henhold til patl. § 1 andre ledd nr. 1. Selv om den resulterende metoden ikke vil bli betraktet som en ren abstrakt matematisk metode som sådan i betydningen av patl. § 1 annet ledd, kan den resulterende metoden fortsatt falle inn under kategorien av metoder for å utøve mentale handlinger som er unntatt etter patl. § 1 andre ledd, dersom ingen bruk av tekniske midler er innbefattet.

Når det er fastslått at den krevde gjenstand som helhet ikke er unntatt etter patl. § 1 andre ledd nr. 1 og anses som en oppfinnelse i henhold til patl. § 1 første ledd, skal gjenstanden granskes med hensyn til de andre krav til patenterbarhet, særlig nyhet og oppfinnelseshøyde.

For vurdering av oppfinnelseshøyde må alle funksjoner som bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter tas i betraktning (5.5.4). Når oppfinnelsen er basert på en matematisk metode, vurderes det om den matematiske metoden bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter.

En matematisk metode kan bidra til den tekniske karakteren av en oppfinnelse, dvs. bidra til å produsere en teknisk effekt som tjener et teknisk formål ved anvendelsen på et teknologisk felt og/eller ved å være tilpasset en bestemt teknisk implementering (T 2330/13). Kriteriene for å vurdere disse to situasjonene er forklart nedenfor.

Tekniske anvendelser

Ved vurdering av bidraget en matematisk metode gir til oppfinnelsens tekniske karakter, må det tas hensyn til om metoden, i den krevde konteksten, gir en teknisk effekt som tjener et teknisk formål.

Eksempler på tekniske bidrag av en matematisk metode er:

- styring av et bestemt teknisk system eller prosess, f.eks. et røntgenapparat eller en stålkjølingsprosess;

-bestemme fra målinger et ønsket antall passeringer av en komprimeringsmaskin for å oppnå en ønsket materialetetthet;

-digital lyd-, bilde- eller videoforbedring eller -analyse, f.eks. støyfjerning, detektere personer i et digitalt bilde, estimere kvaliteten på et overført digitalt lydsignal;

-adskillelse av kilder i talesignaler; talegjenkjenning, f.eks. for kartlegging av en taleinngang til en tekstutgang;

-kodende data for pålitelig og/eller effektiv overføring eller lagring (og tilsvarende dekoding), f.eks. feilkorrigeringskoding av data for overføring over en støyende kanal, komprimering av lyd-, bilde-, video- eller sensordata;

-kryptering/dekryptering eller signering av elektronisk kommunikasjon; generere nøkler i et RSA kryptografisk system;

-optimalisere belastningsfordeling i et datanettverk;

-bestemme energiforbruk for et individ ved å behandle data oppnådd fra fysiologiske sensorer; utlede kroppstemperaturen til et individ fra data oppnådd fra en temperaturdetektor i øret;

-gi et genotype estimat basert på en analyse av DNA-prøver, samt gi et konfidensintervall for dette estimatet for å kvantifisere dets pålitelighet;

-gi en medisinsk diagnose ved hjelp av automatisert, systematisert behandling av fysiologiske målinger;

Et overordnet formål som «styring av et teknisk system» er ikke tilstrekkelig til å gi teknisk karakter til en matematisk metode. Det tekniske formål må være spesifikt.

Videre er det ikke tilstrekkelig det faktum alene at en matematisk metode kan tjene et teknisk formål. Kravet skal være funksjonelt begrenset til det tekniske formålet, enten eksplisitt eller implisitt. Dette kan oppnås ved å etablere en tilstrekkelig kobling mellom det tekniske formålet og de matematiske metodetrinnene, for eksempel ved å spesifisere hvordan inngangen og utgangen av sekvensen av matematiske trinn er knyttet til det tekniske formålet, slik at den matematiske metoden er årsaksmessig knyttet til en teknisk effekt.

Det å definere egenskapene til inngangsdata for en matematisk metode betyr ikke nødvendigvis at den matematiske metoden bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter (T 2035/11, T1029/06, T 1161/04).

Dersom trinn i en matematisk metode brukes til å utlede eller forutsi den fysiske tilstanden til et eksisterende reelt objekt fra målinger av fysiske egenskaper, som i tilfelle med indirekte målinger, gir disse trinnene et teknisk bidrag uavhengig av hvordan resultatene brukes.

Tekniske implementeringer

En matematisk metode kan også bidra til en oppfinnelses tekniske karakter uavhengig av hvilken som helst teknisk anvendelse når kravet er rettet mot en bestemt teknisk implementering av den matematiske metoden og den matematiske metoden er spesielt tilpasset til denne implementeringen ved at metodens utforming er motivert av tekniske hensyn til datasystemets eller nettverkets interne virkemåte (T 1358/09, G1/19). Dette kan være tilfelle hvis den matematiske metoden er utformet til å utnytte spesielle tekniske egenskaper ved det tekniske systemet den er implementert i for å frembringe en teknisk effekt, eksempelvis effektiv bruk av datamaskinens lagringskapasitet eller nettverksbåndbredde. For eksempel, er tilpasningen av en polynomisk reduksjonsalgoritme for å utnytte ordstørrelsesforskyvninger som passer til ordstørrelsen til datamaskinens maskinvare basert på slike tekniske hensyn, og kan bidra til å produsere den tekniske effekten i form av en effektiv maskinvareimplementering av algoritmen.

Et annet eksempel er det å tilordne utførelsen av dataintensive læringstrinn i en maskinlæringsalgoritme til en grafisk prosesseringsenhet (GPU) og forberedende trinn til en standard sentral prosesseringsenhet (CPU) for å utnytte fordelen med parallellarkitekturen. Patentkravet må rettes på utføringen av trinnene på henholdsvis GPU og CPU enheten, for at denne matematiske metoden skal bidra til oppfinnelsens tekniske karakter.

Beregningseffektivitet

Hvis den matematiske metoden ikke tjener et teknisk formål, og den påståtte tekniske utførelsen ikke er mer enn en overordnet teknisk utførelse, så bidrar den matematiske metoden ikke til oppfinnelsens tekniske karakter. I et slikt tilfelle er det ikke tilstrekkelig at den matematiske metoden har en mer effektiv algoritme enn tidligere kjente matematiske metoder for å etablere en teknisk effekt (se 2.3.6).

Hvis det imidlertid konstateres at den matematiske metoden gir en teknisk effekt på grunn av å ha blitt brukt på et teknologifelt og/eller tilpasset en spesifikk teknisk implementering, skal beregningseffektiviteten til trinnene som påvirker den etablerte tekniske effekten tas i betraktning når oppfinnelseshøyde vurderes. Se punkt 2.3.6.2 for eksempler på at en forbedring i beregningseffektivitet kvalifiserer som en teknisk effekt.

2.3.3.1 Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring

Kunstig intelligens (Artificial Intelligence) og maskinlæring (Machine Learning) er basert på beregningsmodeller og algoritmer for klassifisering, gruppering, regresjon og dimensjonalitetsreduksjon, for eksempel nevrale nettverk, genetiske algoritmer, supportvektormaskiner, k-midler, kernelregressjon og diskriminantanalyse. Slike beregningsmodeller og algoritmer er i seg selv av abstrakt matematisk natur, uavhengig av om de kan "trenes" basert på treningsdata. Følgelig gjelder veiledningen gitt i 2.3.3 generelt også for slike beregningsmodeller og algoritmer.

Termer som «supportvektormaskin», «resonansmotor» eller «nevralt nettverk» kan, avhengig av konteksten, bare referere til abstrakte modeller eller algoritmer og innebærer derfor ikke alene nødvendigvis bruk av tekniske midler. Dette må tas hensyn til når det vurderes om den krevde gjenstanden har teknisk karakter som helhet betraktet.

Kunstig intelligens og maskinlæring blir brukt innen ulike fagområder. For eksempel gir bruken av et nevralt nettverk i et hjerteovervåkingsapparat for å identifisere uregelmessige hjerteslag, et teknisk bidrag. Videre, så er klassifiseringen av digitale bilder, videoer, og lyd- eller talesignaler basert på lavnivå kjennetegn (f.eks. kanter eller pikselattributter for bilder) typiske tekniske anvendelser av klassifikasjonsalgoritmer. Ytterligere eksempler av tekniske formål hvor kunstig intelligens og maskinlæring kan bli anvendt kan finnes i listen under punkt 2.3.3.

Det å klassifisere tekstdokumenter utelukkende i forbindelse med deres tekstlige innhold anses imidlertid ikke å være i seg selv et teknisk formål, men et språklig formål (T 1358/09). Klassifisering av abstrakte dataposter eller til og med «telekommunikasjonsnettverksdataposter» uten noen indikasjon på en teknisk bruk av den resulterende klassifiseringen, er heller ikke i seg selv et teknisk formål, selv om klassifikasjonsalgoritmen kan anses å ha verdifulle matematiske egenskaper slik som robusthet (T 1784/06).

Når en klassifikasjonsmetode tjener et teknisk formål, kan trinnene for å generere treningssettet og trening av klassifikatorer også bidra til den tekniske karakteren av oppfinnelsen dersom de støtter oppnåelsen av det tekniske formålet.

2.3.3.2 Simulering, design eller modellering

Krav rettet mot metoder for simulering, design eller modellering omfatter vanligvis funksjoner som faller under kategorien matematiske metoder eller metoder for å utføre mentale handlinger. Følgelig kan den krevde gjenstanden som helhet falle under unntakene fra patentering nevnt i patl. § 1 andre ledd (se 2.3.3 og 2.3.5.1).

Metodene som er vurdert i dette punktet, er imidlertid i det minste delvis datamaskinimplementert, slik at den krevde gjenstand som helhet ikke er unntatt fra patentering.

Datamaskinimplementerte metoder for simulering, design eller modellering vurderes etter de samme kriterier som enhver annen datamaskin-implementert oppfinnelse (5.5.4, G1/19).

For å fastslå om det foreligger en teknisk effekt er det ikke avgjørende om det simulerte systemet eller prosessen er teknisk eller om simuleringen reflekterer tekniske prinsipper som ligger til grunn for det simulerte systemet og hvor nøyaktig dette gjøres.

Simuleringer som samhandler med den ytre fysiske virkeligheten

Datamaskinimplementerte simuleringer som omfatter trekk som representerer en interaksjon med en ekstern fysisk virkelighet i forbindelse med sine inn-eller utdata, kan gi en teknisk effekt relatert til denne interaksjonen. En datamaskin-implementert simulering som bruker målinger som inndata kan være en del av en indirekte målemetode som beregner eller forutsier den fysiske tilstanden til et eksisterende fysisk objekt og kan dermed gi et teknisk bidrag uavhengig av hvordan resultatene brukes.

Rene numeriske simuleringer

En datamaskinimplementert simulering som ikke er definert ved inndata eller utdata som har en direkte kobling til den fysiske virkeligheten, kan likevel løse et teknisk problem. I en slik rent numerisk simulering, kan de underliggende modellene og algoritmene bidra til oppfinnelsens tekniske karakter ved tilpasning til en spesifikk teknisk implementering eller ved en tiltenkt teknisk bruk av dataene simuleringen resulterer i.

Modeller og algoritmer som ikke bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter danner begrensninger eller rammeverk som kan inngå i formuleringen av det objektive tekniske problemet ifølge COMVIK-metodikken som beskrives i punkt 5.5.4.

Spesifikk teknisk implementering av en numerisk simulering

Vurderingen av det tekniske bidraget en modell eller algoritme gir på grunn av tilpasninger til den interne virkemåten til datasystemet eller nettverket modellen eller algoritmen er implementert på, gjøres på samme måte som vurderinger av tilpasninger av matematiske metoder til spesifikke tekniske implementeringer, se punkt 2.3.3.

Tiltenkt teknisk bruk av de beregnede numeriske utdataene til en numerisk simulering

Beregnede numeriske data som gjenspeiler den fysiske tilstanden eller atferden til et system eller prosess som bare eksisterer som en modell i en datamaskin, kan vanligvis ikke bidra til oppfinnelsens tekniske karakter, selv om det gjenspeiler oppførselen til det virkelige systemet eller prosessen tilstrekkelig.

Beregnede numeriske data kan ha en «potensiell teknisk effekt», i betydning den tekniske effekten som ville blitt produsert når dataene brukes i henhold til en tiltenkt teknisk bruk. En slik «potensiell teknisk effekt» kan bare legges til grunn for formuleringen av det objektive tekniske problemet dersom den tiltenkte tekniske bruken er eksplisitt eller implisitt spesifisert i kravet.

Hvis dataene som følger av en numerisk simulering er spesielt tilpasset til en tiltenkt teknisk anvendelse, f.eks. de er styredata for en teknisk enhet, så kan en potensiell teknisk effekt av dataene betraktes som «implisitt» av kravet. Den spesifikke tilpasningen innebærer at kravet ikke omfatter andre ikke-tekniske bruksområder, fordi den tiltenkte tekniske anvendelsen er iboende i den krevde gjenstanden i hele kravomfanget (se punkt 2.3.6.2). På den annen side, dersom kravet også omfatter ikke-teknisk anvendelse av simuleringsresultatene (eksempelvis økt vitenskapelig innsikt om et teknisk eller naturlig system), så vil den potensielle tekniske effekten ikke være oppnådd i hele kravomfanget. I så tilfelle kan den potensielle tekniske effekten heller ikke brukes i vurderingen av oppfinnelseshøyde.

Nøyaktighet

Hvorvidt en simulering bidrar til den krevde gjenstandens tekniske karakter avhenger ikke av kvaliteten på den underliggende modellen eller i hvilken grad simuleringen representerer virkeligheten.

Imidlertid er nøyaktigheten av en simulering en faktor som kan ha innflytelse på en allerede etablert teknisk effekt som går utover bare implementeringen av simuleringen på en datamaskin. Det kan være at en påstått forbedring ikke oppnås dersom simuleringen ikke er nøyaktig nok for den tiltenkte tekniske bruken. Dette kan måtte tas i betraktning ved formuleringen av det objektive tekniske problemet (patl. § 1) eller ved vurderingen av om beskrivelsen er tilstrekkelig for at fagperson kan utøve oppfinnelsen (patl.§ 8.2.3). Motsatt kan en teknisk effekt allikevel være oppnådd i en metode der noen av simuleringsparameterne er unøyaktige, men likevel tilstrekkelige for den tiltenkte tekniske bruken.

Designprosesser

De nevnte prosessene gjelder på samme måte (som over) også dersom datamaskin implementert simulering er krevd som en del i en designprosess.

Hvis en datamaskinimplementert metode bare resulterer i en abstrakt modell av et produkt, system eller prosess, f.eks. et sett med ligninger, gjelder dette i seg selv ikke som en teknisk effekt, selv om det modellerte produktet, systemet eller prosessen er teknisk (T 49/99, T 42/09). For eksempel har en logisk datamodell for en familie av produktkonfigurasjoner ingen innebygd teknisk karakter, og en metode som bare angir hvordan en slik logisk datamodell fremkommer, ville ikke gi et teknisk bidrag utover datamaskinimplementeringen. På samme måte gir en metode som bare angir hvordan et flerprosessorsystem i et grafisk modelleringsmiljø beskrives, ikke et teknisk bidrag utover datamaskinimplementeringen. Det vises til 2.3.6.2 hvor informasjonsmodellering som en intellektuell aktivitet er beskrevet.

2.3.4 Kunstneriske (herunder estetiske) frembringelser

Søknadsgjenstander relatert til kunstneriske frembringelser vil vanligvis ha både tekniske aspekter, f.eks. «et underlag» som et lerret eller tørkle, og estetiske aspekter. Verdsettelsen av sistnevnte vil være subjektiv, f.eks. formen av bildet på lerretet eller mønsteret på tørkleet. Dersom tekniske aspekter er til stede i en slik estetisk frembringelse, er frembringelsen ikke noe «som bare utgjør» en kunstnerisk frembringelse, jf. patl. § 1 annet ledd nr. 2, og dermed heller ikke utelukket fra patentering.

Et trekk som ikke virker teknisk når det sees i isolasjon, kan ha teknisk karakter dersom trekket medfører en teknisk effekt. For eksempel kan mønsteret på et dekk være et ytterligere teknisk trekk ved dekket, f.eks. dersom mønsteret forbedrer kanaliseringen av vann. I motsatt fall vil dette ikke være tilfelle dersom f.eks. en bestemt farge på dekkets sidevegg kun tjener et estetisk formål.

Den estetiske effekten er i seg selv ikke patenterbar, verken i et anordningskrav eller i et fremgangsmåtekrav.

For eksempel vil trekk som utelukkende er knyttet til den estetiske eller kunstneriske effekten av informasjonsinnholdet i en bok, eller dens utforming eller skrifttype ikke anses å være tekniske trekk. Trekk relatert til den estetiske effekten av motivet i et maleri, fargebruken eller den kunstneriske stilen (f.eks. impresjonistisk) vil heller ikke være tekniske trekk. Likevel, dersom en estetisk effekt oppnås ved en teknisk struktur eller andre tekniske midler, kan midlene for å oppnå effekten ha teknisk karakter, selv om den estetiske effekten i seg selv ikke har det. For eksempel kan et tekstil ha et tiltalende utseende som oppnås ved hjelp av en lagdelt struktur som ikke tidligere er brukt til dette formålet. I et slikt tilfelle, kan et tekstil som innbefatter en slik struktur være patenterbart.

Tilsvarende vil en bok som er definert ved hjelp av tekniske trekk relatert til innbindingen eller liming av baksiden, ikke være utelukket fra patenterbarhet i henhold til patl. § 1 andre ledd nr. 2, selv om dette i tillegg har en estetisk effekt. Et maleri som er definert ved type lerret, fargestoffene eller bindemidlene som brukes, er likeledes heller ikke utelukket fra patenterbarhet.

En teknisk fremgangsmåte er, selv om den brukes til å produsere en estetisk kreasjon (slik som en slipt diamant), likevel en teknisk fremgangsmåte som ikke er utelukket fra patenterbarhet. På samme måte er en trykketeknikk for en bok som resulterer i en bestemt utforming med estetisk effekt ikke utelukket. Boken, krevd som et resultat av den prosessen, er heller ikke utelukket. Et stoff eller en sammensetning definert ved tekniske egenskaper som tjener til å frambringe en spesiell effekt med hensyn på duft eller smak, f.eks. å opprettholde en duft eller smak i en lengre periode eller framheve den, er heller ikke utelukket.

2.3.5 Planer, regler og metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet

patl. § 1 andre ledd nr. 3

EPO-GL Part G, Ch. II, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3

2.3.5.1 Planer, regler og metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet

Etter patentloven § 1 andre ledd nr. 3 anses noe som bare utgjør planer, regler og metoder for å utøve intellektuell virksomhet ikke som oppfinnelser. Dette unntaket fra patentering gjelder instruksjoner til det menneskelige sinn om hvordan kognitive, konseptuelle eller intellektuelle prosesser utføres, for eksempel hvordan et språk kan læres.

Hvis et fremgangsmåtekrav omfatter en rent mental realisering av alle metodetrinn, faller den under kategorien metoder for å utføre mentale handlinger som sådan. Dette gjelder uansett om kravet også omfatter tekniske utførelser og om metoden er basert på tekniske hensyn (T 914/02, T 471/05, G 3/08).

Et eksempel er et krav som definerer en fremgangsmåte for å designe et arrangement for å laste kjernereaktorbrennstoffbuntene inn i en reaktorkjerne for å maksimere mengden energi som genereres før reaktorbrenselet må fornyes. Fremgangsmåten innebærer å bestemme optimale verdier for spesifikke tekniske parametere av arrangementet ved å starte med innledende verdier, å utføre simuleringer basert på disse verdiene, og gjentagende endre verdiene basert på simuleringsresultater inntil et stoppkriterium er oppnådd. En slik fremgangsmåte er basert på tekniske hensyn knyttet til det tekniske feltet for atomreaktorer. Imidlertid, så lenge kravet ikke utelukker at alle metodiske trinn kan utføres mentalt, er den krevde fremgangsmåten unntatt fra patenterbare oppfinnelser. Denne innvendingen gjelder også når simuleringen innebærer reelle verdier fra en teknisk måling, dersom kravet ikke inkluderer enten et trinn for å utføre den tekniske målingen eller et trinn for å motta de målte verdiene ved hjelp av tekniske midler.

Generelt kan kompleksiteten i en metode ikke diskvalifisere den som en metode for å utføre mentale handlinger som sådan. Hvis tekniske midler (f.eks. en datamaskin) er nødvendig for å utføre metoden, så må de inkluderes i kravet som vesentlige trekk (patl. § 8 andre ledd første setning og kap. III, avsnitt 4.4).

En krevd metode er ikke bare en metode for å utføre mentale handlinger som sådan dersom det kreves bruk av tekniske midler (f.eks. en datamaskin, en måleinnretning, etc.) for å utføre minst ett av dens trinn eller hvis den frembringer en fysisk enhet som det resulterende produkt (f.eks. hvis det er en fremgangsmåte for fremstilling av et produkt omfattende trinn for å utforme produktet og et trinn for fremstilling av produktet slik utformet).

Når det er etablert at den krevde metoden som helhet ikke er unntatt fra patentering etter patl. § 1 andre ledd nr. 3, skal den undersøkes med hensyn til de andre krav til patenterbarhet, særlig nyhet og oppfinnelseshøyde (5.5.4).

Når et krav som definerer en metode for å utføre mentale handlinger som sådan, er begrenset ved å angi at metoden utføres av en datamaskin, så kan, ikke bare bruken av en datamaskin, men også selve trinnene som utføres av datamaskinen, gi et teknisk bidrag dersom de bidrar til en teknisk effekt. Tilstedeværelsen av tekniske betraktninger slik som de som angår det tekniske feltet, atomreaktorer i eksempelet ovenfor, er ikke i seg selv tilstrekkelig for å anerkjenne at det foreligger en teknisk effekt (G1/19).

En fremgangsmåte som omfatter trinn som involverer bruk av tekniske midler, kan også spesifisere trinn som skal utføres mentalt av brukeren av metoden. Disse mentale trinnene bidrar kun til metodens tekniske karakter hvis de i sammenheng med oppfinnelsen bidrar til å produsere en teknisk effekt som tjener et teknisk formål.

For eksempel kan en metode spesifisere trinn som resulterer i valg av et produkt blant en familie av produkter, basert på forskjellige kriterier, samt et trinn for fremstilling av det valgte produktet. Hvis utvelgelsestrinnene utføres mentalt, bidrar de kun til teknikkens tekniske karakter i den utstrekning at en teknisk effekt kan utledes av trekkene som karakteriserer undergruppen av utvalgte produkter over den overordnede gruppen av egnede produkter (T 619/02). Hvis utvelgelsestrinnene er avhengige av rent estetiske kriterier, resulterer de i et ikke-teknisk utvalg og bidrar således ikke til metodens tekniske karakter. Som et annet eksempel, i en metode for å feste en driver til en Coriolis -gjennomstrømningsmåler, må trinnene som spesifiserer hvordan posisjonen til driveren velges for å maksimere ytelsen til strømningsmåleren, gi et teknisk bidrag i den grad de definerer den aktuelle posisjonen (T 1063/05).

For ytterligere informasjon om metoder for simulering, design og modellering, se 2.3.3.2. For metoder for informasjonsmodellering og aktiviteten til programmering av en datamaskin, se 2.3.6.

2.3.5.2 Planer, regler og metoder for å spille spill

Etter patentloven § 1 andre ledd nr. 3 anses ikke noe som bare utgjør planer, regler og metoder for spill som oppfinnelser. Dette unntaket fra patentering gjelder regler for tradisjonelle spill som kort- eller brettspill, samt spilleregler som ligger til grunn for nåtidige former for spill.

Spilleregler definerer en begrepsmessig ramme for konvensjoner og betingelser som styrer spilleres atferd og hvordan et spill utvikler seg som svar på beslutninger og handlinger av spillerne. De omfatter oppsettet av spillet, alternativer som oppstår når spillet utfolder seg, samt mål som definerer fremgang i spillet. De blir normalt oppfattet (eller til og med enige om) av spillerne som regler som tjener det eksplisitte formålet med å spille spillet. Spilleregler har derfor en abstrakt, rent mental karakter og er kun meningsfylte i spillkonteksten (T 336/07). For eksempel er en betingelse som krever to tilfeldig uttrukne tall som passer sammen for å vinne, en spilleregel.

Nåtidige spill, og spesielt videospill, kjennetegnes ofte av komplekse interaktive og fortellende elementer i en virtuell spillverden. Slike spilleelementer styrer hvordan spillet fortsetter av seg selv (f.eks. utvikle karakterer og handlinger), samt hvordan det går videre i samspill med spilleren(e) (f.eks. slå takten med spillets lydspor for å få karakteren din til å danse hvis rytmene er i takt). Gitt at disse elementene er konseptuelle i natur, kvalifiserer de i en videre forstand som regler for å spille spill i henhold til patl. § 1 andre ledd nr. 3 (T 12/08). Dette vil gjelde uavhengig av om de i realiteten bare fremtrer eller avsløres under spilling.

Hvis den krevde gjenstanden spesifiserer tekniske midler for å implementere spilleregler, har den teknisk karakter. For eksempel, når den ovennevnte betingelsen for at tilfeldige tall passer sammen implementeres, er bruken av en datamaskin som beregner en pseudo-tilfeldig sekvens eller mekaniske midler som en terning eller likeartete sektoriserte ruller tilstrekkelig til å ikke å være dekket av unntaket i patl. § 1 andre ledd nr. 3.

Oppfinnelseshøyde i et krav omfattende en blanding av spilleregler og tekniske trekk vurderes i henhold til problem-løsnings-tilnærmingen for krav som omfatter både tekniske og ikke-tekniske trekk som angitt under 5.5.4. Som et prinsipp kan oppfinnelseshøyde ikke etableres av spillereglene selv, uansett hvor originale de kan være, eller ved deres blotte automatisering. Den må være basert på ytterligere tekniske effekter av en teknisk implementering av spillet, dvs. tekniske effekter som går utover de som allerede er iboende i reglene. For eksempel kan en nettverksimplementering av et sjansespill som bingo, hvor tall fysisk trukket av en operatør gjennomgår en tilfeldig tilordning før overføring til eksterne spillere, gi et teknisk bidrag. Den tilfeldige tilordningen av resultater har den tekniske effekten å sikre en dataoverføring, analogt med kryptering, mens den ikke har noen påvirkning på faktisk spill av spillet. I motsetning til dette overvinner ikke en reduksjon av minne-, nettverks- eller beregningsressurser som oppnås ved å begrense kompleksiteten i et spill, en teknisk begrensing ved en teknisk løsning. I stedet for å løse det tekniske problemet med å forbedre effektiviteten av en implementering, ville en slik begrensning i beste fall omgå den (5.5.4.1). På samme måte er den kommersielle suksessen til et spillprodukt som kommer fra forenklede regler, en tilfeldig effekt uten direkte teknisk årsak.

Oppfinnelseshøyde for en implementering skal vurderes ut fra fagpersonens synspunkt, typisk en ingeniør eller en spillprogrammerer, som har til oppgave å implementere spilleregler fastsatt av en spilldesigner. Rene oppgaver med utarbeidelse av krav som for eksempel omskrivning av ikke-tekniske spilleelementer («vinn beregningsmidler» for å overvåke et antall spillesymboler) eller abstrahere dem («objekter» i stedet for «spillesymboler») ved å bruke termer som kun er tekniske på overflaten har ingen betydning for oppfinnelseshøyde.

Spilleregler er ofte utformet for å underholde og holde spillerne interessert ved hjelp av psykologiske effekter som for eksempel underholdning, spenning eller overraskelse. Slike effekter kvalifiserer ikke som tekniske effekter. På samme måte er det å frembringe en balansert, rettferdig eller på annen måte givende spillfølelse, psykologiske effekter, ikke tekniske. Derfor anses vanligvis regler og tilsvarende beregninger som bestemmer spillepoeng eller en ferdighetsrangering for spillere, selv om de er beregningsmessig kompliserte, som ikke-tekniske.

Sterkt interaktive spillforløp, slik som i videospill, innebærer tekniske midler for å oppta brukerinput, oppdatere spilletilstanden og frembringe visuell, lydmessig eller haptisk informasjon. Trekk som definerer slike presentasjoner av informasjon og brukergrensesnitt vurderes i henhold til 2.3.7 og 2.3.7.1. Kognitivt innhold som informerer spilleren om gjeldende spilletilstand på et ikke-teknisk nivå, f.eks. om spillpoeng, ordning og farger for spillkort og status og attributter for en spillkarakter, betraktes som ikke-teknisk informasjon. Dette gjelder også for instruksjoner som presenteres på spillbrett eller -kort som «gå tilbake til start». Et eksempel på en teknisk kontekst hvor måten å presentere informasjon på kan gi et teknisk bidrag, er den interaktive kontrollen av sanntidsmanøvrer i en spillverden, hvis visningen er underlagt motstridende tekniske krav (T 928/03).

Tilstanden i en spillverden kan også utvikle seg i samsvar med numeriske data og ligninger som modellerer fysiske prinsipper eller pseudo-fysisk oppførsel, spesielt i videospill. Den systematiske beregningen av oppdateringer til slike spilltilstander er en datamaskinimplementert simulering basert på disse modellene (G1/19). Ved vurdering av oppfinnelseshøyde skal modellene forstås til å definere gitte begrensninger for en korresponderende implementering på en datamaskin (5.5.4). I motsetning til effekter som ligger i den virtuelle spillverden eller på annen måte er iboende for modellen allerede, kan en spesifikk implementering av en simulering, dersom den er tilpasset til den interne virkemåten til et datasystem, gi en teknisk effekt. For eksempel vil bare det å beregne den virtuelle banen til en biljardkule når den plasseres av en spiller, selv om beregningen er svært presis, ikke løse et teknisk problem utover implementasjonen. Derimot vil det å justere trinnstørrelsene som brukes i en distribuert simulering av kuler avfyrt i et flerspiller online-spill, basert på gjeldende nettverksforsinkelser, gi en teknisk effekt.

Trekk som spesifiserer hvordan brukerinput skal inngis, utgjør vanligvis et teknisk bidrag (2.3.7.1). Imidlertid gjelder en tilordning av parametere oppnådd fra kjente inngangsmekanismer til parametere i et dataspill som en spilleregel i en bredere forstand dersom den gjenspeiler valget som er satt av spilldesigneren, for formålet å definere spillet eller gjøre det mer interessant eller utfordrende (f.eks. en tilstand som angir at en glidebevegelse på en berøringsskjerm bestemmer både kraften og rotasjonen til et virtuelt golfslag).

2.3.5.3 Planer, regler og metoder for forretningsvirksomhet

Etter patentloven § 1 andre ledd nr. 3 anses noe som bare utgjør planer, regler og metoder for forretningsvirksomhet ikke som oppfinnelser. Dette unntaket fra patentering gjelder for søknadsgjenstander eller aktiviteter som er av finansiell, økonomisk, kommersiell, administrativ eller organisatorisk karakter som faller innenfor begrepet forretningsvirksomhet. I resten av denne retningslinjen vil enhver slik gjenstand eller aktiviteter bli henvist til ved begrepet «forretningsmetode».

Finansielle aktiviteter omfatter vanligvis bankvirksomhet, fakturering eller regnskap. Markedsføring, reklame, lisensiering, forvaltning av rettigheter og avtalefestede avtaler, samt aktiviteter som involverer rettslige hensyn, er av kommersiell eller administrativ art. Personalforvaltning, utforming av arbeidsflyt for en forretningsprosess eller kommunikasjon av meddelelser til ent målbrukergruppe basert på lokaliseringsinformasjon er eksempler på organisatoriske regler. Andre aktiviteter som er typiske for forretninger, gjelder virksomhetsforskning, planlegging, prognoser og optimeringer i forretningsmiljøer, inkludert logistikk og planlegging av oppgaver. Disse aktivitetene innebærer å samle inn informasjon, sette mål og bruke matematiske og statistiske metoder for å evaluere informasjonen med det formål å legge til rette for ledelsesbeslutninger.

Hvis den krevde gjenstand spesifiserer tekniske midler, for eksempel datamaskiner, datanettverk eller annet programmerbart apparat, for å utføre i det minste noen trinn av en forretningsmetode, er det ikke begrenset til noe som bare utgjør en gjenstand som sådan og er derfor ikke unntatt fra patentering etter patl. § 1 andre ledd nr. 3.

Imidlertid er muligheten alene for å bruke tekniske midler ikke tilstrekkelig til å unngå unntaket, selv om beskrivelsen beskriver en teknisk utførelsesform (T 388/04, T 306/04, T 619/02). Begreper som «system» eller «midler» må sees nøye på, fordi et «system» kan f.eks. vise til en finansiell organisasjon og «midler» til organisasjonsenheter hvis det ikke kan utledes fra sammenhengen at disse begrepene kun viser til tekniske enheter (T 154/04).

Når det er fastslått at den krevde gjenstanden i sin helhet ikke er utelukket fra patentering etter patl. § 1 andre ledd nr. 3, skal den vurderes med hensyn til nyhet og oppfinnelseshøyde. For vurderingen av oppfinnelseshøyde er en vurdering av hvilke trekk som bidrar til teknisk karakter av oppfinnelsen (5.5.4) nødvendig.

Når kravet spesifiserer en teknisk implementering av en forretningsmetode, er trekkene som bidrar til kravets tekniske karakter i de fleste tilfeller begrenset til de som spesifiserer den spesielle tekniske implementeringen.

Trekk som er resultatet av tekniske implementeringsvalg og ikke en del av forretningsmetoden bidrar til den tekniske karakter og må derfor tas behørig hensyn til. Dette illustreres med følgende eksempel: Kravet definerer et datastyrt nettverkssystem som gjør det mulig for kunder å få audiovisuelt innhold om utvalgte produkter ved hjelp av datamaskiner installert på hvert salgssted i et firma, alle koblet til en sentral server med en sentral database som lagrer audiovisuelt innhold som elektroniske filer. Fordelingen av elektroniske filer fra den sentrale serveren til salgssteder kan implementeres teknisk, enten ved å muliggjøre nedlasting av enkeltvise filer direkte fra den sentrale databasen til datamaskinen på forespørsel fra en kunde, eller alternativt ved å overføre flere utvalgte elektroniske filer til hvert salgssted, lagre disse filene i en lokal database hos salgsstedet og hente den tilhørende filen fra den lokale databasen når audiovisuelt innhold blir etterspurt av en kunde på salgsstedet. Å velge en implementering blant disse to alternativene ligger innenfor kompetansen til en teknisk fagperson, for eksempel en programvareingeniør, i motsetning til for eksempel å spesifisere at settet av audiovisuelt innhold som tilbys er forskjellig for hvert salgssted, som typisk ville være innenfor kompetansen til en forretningsekspert. Trekk i kravet som angir hvilken som helst av disse to mulige tekniske implementeringer bidrar til den tekniske karakteren av oppfinnelsen, mens trekk som angir forretningsmetoden ikke gjør det.

Når det gjelder krav rettet mot en teknisk implementering av en forretningsmetode, anses ikke en endring av den underliggende forretningsmetoden med sikte på å omgå et teknisk problem, i stedet for å løse dette problemet på en iboende teknisk måte, å gi et teknisk bidrag over kjent teknikk. I sammenheng med en automatisering av en forretningsmetode kvalifiserer ikke effekter som er iboende i forretningsmetoden, som tekniske effekter (5.5.4.1).

For eksempel kan en automatisert regnskapsmetode som unngår redundant bokføring anses å behøve mindre datamaskinressurser i form av arbeidsbelastning for datamaskiner og lagringsbehov. Disse fordelene, i den grad de resulterer fra en reduksjon av antall operasjoner som skal utføres og mengden data som skal overveies på grunn av forretningsspesifikasjonen av regnskapsmetoden, er iboende selve regnskapsmetoden og kvalifiserer dermed ikke som tekniske effekter.

Et annet eksempel er basert på en elektronisk auksjon som utføres ved suksessivt å senke prisen til prisen er fastsatt av den eksterne deltageren som først sender en melding. Siden meldinger kan bli mottatt utenom rekkefølgen på grunn av mulige transmisjonsforsinkelser, inneholder hver melding tidsstempelinformasjon. Endring av auksjonsreglene for å unngå behovet for tidsstempelinformasjon betyr å omgå det tekniske problemet med transmisjonsforsinkelser i stedet for å løse det med tekniske midler (T 258/03). Som et ytterligere eksempel, i en metode for å gjennomføre elektroniske finansielle transaksjoner med kredittkort ved et salgssted, kan den administrative avgjørelsen om at nødvendigheten av å innhente av kjøperens navn eller adresse unnlates for å autorisere transaksjonen, føre til spart tid og redusert datatrafikk. Imidlertid er dette tiltaket alene ikke en teknisk løsning på det tekniske problemet med båndbreddeflaskehalsen på kommunikasjonslinjer og den begrensede kapasiteten til serverdatamaskiner, men et administrativt tiltak som ikke bidrar til den tekniske karakter til den krevde gjenstand.

Det rene faktum at input til en forretningsmetode er reelle data, er ikke tilstrekkelig til at forretningsmetoden bidrar til den tekniske karakter til den krevde gjenstanden, selv om dataene vedrører fysiske parametere (f.eks. geografiske avstander mellom salgssteder) (T 154/04, T 1147/05, T 1029/06) Se også 2.3.3.

I en datamaskinimplementert metode for å legge til rette for ledelsesbeslutninger, anses det å automatisk velge, fra et sett forretningsplaner, den mest kostnadseffektive som også muliggjør at visse tekniske begrensninger møtes (f.eks. for å oppnå en målrettet reduksjon i miljøpåvirkning), ikke å gi et teknisk bidrag utover datamaskinimplementeringen.

Muligheten alene for at en metode tjener til et teknisk formål er ikke tilstrekkelig til at metoden bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter. For eksempel omfatter et krav på en «metode for ressursallokering i en industriell prosess» rene forretningsprosesser og tjenester innen finans, økonomi, administrasjon eller ledelse uten å begrense metoden til en bestemt teknisk prosess på grunn av bredden av betydningen av begrepet «industri».

Resultatet av en forretningsmetode kan være nyttig, praktisk eller salgbart, men det kvalifiserer ikke som en teknisk effekt.

Forretningsmetodetrekk, f.eks. administrative trekk, finnes i forskjellige sammenhenger. For eksempel kan et medisinsk støttesystem konfigureres til å levere informasjon til klinikeren på grunnlag av data innhentet fra pasientsensorer, og bare hvis slike data ikke er tilgjengelige, på grunnlag av data gitt av pasienten selv. Prioritering av sensordataene over dataene fra pasienten er en administrativ regel. Å fastsette den ligger innenfor en administrators kompetanse, f.eks. leder av klinikken, snarere enn innenfor kompetansen til en ingeniør. Som en administrativ regel uten teknisk effekt, bidrar den ikke til den tekniske karakter for den krevde gjenstand og kan brukes i formuleringen av det objektive tekniske problem som en begrensning som må oppfylles når oppfinnelseshøyde vurderes (5.5.4). For ytterligere eksempler på å anvende problem-løsnings-tilnærmingen for å vurdere oppfinnelseshøyde for gjenstander som omfatter forretningsmetodetrekk, se 2.3.6.2.

2.3.6 Programmer for datamaskiner

patl. § 1 andre ledd nr. 3

EPO-GL Part G, Ch. II, 3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4

Etter patentloven § 1 andre ledd nr. 3 anses noe som bare utgjør programmer for datamaskiner ikke som oppfinnelser. Dette unntaket fra patentering gjelder imidlertid ikke for dataprogrammer som i det minste har teknisk karakter.

For å ha teknisk karakter, og dermed ikke være unntatt fra patentering, må et dataprogram gi en «ytterligere teknisk effekt» når det kjøres på en datamaskin. En «ytterligere teknisk effekt» er en teknisk effekt som går utover det «normale» fysiske samspillet mellom programmet (programvaren) og datamaskinen (maskinvaren) som den kjøres på. De normale fysiske effekter av utførelsen av et program, f.eks. sirkulasjonen av elektriske strømmer i datamaskinen, er ikke i seg selv tilstrekkelig til å gi teknisk karakter til et dataprogram (T 1173/97 og G 3/08).

Eksempler på ytterligere tekniske effekter som gir teknisk karakter til et dataprogram, er styring av en teknisk prosess eller den interne virkemåte av selve datamaskinen eller dens grensesnitt (se 2.3.6.1).

Tilstedeværelsen av en ytterligere teknisk effekt vurderes uten henvisning til kjent teknikk. Av det følger det faktum at et dataprogram som tjener et ikke-teknisk formål som krever mindre datamaskintid enn et tidligere kjent program som tjener det samme ikke-tekniske formål, i seg selv ikke skaper tilstedeværelsen av en ytterligere teknisk effekt (T 1370/11). På samme måte kan sammenligning av et dataprogram med hvordan et menneske utfører samme oppgave, ikke være et egnet grunnlag for å vurdere om dataprogrammet har teknisk karakter (T 1358/09).

Hvis en ytterligere teknisk effekt av dataprogrammet allerede er blitt etablert, bidrar beregningseffektiviteten til en algoritme som påvirker den etablerte tekniske effekten til den tekniske karakteren av oppfinnelsen og dermed til oppfinnelseshøyde (f.eks. der utformingen av algoritmen er motivert av tekniske betraktninger til datamaskinens interne funksjonsmåte; se også 2.3.3).

Et dataprogram får ikke teknisk karakter utelukkende fordi det er utformet slik at det kan utføres automatisk av en datamaskin. «Ytterligere tekniske overveielser», typisk relatert til tekniske overveielser av den interne virkemåten av datamaskinen, som går utover bare det å bestemme en datamaskinalgoritme til å utføre en oppgave, er nødvendig. De må gjenspeiles i de krevde trekk som frembringer en ytterligere teknisk effekt (G 3/08).

Hvis et krav er rettet mot et dataprogram som ikke har teknisk karakter, er det en innvending under patl. § 1 andre ledd nr. 3. Hvis testen for å ha teknisk karakter bestås, fortsetter saksbehandleren til vurderingen av nyhet og oppfinnelseshøyde (se 5.5.4).

2.3.6.a Datamaskin-implementerte oppfinnelser

Datamaskin-implementerte oppfinnelser (CII-«Computer Implemented Invention») er et uttrykk ment å dekke krav som involverer datamaskiner, datanettverk eller andre programmerbare innretninger, hvor minst ett trekk er realisert ved hjelp av et datamaskinprogram. Krav rettet mot datamaskin-implementerte oppfinnelser kan ta former som er beskrevet i punkt 2.3.6.1 med underpunkter.

Et datamaskinprogram og en tilsvarende datamaskinimplementert metode er forskjellige fra hverandre. Den førstnevnte refererer til en sekvens av datamaskinutførbare instruksjoner som spesifiserer en metode mens sistnevnte refererer til en metode som reelt utføres på en datamaskin.

Krav rettet mot en datamaskin-implementert metode, et datamaskinlesbart lagringsmedium eller -enhet kan det ikke innvendes mot etter patl. § 1 andre ledd nr. 3 idet enhver metode som involverer bruk av tekniske midler (f.eks. en datamaskin), og ethvert tekniske middel i seg selv (f.eks. en datamaskin eller et datamaskinlesbart lagringsmedium) har teknisk karakter og derfor representerer oppfinnelser slik det skal forstås av patl. § 1 andre ledd nr. 3 (T 258/03, T 424/03, G 3/08).

2.3.6.b Eksempler på ytterligere tekniske effekter

Hvis en metode har teknisk karakter utover det rene faktum at den er datamaskin-implementert, gir et tilsvarende dataprogram som spesifiserer denne metoden en ytterligere teknisk effekt når den kjøres på en datamaskin. For eksempel, et dataprogram som spesifiserer en metode for å kontrollere et blokkeringsfritt bremsesystem i en bil, bestemme stråling fra et røntgenapparat, komprimere video, gjenopprette et forvrengt digitalt bilde eller kryptere elektronisk kommunikasjon gir en ytterligere teknisk effekt når det kjøres på en datamaskin (se 2.3.3).

Videre, hvis et dataprogram er utformet basert på spesifikke tekniske hensyn til den interne funksjonen til datamaskinen som den skal utføres på, for eksempel ved å være tilpasset datamaskinens spesifikke arkitektur, kan det anses å oppvise en ytterligere teknisk effekt. For eksempel har dataprogrammer som implementerer sikkerhetstiltak for å beskytte oppstartintegritet eller mottiltak mot angrep ved strømforbrukstanalyser teknisk karakter, siden de er avhengige av en teknisk forståelse av datamaskinens interne funksjon.

På samme måte gir dataprogrammer som styrer den interne funksjonen eller driften av en datamaskin, for eksempel prosessorbelastningsbalansering eller minneallokering, normalt en ytterligere teknisk effekt (se imidlertid 2.3.6.2 Example 3, for et eksempel hvor styringen er basert på et ikke-teknisk system).

Programmer for prosessering av kode på lavnivå, for eksempel kildekodebyggere eller kompilatorer, kan absolutt ha teknisk karakter. For eksempel, ved bygging av kjøretidsobjekter (runtime objects) fra utviklingsobjekter (development objects), bidrar regenerering av kun kjøretidsobjektene som er oppdatert fra modifiserte utviklingsobjekter, til å produsere den ytterligere tekniske effekten ved å begrense ressursene som trengs for et bestemt bygg.

2.3.6.c Informasjonsmodellering, programmeringsaktivitet og programmeringsspråk

Informasjonsmodellering er en intellektuell aktivitet uten teknisk karakter og typisk utført av en systemanalytiker i en første fase av programvareutvikling, for å gi en formell beskrivelse av et reelt system eller -prosess. Følgelig har spesifikasjoner av et modelleringsspråk, strukturen til en informasjonsmodelleringsprosess (f.eks. bruk av en mal) eller vedlikehold av modeller heller ingen teknisk karakter (T 354/07). Tilsvarende betraktes ikke egenskaper som er knyttet til informasjonsmodeller, som gjenbruk, plattformuavhengighet eller tilgjengelighet for dokumentasjon, som tekniske effekter (T 1171/06).

Hvis en informasjonsmodell er brukt i sammenheng med en oppfinnelse med hensikten å løse et bestemt teknisk problem, ved å frembringe en teknisk effekt, kan den bidra til den tekniske karakteren av oppfinnelsen (se også 2.3.3.2 og 2.3.5.1).

Funksjoner som angir hvordan modellen faktisk lagres (f.eks. ved hjelp av relasjonsdatabaseteknologi) kan også gi et teknisk bidrag.

Konseptuelle metoder som beskriver programvareutviklingsprosessen (metametoder) har normalt ingen teknisk karakter. For eksempel, i en datamaskinimplementert metode for å lage en programkode for en styringsoppgave, utgjør et trekk som angir at en plattformuavhengig modell blir konvertert til en plattformavhengig modell, som programkode tilpasset målplattformen utledes fra, intet teknisk bidrag i den grad utførelsen av styringsoppgaven i seg selv ikke blir påvirket.

Programmeringsaktivitet i form av å skrive kode er en intellektuell, ikke-teknisk aktivitet i den utstrekning at den ikke brukes i sammenheng med en konkret anvendelse for å bidra på en kausal måte til produksjon av en teknisk effekt (G 3/08, T 1539/09).

For eksempel, ved lesing av en datatypeparameter fra en fil som input til et dataprogram, istedenfor å definere datatypen i selve programmet, er bare et programmeringsalternativ ved skriving av kode, som i seg selv ikke har noen teknisk karakter. Det samme gjelder navnekonvensjoner for objektnavn for å bedre forståelsen og administreringen av programkoden.

Det å definere og frembringe et programmeringsspråk eller et programmeringsparadigme som objektorientert programmering, løser i seg selv ikke et teknisk problem, selv om dets spesielle syntaks og semantikk gjør programmereren i stand til å utvikle et program med større letthet. Å lette den intellektuelle innsatsen til programmereren er i seg selv ikke en teknisk effekt.

Ved vurdering av en oppfinnelse relatert til et programmeringsmiljø, bidrar trekkene knyttet til programmeringsspråket normalt ikke til oppfinnelsens tekniske karakter. For eksempel, i et visuelt programmeringsmiljø, er frembringelsen av spesifikke grafiske byggeklosser en del av programmeringsspråket og gir intet teknisk bidrag dersom den eneste effekten er at det letter operatørens intellektuelle innsats. Frembringelsen av bestemte programmeringskonstruksjoner kan gjøre det mulig for en programmerer å skrive kortere programmer, men det kvalifiserer ikke til en teknisk effekt, siden en hvilken som helst resulterende reduksjon av programlengde i siste instans avhenger av hvordan programmeringskonstruksjonene blir brukt av en menneskelig programmerer. I motsetning til dette utgjør det å prosessere maskinkoden automatisk ved å dele den i en instruksjonskjede og en operandkjede og erstatte repeterende instruksjonssett med makroinstruksjoner for å generere optimalisert kode med redusert minnestørrelse, et teknisk bidrag. I dette tilfellet er effekten ikke avhengig av hvordan en menneskelig programmerer gjør bruk av makroinstruksjonene.

Trekk i et programmeringsmiljø som relaterer seg til det grafiske brukergrensesnittet, f.eks. visualiseringer og datainngangsmekanismer, skal vurderes som angitt i 2.3.7 og 2.3.7.1.

2.3.6.d Datainnhenting, formater og strukturer

En datamaskinimplementert datastruktur eller dataformat konkretisert på et medium eller som en elektromagnetisk bærebølge, har i det minste teknisk karakter og er en oppfinnelse i forståelsen av patentloven § 1 første ledd.

En datastruktur eller et dataformat bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter dersom den har en tiltenkt teknisk bruk og den frembringer en teknisk effekt når den brukes i samsvar med den tiltenkte tekniske bruken. En slik potensiell teknisk effekt som er relatert til en implisitt teknisk bruk skal tas i betraktning ved vurdering av oppfinnelseshøyde (G1/19). Dette kan være tilfellet hvis datastrukturen eller dataformatet er funksjonelle data, dvs. om strukturen eller formatet har en teknisk funksjon i et teknisk system, slik som å styre virkemåten av en enhet som behandler dataene. Funksjonelle data omfatter i seg selv eller reflekterer de tilsvarende tekniske trekkene til enheten (T 1197/97). Kognitive (meningsbærende) data derimot, er de dataene hvis innhold og betydning bare er relevante for menneskelige brukere og bidrar ikke til å frembringe en teknisk effekt (se imidlertid punkt 2.3.7 for presentasjon av informasjon til en bruker i en vedvarende og/eller guidet menneske-maskin interaksjonsprosess).

For eksempel, en opptaksdatabærer for bruk i et bildelagringssystem som lagrer kodede bilder sammen med en datastruktur definert i form av linjenumre og adresser som instruerer systemet hvordan bildet dekodes og nås fra opptaksdatabæreren. Denne datastrukturen er definert ved uttrykk som i seg selv inneholder de tekniske egenskapene til bildeopphentingssystemet, nemlig opptaksdatabæreren og en leseinnretning for å hente frem bilder derfra der opptaksdatabæreren er operativ. Det bidrar således til opptaksdatabærerens tekniske karakter, mens kognitivt innhold av de lagrede bildene (f.eks. fotografi av en person eller et landskap) ikke gjør det. På samme måte produserer en indeksstruktur som brukes til å søke etter et opptak i en database en teknisk effekt, siden den styrer måten datamaskinen utfører søkeoperasjonen på (T 1351/04).

Et annet eksempel er en elektronisk melding med en topptekst og en innholdsdel. Informasjon i toppteksten omfatter instruksjoner som automatisk gjenkjennes og behandles av mottakermeldingssystemet. Denne behandlingen bestemmer i sin tur hvordan innholdsdelene skal samles og presenteres til den endelige mottakeren. Tilveiebringelsen av slike instruksjoner i toppteksten bidrar til teknisk karakter for den elektroniske meldingen, men ikke informasjonen i innholdsdelen, som representerer kognitive data (T 858/02).

En datastruktur eller et dataformat kan ha trekk som ikke kan karakteriseres som kognitive data (dvs. som ikke overbringer informasjon til en bruker), men som likevel ikke utgjør et teknisk bidrag. For eksempel kan strukturen til et datamaskinprogram utelukkende sikte til å gjøre oppgaven til en programmerer lettere, noe som ikke er en teknisk effekt som tjener til et teknisk formål. Videre har datamodeller og andre informasjonsmodeller på et abstrakt logisk nivå i seg selv ingen teknisk karakter (se 2.3.6.2). Digitale data brukes til å kontrollere enheter i «additiv manufacturing» (AM), som er den generelle betegnelsen for teknologier som produserer fysiske objekter ved å påfølgende legge til materiale basert på en digital representasjon av geometrien til objektet som skal produseres. Hvis dataene definerer instruksjonene for hvordan AM-enheten skal operere, gir de et teknisk bidrag som illustrert her:

Eksempel:

Et datamaskinlesbart medium som lagrer data som definerer både en digital representasjon av produktet ifølge krav 1 og instruksjoner som vil kontrollere en AM-enhet til å framstille produktet ved hjelp av den digitale representasjonen av produktet når nevnte data overføres til AM-enheten.

Kommentarer:

Et datamaskinlesbart medium er et teknisk objekt, og det oppstår ingen innvending relatert til patentloven § 1 andre ledd.

Siden dataene omfatter både en digital beskrivelse av det (fysiske) produktet ifølge krav 1 og tilhørende instruksjoner for å styre AM-enheten, så er de ment å brukes for å kontrollere en AM-enhet til å framstille produktet. Denne tekniske bruken av dataene er underforstått over vesentlig hele kravomfanget. Å fortolke det foreliggende kravet til å omfatte en ikke-teknisk bruk, eksempelvis det å kun visualisere dataene, ville være kunstig. Den tekniske effekten ved å framstille det fysiske produktet definert i krav 1, som oppnås når dataene brukes i samsvar med den tiltenkte bruken, er dermed en potensiell teknisk effekt som skal tas i betraktning ved vurdering av oppfinnelseshøyde. Den digitale representasjonen av produktet utgjør et teknisk bidrag i den grad det definerer tekniske trekk ved det fremstilte fysiske produktet.

Imidlertid, dersom en slik teknisk bruk av dataene ikke var underforstått av kravet, kunne den potensielle tekniske effekten av dataene for fremstillingen av det fysiske produktet, ikke tas i betraktning ved vurdering av oppfinnelseshøyde, siden denne effekten ikke ville være underforstått i vesentlig hele kravomfanget. Dette vil eksempelvis være tilfelle dersom dataene bare definerer en digital beskrivelse eller 3D modell av produktet som ikke er tilpasset «additiv manufacturing» av samme produkt og som kan brukes til å bare visualisere produktet i et CAD-programvareverktøy. Abstrakte beskrivelser eller modeller anses ikke som tekniske selv om de beskrevne enhetene er tekniske (se 2.3.3.2). I et slikt tilfelle, vil de lagrede ikke-tekniske dataene ikke gi et teknisk bidrag.

2.3.6.e Databasehåndteringssystemer og informasjonsinnhenting

«Database management systems» er tekniske systemer implementert på datamaskiner for å utføre de tekniske oppgavene med å lagre og hente data ved hjelp av forskjellige datastrukturer for effektiv dataadministrasjon. En metode utført i et databasehåndteringssystem er således en metode som bruker tekniske midler og er derfor ikke ekskludert fra patenterbarhet i henhold til patl. § 1 annet ledd.

Trekk som spesifiserer den interne funksjonen til et databasehåndteringssystem, er normalt basert på tekniske overveielser. Derfor bidrar de til den tekniske karakteren til oppfinnelsen og blir tatt i betraktning for vurderingen av oppfinnelseshøyde. For eksempel er tekniske overveielser involvert i å forbedre systemgjennomstrømning og spørretid ved automatisk å administrere data ved hjelp av forskjellige datalagre med forskjellige tekniske egenskaper, for eksempel forskjellige nivåer av konsistens eller ytelse ( T 1924/17 , T 697/17 ).

Databasehåndteringssystemer utfører strukturerte spørsmål, som formelt og presist beskriver dataene som skal hentes. Optimalisering av utførelsen av slike strukturerte spørsmål med hensyn til de nødvendige datamaskinressursene (slik som CPU, hovedminne eller harddisk), bidrar til den tekniske karakteren av oppfinnelsen, siden det involverer tekniske overveielser vedrørende effektiv utnyttelse av datasystemet.

Imidlertid gir ikke alle trekk implementert i et databasehåndteringssystem nødvendigvis et teknisk bidrag på grunn av dette faktum alene. For eksempel kan et trekk i et databasehåndteringssystem for regnskapsføring av kostnader relatert til bruken av systemet av forskjellige brukere anses å ikke gi et teknisk bidrag.

Datastrukturer, slik som en indeks, hashtabell eller et spørretre, brukt i databasehåndteringssystemer for å lette tilgang til data eller for utførelse av strukturerte spørringer, bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter. Slike datastrukturer er funksjonelle siden de målrettet styrer driften av databasehåndteringssystemet for å utføre de tekniske oppgavene. Omvendt anses datastrukturer som er definert utelukkende av den kognitive informasjonen de lagrer, ikke å bidra til oppfinnelsens tekniske karakter utover bare lagring av data (se også 2.3.6.d).

Det skilles mellom å utføre strukturerte spørsmål ved et databasehåndteringssystem og informasjonsinnhenting. Sistnevnte inkluderer å søke etter informasjon i et dokument, søke etter dokumenter selv, og også å søke etter metadata som beskriver data som tekster, bilder eller lyder. Spørringen kan formuleres av brukeren som behøver informasjon, vanligvis uformelt ved hjelp av naturlig språk uten et presist format: brukeren kan angi søkeord som et søk i websøkemotorer for å finne relevante dokumenter eller sende inn et typisk dokument for å finne lignende dokumenter. Hvis metoden for å estimere relevans eller likhet bare er avhengig av ikke-tekniske overveielser, for eksempel det kognitive innholdet i opplysninger som skal hentes, rent språklige regler eller andre subjektive kriterier (f.eks. opplysninger som er funnet relevante av venner i sosiale nettverk), utgjør ikke metoden et teknisk bidrag.

Oversettelsen av lingvistiske betraktninger til en matematisk modell med det formål å muliggjøre at den lingvistiske analysen kan gjøres automatisk av en datamaskin, kan bli sett på som å involvere, i det minste implisitt, tekniske overveielser. Dette er imidlertid ikke nok til å sikre teknisk karakter til den matematiske modellen. Ytterligere tekniske overveielser, som de som er relatert til datamaskinsystemets interne funksjon, er nødvendig.

For eksempel, en matematisk modell for å beregne sannsynligheten for at et gitt begrep er lik i mening med et annet begrep ved å analysere hyppigheten for samtidig forekomst av de to begrepene i en samling av dokumenter gir ikke et teknisk bidrag per se siden den er basert på betraktninger av rent lingvistisk karakter (dvs. basert på antagelsen om at begreper som er beslektede, er mer sannsynlige enn ikke-relaterte begreper i de samme dokumentene). Søkeresultatene oppnådd ved hjelp av denne metoden for likhetsberegning, vil avvike fra kjent teknikk som benytter en annen matematisk modell bare ved at informasjon med forskjellig kognitivt innhold vil bli hentet. Dette er en ikke-teknisk forskjell og kvalifiserer ikke som en teknisk effekt. I denne sammenhengen med gjenfinning basert på likhet mellom betydningen av begreper, er konseptet "bedre søk" subjektivt (T 598/14 ). I motsetning til dette er optimalisering av utførelsestiden for strukturerte spørsmål i et databasehåndteringssystem som diskutert ovenfor, en teknisk effekt.

Se også 2.3.3.1 for kunstig intelligens og maskinlæringsalgoritme.

2.3.6.1 Krav rettet mot datamaskin-implementerte oppfinnelser

EPO-GL Part F, Ch. IV, 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3

Uttrykket «datamaskin-implementerte oppfinnelser» (CII) dekker krav som involverer datamaskiner, datanettverk eller andre programmerbare gjenstander, hvor ved første betraktning minst ett trekk er realisert ved hjelp av et dataprogram.

Krav rettet på CII må definere alle trekkene som er vesentlige for den tekniske effekten av prosessen som datamaskinprogrammet er ment å utføre når det kjøres. Spesielt når patenterbarheten er avhengig av en teknisk effekt, må kravene være slik formulert at de inkluderer alle de tekniske trekkene av oppfinnelsen som er vesentlige for den tekniske effekten (se T 32/82). En innvending under patl. § 8 andre ledd første punktum bør reises dersom kravene inneholder programlister. Korte utdrag fra programmer kan bli godtatt i beskrivelsen (kap. II, punkt 3.4.3).

I de følgende tre seksjoner, skilles det mellom tre tilfeller. Praksisen ifølge 2.3.6.1.1 er begrenset til oppfinnelser hvor samtlige fremgangsmåtetrinn kan utføres ved generelle midler for dataprosessering. På den annen side angår praksisen ifølge 2.3.6.1.2 oppfinnelser hvor minst ett fremgangsmåtetrinn definerer bruk av spesifikke midler for dataprosessering eller andre tekniske innretninger. Oppfinnelser som er realisert i et distribuert datamaskinmiljø diskuteres i 2.3.6.1.3.

2.3.6.1.1 Eksempler hvor alle fremgangsmåtetrinn kan være fullt implementert av generiske dataprosesseringsmidler

En vanlig type av CII angår gjenstand hvor samtlige fremgangsmåtetrinn kan gjennomføres fullstendig ved datamaskinprograminstruksjoner som kjøres på midler som, i sammenheng med oppfinnelsen, utfører generiske databehandlingsfunksjoner.

Slike midler kan eksempelvis være innebygd i en personlig datamaskin, en smarttelefon, en printer etc. Selv om det i slike oppfinnelser er mulig med forskjellige kravstrukturer, begynner kravsettet vanligvis med et fremgangsmåtekrav. I et CII-kravsett kan ytterligere krav i andre kategorier opptas på en gjenstand som tilsvarer fremgangsmåtekravet for å oppnå full beskyttelse av oppfinnelsen. Dersom oppfinnelsen angår programvare som kan lastes inn i et minne, overføres over et nettverk eller distribueres på en databærer, kan et krav på et dataprogram [produkt] også finnes i tillegg til en datamaskin-implementert fremgangsmåte. Kategorien for et dataprogram [produkt] krav skiller seg fra kategorien for en tilsvarende datamaskin-implementert fremgangsmåte (se T 424/03 og G 3/08). Den følgende ikke-uttømmende listen inneholder eksempler på akseptable kravformuleringer (se T 410/96, T 1173/97 og 2140/08 T) i kravsett på CII-oppfinnelser:

Eksempler

(i) Fremgangsmåtekrav (krav 1)

-En datamaskin-implementert fremgangsmåte omfattende trinnene A, B, …
-En fremgangsmåte utført av en datamaskin, omfattende trinnene A, B, ...

(ii) Apparat / enhet / system krav (krav 2)
-Et dataprosesseringsapparat / enhet / system som omfatter midler for å utføre [trinnene i] fremgangsmåten ifølge krav 1.

-Et dataprosesseringsapparat / enhet / system som omfatter midler for utførelse av trinn A, midler for utførelse av trinn B, ...
-Et dataprosesseringsapparat / enhet / system som omfatter en prosessor innrettet for å / konfigurert til å utføre [trinnene i] fremgangsmåten ifølge krav 1.

(iii) Dataprogram [produkt] krav (krav 3)

-Et dataprogram [produkt] som omfatter instruksjoner som, når programmet kjøres av en datamaskin, forårsaker at datamaskinen utfører [trinnene i] fremgangsmåten ifølge krav 1.
-Et dataprogram [produkt] bestående instruksjoner som, når programmet kjøres av en datamaskin, fører til at datamaskinen utfører trinn A, B, ....

(iv) Datamaskin-lesbart [lagrings] medium / databærer krav (krav 4)
-Et datamaskinlesbart [lagrings] medium som omfatter instruksjoner som, når de blir eksekvert av en datamaskin, forårsaker at datamaskinen utfører [trinnene i] fremgangsmåten ifølge krav 1.
-En datamaskinlesbar [lagrings] medium som omfatter instruksjoner som, når de blir kjørt av en datamaskin, fører til at datamaskinen utfører trinnene A, B, ...
-En datamaskinlesbar databærer som har lagret deri dataprogram [produkt] som angitt i krav 3.

-Et databærersignal som bærer datamaskinprogram [produkt] som angitt i krav 3.

I formulering (ii) ovenfor, vil apparattrekk ved middel-pluss-funksjon type («middel for ...») forstås som middel særlig tilpasset til å utføre de respektive trinn / funksjoner, og ikke bare egnet til å utføre dem (se T 410/96). Det er ingen spesielle preferanser knyttet til ordvalgmuligheter som «omfatter innretninger for», «innrettet til å», «konfigurert til å» eller ekvivalenter. Disse formuleringene tildeler kravgjenstanden nyhet overfor et uprogrammert dataprosesseringsapparat eller et dataprosesseringsapparat som er programmert for å utføre en annen funksjon.

En innvending i henhold til patentforskriften (pf.) § 7 fjerde ledd anføres ikke dersom kravsettet omfatter ett av kravene fra hver av de ovenfor angitte formuleringer (i) - (iv).

Imidlertid kan det reises en innvending dersom mer enn ett krav er til stede fra et av punktene (i) - (iv), for eksempel hvis det er to eller flere dataprogram [produkt] krav som ikke kan anses å falle inn under ett av unntakene i pf. § 7 fjerde ledd.

Ved vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde av et kravsett som definert ovenfor (formuleringer (i) - (iv)), starter saksbehandlingen vanligvis med fremgangsmåtekravet. Hvis gjenstanden for fremgangsmåtekravet anses ny og oppfinnerisk, er normalt også gjenstanden for de andre krav i kravsettet som er formulert i samsvar med punktene ovenfor ny og oppfinnerisk, forutsatt at kravene omfatter trekkene som tilsvarer alle de som sikrer patenterbarhet av fremgangsmåten.

Krav relatert til CII som er formulert på en annen måte enn de i punktene (i) - (iv) definert ovenfor må vurderes fra sak til sak i lys av vilkårene til klarhet, nyhet og oppfinnelseshøyde (se også punkt 2.3.6.1.2, og 2.3.6).

For eksempel, når oppfinnelsen er realisert i et distribuert databehandlingsmiljø eller involverer produkter som er innbyrdes relatert til hverandre, kan det være nødvendig å henvise til de spesifikke trekkene i de ulike gjenstandene og definere hvordan de samhandler for å sikre at alle vesentlige trekk er tilstede, og ikke bare referere til et annet krav som i de ovenfor angitte formuleringer (ii) - (iv). I slike tilfeller kan også ytterligere selvstendige krav til innbyrdes relaterte produkter og deres tilsvarende fremgangsmåter være tillatt i henhold til bestemmelsen i pf. § 7 fjerde ledd.

Likeledes, hvis brukermedvirkning kreves, kan det være nødvendig å reise en innvending etter patl. § 8 andre ledd dersom det ikke er mulig å bestemme fra kravet hvilke av trinnene som blir utført av brukeren.

Videre kan et krav på en datamaskin-implementert datastruktur i tillegg til formuleringene i punktene (i) - (iv) være tillatt i henhold til pf. § 7 fjerde ledd hvis den er definert ved sine egne tekniske egenskaper, for eksempel ved en veldefinert struktur som i T 858/02, eventuelt med referanser til den tilsvarende fremgangsmåten eller system der den blir brukt. En datamaskin-implementert datastruktur omfatter imidlertid ikke nødvendigvis trekkene i den prosessen den er blitt produsert med. Strukturen er heller ikke nødvendigvis begrenset til metoden den benyttes i. Derfor kan ikke et krav på en datamaskin-implementert datastruktur vanligvis defineres bare ved henvisning til en metode eller som et resultat av en prosess.

For vurderingen av oppfinnelseshøyde for krav som omfatter trekk knyttet til unntakene etter patl. § 1 andre ledd nr. 3, som ofte er tilfelle med CII, se punkt 2.3.6.2.

2.3.6.1.2 Eksempler hvor fremgangsmåtetrinn definerer ytterligere enheter og/eller spesifikke dataprosesseringsmidler.

En annen type av CII angår en søknadsgjenstand hvor et fremgangsmåtekrav innbefatter trinn som er definert som å bli utført ved andre enheter enn generelle databehandlingsmidler, kan et korresponderende innretningskrav og/eller datamaskinprogramkrav behøve mer enn bare en referanse til fremgangsmåtekravet enn som i formuleringene (i) - (iv) i 2.3.6.1.1 for å oppfylle vilkåret i patl. § 8 andre ledd. Videre dersom ikke alle trekkene i fremgangsmåtekravet reflekteres i kravene i andre kategorier som henviser til fremgangsmåten, må disse kravene i andre kategorier tolkes og vurderes separat med hensyn til nyhet og oppfinnelseshøyde.

Spesielt i anvendelsesområder som medisinsk utstyr, måleteknikk, optikk, elektromekanikk eller industrielle produksjonsprosesser, involverer fremgangsmåtekrav ofte trinn for manipulering eller interaksjon med tekniske fysiske enheter ved hjelp av datastyring. Disse fremgangsmåtetrinnene kan ikke alltid bli fullstendig utført av datamaskinen og fremgangsmåtekravet kan angi spesifikke tekniske midler for å utføre noen av trinnene.
I et slikt tilfelle, å definere et datamaskinprogram som i 2.3.6.1.1.(iii), vil vanligvis lede til en innvending under patl. § 8 annet ledd første punktum dersom trinnet utført ved de spesifikke tekniske midlene ikke kan utføres ved et generelt databehandlingsmiddel (se Eksempel 1 nedenfor). En innvending i henhold til patl. § 8 andre ledd første punktum kan også oppstå dersom kravene ikke definerer hvilke trinn som utføres av dataprosessoren eller av de ytterligere enhetene som er involvert, så vel som deres interaksjoner. Det samme gjelder hvis spesifikke dataprosesseringsmidler (for eksempel en spesiell parallell datamaskinarkitektur) er påkrevd, i motsetning til de generiske dataprosesseringsmidler som er beskrevet i 2.3.6.1.1.

Eksempel 1

1.
En fremgangsmåte for å bestemme oksygenmetning på blod i et pulsoksimeter, omfattende:

-mottak i en elektromagnetisk detektor første og andre elektromagnetiske strålingssignaler fra en blodgjennomtrukket vevdel, svarende til to forskjellige bølgelengder av lys;

-normalisering av nevnte elektromagnetiske signaler i henhold til trinn A, B og C for å gi normaliserte elektromagnetiske signaler;

-bestemmelse av oksygenmetning basert på nevnte normaliserte elektromagnetiske signaler i henhold til trinnene D og E.

2.
Et pulsoksimeter som har en elektromagnetisk detektor og midler tilpasset for å utføre trinnene i fremgangsmåten ifølge krav 1.

3.
Et datamaskinprogram [produkt] som omfatter instruksjoner for å bevirke at innretningen ifølge krav 2 til å utføre trinnene i fremgangsmåten ifølge krav 1.

4.
Et datamaskin-lesbart medium som har lagret deri i dataprogrammet som angitt i krav 3.

I dette eksemplet omfatter fremgangsmåten et trinn som er definert som å bli utført ved spesifikke tekniske midler (den elektromagnetiske detektor i pulsoksimeteret).
Et datamaskinprogramkrav som har henvisning bare til fremgangsmåten vil mangle klarhet fordi et slikt program kan ikke bli utført for eksempel på en generell datamaskin som ikke har et pulsoksimeter med en elektromagnetisk detektor. Derfor må datamaskinprogramkravet bli definert som å bli utført på pulsoksimeteret med en elektromagnetisk detektor (ved henvisningen til innretningen i krav 2) heller enn å bare henvise til fremgangsmåten i krav 1).

Eksempel 2

En datamaskinimplementert metode for å bestemme oksygenmetning i blod, omfattende:

-motta data som representerer første og andre elektromagnetiske strålingssignaler fremskaffet av en elektromagnetisk detektor fra et blodstenket vevsparti som tilsvarer to forskjellige bølgelengder av lys;

-normalisering av dataene som representerer nevnte elektromagnetiske signaler i henhold til trinn A, B og C for å tilveiebringe normaliserte data;

-å bestemme oksygenmetning basert på nevnte normaliserte data i henhold til trinn D og E.

Databehandlingsapparat omfattende midler for å utføre fremgangsmåten ifølge krav 1.

Dataprogram [produkt] omfattende instruksjoner som, når programmet kjøres av en datamaskin, får datamaskinen til å utføre fremgangsmåten ifølge krav 1.

Datamaskinlesbart medium som har lagret derpå dataprogrammet [produktet] ifølge krav 3.

Merknader: I dette eksemplet ligger oppfinnelsen i videre behandling av innhentede data for å bestemme oksygenmetning i blod. Dataene kan mottas for eksempel fra en datafil som lagrer data tidligere innhentet fra den elektromagnetiske detektoren. En slik metode kan derfor utføres ved hjelp av generelle databehandlingsmidler, for eksempel i form av en borddatamaskin. Den spesifiserer ikke den elektromagnetiske detektoren som et nødvendig trekk for mottak av inngangsdata. Derfor behøver ikke innretningskravet som er definert med henvisning til metodekravet, å inkludere pulsoksymeteret eller en elektromagnetisk detektor. Videre kan dataprogramkravet utføres på en datamaskin til generell bruk og ikke på en spesifikk innretning i motsetning til tilfellet i eksempel 1. Som et resultat er formuleringene som i 2.3.6.1.1 passende for krav 2-4 i eksempel 2.

2.3.6.1.3 Eksempler på tilfeller hvor oppfinnelsen er realisert i et distribuert datamaskinmiljø

En annen vanlig type av CII er realisert i et distribuert databehandlingsmiljø. Eksempler er en nettverksklient (f.eks. en smarttelefon) og et server-system, tilgang til lagrings- eller behandlingsressurser i en skybasert datamaskin, enheter i et peer-to-peer- nettverk som utfører fildeling, et utvidet virkelighetsmiljø med hodemonterte display, autonome kjøretøy som samhandler over et ad hoc-nettverk eller opprettholder en distribuert hovedbok ved bruk av en blokkjede.

For slike distribuerte CIIer kan kravsettet omfatte krav rettet mot hver enhet i det distribuerte systemet og/eller mot det overordnede systemet og de tilsvarende metoder. Et slikt kravsett kan være tillatt under patentforskriften (pf.) § 7 fjerde ledd. Hvert uavhengig krav må likevel oppfylle vilkårene for patenterbarhet, spesielt til patl. §§ 2 og 8. For eksempel, hvis oppfinnelsen ligger i implementeringen av en skybasert datamaskin med bruk av virtuelle maskiner som muliggjør tilpasning til arbeidsbelastningsendringer ved å allokere ressurser på en automatisk måte, så kan en klientanordning som har tilgang til ressursene i nettskyen allerede være kjent innen teknikkens stilling. Kravsettet skal også oppfylle betingelsene om enhetlighet.

Det kan være nødvendig å referere til de spesifikke trekkene til de ulike enhetene, og å definere hvordan de samhandler for å sikre at alle vesentlige trekk er tilstede. Når det henvises til samspillet mellom de ulike enhetene, må det tas særlig hensyn til at kravet er klart. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å begrense kravet til kombinasjonen av enhetene (se III, 4.9.1). Hvis fordelingen av trinnene i en metode over de involverte enhetene er avgjørende for oppfinnelsen, vil det være nødvendig å definere hvilket metodetrinn som utføres av hvilken enhet for å oppfylle vilkåret i patl. § 8. Om ikke, så etterlates dette ubestemt i generelle CII-krav (se 2.3.6.1.1).

Noen betraktninger vedrørende disse betingelsene er illustrert ved hjelp av de følgende eksemplene. Andre formuleringer (2.3.6.1.1) enn de som er gitt i eksemplene, kan også være en del av kravsettet, men har blitt utelatt av hensyn til korthet.

Eksempel

1. En senderinnretning omfattende midler for koding av data ved å utføre trinnene A og B og midler for å overføre de kodede data til en mottakerinnretning.

2. En mottakerinnretning omfattende midler for mottak av kodete data fra en senderinnretning og midler for dekoding av dataene ved å utføre trinnene C og D.

3. Et system som omfatter en senderinnretning ifølge krav 1 og en mottakerinnretning ifølge krav 2.

4. Et dataprogram [produkt] som inneholder instruksjoner som, når programmet utføres av en første datamaskin, bevirker at den første datamaskinen koder data ved å utføre trinnene A og B og å overføre de kodede dataene til en andre datamaskinen.

5. Et dataprogram [produkt] som omfatter instruksjoner som, når programmet utføres av en annen datamaskin, bevirker at den andre datamaskinen mottar kodete data fra en første datamaskin og dekoder de mottatte data ved å utføre trinnene C og D.

Merknader: Problemet som adresseres ved oppfinnelsen, er overføring av data over et nettverk. Senderinnretningen koder dataene ved hjelp av en algoritme som omfatter trinnene A og B, og mottakerinnretningen utfører den komplementære funksjon med dekoding av data ved bruk av en algoritme som omfatter trinnene C og D. Kravene til pf. § 6 oppfylles siden innretningene i krav 1 og 2 er innbyrdes relatert ved at de samhandler for å utføre oppfinnelsen og løse det uttrykte problemet. Nyhet og oppfinnelseshøyde må vurderes for hvert uavhengig krav enkeltvis. Hvis for eksempel koding i henhold til trinnene A og B muliggjør koding til et kjent kodingsformat på en mer effektiv måte, og dekoding i henhold til trinnene C og D er konvensjonelt, kan det være at bare krav 1 og 3 er nye og oppfinneriske.

2.3.6.2 Krav som inneholder både tekniske og ikke-tekniske trekk ved datamaskin-implementerte oppfinnelser; Eksempler på anvendelse av «COMVIK approach»

EPO-GL Part G, Ch. VII, 5.4, 5.4.1, 5.4.2

Dette omhandles generelt i punkt 5.5.4 Krav som omfatter både tekniske og ikke-tekniske trekk, og punkt 5.5.4.1 Formulering av det objektive tekniske problem for krav med både tekniske og ikke-tekniske trekk.

Eksempler

De følgende eksempler på anvendelse av metoden i punkt 5.5.4 er tatt fra EPO guidelines Part G, Ch. VII, punkt 5.4.2 (Mars 2023). Disse eksemplene har til hensikt å illustrere anvendelsen av trinnene listet opp i punkt 5.5.4 for forskjellige scenarier, som beror på tilfeller fra EPOs Case Law. For illustrasjonsformålet er kravene vesentlig forenklet.

Example 1

Claim 1:

Method of facilitating shopping on a mobile device wherein:

(a) the user selects two or more products to be purchased;

(b) the mobile device transmits the selected products data and the device location to a server;

(c) the server accesses a database of vendors to identify vendors offering at least one of the selected products;

(d) the server determines, on the basis of the device location and the identified vendors, an optimal shopping tour for purchasing the selected products by accessing a cache memory in which optimal shopping tours determined for previous requests are stored; and

(e) the server transmits the optimal shopping tour to the mobile device for displaying.

Application of the steps of the problem-solution approach according to punkt 5.5.4

Step (i): The features contributing to the technical character are prima facie identified as a distributed system comprising a mobile device connected to a server computer which has a cache memory and is connected to a database.

Step (ii): Document D1, which discloses a method for facilitating shopping on a mobile device wherein the user selects a single product and the server determines from a database the vendor selling the selected product nearest to the user and transmits this information to the mobile device, is selected as the closest prior art.

Step (iii): The differences between the subject-matter of claim 1 and D1 are:

(1) The user can select two or more products to purchase (instead of a single product only).

(2) An “optimal shopping tour” for purchasing the two or more products is provided to the user.

(3) The optimal shopping tour is determined by the server by accessing a cache memory in which optimal shopping tours determined for previous requests are stored.

Differences (1) and (2) represent modifications of the underlying business concept, since they define producing an ordered list of shops to visit which sell these products. No technical purpose is served, and no technical effects can be identified from these differences. Hence, these features make no technical contribution over D1. On the other hand, difference (3) makes a technical contribution as it relates to the technical implementation of differences (1) and (2) and has the technical effect of enabling rapid determination of the optimal shopping tour by accessing previous requests which are stored in a cache memory.

Step (iii)(c): The objective technical problem is to be formulated from the perspective of the person skilled in the art as an expert in a technical field (se punkt 5.3). Such a person is not deemed to have any expertise in business-related matters. In the present case, the skilled person can be defined as an expert in information technology who gains knowledge of the business-related features (1) and (2) as part of the formulation of the technical problem to be solved, as would be the case in a realistic situation in the form of a requirement specification. The objective technical problem is thus formulated as how to modify the method of D1 to implement in a technically efficient manner the non-technical business concept defined by the differences (1) and (2), which is given as a constraint to be met.

Obviousness: Following requirement (1), it would have been a matter of routine for the skilled person to adapt the mobile device used in D1 so as to enable the user to select two or more products instead of a single one. It would also have been obvious to assign the task of determining the optimal shopping tour (arising from requirement (2)) to the server, by analogy with the server likewise determining the nearest vendor in D1. Since the objective technical problem further requires a technically efficient implementation, the skilled person would have looked for efficient technical implementations of the determination of a tour. A second document D2 discloses a travel planning system for determining travel trips, listing a set of places to visit, and addresses this technical problem: the system of D2 accesses for this purpose a cache memory storing results of previous queries. The skilled person would thus have considered the teaching of D2 and adapted the server in D1 to access and use a cache memory as suggested in D2 so as to provide a technically efficient implementation of the determination of the optimal shopping tour, i.e. difference (3). Hence, no inventive step is involved in the sense of patl. §§ 1 og 2.

Remarks: The example shows a typical application of the approach developed in T 641/00 (COMVIK). The analysis of technical effects is performed in detail at step (iii) to see if the differences from the closest prior art comprise features making a technical contribution. This analysis refines the initial finding of step (i) by identifying the feature of accessing the cache memory for results of previous requests in the step of determining the tour as a technical feature. Note that in this case step (i) would not need to be indicated explicitly in the reasoning. In step (iii)(c), the non-technical modifications to the business concept are given to the skilled person as a constraint to be met. Whether or not the new business concept is innovative is here irrelevant for the assessment of inventive step, which has to be based on the features of its technical implementation.

Example 2

Claim 1:

A computer-implemented method for brokering offers and demands in the field of transporting freight, comprising the following steps:

(a) receiving transportation offers/demands from users, including location and time data;

(b) receiving current location information of the users from GPS terminals with which the users are equipped;

(c) after receiving a new offer/demand request, verifying if there are previous offers/demands not yet satisfied that can respond to the new request;

(d) if so, selecting the one for which the current locations of both users are closest; and

(e) otherwise storing the new request.

Application of the steps of the problem-solution approach according to punkt 5.5.4

Step (i): Underlying the claimed method is the following business method:

A method for brokering offers and demands in the field of freight transportation, comprising:

(a) receiving transportation offers/demands from users, including location and time data;

(b) receiving information regarding the current location of the users;

(c) after receiving a new offer/demand request, verifying if there are previous offers/demands not yet satisfied that can respond to the new request;

(d) if so, selecting the one for which the current locations of both users are closest; and

(e) otherwise storing the new request.

Such a business method is per se non-technical and excluded under patl. § 1 andre ledd nr. 3. Brokering offers and demands is a typical business activity. Using the geographical location of users is the kind of criterion which a transportation broker could specify as part of a business method based on non-technical, business considerations only. This business method does not serve any technical purpose in the context of the invention and thus does not contribute to its technical character.

Therefore, only the features related to the technical implementation of this business method can be identified as the features contributing to the technical character of the invention:

– The business method steps are carried out by a computer.

– The current location information is received from GPS terminals.

Step (ii): As a suitable starting point, document D1, which discloses a method of order management in which a server computer receives location information from GPS terminals, is selected as the closest prior art.

Step (iii): The difference between the subject-matter of claim 1 and D1 is thus the computer implementation of the steps of the business method defined above.

The technical effect of this difference is merely the automation of the business method underlying claim 1. The conclusion reached in step (i) holds, since the only distinguishing feature making a technical contribution is the technical implementation of this business method.

Step (iii)(c): The objective technical problem is formulated as how to adapt the method of D1 so as to implement the business method of brokering offers and demands according to the user’s current location. The person skilled in the art is considered to be a software project team and is given the knowledge of the business method in the form of a requirement specification.

Obviousness: Adapting the method of D1 to execute the business method steps is straightforward and requires routine programming only. Therefore, no inventive step is involved in the sense of patl. § 2 første ledd.

Remarks: In this example, it was clear from the initial analysis at step (i) that underlying the claimed method was a method for brokering offers and demands, which as such is a business method. The features defining the business method were easily separable from the technical features of its computer implementation. Therefore, this example illustrates a line of argument in which it was possible in step (i) to determine all the features which contribute to the technical character of the invention and all those which do not. This line of argument pertains more to the field of computer-implemented business methods and might be less suitable in other fields.

Example 3

This example illustrates the two-level technicality analysis set forth in punkt 5.5.4.

Claim 1:

A system for the transmission of a broadcast media channel to a remote client over a data connection, said system including:

(a) means for storing an identifier of the remote client and an indication of an available data rate of the data connection to the remote client, said available data rate being lower than the maximum data rate for the data connection to the remote client;

(b) means for determining a rate at which data is to be transmitted based on the indication of the available data rate of the data connection; and

(c) means for transmitting data at the determined rate to said remote client.

Application of the steps of the problem-solution approach according to punkt 5.5.4:

Step (i): At first glance, all features appear to contribute to the technical character of the invention.

Step (ii): Document D1, which discloses a system for broadcasting video over an xDSL connection to the set-top boxes of subscribers, is selected as the closest prior art. The system comprises a database storing identifiers of subscribers’ computers and, in association with them, an indication of the maximum data rate for the data connection to each subscriber’s computer. The system further comprises means for transmitting the video to a subscriber’s computer at the maximum data rate stored for said computer.

Step (iii): The differences between the subject-matter of claim 1 and D1 are:

(1) Storing an indication of an available data rate of the data connection to the remote client, said available data rate being lower than the maximum data rate for the data connection to the remote client.

(2) Using said available data rate to determine the rate at which the data is transmitted to the remote client (instead of transmitting the data at the maximum data rate stored for said remote client as in D1).

The purpose served by using an “available data rate which is lower than a maximum data rate for the data connection to the remote client" is not apparent from the claim. Therefore, the relevant disclosure in the description is taken into account. In the description, it is explained that a pricing model is provided which allows a customer to choose from several service levels, each service level corresponding to an available data-rate option having a different price. A user may select an available data rate lower than the maximum data rate possible with the connection in order to pay less. Hence, using an available data rate which is lower than the maximum data rate for the connection to the remote client addresses the aim of allowing a customer to choose a data-rate service level according to that pricing model. " is the result of a technical implementation of a pricing model which allows a customer to choose from several data rates, each rate being associated with a corresponding level of quality of service and being priced accordingly. This pricing model is itself non-technical through being This is not a technical aim, but an aim of a financial, administrative or commercial nature and thus falls under the exclusion of schemes, rules and methods for doing business in patl. § 1 andre ledd nr. 3. It may thus be included in the formulation of the objective technical problem as a constraint to be met.

The features of storing the available data rate and of using it to determine the rate at which the data is transmitted have the technical effect of implementing this non-technical aim.

Step (iii) (c): The objective technical problem is therefore formulated as how to implement in the system of D1 a pricing model which allows the customer to choose a data-rate service level.

Obviousness: Given the task of implementing this choice of data-rate service level in accordance with the pricing model, it would be obvious to the skilled person that the data rate purchased by a subscriber (i.e. the “available data rate” of claim 1), which can only be lower or equal to the maximum data rate of the data connection to the subscriber’s computer (i.e. the “remote client” of claim 1), would have to be stored for each subscriber and used by the system to determine the rate at which data is to be transmitted to a subscriber. Therefore, no inventive step is involved in the sense of patl. § 2 første ledd.

Remarks: This example illustrates a claim which involves a complex mix of technical and non-technical features. On a first glance basis in step (i), all features appeared to contribute to the technical character of the invention. After comparison with D1, a detailed analysis of the technical character of the contribution made by the invention over D1 was possible at step (iii). This detailed analysis revealed that the differentiating features addressed a non-technical aim. This non-technical aim could thus be incorporated into the formulation of the objective technical problem (T 641/00).

Example 4

Claim 1:

A computer-implemented method of determining areas in which there is an increased risk of condensation for a surface in a building comprising the steps of:

(a)

controlling an infrared (IR) camera to capture an image of the temperature distribution of the surface;

(b)

receiving mean values for the air temperature and the relative air humidity measured inside the building over the last 24 hours;

(c)

calculating, based on said mean air temperature and mean relative air humidity, a condensation temperature at which there is a risk of condensation on the surface;

(d)

comparing the temperature at each point on the image to said calculated condensation temperature;

(e)

identifying the image points having a temperature lower than the calculated condensation temperature as areas at increased risk of condensation on the surface; and

(f)

modifying the image by colouring the image points identified in step (e) in a particular colour to indicate the areas at increased risk of condensation to a user.

Application of the steps of the problem-solution approach according to “punkt 5.5.4».

Step (i): The control of an IR camera in step (a) clearly makes a technical contribution. The question is whether steps (b) to (f) also contribute to the technical character of the claimed subject-matter.

Considered in isolation, steps (b) to (e) relate to algorithmic/mathematical steps and step (f) defines a presentation of information. However, the claim is not directed to a mental act, a mathematical method or presentation of information as such (which would be excluded from patentability under patl. § 1 andre ledd) because the claimed subject-matter involves technical means such as a computer.

Therefore, it has to be assessed whether the algorithmic and mathematical steps as well as the step related to presentation of information do, in the context of the invention, contribute to producing a technical effect, thereby contributing to the technical character of the invention.

Since the above-mentioned algorithmic and mathematical steps (b) to (e) are used to predict the physical state (condensation) of an existing real object (surface) from measurements of physical properties (IR image, measured air temperature and relative air humidity over time), they contribute to a technical effect serving a technical purpose. This applies regardless of what use is made of the output information about the risk of condensation on the surface (see “punkt 2.3.3»). Thus, steps (b) to (e) contribute also to the technical character of the invention.

A decision on whether step (f) makes a technical contribution is deferred to step (iii) below.

Step (ii): Document D1 discloses a method for monitoring a surface to determine the risk of condensation forming on it. The risk of condensation is determined based on the difference of the temperature reading obtained via an IR pyrometer for a single point on the surface and the condensation temperature calculated based on the actual ambient air temperature and the relative air humidity. The numerical value of the difference is then shown to a user as an indication of the likelihood of condensation at said point. This document is taken as the closest prior art.

Step (iii): The differences between the subject-matter of claim 1 and D1 are:

(1)

an IR camera is used (instead of the IR pyrometer of D1, which only captures the temperature at a single point of the surface);

(2)

mean values for air temperature and relative air humidity measured inside the building over the last 24 hours are received;

(3)

the condensation temperature is calculated on the basis of the mean air temperature and mean relative air humidity and compared to the temperature at each point on the IR image of the surface;

(4)

image points having a temperature lower than the calculated condensation temperature are identified as areas at increased risk of condensation on the surface;

(5)

colours are used to indicate areas at increased risk of condensation.

As mentioned above, distinguishing features (1)-(4) contribute to the technical character of the claimed subject-matter and must be taken into consideration for the formulation of the technical problem. These features produce the technical effect of a more precise and reliable prediction of the risk of condensation as a result of considering all surface areas (as opposed to a single point) and accounting for temperature variations during a day.

Distinguishing feature (5) defines a particular manner of presenting information to a user (patl. § 1 andre ledd punkt 4) which does not produce a technical effect since any effect of the choice of displaying data using colours rather than numerical values depends on subjective preferences of the user: some users may prefer the former and other the latter (see “punkt 2.3.7”). This feature thus does not make a technical contribution. It cannot support the presence of an inventive step and is not discussed further in the analysis since it has no bearing on the other distinguishing features.

Step (iii)(c): The objective technical problem is therefore formulated as how to determine the risk of condensation on a surface in a more precise and reliable manner.

Obviousness: The use of an IR camera for obtaining temperature readings on a surface can be considered a normal technical development in the field of thermography without exercising any inventive activity: IR cameras were well known at the effective date of the application. Using an IR camera is a straightforward alternative to measuring the temperature at several points on the monitored surface using an IR pyrometer for the skilled person to arrive at a temperature distribution of the surface.

However, D1 does not suggest considering a temperature distribution on a surface (as opposed to at a single point) and calculating mean values for air temperature and taking relative air humidity measured inside the building over the last 24 hours into consideration. Neither does it suggest taking into account different conditions which may realistically occur inside the building over time for predicting the risk of condensation.

Assuming that no other prior art suggests the technical solution of the objective technical problem defined by distinguishing features (1)-(4), the subject-matter of claim 1 involves an inventive step.

Remarks: This example illustrates the situation addressed in “punkt 5.5.4», second paragraph: features which, when taken in isolation, are non-technical but do, in the context of the claimed invention, contribute to producing a technical effect serving a technical purpose (features (b) to (e), which are algorithmic/mathematical steps). Since said features contribute to the technical character of the invention, they may support the presence of an inventive step.

Example 5

Claim 1:

A method for coating a workpiece using a thermal spray coating process, the method comprising:

(a)

applying, using a spray jet, a material to the workpiece by thermal spray coating;

(b)

monitoring the thermal spray coating process in real time by detecting properties of particles in the spray jet and supplying the properties as actual values;

(c)

comparing the actual values with target values;

and, in the event that the actual values deviate from the target values,

(d)

adjusting process parameters for the thermal spray coating process automatically by a controller on the basis of a neural network, said controller being a neuro-fuzzy controller which combines a neural-network and fuzzy logic rules and thereby maps statistical relationships between input variables and output variables of the neuro-fuzzy controller.

Background: The invention relates to the control of an industrial process, i.e. thermal spray coating of a workpiece. The material used for the coating is injected with the help of a carrier gas into the high-temperature jet, where it is accelerated and/or molten. The properties of the resulting coatings are subject to great fluctuations, even with seemingly constant parameters of the coating operation. The spray jet is monitored visually with a CCD camera. The image picked up by the camera is sent to an image processing system, from which the properties of particles in the spray jet (e.g. velocity, temperature, size, etc) can be derived. A neuro-fuzzy controller is a mathematical algorithm which combines a neural network with fuzzy-logic rules.

Application of the steps of the problem-solution approach according to COMVIK:

Step (i): The method is directed at thermal spray coating, i.e. a specific technical process, comprising various concrete technical features, e.g. particles, workpiece, a spray coating device (implicit).

Step (ii): Document D1 discloses a method for the control of a thermal spray coating process by applying material to a workpiece using a spray jet, detecting deviations in the properties of the particles in said spray jet and adjusting process parameters automatically on the basis of the outcome of a neural network analysis. This document represents the closest prior art.

Step (iii): The difference between the method of claim 1 and D1 concerns the use of a neuro-fuzzy controller combining a neural network and fuzzy logic rules as specified in the second part of step (d).

Computational models and algorithms related to artificial intelligence are, on their own, of an abstract mathematical nature. The feature of combining results of a neural network analysis and fuzzy logic defines a mathematical method when taken on its own. However, together with the feature of adjusting the process parameters, it contributes to the control of the coating process. Hence, the output of the mathematical method is directly used in the control of a specific technical process.

Control of a specific technical process is a technical application. In conclusion, the differentiating feature contributes to producing a technical effect serving a technical purpose and thereby contributes to the technical character of the invention. Therefore, it is taken into account in the assessment of inventive step.

Step (iii)(c): The objective technical problem must be derived from technical effects that are based on objectively established facts and that are directly and causally related to the technical features of the claim.

In the present case, the mere fact that the parameters are calculated using a combination of results of a neural network analysis and fuzzy logic – without any details on specific adaptation to the thermal spray coating process – cannot credibly ensure any technical effect beyond a different adjustment of the process parameters.

In particular, no evidence can be found to acknowledge any increase in the quality of coating properties or of the thermal spraying method that would result from the combination of features of claim 1. In the absence of such evidence, the objective technical problem is to provide an alternative solution to the problem of adjusting the process parameters which control the thermal spray coating process which is already solved in D1.

Obviousness: Starting from the teaching of D1 and tasked with the above objective technical problem, the person skilled in the field of control engineering would look for an alternative solution to determine the control parameters of the process.

A second prior-art document D2 discloses a combination of a neural network and fuzzy logic rules providing a neuro-fuzzy controller in the technical field of control engineering. From this prior art, it has become apparent that at the date of filing of the application, neuro-fuzzy controllers were well known and applied in the field of control engineering. The present solution is therefore considered to be an obvious alternative, rendering the subject-matter of claim 1 not inventive.

Remarks: This example illustrates the case where a mathematical feature which, when taken in isolation, is non-technical but contributes to producing a technical effect serving a technical purpose in the context of the claim. The feature of using a combination of neural network results and fuzzy logic for adjusting process parameters for controlling thermal spraying contributes to the technical character of the invention and may therefore support the presence of an inventive step.

The availability of the general teaching of using neuro-fuzzy controllers in the field of control engineering resulted in the objection that the controller of claim 1 was an obvious alternative. This particular objection could have been avoided if the claim had recited further features of the fuzzy control method linked to some technical properties of the spray coating process. For example, if the desirable coating properties resulted from specific input and output variables of the neuro-fuzzy controller, how the controller is trained or how the output is used in the regulation of the process parameters, these features would have had to be recited in the claim. The description and figures as filed could have provided evidence that the desirable coating properties are indeed achieved. As currently claimed, the neuro-fuzzy controller is not adapted for the specific application of thermal spray coating. There is no evidence of any particular technical effect which is credibly achieved over the whole claimed scope other than that of providing different process parameters as input to the controller.

2.3.7 Fremleggelse av informasjon

patl. § 1 andre ledd nr. 4

EPO-GL Part G, Ch. II, 3.7, 3.7.1

Etter patentloven § 1 andre ledd nr. 4 anses ikke noe som bare utgjør fremleggelse av informasjon som oppfinnelser. Presentasjon av informasjon i henhold til patl. § 1 andre ledd nr. 4 forstås som formidling av informasjon til en bruker. Det gjelder både det kognitive, dvs. det meningsbærende innholdet i informasjonen som presenteres og måten informasjonen presenteres på (T 1143/06, T 1741/08). Dette er ikke begrenset til visuell informasjon, men det dekker også andre presentasjonsmåter, f.eks. lyd eller haptisk (fysisk) informasjon. Det strekker seg imidlertid ikke til de tekniske midler som brukes til å generere slike presentasjoner av informasjon.

Videre skal formidling av informasjon til en bruker skilles fra teknisk gjengivelsesform av informasjon rettet mot et teknisk system som vil behandle, lagre eller overføre denne informasjonen. Trekk av datakodingsskjemaer, datastrukturer og elektroniske kommunikasjonsprotokoller som representerer funksjonelle data i motsetning til meningsbærende data, anses ikke som presentasjoner av informasjon i henhold til patl. § 1 andre ledd nr. 4 (se T 1194/97).

Ved vurdering av unntaket fra patentering i henhold til patl. § 1 andre ledd, må søknadsgjenstanden betraktes som en helhet. Spesielt har et krav rettet mot eller som spesifiserer bruk av ethvert teknisk middel for å presentere informasjon (for eksempel en dataskjerm), som en helhet, teknisk karakter og kravet er således ikke utelukket fra patentering. Et annet eksempel er et krav rettet mot et sett av sammenhørende deler (kit of parts) som omfatter et produkt (f.eks. en blekemiddelblanding) med ytterligere trekk slik som instruksjoner for bruk av produktet eller referanseinformasjon for å evaluere de oppnådde resultater, hvor de ytterligere trekkene ikke har noen teknisk effekt på produktet. Et slikt krav er ikke unntatt siden kravet har et teknisk trekk: et produkt som omfatter en materialblanding.

Når det er fastslått at søknadsgjenstanden som helhet ikke er utelukket fra patenterbarhet, vurderes den mot de andre patenterbarhetsvilkårene, særlig nyhet og oppfinnelseshøyde (patl. § 2).

Under vurderingen av oppfinnelseshøyde analyseres trekk som er relatert til presentasjonen av informasjon for å avgjøre om de i den krevde sammenhengen bidrar til å frembringe en teknisk effekt som tjener et teknisk formål. Hvis de ikke gjør det, gir de ikke noe teknisk bidrag og kan ikke støtte at det er oppfinnelseshøyde (punkt 5.5.4). For å bestemme om en teknisk effekt er frembrakt vurderer saksbehandleren oppfinnelsens sammenheng, oppgaven brukeren utfører, og den egentlige hensikt ved den spesielle presentasjonen av informasjonen.

Et trekk som definerer en presentasjon av informasjon frembringer en teknisk effekt dersom det på pålitelig vis hjelper brukeren i å utføre en teknisk oppgave ved hjelp av en vedvarende og/eller guidet menneske-maskin interaksjonsprosess (T 336/14 og T 1802/13). En slik teknisk effekt anses å være pålitelig oppnådd dersom veiledningen brukeren får i å utføre den tekniske oppgaven på objektivt, sikkert og årsaksbestemt vis er knyttet til trekket. Dette ville ikke være tilfellet dersom den påståtte effekten avhenger av brukerens subjektive interesser eller preferanser. For eksempel, for enkelte brukere er det lettere å forstå data når de vises som numeriske verdier, mens andre muligens foretrekker fargekodevisning. Valget av den ene eller andre måten å vise data på anses derfor ikke å ha en teknisk effekt (T 1567/05). Tilsvarende angår spørsmålet om det er lettere å forstå lydinformasjon som formidles som en musikalsk skala i stedet for uttalte ord, angår bare brukerens oppfatningsevner. Et annet eksempel: Det å gi brukeren anledning til å sette parametere som bestemmer informasjonen som skal presenteres eller å velge en presentasjonsmåte, gir ikke et teknisk bidrag dersom dette bare er tilpasninger til subjektive brukerpreferanser.

Det kan være vanskelig å bestemme i hvilken grad en spesiell presentasjon av informasjon kan anses å gi brukeren pålitelig støtte til å utføre en teknisk oppgave. Det kan forenkles under vurderingen av oppfinnelseshøyde ved å sammenligne oppfinnelsen med kjent teknikk, slik at analysen kan begrenses til de karakteristiske trekkene (punkt 5.5.4). Denne sammenligningen kan avsløre at den potensielle støtten til utførelsen av den tekniske oppgaven allerede er oppnådd i kjent teknikk, med den konsekvens at de særegne trekkene ikke gir noe teknisk bidrag (for eksempel bare relaterer til ikke-tekniske subjektive brukerpreferanser).

Et trekk knyttet til presentasjonen av informasjon kan vanligvis anses å spesifisere:

(i) det meningsbærende innholdet av informasjonen som presenteres, dvs. det som definerer «hva» som presenteres; eller

(ii) måten informasjonen presenteres på, dvs. det som definerer «hvordan» informasjonen presenteres.

Denne kategoriseringen er i det følgende brukt for å muliggjøre en mer detaljert diskusjon av tekniske effekter. Det bemerkes at disse kategoriene ikke er ment å være uttømmende. Det er også tilfeller der et trekk faller inn i begge kategorier. For eksempel, et trinn med «å vise etternavnet til en kunde i store bokstaver» i en krevd metode definerer både det meningsbærende innholdet i den presenterte informasjonen (etternavnet til en kunde) og måten den presenterte informasjonen presenteres på (i store bokstaver). Et slikt trekk kan anses å bestå av to trekk: Den viste teksten er etternavnet til en kunde (faller inn i den første kategorien) og den fremviste teksten vises i store bokstaver (faller inn i den andre kategorien). Presentasjonsmåten i seg selv kan i tillegg formidle ytterligere meningsbærende informasjon. For eksempel kan den delen av et navn som er i store bokstaver være en vedtatt norm for angi hvilken del som er etternavnet.

(i) Hva (hvilken informasjon) presenteres?

Hvis det meningsbærende innholdet i informasjonen som presenteres for brukeren vedrører en intern tilstand som er gjeldende i et teknisk system og gjør det mulig for brukeren å operere dette tekniske systemet på riktig måte, har det en teknisk effekt. En intern tilstand som gjelder i et teknisk system, som en driftsmodus, en teknisk tilstand eller en hendelse som er relatert til systemets interne funksjon, kan endre seg dynamisk og oppdages automatisk. Typisk forårsaker presentasjonen av en slik intern tilstand at brukeren samhandler med systemet, for eksempel for å unngå tekniske feil (T 528/07).

Statisk eller forhåndsbestemt informasjon om tekniske egenskaper eller potensielle tilstander i en maskin, spesifikasjoner for en enhet eller bruksanvisninger kvalifiserer ikke som en intern tilstand som gjelder i enheten. Hvis presentasjonen av statisk eller forhåndsbestemt informasjon bare har til formål å hjelpe brukeren med de ikke-tekniske oppgavene som går forut for den tekniske oppgaven, gir det ikke et teknisk bidrag. For eksempel, er den effekten at brukeren ikke trenger å vite eller huske rekkefølgen av knapper som skal betjenes før en enhet konfigureres, ikke en teknisk effekt.

Ikke-teknisk informasjon som for eksempel et kasinospill, en forretningsmetode eller en abstrakt simuleringsmodell, er utelukkende rettet mot brukeren for subjektiv evaluering eller ikke-teknisk beslutningstaking. Den er ikke direkte knyttet til en teknisk oppgave. Derfor kvalifiserer ikke slik informasjon som en intern tilstand som er virksom i et teknisk system.

(ii) Hvordan er informasjonen presentert?

Et trekk i denne kategorien spesifiserer typisk i hvilken form eller arrangement informasjonen blir formidlet til brukeren, eller tidsforløpet (timingen) for formidlingen (for eksempel på en skjerm). Et eksempel er et diagram som er utformet utelukkende for å formidle informasjon. Spesifikke tekniske trekk relatert til, for eksempel, på hvilket vis lydsignaler eller bilder genereres, er ikke ansett som et vis som informasjonen er presentert på.

Trekk som definerer en visualisering av informasjon i et bestemt diagram eller layout, anses normalt ikke å gi et teknisk bidrag, selv om diagrammet eller utformingen uten tvil formidler informasjon på en måte som en seer intuitivt vil betrakte som spesielt tiltalende, klar eller logisk.

For eksempel å håndtere begrenset tilgjengelig skjermplass er en del av utformingen av presentasjoner av informasjon for menneskelig visning og derfor ikke en indikasjon på teknisk karakter i seg selv. Den generelle ideen om å gi oversikt over flere bilder i et begrenset visningsområde ved å vise et enkelt bilde og sekvensielt erstatte det med andre bilder, ikke basert på tekniske betraktninger, men er et spørsmål om grafisk design. Tilsvarende følger arrangering av objekter innenfor ledig skjermplass ved å eliminere "hvitt mellomrom" mellom vindusruter de samme prinsippene som ville gjelde for grafisk design av en magasinforside og innebærer ikke tekniske overveielser.

På den annen side, hvis presentasjonsmåten på troverdig vis assisterer brukeren i å utføre en teknisk oppgave ved hjelp av en fortløpende og/eller ledet samhandlingsprosess mellom bruker og maskin, frembringer denne en teknisk effekt (T 1143/06, T1741/08, T 1802/13). For eksempel, ved å vise flere bilder ved siden av hverandre i lav oppløsning og å tillate valg og visning av et bilde med høyere oppløsning, formidles informasjon til brukeren i form av et teknisk verktøy som gjør det mulig for brukeren å utføre den tekniske oppgaven med interaktivt søk og henting av lagrede bilder mer effektivt. Lagring av digitale bilder ved forskjellige oppløsninger gir opphav til den tekniske effekten som muliggjør samtidig oversikt over flere bilder (T 643/00). I et annet eksempel, et videofotballspill, frembringer den spesielle måten å formidle til brukeren plasseringen av nærmeste lagkamerat ved å dynamisk vise et føringsmerke på kanten av skjermen når lagkameratene er utenfor skjermen en teknisk effekt som muliggjør en fortløpende menneske-maskininteraksjon ved å løse motstridende tekniske krav: å vise en forstørret del av et bilde og å opprettholde en oversikt over et interesseområde som er større enn displayområdet (T 928/03). Et ytterligere eksempel har sammenheng med et visuelt hjelpemiddel for en kirurg. Hvis den nåværende orienteringen av et medisinsk kuleleddet implantat i løpet av operasjonen vises på en måte som pålitelig assisterer kirurgen til å innstille posisjonen til implantatet på en mer nøyaktig måte, betraktes dette å frembringe en teknisk effekt.

Effekter avhengig av menneskelig fysiologi

Når måten å presentere informasjon på frembringer en effekt i brukerens sinn som ikke er avhengig av psykologiske eller andre subjektive faktorer, men på fysiske parametere som er basert på menneskelig fysiologi og kan defineres nøyaktig, kan denne effekten kvalifisere som en teknisk effekt. Måten informasjonen presentere på, gir da et teknisk bidrag i den grad den bidrar til denne tekniske effekten. For eksempel, fremvisning av et varsel på en av flere dataskjermer nær brukerens nåværende visuelle sentrum for oppmerksomhet, har den tekniske effekten at det mer eller mindre sikres å bli sett umiddelbart (sammenlignet for eksempel med en vilkårlig plassering på én av skjermene). I motsetning til dette er beslutningen om å vise kun hastemeldinger (til forskjell fra alle meldinger) bare basert på psykologiske faktorer og gir dermed ikke et teknisk bidrag. Minimalisering av informasjonsoverbelastning og distraksjon anses i seg selv ikke å kvalifisere som en teknisk effekt (T 862/10). Som et annet eksempel anses fremvisning av en strøm av bilder hvor parameterne for forsinkelse og endring i innholdet mellom suksessive bilder beregnes på bakgrunn av de fysiske egenskaper ved menneskelig visuell oppfatning for å oppnå en jevn overgang, å gi et teknisk bidrag (T 509/07).

Hvis informasjon (for eksempel visuell eller lydstimulus) blir presentert for en person med det formål å frembringe i denne personen en fysiologisk reaksjon (for eksempel ufrivillig øyestirring) som kan måles i sammenheng med å vurdere en medisinsk tilstand (for eksempel synsevne, hørselshemming eller hjerneskade), så kan denne presentasjonen av informasjon anses å frembringe en teknisk effekt.

Effekter avhengig av brukerens mentale aktiviteter

Der søknadsgjenstanden omfatter trekket å presentere informasjon til en bruker, enten det er av kategori (i) eller (ii), så involverer dette at brukeren gjør en evaluering. Selv om en slik evaluering i seg selv er en mental handling (patl. § 1 andre ledd nr. 4), så kvalifiserer bare det faktum at mentale aktiviteter er involvert ikke nødvendigvis søknadsgjenstanden som ikke-teknisk. For eksempel, i T 643/00 diskutert ovenfor, gjør brukeren en evaluering basert på en oversikt over bilder med lav oppløsning for å søke og objektivt gjenkjenne et ønsket bilde. Denne mentale evalueringen kan anses å være et mellomliggende trinn som styrer bildesøket og gjenfinningsprosessen og danner dermed en integrert del av en løsning på et teknisk problem. En slik løsning avhenger hverken av å gjøre det lettere, dvs. legge til rette menneskelige oppgaver som å forstå, lære, lese eller memorere, eller å påvirke brukerens beslutning om hvilket bilde som skal søkes. Det gir en mekanisme for å legge inn et valg som ikke ville være mulig hvis bildene ikke ble vist i det spesifikke arrangementet.

På den annen side, hvis valget eller den grafiske utformingen av informasjonen som presenteres, utelukkende er rettet mot det menneskelige sinn, spesielt for å hjelpe brukeren til å ta en ikke-teknisk beslutning (for eksempel hvilket produkt som skal kjøpes basert på et diagram som viser egenskapene til produktene), er det ikke gjort et teknisk bidrag.

2.3.7.1 Brukergrensesnitt

Brukergrensesnitt, spesielt grafiske brukergrensesnitt (GUI), omfatter trekk for å presentere informasjon og motta inndata i respons som en del av interaksjonen mellom menneske og datamaskin. Det er mer sannsynlig at trekk som definerer brukerinndata har teknisk karakter enn de som bare vedrører utdata og grafisk visning. Inndata krever kompatibilitet med den forhåndsbestemte protokollen til en maskin, mens utdata i stor grad kan være diktert av brukerens subjektive preferanser. Trekk angående den grafiske utformingen av en meny (slik den ser ut og oppfattes) som bestemmes av estetiske hensyn, subjektive brukerpreferanser eller administrative regler, bidrar ikke til den tekniske karakteren til et menybasert brukergrensesnitt. Evaluering av trekk relatert til utdata er adressert i punkt 2.3.6. Dette punktet fokuserer på å evaluere trekk knyttet til hvordan en bruker kan gi inndata.

Trekk som spesifiserer en mekanisme som gjør det mulig for brukeren å komme med innputt, som å skrive inn tekst, lage et utvalg eller sende inn en kommando, anses normalt å gi et teknisk bidrag. For eksempel utgjør det et teknisk bidrag å lage i en GUI med en alternativ grafisk snarvei som lar brukeren direkte fastsette forskjellige behandlingsbetingelser, slik som å starte en utskriftprosess og angi antall kopier som skal skrives ut ved gjentatt bevegelse av å dra et dokumentikon over på et skriverikon. På den annen side betraktes det ikke som et teknisk bidrag å støtte brukerinnputt ved å gi informasjon som bare forenkler brukerens mentale beslutningsprosess under denne oppgaven (for eksempel å hjelpe brukeren til å bestemme hva å legge inn) (T 1741/08).

Hjelp til en bruker i å inngi tekst i et datasystem ved bruk av en prediktiv inndatamekanisme er en teknisk funksjon. Imidlertid, generering av ordvarianter til å bli fremvist for den prediktive inndatamekanismen er i seg selv et ikke-teknisk problem. Den lingvistiske modellen brukt til å løse dette ikke-tekniske problemet utgjør ikke alene et teknisk bidrag. Dersom tekniske overveielser er involvert for å implementere den lingvistiske modellen på en datamaskin, slik som de som relaterer til den interne virkemåten av en datamaskin, så kan en teknisk effekt oppstå.

Avhenger den faktiske oppnåelsen av effekter som å forenkle brukerens handlinger eller å frembringe mer brukervennlige innputtfunksjoner utelukkende av subjektive brukerevner eller preferanser, så kan slike effekter ikke danne grunnlag for et objektivt teknisk problem som skal løses. For eksempel, så er en reduksjon av antall interaksjoner som kreves for å utføre samme brukerinnputt, ikke troverdig oppnådd hvis den bare realiseres for noen benyttelsesmønstre som forekommer og er avhengig av brukerens ekspertise eller subjektive preferanser.

Innputtmuligheter, som gester eller tasteanslag, som bare gjenspeiler subjektive brukerpreferanser, konvensjoner eller spilleregler, og som objektivt sett ikke resulterer i noen fysisk ergonomisk fordel, utgjør ikke noe teknisk bidrag. I motsetning til dette så er et teknisk bidrag tilstede når det ved gjenkjenning av inndata oppnås ytelsesforbedringer, slik som raskere eller mer nøyaktig gjenkjenning av gester, eller redusert prosesseringsbelastning ved prosessenhetens gjenkjennelse av gesten.

2a. Bioteknologiske oppfinnelser

2a.1 Generelt

patl. § 1 tredje ledd

patl. § 3 c

patl. § 8 andre ledd tredje til femte punktum

2a.1.1 Definisjon av bioteknologiske oppfinnelser

Med bioteknologiske oppfinnelser menes i denne retningslinjen oppfinnelser som utgjøres av et produkt som består av eller inneholder biologisk materiale, eller en fremgangsmåte for å fremstille, behandle eller anvende biologisk materiale. Med biologisk materiale forstås materiale som inneholder genetisk informasjon, og som kan formere seg selv eller kan formeres i et biologisk system.

2a.1.2 Vilkår ved patentering av bioteknologiske oppfinnelser

I utgangspunktet kan bioteknologiske oppfinnelser patenteres på lik linje med andre typer oppfinnelser. Det er derfor en forutsetning ved patentering at søknadsgjenstanden er en oppfinnelse i patentrettslig forstand (den har teknisk effekt, teknisk karakter og er reproduserbar), at oppfinnelsen er ny, har oppfinnelseshøyde og er industrielt anvendbar.

Patentsøknaden skal inneholde en beskrivelse av søknadsgjenstanden. Det følger av patl. § 8 andre ledd tredje til femte punktum, at beskrivelsen skal være tydelig, det vil si at den skal inneholde tilstrekkelig teknisk informasjon til at oppfinnelsen skal kunne utøves.

For oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale, må det vurderes om deponering i henhold til patl. § 8 a er nødvendig for at kravet til allmenn tilgjengelighet eller fagpersonens mulighet til å utøve oppfinnelsen skal være oppfylt.

2a.2 Naturlig forekommende biologisk materiale

patl. § 1 tredje ledd

Naturlig forekommende biologisk materiale, dvs. materiale som er identisk med materiale som finnes i naturen, kan gi grunnlag for patent. Forutsetningen er at søknadsgjenstanden er å anse som en oppfinnelse i patentrettslig forstand, fordi det ikke gis patent på rene oppdagelser. Biologisk materiale slik en finner dette materialet i sitt naturlige miljø, skal anses som oppdagelser, mens biologisk materiale som har gjennomgått en form for bearbeiding, f. eks. en isoleringsprosess, kan, dersom materialet kan benyttes til å løse et teknisk problem, være en patenterbar oppfinnelse (2. avd. sak nr. 6552). Patentvernet for naturlig forekommende biologisk materiale omfatter derfor ikke tilsvarende materiale i sin naturlige tilstand.

Eksempel
Det kan gis patent på en biologisk ren kultur av en naturlig forekommende mikroorganisme, for eksempel en bakterie, som dyrkes i en kultur under spesifikke betingelser og som anvendes til å produsere en bestemt type medisinsk substans. Patentvernet omfatter ikke tilsvarende mikroorganismer i sitt naturlige miljø.

Oppfinnelser som gjelder planter og dyr kan bare patenteres hvis utøvelsen av oppfinnelsen ikke er teknisk begrenset til en bestemt plantesort eller dyrerase. Naturlig forekommende planter og dyr vil derfor ikke kunne patenteres.

2a.2.1 Vurdering av patenterbarhet

I samsvar med føringer gitt i forarbeider til lov om endringer i patentloven av 2004.02.01 for å gjennomføre direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser i norsk rett, skal Patentstyret føre en restriktiv praksis ved vurdering av søknader rettet på naturlig forekommende biologisk materiale, se punkt 2a.2.1.1 (oppfinnelseshøyde) og punkt 2a.2.1.2 (industriell utnyttelse). Dette vil motvirke at det blir for enkelt å få patent, at patentbeskyttelsen strekkes for langt og at det legges urimelige hindringer i veien for andres utnyttelse av naturlig forekommende biologisk materiale.

2a.2.1.1 Oppfinnelseshøyde

Norsk praksis ved vurdering av oppfinnelseshøyde for naturlig forekommende biologisk materiale skal, i henhold til forarbeider til lov om endringer i patentloven av 2004.02.01, ligge innenfor våre EØS-rettslige forpliktelser, og på linje med de mest restriktive EU-landene. Med dagens patenteringspraksis i EU blir dette å forstå som en føring om at Patentstyret skal harmonisere sin praksis med EPO på dette området.

Eksempel
Det kan gis produktpatent på naturlig forekommende gensekvenser hvis sekvensene eller proteinene de koder for har uventede egenskaper som medfører oppfinnelseshøyde i forhold til teknikkens stilling eller hvis gensekvensene bare kan isoleres ved bruk av nye og oppfinneriske metoder.

2a.2.1.2 Industriell utnyttelse – patl. § 8 andre ledd femte punktum

Patl. § 8 andre ledd femte punktum presiserer, i henhold til forarbeider til lov om endringer i patentloven av 2019.07.01, at det må fremgå tydelig av patentsøknaden hvordan et naturlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes industrielt. Kravet om at det må fremgå tydelig av patentsøknaden hvordan et naturlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes industrielt, er bare et utslag av kravet i patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.

For at naturlig forekommende biologisk materiale skal oppfylle kriteriet om å være oppfinnelser som kan utnyttes industrielt, må det på leveringsdagen for søknaden i henhold til forarbeider til lov om endringer i patentloven av 2004.02.01, være beskrevet en teknisk effekt for utnyttelsen av det naturlig forekommende biologiske materialet. Det er ikke tilstrekkelig å bare beskrive en mulig teknisk effekt.

Eventuell nødvendig dokumentasjon for å underbygge teknisk effekt kan etterinnsendes når det finnes grunnlag for dette i søknaden på leveringsdagen. Dette vil kunne være tilfelle når teknisk effekt er sannsynliggjort på en slik måte at en fagperson uten vanskeligheter kan utlede effekten fra det som står i søknaden. Innføring av ytterligere eksempler, herunder også nye utføringsformer, kan normalt ikke tas inn i beskrivelsen uten å være i strid med patl. § 13, se kap. VII, men kan legges til grunn i den videre saksbehandlingen.

Det er ikke tilstrekkelig beskrivelse av teknisk effekt i de tilfeller der søknaden på leveringsdagen bare framsetter et teknisk problem uten å løse det, selv om teknisk effekt påberopes og ulike industrielle utnyttelser foreslås i søknaden. Etterinnsendt dokumentasjon kan i slike tilfeller ikke legges til grunn for videre saksbehandling, fordi det i søknaden ved levering ikke var sannsynliggjort noen anvendelse av den påberopte tekniske effekten.

Eksempel (T 1329/04):
Et nytt protein påberopes å tilhøre en kjent superfamilie ut fra struktursammenligning og det påberopes at proteinet har tilsvarende teknisk effekt som superfamilien. Det fremkommer av søknaden at det nye proteinet bare har 6 cysteinresidier, mens det karakteristiske for superfamilien er 7 cysteinresidier. Videre fremkommer det at det nye proteinet har maksimalt 34 % sekvenshomologi med medlemmer av superfamilien, mens kjent teknikk viser at medlemmene av superfamilien har mellom 70 og 90 % homologi med hverandre. Det anses dermed ikke sannsynliggjort at det nye proteinet er et medlem av superfamilien. Etterinnsendt eksempelmateriale som viser at proteinet har den påberopte tekniske effekten godtas derfor ikke.

Manglende beskrivelse av teknisk effekt på leveringsdagen for f.eks. en DNA sekvens vil medføre at sekvensen ikke anses som en oppfinnelse i patentrettslig forstand og den tilfredsstiller derfor heller ikke vilkåret om industriell utnyttelse i patl. § 8 andre ledd femte punktum (se også avgjørelse fra EPOs Opposition Division fra 20 juni 2001, OJ 6/2002, 293).

2a.2.2 Beskyttelsesomfang – patl. § 3 c

Patl. § 3 c ble innført i patentloven ved implementeringen av direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser i norsk rett 2004.02.01. Patl. § 3 c regulerer etter endringer i patentloven av 2019.07.01 bare beskyttelsesomfanget for oppfinnelser rettet på naturlig forekommende biologisk materiale. Patl. § 3 c presiserer at bare den delen av materialet som er nødvendig for den industrielle anvendelsen som er angitt i søknaden, skal omfattes av kravet.

Eksempel
Det søkes patent på en naturlig forekommende gensekvens og det er i søknaden eksemplifisert at deler av sekvensen kan brukes til å løse et konkret teknisk problem. Hvis bare en del av sekvensen er nødvendig for å utøve oppfinnelsen, skal et eventuelt patent bare omfatte denne delsekvensen, og kravet begrenses til denne.

2a.2.2.1 Anvendelsespatenter

Det er, som det fremkommer i ovennevnte avsnitt, ikke prinsipielt utelukket å få produktpatent på naturlig forekommende materiale. I enkelte tilfeller må patentbeskyttelsen imidlertid begrenses til den anvendelsen som er spesifisert i søknaden, fordi det biologiske materialet som sådant ikke oppfyller kravet til nyhet eller oppfinnelseshøyde.
For at det naturlig forekommende biologiske materialet i seg selv (produktkrav) skal tilfredsstille kravet til nyhet, må eksistensen av materialet i den formen det utnyttes industrielt ikke ha vært tidligere kjent. Dersom den patentsøkte formen av det biologiske materialet er kjent fra tidligere, vil det på grunn av manglende nyhet eventuelt bare kunne gis patent på den nye anvendelsen av det biologiske materialet som er angitt i søknaden.
Tilsvarende vil det eventuelt bare kunne gis patent rettet på en ny anvendelse av det biologiske materialet dersom teknikkens stilling gjør det nærliggende for fagpersonen å isolere og karakterisere et bestemt biologisk materiale, dvs. i de tilfeller hvor kravet til oppfinnelseshøyde for det biologiske materialet ikke er oppfylt.

2a.2.3 Begrensning, opphevelse eller ugyldigkjennelse av patent

Et patent meddelt i strid med patl. § 8 andre ledd tredje til femte punktum kan begrenses, oppheves eller ugyldigkjennes ved henholdsvis administrativ begrensning, innsigelse eller administrativ overprøving.

Et patent meddelt i strid med patl. § 3 c kan begrenses ved administrativ begrensning. Se del D.

2a.3 Modifisert biologisk materiale

2a.3.1 Nukleotidsekvenser og mikroorganismer

patl. § 1 tredje ledd

Det kan gis patent på rekombinante nukleotidsekvenser og på genmodifiserte mikroorganismer.
Søknader skal angi hvordan en oppfinnelse kan utnyttes industrielt, hvis dette ikke er åpenbart ut fra beskrivelsen av den, se kap. II, pkt. 3.3.7. I en søknad rettet på en nukleotidsekvens må det derfor redegjøres konkret for hvilken teknisk effekt for eksempel genet, eller proteinet genet koder for, har. Dette betyr at det vil være krav til angivelse av biologisk aktivitet for det proteinet som fremstilles ved bruk av den patentsøkte sekvensen og, alternativt, når en nukleotidsekvens ikke skal brukes til å produsere et protein må funksjonen angis, f. eks. at sekvensen utviser en spesifikk transkripsjonell promotoraktivitet. I en søknad rettet på for eksempel en genmodifisert mikroorganisme, må det redegjøres for dyrkningsbetingelser og for, for eksempel, hvilken substans mikroorganismen produserer under de nevnte betingelser.

Med begrepet mikroorganismer menes her enhver encellet cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale. Det anses således å omfatte humane celler, plante- og dyreceller, protozoer og encellede alger, sopp og bakterier, vira og plasmider, dvs. alle encellede organismer som kan oppdages med mikroskop og som kan oppformeres og manipuleres i laboratoriet.

En plantecelle vil anses som en mikroorganisme, fordi teknologien tillater at planteceller kan rendyrkes i kultur, og fordi planteceller ikke omfattes av definisjonen for planter eller plantesorter (T 356/93).

2a.3.2 Generelt om planter og dyr

patl. § 1 fjerde ledd

patl. § 1 femte ledd

Under forutsetning av at vilkårene for patentering er oppfylt, kan det gis patent på planter og dyr og på fremgangsmåter til fremstilling av planter og dyr. Unntatt fra patentering er imidlertid vesentlig biologiske fremgangsmåter til fremstilling av planter og dyr, planter og dyr som er fremstilt ved en slik fremgangsmåte, plantesorter og dyreraser.

For definisjon av vesentlige biologiske fremgangsmåter, se punkt 2a.3.2.3.

For definisjon av plantesorter og dyreraser, se punkt 2a.3.2.1.

For plantesorter kan det i land som er medlemmer av UPOV-konvensjonen (internasjonal konvensjon om beskyttelse av nye plantesorter), inkludert Norge, gis beskyttelse for plantesorter i henhold til nasjonal lov om planteforedlerrett. Norsk lov om planteforedlerrett forvaltes av Plantesortsnemnda, som har sitt sekretariat hos Mattilsynet.

Ved behandling av søknader rettet på planter og dyr skal unntaket i patl. § 1 b for oppfinnelser hvor den kommersielle utnyttelsen kan være etisk betenkelig, komme i betraktning.

2a.3.2.1 Plantesorter og dyreraser

patl. § 1 fjerde ledd første punktum

pf. § 88

Det er utelukket å patentere plantesorter og dyreraser.

En plantesort kjennetegnes ved sitt samlede genom, dvs. alle genene, og har derfor individualitet og skiller seg klart fra andre sorter. Begrepet plantesort er definert som følger i pf. § 88:

«Med plantesort forstås ... en bestand av planter innenfor en enkelt taksionomisk gruppe av lavest rang, som

kan defineres på grunnlag av forekomsten av kjennetegn som skyldes en gitt genotype eller kombinasjon av genotyper,
kan skilles fra enhver annen bestand av planter på grunnlag av forekomsten av minst ett av de nevnte kjennetegn, og
kan betraktes som en enhet når det gjelder evnen til å formere seg uforandret.

Forekomsten av kjennetegn som nevnt i første ledd nr. 1, kan være invariabel eller variabel mellom sortbestanddeler av samme slag, forutsatt at også variasjonsnivået skyldes genotypen eller kombinasjonen av genotyper.»

Det finnes ingen tilsvarende definisjon av dyrerase, men en dyrerase karakteriseres ved hele genomet tilsvarende en plantesort.

Dersom oppfinnelsen er begrenset til en genetisk endring av en bestemt plantesort eller dyrerase, og det fremstilles en ny plantesort eller dyrerase, er oppfinnelsen utelukket fra patentering.

Et hybrid frø, eller en plante fra et slikt frø, som ikke har evnen til å formere seg uforandret, vil ikke kunne anses å være en plantesort (T 320/87). Det alminnelige kravet til reproduserbarhet må imidlertid oppfylles hvis søknadsgjenstanden skal være patenterbar.

Det kan gis patent rettet på fremgangsmåter for å fremstille en plantesort, fordi den indirekte produktbeskyttelsen en slik fremgangsmåte gir ikke skal tas i betraktning ved patenterbarhetsvurderingen (G 1/98, OJ 3/2000). Det kan imidlertid ikke godtas krav rettet på plantesorter selv om plantesorten er produsert ved en patenterbar fremgangsmåte. Unntaket for patentering av plantesorter gjelder for plantesorter uavhengig av hvordan de er fremstilt. Tilsvarende antas også å måtte gjelde for fremgangsmåter til fremstilling av dyreraser og for dyreraser produsert ved fremgangsmåtene.

2a.3.2.2 Planter og dyr som ikke er begrenset til en plantesort eller en dyrerase

patl. § 1 fjerde ledd andre punktum

Oppfinnelser som gjelder planter og dyr kan patenteres hvis utøvelsen av oppfinnelsen ikke er teknisk begrenset til en bestemt plantesort eller dyrerase og plantene eller dyrene ikke er fremstilt ved en vesentlig biologisk fremgangsmåte. Naturlig forekommende planter og dyr vil som en følge av dette ikke kunne patenteres. Unntaket fra patentering av plantesorter og dyreraser, samt planter og dyr fremstilt ved vesentlig biologiske fremgangsmåter, gjelder altså ikke planter og dyr i sin alminnelighet (T 19/90 OJ 1992, 588, og T 49/83), og følgende kan patenteres:

Eksempel
Det kan gis patent på en genmodifisert plante som kjennetegnes ved høy toleranse for kulde, forutsatt at egenskapen ikke er begrenset til en plantesort.

Et patentkrav som omfatter, men som ikke identifiserer spesifikke plantesorter, er ikke begrenset til eller rettet mot plantesorter. En slik beskyttelse er derfor ikke i strid med patl. § 1 femte ledd første punktum (G 1/98, OJ 3/2000).

Patent på en bestemt egenskap kan dermed gi rettigheter i forhold til planter fra flere plantesorter. Det samme gjelder for oppfinnelser knyttet til dyr.

2a.3.2.3 Vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr

patl. § 1 femte ledd første og andre punktum

Patentloven fastslår at det ikke skal gis patent på vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter og dyr. Begrepet «vesentlig biologisk fremgangsmåte» angår tradisjonell foredling og avl og består av metoder som inneholder eller består av kjønnet krysning av hele plante- eller dyregenomer med påfølgende seleksjon.

En vesentlig biologisk fremgangsmåte for fremstilling av planter og dyr er unntatt fra patentering selv om den inneholder trinn av teknisk karakter som muliggjør eller understøtter kjønnet krysning av hele plante- eller dyregenomer med påfølgende seleksjon. Det er ikke relevant hvorvidt trinnet av teknisk karakter anvender nye eller kjente metoder, er av triviell art eller om selve oppfinnelsen ligger i det tekniske trinnet, dersom fremgangsmåten inneholder et trekk som er vesentlig biologisk.

Planter og dyr som er et resultat av en slik vesentlig biologisk fremgangsmåte er ifølge norsk praksis også unntatt fra patentering. EPOs praksis blir tilsvarende for søknader levert fra og med 2017.07.01, se G 3/19.

En fremgangsmåte for fremstilling av planter og dyr blir imidlertid ikke ansett som en vesentlig biologisk fremgangsmåte, og unntatt fra patentering, når den inneholder trinn av teknisk karakter hvor dette trinnet introduserer eller modifiserer en egenskap i genomet, og introduseringen eller modifiseringen ikke er et resultat av en blanding av gener fra plantene eller dyrene utvalgt for kjønnet krysning. (Se G2/07 og G1/08)

Eksempel
En fremgangsmåte for selektiv avl, hvor utvalgte hester med spesielle egenskaper bare bringes sammen, vil være vesentlig biologisk og derfor ikke patenterbar. Kravet til reproduserbarhet vil heller ikke være oppfylt.

Eksempel
En metode for å fremstille en brokkoliplante med økt glukosinolatinnhold omfatter krysning, seleksjon ved hjelp av molekylære markører og tilbakekrysning. Bruk av molekylære markører er et trekk av teknisk karakter, men introduserer ikke noen nye egenskaper i de produserte plantene og fremgangsmåten er unntatt patentering. (G2/07)

Eksempel
En metode for å fremstille tomatplanter som produserer tomater med redusert vanninnhold er basert på krysning og tilbakekrysning i flere generasjoner og påfølgende screening for å identifisere tomater med redusert vanninnhold regnes som en vesentlig biologisk fremgangsmåte. (G1/08)

Tekniske fremgangsmåter som ikke involverer kjønnet krysning og seleksjon til fremstilling av planter og dyr, inkludert mikrobiologiske fremgangsmåter, kan patentbeskyttes hvis de alminnelige vilkårene for patentering er oppfylt.

Eksempel
En fremgangsmåte for å behandle en plante eller et dyr for å forbedre egenskaper eller produksjonsevne, eller for å fremme eller undertrykke vekst, f.eks. en metode for å beskjære et tre, vil ikke være vesentlig biologisk. Dette fordi det essensielle ved fremgangsmåten er teknisk, selv om en biologisk fremgangsmåte er involvert.

Eksempel
Det samme vil gjelde for en fremgangsmåte for behandling av en plante ved tilsetning av en vekststimulerende faktor eller ved stråling.

2a.4 Opplysningsplikt om leverandørland, opprinnelsesland og samtykke fra disse for biologisk materiale og oppfinnelser som er en videreutvikling av tradisjonell kunnskap

patl. § 8 b

Norsk regelverk skal bidra til at norske borgere følger andre staters regelverk om tilgang til biologisk materiale eller bruk av tradisjonell kunnskap, slik at denne type materiale eller kunnskap ikke skal kunne innføres og utnyttes i Norge uten at nødvendig samtykke foreligger. Kontrollen med at andre lands lovgiving følges vil vanligvis først bli effektuert når materialet brukes og kommersialiseres i Norge, men opplysningsplikten, informasjon om materialets eller kunnskapens herkomst, gjelder generelt, inkludert ved søknad om patent.

2a.4.1 Søknader som omfattes av opplysningsplikten i patl. § 8 b

For søknader om patent som gjelder eller anvender biologisk materiale gjelder opplysningsplikten for søknader levert fra og med 2004.02.01.

For søknader om patent som gjelder eller anvender biologisk materiale ervervet i samsvar med artikkel 12 nr. 2 og 3 i Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, oppfylles opplysningsplikten ved at det i søknader levert fra og med 2009.07.01 er lagt ved en kopi av standardavtalen etter traktatens artikkel 12 nr. 4.

For søknader om patent som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap gjelder opplysningsplikten for søknader levert fra og med 2009.07.01.

Opplysningsplikten omfatter ikke videreførte internasjonale patentsøknader, jf. patl. § 33 andre ledd første punktum.

2a.4.1.1 Opplysningsplikt for oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale

Opplysningsplikten i henhold til patl. § 8 b omfatter søknader som er rettet på oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale. Opplysningsplikten gjelder både når råvarene er hentet direkte fra naturen og når de er hentet fra for eksempel en genbank. Opplysningsplikten gjelder både for naturlig forekommende materiale og materiale hvor oppfinneren har endret strukturen i det mottatte materialet. Det er ikke av betydning om materialet er allment tilgjengelig.

Opplysningsplikten omfatter ikke søknader hvor oppfinnelsen er en fremgangsmåte som brukes på biologisk materiale, for eksempel en ny metode for teknisk bearbeiding av visse typer biologisk materiale. Den gjelder heller ikke for søknader som er rettet på biologisk materiale fra mennesker, se punkt 2a.5.3.

2a.4.1.2 Opplysningsplikt for oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap

Opplysningsplikten for tradisjonell kunnskap gjelder i situasjoner der oppfinneren har gjort seg kjent med tradisjonell kunnskap og innlevert en søknad rettet på en oppfinnelse basert på slik kunnskap. Kunnskapen som oppfinnelsen er basert på må være av teknisk eller praktisk art.

For at det skal være opplysningsplikt må den tradisjonelle kunnskapen kunne knyttes til et lokalsamfunn eller et urfolk.

Opplysningsplikten gjelder uavhengig av om søknaden er rettet på et produkt eller en fremgangsmåte.

Tradisjonell kunnskap skal omfatte kunnskap som omfattes av følgende arbeidsdefinisjon fra WIPO:

«Tradisjonell kunnskap refererer til kunnskapsinnhold som er et resultat av åndsvirksomhet og innsikt i en tradisjonell sammenheng, og inkluderer know-how, ferdigheter, innovasjon, praksis og viten som er del av tradisjonelle kunnskapssystemer, og kunnskap som er innebygget i den tradisjonelle livsstilen til et lokalsamfunn eller urfolk, eller er inneholdt i lukkede kunnskapssystemer som overføres fra generasjon til generasjon. Den er ikke begrenset til bestemte tekniske områder, og kan inkludere kunnskap om jordbruk, miljø og medisin, og kunnskap tilknyttet genetiske ressurser.»

Opplysningsplikten omfatter ikke oppfinnelser hvor sammenhengen mellom den tradisjonelle kunnskapen og oppfinnelsen blir for fjern eller der kunnskapen ikke kan knyttes til et nærmere avgrenset lokalsamfunn eller urfolk. Det er heller ikke tilstrekkelig at oppfinneren har latt seg inspirere av tradisjonell kunnskap dersom oppfinnelsen ikke, eller bare i minimal grad, kan sies å bygge på kunnskapen.

Dersom oppfinneren ikke hadde kjennskap til den aktuelle tradisjonelle kunnskapen vil det ikke foreligge opplysningsplikt.

2a.4.2 Krav til opplysninger fra søker

2a.4.2.1 Krav til opplysninger om leverandørland (for materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, se 2a.4.2.3)

patl. § 8 b første ledd

I patentsøknader hvor oppfinnelsen gjelder eller anvender biologisk materiale eller tradisjonell kunnskap skal det opplyses om hvilket land oppfinneren har hentet eller mottatt det biologiske materialet eller kunnskapen fra, dvs. leverandørlandet. Hvis nasjonal rett i leverandørlandet krever at det innhentes samtykke for uttak av det aktuelle biologiske materialet eller for bruk av tradisjonell kunnskap skal det i søknaden også opplyses om at slikt samtykke er innhentet (jf. biodiversitetskonvensjonen artikkel 15, nr. 4 og 5).

Eksempel
Norge er leverandørlandet dersom søknaden omfatter biologisk materiale mottatt fra en norsk genbank.

Hvis materiale fra mange land inngår i oppfinnelsen, vil hvert enkelt land regnes som leverandørland. Dette betyr at alle landene skal oppgis i patentsøknaden.

2a.4.2.2 Krav til opplysninger om opprinnelsesland (for materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, se 2a.4.2.3)

patl. § 8 b andre ledd

I patentsøknaden skal det også opplyses om opprinnelseslandet for det biologiske materialet eller den tradisjonelle kunnskapen dersom dette er et annet land enn leverandørlandet. Med opprinnelsesland menes det landet der det naturlig forekommende biologiske materialet som oppfinneren faktisk har brukt, ble hentet ut fra sine naturlige omgivelser og for tradisjonell kunnskap i det landet der kunnskapen ble utviklet. Hvis nasjonal rett i opprinnelseslandet krever at det innhentes samtykke for uttak av biologisk materiale eller for bruk av tradisjonell kunnskap skal det i søknaden også opplyses om slikt samtykke er innhentet.

Etter patl. § 8 b skal søknaden bare inneholde opplysninger om opprinnelseslandet og leverandørlandet. Patentsøkeren plikter ikke å opplyse om eventuelle «transittland».

Dersom opprinnelseslandet ikke er kjent, eller det er uvisst eller uforholdsmessig vanskelig å finne ut om det er innhentet samtykke fra opprinnelseslandet, og søkeren har forsøkt å innhente opplysninger om materialets eller kunnskapens opprinnelse fra leverandøren, skal søkeren bare opplyse om dette.

2a.4.2.3 Opplysningsplikt for materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk

For biologisk materiale som er ervervet i samsvar med artikkel 12 nr. 2 og 3 i Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, kan opplysningsplikten bare oppfylles ved at patentsøknaden inneholder en kopi av standard materialoverdragelsesavtale, Standard Material Transfer Agreement (SMTA), som nevnt i artikkel 12 nr. 4 i traktaten. For disse tilfellene er det ikke krav om angivelse av opprinnelsesland, leverandørland og eventuelle samtykker for uttak.

2a.4.3 Manglende eller uriktige opplysninger - saksbehandlers oppgaver

Ved første realitetsbehandling av søknader rettet på oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale inkludert materiale omfattet av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk, eller oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap, skal saksbehandler undersøke om det i søknaden eller i et vedlegg til søknaden er gitt opplysninger i henhold til patl. § 8 b. Dersom dette ikke er tilfelle skal saksbehandler i realitetsuttalelsen informere søkeren om plikten til å opplyse om ovennevnte.

For tradisjonell kunnskap skal saksbehandler informere om opplysningsplikten i tilfeller der det er opplagt fra oppfinnelsens art at den bygger på tradisjonell kunnskap, det er nevnt i søknaden at oppfinnelsen bygger på slik kunnskap eller det fremkommer av relevante anførte publikasjoner.

Saksbehandler skal også informere søker om at brudd på opplysningsplikten ikke har betydning for vurderingen av søknadsgjenstanden eller gyldigheten av de rettighetene som følger av et meddelt patent, se pr. del F, kap. I, punkt 1. Brudd på opplysningsplikten fører derfor ikke til henlegging.

Det kreves ikke dokumentasjon for at samtykke for uttak av biologisk materiale eller bruk av tradisjonell kunnskap er innhentet. Saksbehandler er ikke pålagt å sjekke om opplysningene er korrekte, men hvis saksbehandler likevel er av den oppfatning at det foreligger en situasjon som kan falle inn under straffeloven § 221, må tilsynelatende brudd på bestemmelsen rapporteres. Saksbehandler kontakter Patentjuridisk seksjon. En slik rapportering skjer ved at Patentstyret ved direktøren tar kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). NFD er påtaleberettiget på statens vegne og tar stilling til om anmeldelse skal leveres.

Opplysningsplikten er straffesanksjonert i henhold til straffelovens § 221. Påtalemyndigheten tar stilling til om tiltale skal tas ut.

2a.5 Humant materiale

patl. § 1 a

patl. § 3 c

Oppfinnelser som gjelder materiale hentet fra det menneskelige legeme, kan patenteres på alminnelige vilkår.

Det kan imidlertid ikke gis patent på tekniske oppfinnelser som krenker menneskets verdighet, for eksempel framstilling av kimærer av delvis menneskelig og delvis annen opprinnelse, eller totipotente stamceller fra mennesker, jf. patl. § 1 b og punkt 2a.7.

2a.5.1 Humant materiale som sådant (oppdagelser)

Menneskekroppen på de forskjellige stadiene av sin tilblivelse og utvikling, samt den rene oppdagelse av en av dens bestanddeler, herunder en sekvens eller en delsekvens av et gen, utgjør imidlertid ikke oppfinnelser som kan patenteres, se også punkt 2a.2. Dette betyr at det menneskelige legemet som sådant ikke kan patenteres, og at det ved denne vurderingen er uten betydning hvilket stadium i utviklingen søknadsgjenstanden er knyttet til. Som en følge av dette kan det ikke gis patent på f.eks. kjønnsceller, fostre eller embryoer (befruktede eggceller).

2a.5.2 Bearbeidet humant materiale

En bestanddel som er isolert fra menneskekroppen eller framstilt på annet vis, herunder en nukleotidsekvens eller en cellelinje, kan utgjøre en oppfinnelse som kan patenteres selv om søknadsgjenstandens struktur er identisk med strukturen i en naturlig bestanddel. Dette materialet er å betrakte som oppfinnelser i patentrettslig forstand, fordi dette materialet er resultatet av tekniske fremgangsmåter som er benyttet for å rense, karakterisere og mangfoldiggjøre materialet utenfor menneskekroppen. Dette er tekniske fremgangsmåter som bare mennesket er i stand til å benytte og som naturen selv ikke er i stand til å gjennomføre. Et eksempel på patenterbart humant naturlig forekommende materiale kan typisk være gener eller cellelinjer som kan benyttes i produksjon av legemidler og som gir få bivirkninger på grunn av strukturlikhet med kroppens naturlige bestanddeler.

Tilsvarende vil også modifiserte humane nukleotidsekvenser og cellelinjer kunne patenteres (se T 870/04).

Det er viktig at kravet til teknisk effekt tilfredsstilles ved at funksjonen til nukleotidsekvensen eller cellelinjen angis konkret i søknadens beskrivelse.

Hvis bare en delsekvens av for eksempel et gen, er nødvendig for å utøve oppfinnelsen skal et eventuelt patent bare dekke denne delsekvensen.

Med hensyn til patentering av humant vev og organer er det ikke noe unntak for denne type materiale i patentloven, se likevel punkt 2a.7. Mens modifiserte humane vev og organer vil kunne tilfredsstille patenterbarhetsvilkårene, vil isolerte naturlig forekommende humane vev og organer vanskelig kunne oppfylle kriteriene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Dette medfører at denne type naturlig forekommende materiale ikke vil kunne patentbeskyttes.

2a.5.3 Opplysninger om samtykke til bruk av humant materiale

patl. § 8 c

Opplysningsplikten i henhold til patl. § 8 c gjelder ikke for videreførte internasjonale patentsøknader, jf. patl. § 33 andre ledd første punktum.

I patentsøknader som gjelder eller anvender biologisk materiale fra mennesker, skal det fremgå av søknaden om den eller de personene som materialet stammer fra har samtykket i den aktuelle bruken av materialet i samsvar med biobankloven (lov 21. februar 2003 nr. 12 om biobanker). Det kreves ikke dokumentasjon for at samtykke er innhentet, og det kreves heller ikke at det opplyses om hvem materialet stammer fra.

2a.5.3.1 Manglende eller uriktige opplysninger i henhold til patl. § 8 c

Ved første realitetsbehandling av søknader som gjelder eller anvender humant biologisk materiale, skal saksbehandler undersøke om det i søknaden eller i et vedlegg til søknaden er gitt opplysninger i henhold til patl. § 8 c om at den eller de personene som materialet stammer fra, har samtykket i den aktuelle bruken av materialet i samsvar med biobankloven. Dersom dette ikke er tilfelle skal saksbehandler i realitetsuttalelsen informere søkeren om plikten til å opplyse om at det er gitt samtykke til bruk av materialet. Saksbehandler skal også informere søker om at brudd på opplysningsplikten ikke har betydning for vurderingen av søknadsgjenstanden eller gyldigheten av de rettighetene som følger av meddelte patenter.

Saksbehandler er ikke pålagt å sjekke om opplysningene er korrekte, men hvis saksbehandler likevel er av den oppfatning at det foreligger en situasjon som kan falle inn under straffeloven § 166, må tilsynelatende brudd på bestemmelsen rapporteres. Saksbehandler kontakter Patentjuridisk seksjon. En slik rapportering skjer ved at Patentstyret ved direktøren tar kontakt med Nærings- og handelsdepartementet (NHD). NHD er påtaleberettiget på statens vegne og tar stilling til om anmeldelse skal leveres.

Opplysningsplikten er straffesanksjonert i henhold til straffelovens § 166. Påtalemyndigheten tar stilling til om tiltale skal tas ut.

2a.6 Mikrobiologiske og andre tekniske fremgangsmåter

patl. § 1 femte ledd tredje og fjerde punktum

Det kan meddeles patent på mikrobiologiske fremgangsmåter eller andre tekniske fremgangsmåter eller produkter som er fremstilt ved slike fremgangsmåter. Med mikrobiologisk fremgangsmåte forstås enhver fremgangsmåte som anvender, utføres på eller fremstiller et mikrobiologisk materiale.

Begrepet «mikrobiologisk fremgangsmåte» kan omfatte fremgangsmåter som inneholder både mikrobiologiske og ikke-mikrobiologiske trinn, dersom fremgangsmåten er hovedsakelig mikrobiologisk.

En genteknologisk fremgangsmåte kan være en mikrobiologisk fremgangsmåte dersom den anvender, utføres på eller fremstiller et mikrobiologisk materiale (T 356/93). Imidlertid er ikke genteknologiske fremgangsmåter alltid omfattet av definisjonen for mikrobiologiske fremgangsmåter.

Mikroorganismer kan være produkter av mikrobiologiske fremgangsmåter, og det kan derfor gis produktbeskyttelse for mikroorganismer, se definisjon under punkt 2a.3.1. Det kan også gis patent rettet på patenterbare fremgangsmåter for å fremstille en plantesort, fordi den indirekte produktbeskyttelsen slike fremgangsmåter gir ikke skal tas i betraktning ved patenterbarhetsvurderingen (G 1/98, OJ 3/2000). Det kan imidlertid ikke godtas krav rettet på plantesorter eller dyreraser selv om plantesorten eller dyrerasen er produsert ved en mikrobiologisk fremgangsmåte. Unntaket for plantesorter gjelder for plantesorter uavhengig av hvordan de er fremstilt. Derfor er også plantesorter fremstilt ved rekombinant genteknologi unntatt fra patentering (G 1/98, OJ 3/2000, 111).

Ved vurdering av patenterbarheten for mikrobiologiske fremgangsmåter må det vurderes spesielt om søknadsgjenstanden oppfyller kravet til reproduserbarhet eller om det er nødvendig å foreta deponering av det biologiske materialet som søknaden omfatter, se også punkt 2a.6 og kap. II, punkt 6.

2a.7 Etisk begrunnede unntak

patl. § 1 b

Enhver oppfinnelse hvis kommersielle utnyttelse strider mot offentlig orden eller moral er unntatt fra patentering uavhengig av hvilket teknisk område oppfinnelsen tilhører, se også punkt 6a. Offentlig orden og moral knytter seg særlig til grunnleggende etiske eller moralske prinsipper som det er spesielt viktig å overholde på bioteknologiområdet. Dette skyldes hensynet til menneskets verdighet og integritet, og de potensielt vidtrekkende konsekvensene av å utnytte oppfinnelser på dette området på grunn av oppfinnelsenes forbindelse til levende materiale.

Utnyttelsen av en oppfinnelse skal ikke anses for å stride mot offentlig orden eller moral utelukkende fordi utnyttelsen er forbudt ved lov eller forskrift. En av grunnene til dette er at et produkt, hvis utnyttelse er forbudt ved lov eller forskrift her i landet, skal kunne bli produsert her i landet for eksport til andre land hvor bruken av produktet ikke er forbudt. En annen grunn til dette, kan være at det kan komme endringer i den lov eller forskrift som regulerer utnyttelsen av oppfinnelsen, i løpet av patentets levetid.

Det kan være tilfeller hvor oppfinnelsen kan utnyttes på ulike måter og hvor en, men ikke alle angitte utnyttelser strider mot offentlig orden og moral. I slike tilfeller skal ikke søknaden avslås, men begrenses slik at materialet som det strider mot grunnleggende etiske normer å utnytte, ikke lenger omfattes av søknaden.

Vurderingen av om utnyttelsen av en oppfinnelse strider mot grunnleggende etiske eller moralske prinsipper kommer i tillegg til de andre vurderingene en patentsøkt oppfinnelse underkastes.

Hvis saksbehandler er i tvil om en oppfinnelse strider mot offentlig orden eller moral i henhold til patl. § 1 b, skal Patentstyret rådføre seg med Den etiske nemnda for patentsaker før søknaden avgjøres endelig, se punkt 2a.7.3. Det bør ikke treffes vedtak om avslag i en søknad på grunnlag av patl. § 1 b uten at søknaden har vært forelagt nemnda.

2a.7.1 Veiledende liste over unntatte oppfinnelser

Oppfinnelser som er angitt under følgende punkter 1-4, gir veiledende forklaring til hvordan henvisningen til offentlig orden og moral skal tolkes. Listen er ikke uttømmende. Dersom en søknad ikke faller innunder ett av unntakene, må det gjøres en ytterligere vurdering om søknaden er i strid med patl. § 1 b. Andre oppfinnelser som krenker menneskets verdighet, for eksempel fremgangsmåter for framstilling av kimærer fra kjønnsceller eller totipotente celler fra mennesker eller dyr, skal selvsagt også utlukkes fra patentering, se punkt 2a.5.

Det kan blant annet ikke gis patent på:

Fremgangsmåter for kloning av mennesker.
Alle fremgangsmåter som omfatter kloning av mennesker vil være unntatt fra patentering. Som kloning regnes enhver fremgangsmåte, herunder teknikker til deling av embryoer (befruktede eggceller), som har til formål å frembringe et menneske med samme genetiske informasjon i cellekjernen som et annet levende eller dødt menneske.
Fremgangsmåter for å endre den genetiske identiteten til menneskers kjønnsceller.
Alle fremgangsmåter som kan brukes til å endre arvematerialet i humane kjønnsceller, dvs. som kan benyttes til å gjøre inngrep i den genetiske identiteten til menneskets kjønnsceller, vil være unntatt fra patentering.
Anvendelse av menneskelige embryoer for industrielle eller kommersielle formål.
Dette er et generelt unntak for patentering av anvendelser av menneskelige embryoer. Bestemmelsen regulerer imidlertid ikke oppfinnelser som kan brukes på menneskelige embryoer og være til nytte for dem, for eksempel stoffer som brukes til medisinsk behandling av den befruktede eggcellen.
Fremgangsmåter for å endre den genetiske identiteten til dyr som kan påføre dem lidelser uten at det medfører noen vesentlig medisinsk nytte for mennesker eller dyr, samt dyr fremstilt ved slike fremgangsmåter.
Dersom oppfinnelsen, dvs. fremgangsmåten eller dyret fremstilt ved fremgangsmåten, kan være til vesentlig nytte i medisinsk forskning, kan det gis patent. Det kreves ikke at oppfinnelsen har medisinsk nytteverdi i den forstand at den kan brukes direkte i for eksempel legemiddelproduksjon eller behandling. Oppfinnelsen kan ha medisinsk nytteverdi i forbindelse med forskning, forebygging, diagnostikk eller behandling.

Punkt 3 kommer til anvendelse for oppfinnelser som ødelegger humane embryo selv om dette har skjedd før oppfinnelsen ble gjort, slik det vil være ved oppfinnelser som benytter eksisterende cellelinjer som tidligere er fremstilt ved ødeleggelse av humane embryo (ECJ C-34/10). Dette gjelder selv om verken kravene eller andre deler av søknaden referer til bruk av humane embryo. Det er altså irrelevant på hvilket tidspunkt ødeleggelsen av embryo skjer. Unntaket i punkt 3 er heller ikke avhengig av om det etter søknadens leveringsdag er mulig å oppnå et krevd produkt uten å anvende en fremgangsmåte som er avhengig av at humane embryoer ødelegges (G 0002/06).

Dersom det er mulig å fremstille humane embryonale stamceller, uten at humane embryoer ødelegges, før leveringsdagen for en søknad som er rettet på humane embryonale stamceller, vil ikke søknaden falle inn under unntaket i punkt 3. I søknader levert etter 5. juni 2003 vil derfor vurderingen av humane embryonale stamceller ta hensyn til dette, se WO2003046141, Advanced Cell Technologies Inc, Internasjonal publiseringsdato 5. juni 2003.

Punkt 4 er relevant i alle tilfeller hvor lidelser hos patentsøkte dyr er sannsynlig. Det skal foretas en avveining av sannsynlig lidelse hos dyrene i forhold til dokumentert medisinsk nytte for mennesker eller dyr, og hvorvidt lidelsen og den medisinske nytteverdien er dokumentert i forhold til de samme dyrene, se etterfølgende eksempel.

Eksempel
Krav rettet på transgene mus som inneholder en mutasjon slik at de lett utvikler kreft, kan være patenterbare. Dyrenes lidelse kan godtas når det er dokumentert en medisinsk nytteverdi for mennesker eller dyr. I søknaden er det vist medisinsk nytteverdi for mus, og krav rettet på mus strider derfor ikke mot patl. § 1 b, punkt. 4. Krav rettet på gnagere er imidlertid ikke ansett godtagbare under patl. § 1 b, punkt 4, fordi en medisinsk nytteverdi ikke er vist for hele denne gruppen av dyr. Det gjøres, i tillegg til en patl. § 1 b, punkt 4, vurdering, en ytterligere vurdering i forhold patl. § 1 b for de godtagbare kravene rettet på transgene mus. I hovedsak dreier dette seg om en nøye avveiing mellom dyrenes lidelse og mulig risiko for miljøforurensning og nytten for mennesker eller dyr («T19/90-testen»). Også andre aspekter enn dyrenes lidelser og miljøkonsekvenser kan vurderes i denne testen, for eksempel en påstått trussel mot evolusjonen, økt handel med transgene dyr og en påstått moralsk motstand mot en slik genmanipulering. Denne type argumenter må også være underbygget med bevis (T356/93, T 315/03).

En søknad rettet på en genmodifisert plante vil ikke kunne unntas fra patentering fordi den er forurensende, hvis ikke en eventuell alvorlig forurensningsskade på miljøet er materialisert allerede på meddelelsestidspunktet (T 356/93).

2a.7.2 Innsigelser grunnet på at patentet strider mot patl. § 1 b

patl. § 24 andre ledd

Innsigelsesperioden for innsigelser som er begrunnet med at den kommersielle utnyttelsen av den patenterte oppfinnelsen strider mot offentlig orden og moral, er tre (3) år fra den dagen patentet ble meddelt. Begrunnelsen for denne utvidede innsigelsesordningen er at den vil gjøre det enklere og billigere å angripe patenter rettet på oppfinnelser som det strider mot grunnleggende etiske normer å utnytte.

En utvidet innsigelsesadgang kan skape usikkerhet for patenthaverne. Det vil trolig innkomme få slike innsigelser, fordi det vil fremgå av patentregisteret dersom en søknad har vært forelagt Den etiske nemnda for patentsaker allerede under søknadsbehandlingen, dvs. dersom også Patentstyret var i tvil om patl. § 1 b var til hinder for å imøtekomme søknaden. I tillegg vil innsiger bli avkrevd et ekstra gebyr ved innlevering etter utløpet av ni (9) månedersfristen.

2a.7.2.1 Formalia og realitetsbehandling ved innsigelser grunnet i patl. § 1 b

I henhold til patl. § 24 første ledd, skal alle innsigelser som ikke er basert på patl. § 1 b være innkommet til Patentstyret innen ni (9) måneder fra meddelelsesdagen for patentet. Innsigelser som innleveres etter utløpet av ni (9) månedersfristen i patl. § 24 første ledd, og som ikke er grunnet i patl. § 1 b, skal avvises.

Hvis det innkommer en innsigelse som er begrunnet med at den patenterte oppfinnelsen strider mot unntaket i patl. § 1 b, og Patentstyret er i tvil om patentet er meddelt i strid med patl. § 1 b, skal Patentstyret innhente en rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnda for patentsaker, jf. patl. § 25 tredje ledd andre punktum og punkt 2a.7.2. Det bør ikke treffes vedtak om oppheving av et patent på grunnlag av patl. § 1 b uten at søknaden har vært forelagt nemnda.

Innsigelser innlevert før utløpet av ni (9) månedersfristen i patl. § 24 første ledd, blir behandlet når saken anses tilstrekkelig belyst og ni (9) månedersfristen er utløpt. Innsigelser som innleveres etter ni (9) månedersfristen og som er basert på at en kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen vil stride mot offentlig orden og moral i henhold til patl. § 1 b, skal behandles fortløpende etter hvert som sakene er blitt tilstrekkelig belyst.

Det må innbetales et forskriftsbestemt gebyr ved innlevering av innsigelse etter utløpet av den ordinære ni (9) måneders fristen for innlevering av innsigelser. For andre formelle krav til innsigelsen, se del D, kap. II.

2a.7.2.2 Administrativ begrensning i forlenget innsigelsesperiode

I henhold til patl. § 39 a andre ledd, kan det ikke fremsettes begjæring om patentbegrensning før innsigelsesperioden er utløpt og eventuelle innsigelser er endelig avgjort. Denne bestemmelsen i patl. § 39 a sikter til ni (9) månedersfristen i patl. § 24 første ledd, og kommer derfor ikke til anvendelse for innsigelser som innkommer etter utløpet av ni (9) månedersfristen og som er basert på patl. § 1 b.

2a.7.3 Etisk nemnd

patl. § 15 a

Hvis saksbehandler er i tvil om en oppfinnelse strider mot offentlig orden eller moral i henhold til patl. § 1 b, skal Patentstyret rådføre seg med Den etiske nemnda for patentsaker før søknaden avgjøres endelig eller patent oppheves. Det antas at bare et fåtall patentsøknader eller patenter vil reise spørsmål som det er aktuelt å legge frem for nemnda. En slik fremleggelse vil sikre et bedre beslutningsgrunnlag, og Patentstyret vil legge betydelig vekt på de råd Den etiske nemnda for patentsaker gir i de enkelte søknadene og patentene. Det bør derfor ikke treffes vedtak om avslag på en søknad eller om oppheving av et patent på grunnlag av patl. § 1 b uten at saken har vært forelagt nemnda.

Det er ikke noe vilkår for foreleggelse for nemnda at tvilen er kvalifisert. Det er overlatt til Patentstyrets skjønn å avgjøre om søknaden reiser tvilsspørsmål. At en sak ikke er forelagt nemnda, er derfor ingen formell saksbehandlingsfeil.

2a.7.3.1 Realitetsbehandling basert på patl. § 1 b

Er saksbehandler i tvil om en søknad strider mot offentlig orden eller moral, skal det tas kontakt med Patentavdelingens representant for etiske saker. Innkommer det en innsigelse grunnet på patl. § 1 b skal saksbehandler alltid ta kontakt med Patentavdelingens representant for etiske saker. Et utvalg bestående av den aktuelle saksbehandleren, Patentfagansvarlig og Patentavdelingens representant for etiske saker vil avgjøre om saken skal oversendes Den etiske nemnda for patentsaker.

Patentavdelingens representant for etiske saker vil på vegne av utvalget redegjøre grundig for de etiske spørsmålene som den kommersielle utnyttelsen av oppfinnelsen reiser. Denne redegjørelsen skal inneholde utvalgets vurdering av det etiske spørsmålet, og den vil bygge på tidligere avgjørelser innenfor det samme området og eventuell relevant praksis fra utlandet.

2a.7.3.2 Oversendelse til etisk nemnd

Anmodningen om en rådgivende uttalelse sendes til Den etiske nemnda for patentsaker sammen med den skriftlige redegjørelsen om de etiske problemstillingene, samt andre nødvendige dokumenter. Det sendes samtidig en kopi av anmodningen og redegjørelsen til patentsøker eller patenthaver og innsiger(e). Søker eller patenthaver og innsiger(e) gis samtidig informasjon om at de har mulighet til å kommentere Patentstyrets redegjørelse, samt komme med generelle innspill til Den etiske nemnda for patentsaker.

Patentsøker eller patenthaver og innsiger(e) gis en frist på en (1) måned for å sende sine merknader til Den etiske nemnda for patentsaker. Dersom det er rimelig kan denne tidsfristen forlenges av både nemnda og Patentstyret.

Det vil i enkelte saker være en fordel om partene også gis mulighet til uttale seg i møte med nemnda. Det overlates til nemnda å vurdere om partene i den enkelte sak skal innkalles til et slikt møte.

Den etiske nemnda for patentsaker vil avgi sin rådgivende uttalelse i løpet av tre (3) måneder, og den vil sende en kopi av uttalelsen til patentsøker eller patenthaver og innsiger(e). Patentsøker eller patenthaver og innsiger(e) har en frist på en (1) måned til å komme med skriftlige merknader til uttalelsen. Disse merknadene sendes direkte til Patentstyret. Patentstyret kan forlenge fristen dersom det fremkommer av nemndas oversendelsesbrev at dette er rimelig.

Det skal journalføres at Patentstyret har henvendt seg til Den etiske nemnda for patentsaker, hva henvendelsen gjelder og nemndas svar.

En henvendelse til nemnda anses ikke å være en sensitiv opplysning i forhold til søknader som ikke er allment tilgjengelige. Derimot vil saksdokumentene ikke bli allment tilgjengelige før søknaden har blitt allment tilgjengelig i henhold til patl. § 22, jf. pf. § 105 andre ledd.

Hvis nemnda oversitter fristen på tre (3) måneder får det ingen rettslige konsekvenser. Fristen er først og fremst en ordensregel.

2a.7.3.3 Avgjørelse etter behandling i etisk nemnd

Den rådgivende uttalelsen og eventuelle merknader fra patentsøker eller patenthaver og innsiger(e) vil bli vurdert av Patentstyrets utvalg, og det vil deretter bli tatt en selvstendig avgjørelse i saken.

2a.8 Deponering av biologisk materiale

patl. § 8 a

Hvis en patentsøkt oppfinnelse angår eller gjelder biologisk materiale som ikke er allment tilgjengelig og ikke kan beskrives slik i søknaden at det er mulig for en fagperson å utøve oppfinnelsen, skal patl. § 8 andre ledd tredje punktum, anses oppfylt bare dersom:

en prøve av det biologiske materialet er blitt deponert hos en godkjent deponeringsmyndighet senest den dagen søknaden ble inngitt (dvs. deponeringsinstitusjoner i henhold til artikkel 7 i Budapest-konvensjonen av 28. april 1977),
den inngitte søknaden inneholder de relevante opplysningene om det deponerte materialets karakteristika som søkeren kjenner til,
navnet på deponeringsmyndigheten og deponeringsnummeret er oppgitt i patentsøknaden.

For mer utførlig informasjon om deponering av biologisk materiale, se kap. II, punkt 6.

2a.9 Nukleotid- og aminosyresekvenser

Dersom en søknad omfatter nukleotid- og/eller aminosyresekvenser skal det, med enkelte unntak, inngis en sekvensliste i samsvar med WIPO Standard ST.25. Sekvenslisten skal inneholde en detaljert beskrivelse av nukleotid- og/eller aminosyresekvensene, samt annen tilgjengelig informasjon knyttet til de aktuelle sekvensene.

For mer utførlig informasjon om angivelse av nukleotid og aminosyresekvenser, se kap. II, punktene 3.4.8 og 8.

2a.10 Beskyttelsesomfang for formeringsdyktig materiale

2a.10.1 Generelt om beskyttelsesomfang for formeringsdyktig materiale

patl. § 3 a

Patenter på bioteknologiske oppfinnelser gis hovedsakelig en tilsvarende rekkevidde som patenter som gjelder annet materiale, med de viktige unntakene som gjelder nye generasjoner som følge av at den patenterte organismen reproduserer seg selv.

2a.10.1.1 Produktkrav - biologisk materiale

patl. § 3 a første ledd

Eneretten omfatter alt biologisk materiale som er fremstilt ved formering eller oppformering (eksemplarfremstilling) av det patenterte materialet, forutsatt at materialet har samme egenskaper som det opprinnelige patenterte produktet. Materialet som er fremstilt, må altså inneholde og uttrykke oppfinnelsen, f.eks. en genmodifisering som gir en plante høyere toleranse for kulde.

Eneretten gjelder uansett hvilken reproduksjonsmåte som er brukt. Avkom av patentert selvformerende materiale - dvs. mikroorganismer, dyr og planter - vil derfor i utgangspunktet være omfattet av eneretten.

Det kreves ikke at det reproduserte materialet har samme «form» (frø, stiklinger, planter). Dette innebærer eksempelvis at planter fremstilt av patenterte frø, som utgangspunkt ikke kan utnyttes kommersielt uten tillatelse fra patenthaveren.

Eneretten omfatter bare biologisk materiale som er fremstilt «fra» det patenterte materialet, dvs. ved bruk av dette materialet. Dette betyr at naturlige forekomster av det samme materialet ikke er omfattet av patentet.

2a.10.1.2 Fremgangsmåtekrav - biologisk materiale

patl. § 3 a andre ledd

Biologisk materiale som er fremstilt ved direkte bruk av en patentert fremgangsmåte, er omfattet av eneretten ved et indirekte produktvern. I tillegg omfatter eneretten materiale som er fremstilt ved formering eller oppformering av det direkte fremstilte materialet. Dersom det er gitt patent på en fremgangsmåte for fremstilling av en plante, vil patenthaveren ha enerett til å bruke både selve fremgangsmåten og planter fremstilt ved fremgangsmåten, i tillegg til disse plantenes avkom, i næringsøyemed. Patenthaveren kan derimot ikke hindre kommersiell utnyttelse av tilsvarende planter fremstilt på andre måter.

2a.10.1.3 Produktkrav rettet på gener

patl. § 3 a tredje ledd

Produktpatenter på gensekvenser og materiale som inneholder genetisk informasjon, omfatter ikke bare selve det patenterte materialet, men ethvert materiale «som produktet er innsatt i, og der den genetiske informasjon inngår og uttrykker sin funksjon». Patenthaveren har dermed enerett til kommersiell utnyttelse av alt biologisk materiale som inneholder og uttrykker oppfinnelsen. Dersom det er gitt patent på en modifisert gensekvens som gir planter høy toleranse for kulde, vil patenthaveren ha enerett til kommersiell utnyttelse av alle planter som har de samme egenskapene i kraft av at de uttrykker den patenterte oppfinnelsen.

2a.10.1.4 Materiale bragt i omsetning med sikte på vekst

patl. § 3 a fjerde ledd

Patenthaveren har ikke enerett til kommersiell utnyttelse av avkommet til biologisk materiale dersom fremstilling av den nye generasjonen er «et nødvendig ledd» i den bruken materialet er brakt i omsetning for. Derimot kan direktivet forstås slik at avkommet til den nye generasjonen som utgangspunkt, er beskyttet av patentet.

I praksis betyr dette at dersom plantefrø selges med sikte på salg til planteprodusenter, har planteprodusentene rett til kommersiell utnyttelse av planter som dyrkes frem. Det er derimot mulig at kommersiell bruk av frø fra disse plantene igjen, må ha grunnlag i avtale. Det vil imidlertid ofte være underforstått eller uttrykkelig avtalt at planteprodusenten kan bruke også disse nye plantene til videre formering, slik at fremstilling av nye generasjoner uansett har et avtalemessig grunnlag. Når det gjelder f.eks. mikroorganismer, er det vanskelig å tenke seg en annen løsning. Dette skyldes at mikroorganismer normalt formerer seg meget raskt og ikke i identifiserbare generasjoner, men i «kulturer».

2a.10.2 Landbruksunntaket ("farmers' privilege")

patl. § 3 b

I henhold til patl. § 3 b gjøres det unntak fra patenthaverens enerett når det gjelder bruk av formeringsmateriale fra planter og dyr til landbruksformål.

2a.10.2.1 Planter

patl. § 3 b første ledd

Bønder har rett til å bruke utbyttet av patentbeskyttet formeringsmateriale fra planter til formering eller oppformering i sin egen virksomhet. Forutsetningen er at formeringsmaterialet er solgt eller overdratt på annen måte til landbruksformål av patenthaveren selv eller med samtykke fra denne. Dersom en bonde har kjøpt patenterte såfrø som er brakt i omsetning på lovlig måte, kan bonden med andre ord bruke avlingen til å produsere såfrø til nye avlinger på eget bruk.

Ovennevnte rettigheter gjelder bare egenprodusert formeringsmateriale, og formeringsmaterialet må brukes i egen virksomhet. Det er dermed ingen rett til å utveksle eller selge såkorn til andre.

Omfanget av og vilkårene for bondens rett svarer til det som er fastsatt i pf. § 89. Denne bestemmelsen fastslår at retten til bruk av formeringsmaterialet gjelder i forhold til mange viktige plantearter som f.eks. hvete, rug, bygg og poteter.

Bruk av såkorn for å utvide eksisterende produksjon har trolig ikke hjemmel i pf. § 3b.

For småbønder er gjenbruken gratis. Andre jordbrukere må derimot gi patenthaveren rimelig vederlag, jf. pf. 90. Dette gjelder blant annet bønder som råder over et større jordbruksareal enn det som trengs for å produsere 92 tonn korn.

2a.10.2.2 Dyr

patl. § 3 b andre ledd

Bønder har rett til å bruke avlsdyr eller annet animalsk formeringsmateriale fra dyr til egne landbruksformål, forutsatt at det patenterte dyret eller formeringsmaterialet er brakt i handel på lovlig måte. Dette innebærer at gårdbrukeren kan bruke dyret eller formeringsmaterialet (sæd o.l.) til å produsere nye eksemplarer av dyret til bruk i egen landbruksvirksomhet. Det er neppe heller noe i veien for at bonden kan bruke senere generasjoner til å avle nye dyr.

Som utgangspunkt har all bruk til «egen landbruksvirksomhet» hjemmel i patl. § 3 b, andre ledd. Bonden kan følgelig bruke formeringsmaterialet både til å opprettholde og utvide bestanden med tanke på produksjon av kjøtt, melk, egg e.l. Bestemmelsen tillater imidlertid ikke salg av dyr eller formeringsmateriale «som ledd i eller med sikte på» kommersiell avlsvirksomhet. Dette innebærer for det første at bonden selv ikke kan drive kommersiell avlsvirksomhet på grunnlag av bestemmelsen. Heller ikke kan bonden selge enkeltdyr eller formeringsmateriale videre dersom kjøperen skal bruke materialet til slik virksomhet. Bytte av dyr eller formeringsmateriale mellom bønder for bruk til avl, vil antakelig ofte måtte likestilles med salg.

I motsetning til retten til utnyttelse av planteformeringsmateriale etter første ledd, omfatter regelen i patl. § 3 b, andre ledd, alle dyrearter innenfor landbrukssektoren.

Patl. § 3 b, andre ledd, gjelder sannsynligvis ikke for oppdrett av fisk, eller utnyttelse av forplantningsmateriale fra fisk og andre sjødyr. Formålet med patl. § 3 b er å beskytte tradisjonelle driftsformer, og det er derfor mest naturlig å legge til grunn at oppdrettsvirksomhet faller utenfor. Dette harmonerer også best med at patl. § 3 b taler om «landbruk».

2a.10.3 Naturlig forekommende materiale

patl. § 3 c

Patentbeskyttelse knyttet til naturlig forekommende biologisk materiale omfatter bare den delen av materialet som er nødvendig for å oppnå det industrielle formålet som er angitt i patentsøknaden. Det kan for eksempel være at en oppfinner krever patent på et bestemt gen ved å vise til at genet kan brukes til å løse et konkret teknisk problem. Hvis bare en delsekvens av genet er nødvendig for å utøve oppfinnelsen, skal et eventuelt patent bare dekke denne delsekvensen.

2a.11 Overgangsbestemmelser

Den utvidede fristen for å fremme innsigelser knyttet til offentlig orden eller moral, jf. patl. § 24 andre ledd, og punkt 2a.7.2, gjelder bare for patenter som er meddelt fra og med 2004.02.01.

Bestemmelsene om plikt til å angi leverandørland mv. for biologisk materiale, jf. patl. § 8 b og punkt 2a.4 gjelder bare for søknader innlevert fra og med 2004.02.01. Det samme gjelder plikten til å opplyse om det er gitt samtykke til bruk av menneskelig materiale, jf. patl. § 8c og punkt 2a.5.3.

De øvrige lov- og forskriftsendringene som trådte i kraft 2004.02.01 som følge av gjennomføringen av EUs patentdirektiv i norsk rett og som omfattes av retningslinjene i 2a, skal også gjelde for patentsøknader som er innlevert til Patentstyret før 2004.02.01.

2b. Fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering, patl. § 1 sjette ledd, og produkter til slik anvendelse, patl. § 2 fjerde ledd.

Det meddeles ikke patent på fremgangsmåter for behandling av mennesker eller dyr ved kirurgi, terapi eller diagnostiske fremgangsmåter, se punktene 2b.1 og 2b.2.

Dette er ikke til hinder for at produkter til anvendelse i slike fremgangsmåter kan være patenterbare, se punkt 2b.1.1.

Produkter som er apparater og instrumenter til anvendelse i slike fremgangsmåter må være nye i seg selv, se punkt 2b.1.1.

Produkter som er forbindelser og sammensetninger til anvendelse i slike fremgangsmåter kan, dersom de allerede er kjent, oppnå nyhet hvis de ikke tidligere er kjent å ha en medisinsk anvendelse eller en spesifikk medisinsk anvendelse, se henholdsvis punkt 2b.3 Første medisinske anvendelse og punkt 2b.4 Senere medisinsk anvendelse.

2b.1 Ikke-patenterbare fremgangsmåter som utføres på mennesker eller dyr

Det skal ikke meddeles patent på fremgangsmåter for behandling av mennesker eller dyr ved kirurgi, terapi eller diagnostiske fremgangsmåter.
Intensjonen med patl. § 1 sjette ledd første punktum, er at ikke-kommersielle og ikke-industrielle medisinske og veterinærmedisinske virksomheter som utøves på levende mennesker eller dyr, skal gjøres fritt tilgjengelige slik at medisinsk og veterinærmedisinsk personale i sitt arbeide ikke skal begrenses av patentrettigheter. Tolkningen av bestemmelsen bør hindre unntakene i å bli for omfattende (se G 5/83).

Dette medfører at fremgangsmåter som angår mindre, rutinemessige inngrep som ikke krever medisinsk kompetanse eller ikke medfører noen vesentlig helserisiko, slik som tatovering, piercing, hårfjerning ved optisk stråling og mikroavslipning av huden ikke bør unntas fra patentering (G1/07).

Hvis et krav inkluderer ett eller flere trekk som utgjør en fremgangsmåte for kirurgisk behandling eller terapi utført på et menneske eller dyr, vil kravet bli unntatt fra patentering ifølge patl. § 1 sjette ledd (se T 35/99). I dette tilfellet er det irrelevant om kravet inkluderer eller inneholder tekniske trekk utført på et teknisk objekt (se T 820/92 og T 82/93). Kravet kan bli godtakbart dersom de trekk som utgjør en fremgangsmåte for kirurgisk behandling eller terapi kan unntas ved en negativ avgrensning, se kap. III, punkt 4.13. Ved diagnostisering gjelder at samtlige trinn av teknisk karakter i en diagnostisk fremgangsmåte må foretas på mennesker eller dyr for å være unntatt fra patentering (G 1/04).

Eksempel
Fremgangsmåte for å operere inn pacemaker med algoritmiske egenskaper («pressure sensing means») som registrerer ventrikulært systolisk blodtrykk brukt for å regulere/kontrollere frekvensen til pacemaker. Selv om kontroll av pacemakerfrekvens baserer seg på tekniske trekk utført på et teknisk objekt, vil fremgangsmåten likevel ikke være patenterbar siden den også inneholder kirurgiske og terapeutiske trekk (T 82/93).

Kirurgiske fremgangsmåter, terapi og diagnostiske fremgangsmåter vil i forhold til patl. § 1 sjette ledd, defineres på følgende måter:

Kirurgiske fremgangsmåter defineres av behandlingens natur snarere enn behandlingens formål og omfatter alle fremgangsmåter som innebærer ett eller flere kirurgiske inngrep. Dermed kan både kirurgiske fremgangsmåter for kosmetiske og/eller medisinske formål bli unntatt fra patentering ved patl. § 1 sjette ledd.

En bildetakingsmetode for anvendelse under et kirurgisk inngrep og som produserer data som lar kirurgen bestemme det videre forløp under et inngrep, anses ikke for å være en kirurgisk fremgangsmåte i seg selv og er derfor ikke unntatt fra patentering (G1/07).

Eksempel
En fremgangsmåte for å fremstille en endoprotese på utsiden av kroppen, som krever at det utføres kirurgiske trinn for å ta mål, vil bli ekskludert fra patenterbarhet under patl. § 1 sjette ledd første punktum (se T 1005/98).

Terapi defineres i henhold til hensikten med den fremgangsmåten som utføres.
Terapi omfatter helbredelse av sykdom, inkludert behandling av funksjonshemming utført på et legeme og behandling av blod ved dialyse for returnering til den samme pasienten, og forebyggende (profylaktisk) behandling, for eksempel immunisering mot spesielle sykdommer (se T 19/86) eller fjerning av plakk (se T 290/86). Kosmetisk behandling vil også kunne omfattes av definisjonen for terapi, dersom minst ett trekk er av terapeutisk karakter.

Diagnostiske fremgangsmåter som skal være unntatt fra patentering ifølge patl. § 1 sjette ledd omfatter (G 1/04) bare de fremgangsmåtene som omfatter alle trekk som er nødvendige for å kunne fastslå en diagnose som umiddelbart indikerer sykdomstilstanden på en slik måte at det er grunnlag for å fastsette nødvendig terapeutisk behandling.

Fremgangsmåtene kan omfatte både tekniske og ikke-tekniske trekk, men det er en forutsetning at alle tekniske trekk utøves på mennesker eller dyr. Et trekk anses å være utført på et menneske eller dyr dersom utøvelsen krever at mennesket eller dyret er fysisk til stede ved utøvelsen.

For å bli unntatt fra patentering ved patl. § 1 sjette ledd, (G 1/04), må en diagnostisk fremgangsmåte omfatte følgende trinn:

a) en undersøkelsesfase som involverer innsamling av data,

b) sammenligning av disse dataene med standardverdier,

c) registrering av signifikante avvik ved sammenligningen, og

d) forklaring av avviket med en medisinsk tilstand, dvs. den deduktive medisinske eller veterinærmedisinske vurdering,

hvor de trekk som er av teknisk karakter og som tilhører trinnene a)-c) må tilfredsstille kriteriet «foretas på mennesker eller dyr». Trinnene b) og c) vil som regel være av ikke-teknisk karakter og vil sjeldent foretas på mennesker eller dyr.

Eksempel
Fremgangsmåte for å måle lungefunksjon hos mennesker. (T 125/02)
Trinn a), undersøkelse som involverer innsamling av data, vil i dette tilfellet være å måle endogent nitrogenmonoksidinnhold og/eller tidsfordeling av nevnte endogene NO-innhold i løpet av en eller flere ekshaleringsfaser i en prøve av ekshalert luft. Trekket er av teknisk karakter og utøves på mennesker.
Trinn b), sammenligning av de målte dataene med standardverdier, og trinn c), registrering av signifikant avvik ved sammenligningen, er av ikke-teknisk karakter.
Trinn d), det å forklare avviket med en medisinsk tilstand, vil i dette tilfellet være vurderingen av om avviket kan være en indikasjon på redusert lungefunksjon. Indikasjon på, eller utelukkelse av, en svekket lungefunksjon representerer i dette tilfellet diagnosen. Målingen av NO produsert i lungene og luftveiene gir en forståelse av den spesifikke metabolske forstyrrelsen i lungene eller luftveiene. Bestemmelsen av denne tilstandens karakter ved å følge fremgangsmåten, enten den er positiv, negativ eller uten utslag i forhold til standardverdi, er tilstrekkelig til å avgjøre hvilken terapeutisk aktivitet som skal utøves som følge av diagnosen. Det er ikke nødvendig at den diagnostiske fremgangsmåten avdekker den underliggende lidelse som har forårsaket sykdomstilstanden.
I denne fremgangsmåten er altså alle trinn som er nødvendige for å kunne fastslå en diagnose til stede, og alle tekniske trekk utøves på menneskekroppen. Fremgangsmåten er derfor unntatt fra patentering ved patl. § 1 sjette ledd.

Dersom noen av trinnene a) – d) som definerer en diagnostisk fremgangsmåte mangler i kravet og er nødvendig for å definere oppfinnelsen, skal trinnet/trinnene tas inn i det selvstendige kravet dersom det er grunnlag for dette i basisdokumentene. Det gjelder uansett om trinnene er av teknisk karakter eller ikke. Kravet vil ellers ikke anses å være klare, tydelige og ha støtte i beskrivelsen, jf. patl. § 8 andre ledd første punktum. (Se også G 1/04). Det må vurderes nøye hvilke trinn som ligger implisitt i den patentsøkte fremgangsmåten fordi den bare kan unntas fra patentering dersom alle trinnene er med. For eksempel kan sammenligning av dataene med standardverdier, trinn b), også representere registrering av signifikante avvik ved sammenligningen, trinn c). (T 1197/02)

Diagnostiske fremgangsmåter kan innebære anvendelse av informasjonsinnhentende apparatur og/eller diagnostisk utstyr for å utføre målinger og analyser.

Unntaket fra patentering for diagnostiske fremgangsmåter er ikke avhengig av om medisinsk personale er involvert, til stede eller har ansvaret ved utøvelsen av fremgangsmåten. Unntaket er heller ikke avhengig av om alle trinn i fremgangsmåten kan utføres av medisinsk eller teknisk personale, pasienten selv eller et automatisk system.

2b.1.1 Nye instrumenter, apparater, forbindelser og sammensetninger

På tross av patenteringsunntaket for fremgangsmåter for kirurgi, terapi og diagnose som utføres på mennesker eller dyr kan patenter meddeles på nye produkter som instrumenter, apparater, forbindelser og sammensetninger som skal anvendes i slike fremgangsmåter, se patl. § 1 sjette ledd andre punktum.

For et nytt produkt kan kravet rettes på produktet eller på produktet til den angitte medisinske anvendelsen. I det siste tilfellet kan det skrives på samme kravform som ved første medisinske anvendelse i punkt 2b.3.1 og ved senere medisinsk anvendelse i punkt 2b.4.1.

Et krav rettet på en anordning som er et instrument eller et apparat til medisinsk anvendelse må forstås som en anordning som er egnet til den angitte medisinske anvendelsen, se kap. III, punkt 4.9. Anordninger må alltid være nye i egenskap av sine tekniske trekk siden de ikke er omfattet av nyhetsunntaket som gjelder for kjente forbindelser og sammensetninger til medisinske anvendelser, se patl. § 2 fjerde ledd.

Eksempel

a) «Pacemaker karakterisert ved trekkene A og B.»

b) «Pacemaker karakterisert ved trekkene A og B til anvendelse i en medisinsk fremgangsmåte.»

c) «Pacemaker karakterisert ved trekkene A og B til anvendelse i fremgangsmåte for behandling av sykdom Y.»

Kravene a, b og c må forstås som at anordningen er egnet til angitt anvendelse, det innebærer at anordningen må være ny i seg selv for å være patenterbar. Nyhetsvurderingen vil derfor i de aller fleste tilfeller bli den samme for alle de tre kravformuleringene.

2b.1.2 Kjente forbindelser og sammensetninger

Kjente forbindelser og sammensetninger til anvendelse i fremgangsmåter for kirurgi, terapi og diagnose som utføres på mennesker eller dyr og er unntatt fra patentering kan være patenterbare, se patl. § 2 fjerde ledd.

Dersom forbindelsen eller sammensetningen tidligere bare er kjent til ikke-medisinsk anvendelse, se punkt 2b.3 Første medisinske anvendelse.

Dersom forbindelsen eller sammensetningen tidligere er kjent til medisinsk anvendelse, se punkt 2b.4 Senere medisinsk anvendelse.

2b.2 Patenterbare fremgangsmåter som utføres på mennesker eller dyr

Det bør presiseres at patl. § 1 sjette ledd første punktum, bare unntar fra patentering fremgangsmåter for behandling ved kirurgi, terapi eller diagnostisering som utføres på levende mennesker eller dyr. Følgende typer fremgangsmåter vil derfor kunne være patenterbare hvis de oppfyller alle andre vilkår for patentering:

Eksempel
Fremgangsmåter for behandling av for eksempel en sau for å stimulere vekst, øke kjøttkvaliteten eller stimulere ullproduksjonen.

Eksempel
En ren kosmetisk behandling av mennesker ved administrasjon av et kjemisk produkt (se T 144/83).

Eksempel
En fremgangsmåte for tatovering eller piercing har som eneste mulige hensikt å dekorere kroppen til et menneske eller dyr, og utføres i for eksempel skjønnhetssalonger som er industri i overensstemmelse med patl. § 1 første ledd. Selv om fremgangsmåten involverer kirurgiske inngrep i kroppen, er dette et mindre inngrep som ikke medfører noen vesentlig helserisiko eller krever medisinsk kompetanse (G1/07).

Eksempel
Fremgangsmåte for fjerning av hår fra ønsket hudområde ved hjelp av laser med bestemt bølgelengde (se T 383/03).

Eksempel
En fremgangsmåte for behandling eller diagnostisering som foretas på et dødt menneske eller dyr.

Eksempel
Diagnostiske fremgangsmåter som kun omfatter innsamling av informasjon, for eksempel røntgenundersøkelser, NMR-studier eller blodtrykksmålinger, forutsatt at de ikke indikerer sykdomstilstanden på en slik måte at nødvendig terapeutisk behandling kan igangsettes.

Eksempel
Behandling av kroppsvev eller væsker etter at de har blitt fjernet fra menneske- eller dyrelegemet, eller diagnostiske fremgangsmåter utført på dette materialet, for eksempel behandling av blod for oppbevaring i en blodbank eller diagnostisk testing av blodprøver, forutsatt at dette vevet eller disse væskene ikke skal returneres til det samme legemet.

Eksempel
Fremgangsmåter for testing der testen er anvendelig for forbedring eller kontroll av et produkt, apparat eller prosess som i seg selv er industrielt utnyttbar. Spesielt vil dette gjelde bruk av forsøksdyr i undersøkelser i industrien, for eksempel undersøkelser av produkter for å bringe på det rene fravær av allergiske reaksjoner.

Eksempel
En fremgangsmåte som vedrører funksjonen til et apparat selv om apparatet er tilknyttet et levende menneske eller dyr, hvis det ikke eksisterer noen sammenheng mellom den funksjonen som kreves beskyttet og den terapeutiske effekten av apparatet (se T 245/87).

Eksempel
En fremgangsmåte for å fremstille innleggssåler med hensikt å korrigere holdningen eller en fremgangsmåte for å fremstille en protese. Forutsetningen er at (i) det å ta avtrykk av fotsålen, henholdsvis formen av en arm eller beinstump hvortil protesen skal tilpasses, ikke er av kirurgisk natur og (ii) innleggssålene og protesen blir produsert på utsiden av kroppen.

Eksempel
Fremgangsmåter for fremstilling av en kunstig tann, selv om fremgangsmåten involverer tillagning av en modell i pasientens munn, forutsatt at (i) tilpasningen ikke er av kirurgisk natur og (ii) den kunstige tannen blir produsert på utsiden av kroppen.

2b.3 Første medisinske anvendelse (første indikasjonskrav)

Unntaket fra patentering i patl. § 1 sjette ledd første punktum for fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering som foretas på mennesker eller dyr skal, i henhold til patl. § 1 sjette ledd andre punktum, ikke omfatte produkter, herunder forbindelser eller sammensetninger, til anvendelse i slike fremgangsmåter.

Videre er vilkåret om at en oppfinnelse skal være ny ikke til hinder for at patent meddeles på kjente forbindelser eller sammensetninger til anvendelse i de fremgangsmåtene som er nevnt i patl. § 1 sjette ledd, jf. patl. § 2 fjerde ledd.

Kjente forbindelser eller sammensetninger vil imidlertid bare kunne bli patentert til anvendelse i fremgangsmåter for kirurgi, terapi eller diagnostisering foretatt på mennesker eller dyr og bare hvis den kjente forbindelsen eller sammensetningen ikke var tidligere kjent til anvendelse i noen slik fremgangsmåte (patl. § 2 fjerde ledd første punktum) eller ikke var kjent til den angitte spesifikke anvendelsen i noen slik fremgangsmåte (patl. § 2 fjerde ledd andre punktum). I det siste tilfellet vil kravene måtte rettes på senere medisinsk anvendelse, se punkt 2b.4 Senere medisinsk anvendelse.

Imidlertid er krav rettet på forbindelser og sammensetninger til første (og senere) medisinske anvendelser også akseptable for nye forbindelser som sekundære sikkerhetskrav («fall-back-claim») i tilfelle det, etter meddelelse, skulle komme frem at forbindelsen likevel var kjent fra tidligere.

En forbindelse eller sammensetning som er kjent anvendt for eksempel i terapi, kan ikke patenteres til generell anvendelse i kirurgi eller in vivo diagnose fordi en slik oppfinnelse ikke vil være den første medisinske anvendelsen av forbindelsen eller sammensetningen. I slike tilfeller bør det vurderes om kravet heller kan rettes på forbindelsen eller sammensetningen til den senere medisinske anvendelsen, se punkt 2b.4. Tilsvarende kan f.eks. ikke en forbindelse eller sammensetning som er kjent anvendt i terapi på mennesker bli beskyttet til anvendelse i generell terapi av dyr.

2b.3.1 Kravform ved første medisinske anvendelse

Et anvendelsesbundet produktkrav rettet på en kjent forbindelse eller sammensetning for første gangs anvendelse i kirurgi, terapi og/eller in vivo diagnostiske fremgangsmåter skal være på følgende form:

Forbindelse X,

Kjemisk forbindelse X,

Sammensetning som
inneholder X,

eller

Preparat inneholdende X

til anvendelse

som et medikament,

i terapi,

i in vivo diagnostikk,

eller

i kirurgi.

Uttrykket «til anvendelse» skal være med for tydelig å vise sammenhengen med ordlyden i patl. § 2 fjerde ledd første punktum. Uttrykket kan tas inn i kravets ordlyd hvis det mangler uten at dette vil være i strid med patl. § 13.

Uttrykket «in vivo» skal være med for å begrense kravet til forbindelser til anvendelse i diagnostiske fremgangsmåter som er unntatt fra patentering i patl. § 1 sjette ledd første punktum. Dersom uttrykket «in vivo» mangler og slik bruk fremkommer direkte eller indirekte av søknaden, kan «in vivo» tas inn i kravets ordlyd.

Krav på en sammensetning kan også være formulert som krav på kit der de individuelle aktive forbindelsene, representert ved kjente terapeutiske midler, enten samtidig, separat eller sekvensielt resulterer i en ny eller uventet samlet terapeutisk effekt som ikke kan tilskrives forbindelsene enkeltvis (T 9/81). Det forutsetter at forbindelsene i kit’et danner en reell anvendelsesbundet kombinasjon (T 584/97).

Vi vil også godta krav på forbindelser og sammensetninger til første medisinske anvendelse med en mer presisert angivelse av bruk, selv om det patentbegrunnende er første gangs anvendelse av den aktive forbindelsen eller sammensetningen i kirurgi, terapi og/eller in vivo diagnostiske fremgangsmåter for første gang, for eksempel

"...til anvendelse i behandling av sykdom Y".

Vi vil ikke godta krav på formen

«Anvendelse av forbindelse X eller sammensetning som inneholder X i terapi eller i behandling av sykdom Y.»

fordi det vil bli ansett som en fremgangsmåte for behandling som er unntatt fra patentering i henhold til patl. § 1 sjette ledd første punktum.

2b.3.2 Vurdering av nyhet ved første medisinske anvendelse

Et mothold vil være nyhetshindrende for et krav rettet på en forbindelse eller sammensetning til første medisinske anvendelse dersom det i motholdet er beskrevet en faktisk medisinsk anvendelse av forbindelsen eller sammensetningen, også når det er beskrevet på et helt annet medisinsk felt. Et mothold som inneholder eksperimenter som beskriver en effekt som kan gjøre forbindelsen egnet for bruk i terapi, eller beskriver in vitro testing for slik anvendelse, vil imidlertid bare være nyhetshindrende hvis fagpersonen direkte og utvetydig kan utlede en slik terapeutisk anvendelse fra dokumentet (T 158/96).

Et dokument som angir at en forbindelse eller sammensetning er anvendt i terapi, uten å beskrive faktiske kliniske data kan være nyhetshindrende. Det vil i dette tilfellet være opp til søker å bestride om denne angivelsen muliggjør anvendelse.

2b.3.3 Vurdering av oppfinnelseshøyde ved første medisinske anvendelse

Mothold som inneholder eksperimenter som beskriver en effekt som kan gjøre forbindelser egnet for bruk i terapi, eller som beskriver in vitro testing, kan benyttes som grunnlag for manglende oppfinnelseshøyde.

Beslektede forbindelser med kjent medisinsk anvendelse vil kunne være aktuelle som grunnlag for manglende oppfinnelseshøyde.

Eksempel
Forbindelse X er en kjent forbindelse som ikke tidligere har blitt anvendt i terapi, men den er strukturelt nært beslektet med forbindelse Y som tidligere er kjent anvendt ved behandling av hjertesykdommer. Et krav rettet på «Forbindelse X til anvendelse i terapi» vil kunne mangle oppfinnelseshøyde, mens et krav rettet på «Forbindelse X til anvendelse i behandling av kreft» mer sannsynlig vil kunne tilfredsstille kravet til oppfinnelseshøyde. Hvis det var forbindelse X som tidligere hadde vært benyttet i behandlingen av hjertesykdommer, vil et krav rettet på forbindelse X til en spesifikk senere medisinsk anvendelse være den eneste akseptable kravformen.

Se kap. II punkt 3.3.6.1 om valg av støtte eller oppfinnelseshøyde som vurderingsgrunnlag.

2b.3.4 Støtte i beskrivelsen ved første medisinske anvendelse

Det brede omfanget ved krav på forbindelser og sammensetninger til første medisinske anvendelse, se punkt 2b.3.1, dvs. manglende angivelse av spesifikk terapeutisk anvendelse, er tillatt selv om beskrivelsen bare viser en enkelt terapeutisk anvendelse av forbindelsen eller sammensetningen. Dette begrunnes med at forbindelsen eller sammensetningen ikke tidligere har blitt benyttet innen medisin. Det meddeles absolutt beskyttelse for all bruk av nye forbindelser og sammensetninger, og tilsvarende skal en kjent forbindelse som anvendes første gang innen medisin, få beskyttelse til all medisinsk anvendelse.

Et krav på forbindelser og sammensetninger til første medisinske anvendelse skal imidlertid ha støtte i beskrivelsen som sannsynliggjør forbindelsenes og sammensetningenes virkning i terapi, kirurgi eller in vivo diagnose. Kravets innhold skiller seg bare fra teknikkens stilling ved forbindelsenes og sammensetningenes anvendelse og denne anvendelsen må derfor ha støtte i beskrivelsen. Som støtte for den medisinske anvendelsen kan søknaden inneholde in vivo eller in vitro data, men også in silico modeller kan være tilfredsstillende hvis de kan anses å gi en troverdig basis for støtten.

Derimot vil selektiv binding av en forbindelse til en spesifikk reseptor ikke i seg selv utgjøre terapeutisk anvendelse. Selv om dette kan være en viktig vitenskapelig oppdagelse vil det være behov for tilstedeværelse av en definert patologisk tilstand for at det skal være en oppfinnelse som kan patenteres (T 241/95).

Hvis et krav på forbindelser og sammensetninger til første medisinske anvendelse er et subsidiært krav til et krav rettet på en ny forbindelse eller sammensetning som har nødvendig støtte i beskrivelsen, er det ikke nødvendig å foreta separat vurdering av støtten for kravet rettet på første medisinske anvendelse.

Se kap. II punkt 3.3.6.1 om valg av støtte eller oppfinnelseshøyde som vurderingsgrunnlag.

2b.3.5 Enhetlighet ved første medisinske anvendelse

Hvis en søknad beskriver for første gang et antall forskjellige kirurgiske, terapeutiske eller in vivo diagnostiske anvendelser for en kjent forbindelse eller sammensetning, vil selvstendige krav rettet på forbindelsen eller sammensetningen til hver av disse ulike anvendelsene ikke anses som uenhetlige, se også punkt 2b.3.4, første avsnitt, siste setning. Saksbehandler må imidlertid påse at betingelsene for å kunne godta flere selvstendige krav av samme kategori oppfylles, se kap. III, punkt 3.1.2.

Patl. § 10 er heller ikke til hinder for at krav rettet på forbindelse og sammensetning til ulike medisinske anvendelser kan godtas i samme søknad som krav rettet på nye kjemiske forbindelser og/eller preparater, forutsatt at den aktive forbindelse er den samme.

2b.4 Senere medisinsk anvendelse (annen indikasjonskrav)

Nyhetskravet i patentloven er heller ikke til hinder for at patent meddeles på kjente forbindelser eller kjente sammensetninger til en spesifikk anvendelse i fremgangsmåter som nevnt i patl. § 1 sjette ledd, såfremt en slik anvendelse ikke er kjent, se patl. § 2 fjerde ledd andre punktum.

Senere medisinsk anvendelse av en forbindelse eller sammensetning kan bli beskyttet ved et anvendelsesbundet produktkrav rettet på forbindelsen eller sammensetningen til en spesifisert ny medisinsk anvendelse. Hvis den spesifiserte anvendelsen av forbindelsen eller sammensetningen er ny, tilfredsstilles nyhetskravet selv om den samme forbindelsen eller sammensetningen er kjent anvendt innen annen medisinsk bruk tidligere.

En forutsetning for å kunne godta krav på forbindelser og sammensetninger til senere spesifikk anvendelse er at forbindelsen eller sammensetningen skal anvendes i en fremgangsmåte for terapi, in vivo diagnostisering eller kirurgi som er unntatt fra patentering i henhold til patl. § 1 sjette ledd første punktum (G 2/08).

Veiledning for hvilke produkter som kan anses å utgjøre «forbindelser eller sammensetninger» i denne sammenheng, kan finnes i avgjørelsen T 1758/15 fra EPO, som angår et biokompatibelt fyllmateriale for anvendelse i en spesifikk terapeutisk fremgangsmåte.

2b.4.1 Godtakbare kravformer ved senere medisinsk anvendelse

I følge patl. § 2 fjerde ledd andre punktum gjelder krav rettet på forbindelser eller sammensetninger til senere medisinske anvendelser i utgangspunktet forbindelser og sammensetninger som allerede er kjent anvendt innen medisin, men hvor det er fremkommet en ny spesifikk medisinsk anvendelse.

Godtakbare nye spesifikke medisinske anvendelser kan være:

(I) Ny spesifikk terapeutisk anvendelse:

(i) Ny sykdom

(ii) Ny pasientgruppe

(iii) Ny administrasjonsform

(iv) Nytt behandlingsregime

(II) Ny spesifikk in vivo diagnose

(III) Ny spesifikk kirurgisk anvendelse

Krav ved senere medisinsk anvendelse skal være skrevet som anvendelsesbundne produktkrav som angir den spesifikke medisinske anvendelsen, f.eks.:

«Forbindelse X eller sammensetning som inneholder X til anvendelse i terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom Y.»

Se punktene (I)-(III) nedenfor for kravformuleringer og nærmere informasjon om de ulike spesifikke senere medisinske anvendelsene.

Eksempel

«Kit bestående av forbindelse X og forbindelse Y til anvendelse i behandling av sykdom A der Y administreres daglig to timer etter X.»

I søknader med prioritets- eller leveringsdag før 2011.03.01 kan krav ved senere medisinsk anvendelse også utformes som såkalte «Swiss-type claim»:

«Anvendelse av forbindelse X eller sammensetning som inneholder X for fremstilling av et medikament for terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom Y.»

I søknader med prioritets- eller leveringsdag fra og med 2011.03.01 godtas «Swiss-type claim» bare når det patentbegrunnende er første gangs bruk av forbindelsen som medikament (G 2/08) eller at forbindelsen i seg selv er ny og patenterbar, se punkt 2b.4.3.

(I) Ny spesifikk terapeutisk anvendelse

Ny spesifikk terapeutisk anvendelse kan være (i) ny sykdom, (ii) ny pasientgruppe, (iii) ny administrasjonsform eller (iv) nytt behandlingsregime.

(i) Ny sykdom
Dersom en forbindelse eller sammensetning er tidligere kjent brukt i medisin skal et krav på forbindelsen eller sammensetningen til spesifikk terapeutisk anvendelse angi hvilken sykdom som skal behandles og/eller forebygges. Det gjelder uansett om den tidligere kjente medisinske anvendelsen av forbindelsen eller sammensetningen var innen terapi, kirurgi eller in vivo diagnostisering. Det er anvendelsen i terapi av den spesifikke sykdommen som vil være det patentbegrunnende.

Slike krav kan være på formen:

«Forbindelse X eller sammensetning som inneholder X til anvendelse i terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom Y.»

Tabellen viser alternative skrivemåter for kravene.

Forbindelse X,

Sammensetning som inneholder X,

eller

Preparat inneholdende X

til anvendelse

i terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom Y,

i en fremgangsmåte for behandling av sykdom Y,

i en fremgangsmåte for å behandle sykdom Y,

i en fremgangsmåte for terapi av sykdom Y,

eller som et medikament definert ved sin funksjon (f.eks. som et anti-inflammatorisk medikament).

Uttrykket «til anvendelse» skal være med for tydelig å vise sammenhengen med ordlyden i patl. § 2 fjerde ledd andre punktum. Uttrykket kan tas inn i kravets ordlyd hvis det mangler uten at dette vil være i strid med patl. § 13.

Hvis det selvstendige kravet er rettet på en sammensetning kan definisjonen av sammensetningen alternativt stå etter uttrykket «til anvendelse». For eksempel «Sammensetning til anvendelse i en metode for å behandle sykdom Y inneholdende X.»

(ii) Ny pasientgruppe

En ny pasientgruppe kan være patentbegrunnende i de tilfeller hvor pasientgruppen i utgangspunktet skiller seg klart fysiologisk eller patologisk fra pasientgrupper det tidligere er kjent å behandle med samme medikament (T 1399/04).

Slike krav kan være på formen:

«Forbindelse X eller sammensetning som inneholder X til anvendelse i terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom Y hos pasientgruppen Z.»

Tabellen viser alternative skrivemåter for kravene.

Forbindelse X,

Sammensetning som inneholder X,

eller

Preparat inneholdende X

til anvendelse

i terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom Y,

i en fremgangsmåte for behandling av sykdom Y,

i en fremgangsmåte for å behandle sykdom Y,

i en fremgangsmåte for terapi av sykdom Y,

eller

som et medikament definert ved sin funksjon, (f.eks. som et anti-inflammatorisk medikament)

hos pasientgruppen Z,

eller

karakterisert ved pasientgruppen Z.

Hvis det selvstendige kravet er rettet på en sammensetning kan definisjonen av sammensetningen alternativt stå etter uttrykket «til anvendelse».

Når det er en ny pasientgruppe som er den nye terapeutiske anvendelse er det ikke basert kun på sykdommen som skal behandles eller forebygges, men omfatter også individet behandlingen skal utføres på. Angivelse av både type behandling og individ behandlingen utføres på kreves i disse tilfellene for å representere en komplett terapeutisk angivelse (T 233/96).

Eksempel
Det er kjent å anvende Aujeszky-virus for fremstilling av vaksine mot Aujeszkys sykdom. Intranasal administrering av nevnte vaksine til seronegative grisunger er kjent. Krav utformet på vaksinen til senere medisinsk anvendelse der det framkommer at vaksinen mot Aujeszkys sykdom skal være til intranasal administrering til seropositive grisunger er likevel en ny medisinsk anvendelse (T 19/86).

Det kan tillates at den nye pasientgruppen overlapper med pasientgruppen som tidligere er kjent behandlet med samme virkestoff dersom valg av ny pasientgruppe ikke virker tilfeldig, det vil si at det er en funksjonell sammenheng mellom fysiologisk eller patologisk tilstand for den valgte gruppe individer og den terapeutiske effekt som oppnås (T1399/04).

Eksempel
Det er kjent å anvende ribavirin, interferon alfa eller begge for behandling av pasienter med kronisk hepatitt C virusinfeksjon (HCV-infeksjon). Pasientene kan være tidligere ubehandlet og dermed behandlingsnaive. Varigheten av behandlingen er fra 6 til 12 måneder. Det er ikke nevnt virusmengde eller spesifikk HCV genotype.
Mer enn 50 %, av alle HCV-infeksjoner er genotype 1 infeksjoner, som er kjent å være assosiert med høy virusmengde.
I en søknad hvor pasientgruppen er definert som infisert med HCV genotype 1, og med virusmengde som er større enn 2 millioner kopier pr ml serum, regnes pasientgruppen som ny og patentbegrunnende fordi det er akkurat denne pasientgruppen, nemlig behandlingsnaive kronisk HCV genotype 1 pasienter med virusmengde større enn 2 millioner kopier pr ml serum som har best effekt av å endre kombinasjonsterapien fra 24 til 48 uker. (T1399/04).

Det foreligger ingen ny pasientgruppe dersom

a) pasientgruppen ikke skiller seg klart fysiologisk eller patologisk fra pasientgrupper det tidligere er kjent å behandle med samme medikament, eller

b) det ikke er noen funksjonell sammenheng mellom fysiologisk eller patologisk tilstand for den valgte gruppe individer og den terapeutiske eller farmakologiske effekt som oppnås (T 1399/04).

For eksempel vil en pasientgruppe kun definert som «pasienter som ikke er i stand til å trene tilstrekkelig» ikke aksepteres som patentbegrunnende.

(iii) Ny administrasjonsform

Måten farmasøytiske forbindelser administreres til pasienten kan påvirke den medisinsk behandlingen, og derfor kan administrasjonsform skille en oppfinnelse fra tidligere kjent teknikk.

Slike krav kan være på formen:

«Forbindelse X eller sammensetning som inneholder X til anvendelse i terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom Y ved administrering Z.»

Tabellen viser alternative skrivemåter for kravene.

Forbindelse X,

Sammensetning som inneholder X,

eller

Preparat inneholdende X

til anvendelse

i terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom Y,

i en fremgangsmåte for behandling av sykdom Y,

i en fremgangsmåte for å behandle sykdom Y,

i en fremgangsmåte for terapi av sykdom Y,

eller

som et medikament definert ved sin funksjon, (f.eks. som et anti-inflammatorisk medikament)

ved,

eller

karakterisert ved

administrering Z

(f.eks. intravenøs,

subkutan,

eller

oral administrering).

Hvis det selvstendige kravet er rettet på en sammensetning kan definisjonen av sammensetningen alternativt stå etter uttrykket «til anvendelse».

Eksempel
Forbindelse X var tidligere kjent til anvendelse ved behandling av sykdom Y ved intramuskulær administrering. I søknaden var det benyttet subkutan administrering av den samme forbindelsen for den samme sykdommen. Subkutan administrering kan aksepteres som grunnlag for nyhet (T 51/93).

(iv) Nytt behandlingsregime

I tilfeller hvor kjente forbindelser eller sammensetninger anvendes innenfor et kjent terapeutisk område, men i et nytt behandlingsregime, for eksempel ved administrering av en ny doseringsmengde eller ved et nytt administrasjonsforløp som er mer gunstig for pasientene, vil disse handlingene betraktes som nye medisinske anvendelser som kan beskyttes ved krav rettet på forbindelse eller sammensetning til senere medisinsk anvendelse (T 1020/03).

Slike krav kan være på formen:

«Forbindelse X eller sammensetning som inneholder X til anvendelse i terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom Y ved doseringsmengde D.»

Tabellen viser alternative skrivemåter for kravene.

Forbindelse X,

Sammensetning som inneholder X,

eller

Preparat inneholdende X

til anvendelse

i terapeutisk og/eller profylaktisk behandling av sykdom Y,

i en fremgangsmåte for behandling av sykdom Y,

i en fremgangsmåte for å behandle sykdom Y,

i en fremgangsmåte for terapi av sykdom Y,

eller

som et medikament definert ved sin funksjon, (f.eks. som et anti-inflammatorisk medikament)

ved,

eller

karakterisert ved

behandlingsregime Z,

administrasjonsforløp Z,

og/eller

doseringsmengde D.

Hvis det selvstendige kravet er rettet på en sammensetning kan definisjonen av sammensetningen alternativt stå etter uttrykket «til anvendelse».

Eksempel
Det er kjent å bruke vekstfaktor med insulinlignende effekt, IGF-1 (Insulin-like growth factor) til behandling av kroniske nyresykdommer. Det nye ved søknadsgjenstanden er en ny administrering av forbindelsen i et syklisk "av og på regime" for å oppnå maksimal biologisk respons hos pasientene. Det nye trekket anses som en spesifikk medisinsk anvendelse.

Eksempel
Det er kjent å anvende nikotinsyre i et medikament for forlenget frigjøring ved oral administrering ved behandling av hyperlipidemi. Et medikament for forlenget frigjøring av nikotinsyre for behandling av hyperlipidemi ved oral administrering en gang per dag før søvn anses som en ny spesifikk anvendelse (G2/08).

(II) Ny spesifikk in vivo diagnose

Dersom en forbindelse eller sammensetning er tidligere kjent brukt i medisin skal et krav på in vivo diagnostisk anvendelse angi hvilken sykdom som skal diagnostiseres. Det gjelder også dersom forbindelsen eller sammensetningen tidligere bare er kjent fra kirurgi eller terapi. Det er anvendelsen i den spesifikke in vivo diagnosen som vil være det patentbegrunnende.

Slike krav kan være på formen:

«Forbindelse X eller sammensetning som inneholder X til anvendelse i in vivo diagnose av sykdom Y.»

Tabellen viser alternative skrivemåter for kravene.

Forbindelse X,

Sammensetning som inneholder X, eller

Preparat inneholdende X

til anvendelse

i in vivo diagnose av sykdom Y,

eller

i diagnose in vivo av sykdom Y.

Hvis det selvstendige kravet er rettet på en sammensetning kan definisjonen av sammensetningen alternativt stå etter uttrykket «til anvendelse».

(III) Ny spesifikk kirurgisk anvendelse

Dersom en forbindelse eller sammensetning er tidligere kjent brukt i medisin skal et krav på kirurgisk område angi den kirurgiske fremgangsmåten, eventuelt også effekten av forbindelsen/sammensetningen. Det gjelder også dersom forbindelsen eller sammensetningen tidligere bare er kjent fra terapi eller in vivo diagnose. Det er anvendelsen i den spesifikke kirurgiske fremgangsmåten som vil være det patentbegrunnende.

Slike krav kan være på formen:

«Forbindelse X eller sammensetning som inneholder X til anvendelse i kirurgisk fremgangsmåte Y.»

Tabellen viser alternative skrivemåter for kravene.

Forbindelse X,

Sammensetning som inneholder X,

eller

Preparat inneholdende X

til anvendelse

i kirurgisk fremgangsmåte Y

(Eventuelt ha med) for å oppnå Z.

Hvis det selvstendige kravet er rettet på en sammensetning kan definisjonen av sammensetningen alternativt stå etter uttrykket «til anvendelse».

Eksempel

«Forbindelse X eller sammensetning inneholdende X til anvendelse i en fremgangsmåte for hjertekateterisering som beskyttelse av blodåreveggen.»

2b.4.2 Ikke godtakbare kravformer ved senere medisinsk anvendelse

Vi vil ikke godta krav på formen

«Anvendelse av forbindelse X eller sammensetning som inneholder X i behandling av sykdom Y.»

fordi det vil bli ansett som en fremgangsmåte for behandling som er unntatt fra patentering i henhold til patl. § 1 sjette ledd første punktum.

Et krav på formen

«Anvendelse av forbindelse X eller sammensetning som inneholder X for fremstilling av et medikament for behandling av sykdom Y.»

et såkalt «Swiss-type claim», aksepteres ikke i søknader med leveringsdag eller prioritetsdag fra og med 2011.03.01 hvis forbindelsen er tidligere kjent til medisinsk bruk (G2/08), se punkt 2b.4.3.

Hvis en søknad inneholder slike ikke godtakbare kravformer, kan kravene endres til anvendelsesbundet produktkrav uten at det er i strid med patl. § 13.

2b.4.3 Vurdering av nyhet ved senere medisinsk anvendelse

Et mothold vil være nyhetshindrende når søknadsgjenstanden er en senere medisinsk anvendelse dersom motholdet inneholder en beskrivelse av en tilsvarende faktisk anvendelse av forbindelsen eller sammensetningen som angitt i kravet. Et mothold som inneholder eksperimenter som beskriver en effekt som kan gjøre forbindelsen eller sammensetningen egnet for en spesifikk anvendelse i terapi, eller beskriver in vitro testing for slik anvendelse, vil imidlertid bare være nyhetshindrende hvis fagpersonen direkte og utvetydig kan utlede en tilsvarende terapeutisk anvendelse fra dokumentet (T 241/95).

Et dokument som angir at en forbindelse eller sammensetning er kjent for en spesifikk anvendelse i terapi uten å beskrive faktiske kliniske data kan være nyhetshindrende. Det vil i dette tilfellet være opp til søker å bestride om denne angivelsen muliggjør den spesifikke anvendelsen.

Et krav rettet på en kjent forbindelse hvor virkningsmekanismen for forbindelsen angis som det patentbegrunnende, innehar ikke nyhet selv om virkningsmekanismen tidligere var ukjent, hvis forbindelsen er tidligere kjent til samme medisinske anvendelse (T 486/01, T 279/93). I slike tilfeller vil søknadsgjenstanden bare være en oppdagelse av virkningsmekanismen.

Prinsippet om at senere medisinske anvendelser har nyhet i forhold til kjent teknikk gjelder forbindelser eller sammensetninger som allerede er kjent anvendt innen medisin, men hvor det er fremkommet en ny spesifikk medisinsk anvendelse og der den medisinske fremgangsmåten forbindelsen skal anvendes i er unntatt fra patentering i henhold til patl. § 1 sjette ledd, se patl. § 2 fjerde ledd.

Nyhetsunntaket kan ikke overføres til krav på andre produkter eller anordninger og heller ikke til krav på forbindelser eller sammensetninger til ikke-medisinsk bruk. Slike krav må derfor tolkes som egnet til angitt bruk, se punkt 2b.1.1 og kap. III, punkt 4.9. I mange tilfeller kan kravene, hvis de ikke har nyhet, omskrives slik at de allikevel kan godtas, se eksemplene nedenfor.

Eksempler på kravformuleringer som ikke er reelle senere medisinske anvendelser eller omfatter mer enn reelle senere medisinske anvendelser. Forbindelsene forstås derfor som egnet til angitt bruk og må ha nyhet i seg selv eller kravene må omskrives.

a) «Forbindelse X i terapeutisk behandling av sykdom Y». Uten uttrykket «til anvendelse» er det uklart om kravet er rettet på et produkt som er egnet til angitt anvendelse eller om det er begrenset til terapeutisk anvendelse. Kravet må omskrives ved å ta inn uttrykket «til anvendelse» hvis det skal være begrenset til terapi.

b) «Anti-inflammatorisk medikament til anvendelse i topisk behandling.» Kravet angir ikke en medisinsk anvendelse siden topisk behandling ikke kun omfatter terapi. Medikamentet må forstås som egnet til angitt bruk og dermed ha nyhet i seg selv for å oppfylle nyhetskravet.

c) «Forbindelse X til anvendelse som et antibakterielt middel.» Antibakterielle forbindelser kan også brukes i ikke-medisinske sammenhenger og kravet omfatter både medisinske og ikke-medisinske anvendelser. Forbindelse X må forstås som egnet til angitt bruk.

d) «Forbindelse X til anvendelse i diagnose av sykdom Y.» Kravet angår diagnostiske metoder av sykdom Y, også metoder som ikke utføres på mennesker og dyr. Forbindelsen må forstås som egnet til en hvilken som helst diagnostisk bruk, også in vitro og ex vivo, og forbindelsen må har nyhet i seg selv. Kravet kan omskrives ved å ta inn uttrykket «in vivo» hvis slik bruk fremkommer direkte eller indirekte av søknaden. På den måten vil kravet bli begrenset til diagnostiske metoder som er unntatt fra patentering i patl. § 1 sjette ledd. Hvis ikke kan det f.eks. omskrives til «Anvendelse av forbindelse X i in vitro diagnose av sykdom Y» eller til et in vitro fremgangsmåtekrav.

e) «Sammensetning som inneholder X til anvendelse som kontrastmiddel for blodgjennomstrømming.» En slik anvendelse omfattes ikke av diagnosebegrepet og forutsatt at anvendelsen ikke omfatter kirurgiske trekk vil fremgangsmåten ikke være unntatt fra patentering etter patl. § 1 sjette ledd. Sammensetningen må derfor forstås som egnet til angitt bruk og ha nyhet i seg selv. Kravet kan omskrives til «Anvendelse av sammensetning som inneholder X som kontrastmiddel for blodgjennomstrømming» eller til et fremgangsmåtekrav.

f) «Forbindelse X til anvendelse i en metode for laserfjerning av hår.» Slik bruk er ikke unntatt fra patentering etter patl. § 1 sjette ledd. Forbindelsen må forstås som egnet til angitt bruk. Kravet kan f.eks. omskrives til «Anvendelse av forbindelse X til laserfjerning av hår» eller til et fremgangsmåtekrav.

For søknader med leveringsdag eller prioritetsdag fra og med 2011.03.01 vil et krav på formen

«Anvendelse av forbindelse X eller sammensetning som inneholder X for fremstilling av et medikament for behandling av sykdom Y.»

et såkalt «Swiss-type claim», ikke tilfredsstille kravet til nyhet når forbindelsen er tidligere anvendt i medisinsk. I slike tilfeller anses anvendelse av forbindelsen for fremstilling av et medikament som kjent uavhengig av hva medikamentet skal anvendes til. Innholdet i krav på denne formen vil kunne tilfredsstille kravet til nyhet hvis medisinsk anvendelse av forbindelsen har nyhet (G2/08 og T 406/06).

2b.4.4 Vurdering av oppfinnelseshøyde ved senere medisinsk anvendelse

Hvis en forbindelse eller sammensetning har blitt anvendt til behandling av beslektede tilstander må oppfinnelseshøyden til søknadsgjenstanden vurderes nøye. Det må foretas en vurdering av hver søknad separat, og det må tas hensyn til om sykdommene har en felles opprinnelse, felles forårsakende faktorer eller felles virkningsmekanismer (T 913/94).

Et mothold som inneholder eksperimenter som beskriver en effekt som kan gjøre forbindelsen eller sammensetningen egnet for en spesifikk anvendelse i terapi, eller beskriver in vitro testing for slik anvendelse, kan benyttes som grunnlag for manglende oppfinnelseshøyde.

Ved vurdering av oppfinnelseshøyde tar man utgangspunkt i problemet som skal løses for å finne det nærmeste motholdet. For eksempel, for søknader rettet på en kjent forbindelse anvendt i behandling av en ny sykdom vil det nærmeste motholdet være det som løser det samme problemet, dvs. eksisterende behandling av samme sykdom.

Se også kap. II punkt 3.3.6.1 om valg av støtte eller oppfinnelseshøyde som vurderingsgrunnlag.

2b.4.5 Funksjonelle definisjoner ved senere medisinsk anvendelse

Hvis et krav er rettet på en senere terapeutisk anvendelse av et medikament og tilstandene som skal behandles er definert ved funksjonelle angivelser, for eksempel «enhver tilstand som kan bli forbedret eller forhindret ved selektiv binding til en spesifikk reseptor» skal kravet bare anses som tilstrekkelig klart hvis instruksjoner, i form av eksperimentelle tester eller testbare kriteria, er tilgjengelige fra patentdokumentene eller fra allmenn tilgjengelig kunnskap, slik at fagpersonen kan gjenkjenne hvilke tilstander som faller innenfor den funksjonelle definisjonen og følgelig også innenfor kravets beskyttelsesomfang (T 241/95), se også punkt 2b.4.6 andre avsnitt.

Dersom den terapeutiske anvendelsen som omfattes av den funksjonelle definisjonen er tidligere kjent behandlet med samme medikament vil definisjonen derimot være å anse som en beskrivelse av virkningsmekanismen. Det vil frata kravet nyhet, se punkt 2b.4.3 tredje avsnitt.

2b.4.6 Støtte i beskrivelsen ved senere medisinsk anvendelse

Et krav på forbindelser og sammensetninger for senere medisinske anvendelser skal ha støtte i beskrivelsen som sannsynliggjør forbindelsenes og sammensetningenes virkning i den spesifikke terapi, kirurgi eller in vivo diagnose. Kravets innhold skiller seg bare fra teknikkens stilling ved forbindelsenes og sammensetningenes spesifikke anvendelse og denne anvendelsen må derfor ha støtte i beskrivelsen. Som støtte for den spesifikke medisinske anvendelsen kan søknaden inneholde in vivo eller in vitro data, men også in silico modeller kan være tilfredsstillende hvis de kan anses å gi en troverdig basis for støtten.

En farmasøytisk effekt alene vil ikke alltid være tilstrekkelig støtte for en terapeutisk anvendelse. For eksempel så vil selektiv binding av en forbindelse til en spesifikk reseptor ikke i seg selv utgjøre terapeutisk anvendelse. Selv om dette kan være en viktig vitenskapelig oppdagelse, så vil det være behov for tilstedeværelse av en definert patologisk tilstand for at det skal være en oppfinnelse som kan patenteres (T 241/95). Se også punkt 2b.4.5 om funksjonelle definisjoner av patologiske tilstander og kap. II punkt 3.3.6.1 om valg av støtte eller oppfinnelseshøyde som vurderingsgrunnlag.

2b.4.7 Enhetlighet ved senere medisinsk anvendelse

I søknader hvor søkeren samtidig beskriver mer enn én «senere» medisinsk anvendelse, vil krav rettet på disse ulike anvendelsene, som en generell regel, ikke kunne godtas i samme søknad på grunn av manglende enhetlighet. Slike ulike «senere» anvendelser kan bare unntaksvis tillates i samme søknad i de tilfellene hvor de ulike anvendelsene bygger på samme oppfinnelsestanke.

Patl. § 10 er imidlertid ikke til hinder for at kombinasjoner av krav rettet på forbindelse og sammensetning for ulike medisinske anvendelser kan godtas i samme søknad som krav rettet på nye kjemiske forbindelser og/eller preparater, dersom den aktive forbindelsen er den samme. Saksbehandler må imidlertid påse at betingelsene knyttet til flere selvstendige krav av samme kategori i samme søknad oppfylles, se kap. III, punkt 3.1.2.

3. Industriell utnyttelse

3.1 Definisjon «industri»- patl. § 1 første ledd

«Industri» skal forstås i vid forstand som inkluderende enhver fysisk aktivitet av «teknisk karakter», se punkt 2.1, dvs. aktiviteter som tilhører et område forskjellig fra det estetiske området. På denne bakgrunn vil det bare rent unntaksvis bli snakk om at oppfinnelser vil være avskåret fra patentering på grunn av deres anvendelsesområde.

«Industri» behøver ikke nødvendigvis inkludere bruken av en maskin eller fremstillingen av en vare.

Krav til angivelse av industriell utnyttelse i beskrivelsen, se kap. II, pkt. 3.3.7.

Krav til industriell utnyttelse for naturlig forekommende biologisk materiale, se pkt.2a.2.1.2.

Krav til industriell utnyttelse for modifiserte nukleotidsekvenser, se 2a.3.1.

Eksempel
Begrepet «industri» kan omfatte en prosess for å spre tåke, eller en fremgangsmåte for å omdanne energi fra en form til en annen.

Således vil kravet til industriell utnyttelse i patl. § 1, første ledd unnta veldig få «oppfinnelser» fra patenterbarhet som ikke allerede er unntatt i henhold til patl. § 1 andre ledd, se punkt 2.2.

En søknad, hvor kravet er rettet på en fremgangsmåte som utføres i den private og personlige sfære til et menneske, vil imidlertid ikke tilfredsstille vilkåret om at oppfinnelsen skal utnyttes industrielt.

Eksempel
Fremgangsmåte for svangerskapsforebyggelse som utføres privat, tilfredsstiller ikke vilkåret om at oppfinnelsen kan utnyttes industrielt (se T 74/93, OJ 10/1995, 712).

4. Nyhet

4.1 Nyhet og teknikkens stilling – patl. §§ 2 første ledd og 2 andre ledd

4.1.1 Definisjon av nyhet og teknikkens stilling

patl. § 2

En oppfinnelse anses som ny dersom den ikke er en del av teknikkens stilling.

En gjenstand som kreves beskyttet vil mangle nyhet overfor et dokument, dersom gjenstanden direkte og utvetydig kan utledes fra det dokumentet, inkludert ethvert underforstått trekk for en fagperson i det som uttrykkelig er nevnt i dokumentet.

Eksempel
En opplysning om bruk av gummi under forhold hvor det er klart at de elastiske egenskaper blir benyttet, selv om dette ikke eksplisitt er angitt, tar bort nyheten av benyttelsen av et elastisk materiale.

Begrensningen til gjenstander «direkte og utvetydig utledet» fra dokumentet er viktig. Når nyhet skal vurderes, er det ikke korrekt å tolke et dokument (om kjent teknikk) også til å omfatte velkjente ekvivalenter som ikke er beskrevet i dokumentet (se Klagenemnda (KFIR) sak nr. 7886).

Teknikkens stilling defineres som alt som er blitt allment tilgjengelig, enten skriftlig eller muntlig, gjennom åpenlys utøvelse eller på annen måte, før dagen for patentsøknadens levering. Definisjonen på teknikkens stilling er omfattende, og det er overhodet ingen begrensninger med hensyn til geografisk område, hvilket språk eller på hvilken måte den relevante informasjonen har blitt allment tilgjengelig. Det er heller ikke noen foreldelsesbegrensninger for dokumentasjonen eller kilden til informasjonen. For kolliderende søknader (patl. § 2.2.2), se punkt 4.2.

Det finnes enkelte spesifikke unntak fra teknikkens stilling regulert i patl. § 2 fjerde og femte ledd, se punktene 2b.3, 2b.4 og 7.

Det som i hovedsak er tilgjengelig for saksbehandler når det gjelder teknikkens stilling, er de skriftlige dokumentene som er fremkommet ved nyhetsgranskingen, og disse retningslinjene behandler først og fremst de spørsmål om allmenn tilgjengelighet som kan relateres til denne skriftlige dokumentasjonen. I tillegg er det i retningslinjene nedenfor angitt hvordan saksbehandler skal forholde seg når teknikkens stilling er en tidligere muntlig beskrivelse eller er gjort allment tilgjengelig gjennom en tidligere åpenlys utøvelse eller på en annen måte.

4.1.2 Allmenn tilgjengelighet

4.1.2.1 Skriftlig dokument

En skriftlig beskrivelse, for eksempel et dokument, skal anses allment tilgjengelig dersom det, på det relevante tidspunktet, var mulig for allmennheten å få kjennskap til innholdet i dokumentet og det ikke forelå noen fortrolighetsbegrensninger med hensyn til å bruke informasjonen eller spre kunnskapen.

Eksempel
Tyske bruksmønster er allment tilgjengelige allerede ved registreringen i bruksmønsterregisteret, som er tidligere enn datoen for publisering i Patent Bulletinen.

Dersom søkeren bestrider den allmenne tilgjengeligheten eller den antatte datoen for publiseringen av et dokument, skal saksbehandleren vurdere om det skal foretas nærmere undersøkelser. Hvis søkeren kan oppgi solide grunner for å tvile på at dokumentet tilhørte teknikkens stilling i forhold til søknaden, og videre undersøkelser ikke fører til fjerning av tvilen, bør saksbehandleren ikke forfølge saken videre.

Det bør merkes at leveringsdagen i patl. § 2 første ledd skal tolkes som prioritetsdatoen i de saker der det er relevant. Merk også at forskjellige krav, eller ulike alternativer i et krav, kan ha ulike effektive datoer, det vil si leveringsdag eller en eller flere krevde prioritetsdatoer. Spørsmålet om nyhet må vurderes i forhold til hvert enkelt krav eller hver del av et krav, dersom kravet angir flere alternativer. I tillegg kan teknikkens stilling i forhold til et krav eller en del av et krav, omfatte materiale, for eksempel et mellomliggende dokument, som ikke kan anføres mot et annet krav eller et annet alternativ i det samme kravet, fordi kravet har en tidligere effektiv dato.

Saksbehandler behøver selvsagt ikke ta hensyn til fordelingen av effektive datoer når alt relevant materiale som omfattes av teknikkens stilling, er allment tilgjengelig før den første prioritetsdatoen.

4.1.2.2 Muntlig beskrivelse

Teknikkens stilling er gjort allment tilgjengelig ved en muntlig beskrivelse når fakta uten forbehold er gjort kjent for medlemmer av allmenheten, slik som gjennom en samtale eller en forelesning eller gjennom TV, podkast eller lyd-reproduksjonsutstyr.

Et problem vil kunne oppstå når:

a) et dokument gjengir en muntlig beskrivelse (for eksempel et offentlig foredrag) eller gir en beskrivelse av tidligere bruk (for eksempel visning på en offentlig utstilling); og

b) bare den muntlige beskrivelsen eller foredraget ble tilgjengelig for allmennheten før søknadens leveringsdag, mens dokumentet som sådan ble publisert etter denne datoen.

I slike tilfeller skal saksbehandler som utgangspunkt anta at dokumentet gir et riktig bilde av det tidligere foredraget, visningen eller annen type nyhetsskadelig begivenhet og skal følgelig anse den tidligere begivenhet som del av teknikkens stand. Men dersom søkeren gir solide grunner for å betvile sannheten i dokumentets fremstilling, bør saksbehandleren ikke forfølge saken videre.

Til forskjell fra et skriftlig dokument, hvor innholdet er fast og kan leses igjen og igjen, er en muntlig presentasjon kortvarig. Hvorvidt omfanget av fremskaffet bevis er tilstrekkelig til å bringe på det rene innholdet av den muntlige beskrivelsen, må vurderes fra sak til sak og avhenger av kvaliteten på bevisene i hver sak.

Det må i slike tilfeller blant annet tas stilling til hvor den muntlige beskrivelsen fant sted, hva som ble beskrevet og hvorvidt en muntlig beskrivelse skal anses for allment tilgjengelig. I slike tilfeller skal alltid Patentjuridisk seksjon konsulteres for vurdering om den muntlige beskrivelsen var allment tilgjengelig, og i tilfelle når.

Selv om en muntlig beskrivelse blir vurdert til å ha vært allment tilgjengelig, må saksbehandler likevel alltid vurdere om den er så tydelig at en fagperson kan utøve det som har blitt muntlig beskrevet, jf. patl. § 8 andre ledd tredje punktum.

4.1.2.3 Åpenlys utøvelse eller allment tilgjengelig på andre måter

Utøvelse kan være for eksempel produksjon, tilbud, markedsføring eller annen utnyttelse av et produkt, eller ved å tilby eller markedsføre en prosess eller dens anvendelse, eller ved å anvende prosessen. Markedsføring kan foregå, for eksempel, ved salg eller utveksling.

Teknikkens stilling kan også bli gjort allment tilgjengelig på andre måter, som for eksempel ved demonstrasjon av et produkt eller prosess på et treningskurs for spesialister eller på medieplattformer på internett.

Det kan ofte være vanskelig å ta stilling til opplysninger eller bevismateriale for å bestemme blant annet hvor den åpenlyse utøvelsen fant sted, hva som ble utøvd og hvorvidt utøvelsen skal anses for allment tilgjengelig. Det samme vil gjelde for noe som er gjort allment tilgjengelig på andre måter. I slike tilfeller skal alltid Patentjuridisk seksjon konsulteres for vurdering om utøvelsen eller den muntlige beskrivelsen var allment tilgjengelig, og i tilfelle når.

Selv om et apparat eller en fremgangsmåte blir vurdert til å ha vært allment tilgjengelig gjennom åpenlys utøvelse eller på andre måter, må saksbehandler likevel alltid vurdere om en fagperson kan utøve det som har blitt allment tilgjengelig, jf. patl. § 8 andre ledd tredje punktum.

Inneholder en protest en påstand om åpenlys utøvelse av søknadsgjenstanden, eller at den er gjort allment tilgjengelig på andre måter, se punkt 1.3

4.1.2.4 Internettpublikasjoner

4.1.2.4.1 Generelt

Informasjon publisert på internett eller i online databaser betraktes som allment tilgjengelig fra den datoen informasjonen ble offentliggjort. Det må både bestemmes om en gitt dato er angitt korrekt og om innholdet virkelig var gjort allment tilgjengelig på denne datoen.

I mange tilfeller inneholder internettpublikasjoner en eksplisitt publiseringsdato som generelt kan betraktes som pålitelig, og bevisbyrden vil bli hos søkeren for å vise noe annet. Sekundært bevis kan være påkrevd for å fastslå eller bekrefte publiseringsdatoen.

Av nettsider fremgår ikke alltid den aktuelle dato som informasjonen var blitt gjort allment tilgjengelig. Dessuten inneholder nettsider som regel ingen endringshistorikk som kan brukes av saksbehandler til å påvise hva som er blitt publisert og når.

Verken innskrenkning av tilgang til en begrenset personkrets, som ved passordbeskyttelse, eller kreving av betaling for tilgang, analogt med å bestille en bok eller abonnere på et tidsskrift, forhindrer en nettside fra å utgjøre del av teknikkens stilling. Det er tilstrekkelig hvis nettsiden i prinsippet er tilgjengelig uten noen konfidensialitetshindringer.

Når et internettdokument siteres mot en søknad eller et patent, må de samme fakta dokumenteres som ved en papirpublikasjon.

Dersom en søker frembringer grunner for å stille spørsmål ved den påståtte publikasjonsdatoen for en internettpublikasjon, må videre dokumentasjon fremlegges av saksbehandler dersom den omdiskuterte publiseringsdatoen skal opprettholdes, ellers kan denne publikasjonen ikke brukes videre.

Dersom en søker imøtegår publiseringsdatoen for en internettpublikasjon uten grunn eller bare ved generelle påstander om påliteligheten av internettpublikasjoner, skal dette argumentet bare bli tillagt minimal vekt.

4.1.2.4.2 Tekniske tidsskrifter

Online tekniske tidsskrifter fra vitenskapelige utgivere (f. eks Springer, Derwent) og andre kilder som utgivere av aviser og tidsskrifter, eller fjernsyn og radiostasjoner, samt akademiske institusjoner, internasjonale organisasjoner, offentlige organisasjoner (som departementer eller offentlige forskningsinstitutter) eller standardiseringsorganer regnes for å ha pålitelige publiseringsdatoer.

En internettpublikasjon av en bestemt utgave av et tidsskrift kan være tidligere enn datoen for publikasjonen av den tilsvarende papirversjonen. Noen tidsskriftutgivere forhåndspubliserer på internett manuskripter som ennå ikke er blitt publisert, og i noen tilfeller før de har blitt godkjent for papirpublisering. Hvis tidsskriftutgiveren etterpå ikke godkjenner tidsskriftet for publisering, kan denne forhåndspubliseringen av manuskriptet være den eneste publiseringen av innholdet. Det forhåndspubliserte manuskriptet kan avvike fra den endelige, publiserte versjonen.

Er publiseringsdatoen for et online publisert tidsskrift for vag (der bare måneden og året er kjent), og den mest pessimistiske mulighet (den siste dagen i måneden) er for sent, kan en forespørsel rettes mot utgiveren om eksakt publiseringsdato. For dette bør saksbehandler henvende seg til Patentstyrets Kundesenter, ved e-post til bestilling@patentstyret.no og være så konkret som mulig med hensyn til hva som skal sjekkes. Saksbehandler bør også opplyse om når publikasjonen ble funnet.

En mulighet for å bestemme publiseringsdato kan finnes fra noen universiteter som drifter såkalte eprint arkiver hvor forfattere fremlegger rapporter på forskningsresultater i elektronisk form før de blir fremlagt eller akseptert for publisering ved en konferanse eller et tidsskrift. Det mest betydelige av slike arkiv er kjent som arXiv.org (www.arxiv.org, som driftes ved Cornell University Library), men flere andre eksisterer, som «Cryptology eprint archive» (eprint.iacr.org, driftet ved «International Association for Cryptology Research»). Noen av disse arkivene «myldrer» internett for automatisk å hente frem publikasjoner som er offentlig tilgjengelige fra forskeres nettsider, slik som «Citeseer» eller «ChemXseer» (citeseer.ist.psu.edu og chemxseer.ist.psu.edu, begge driftet av Pennsylvania State University).

Bedrifter, organisasjoner eller individer bruker internett til å publisere dokumenter som

manualer for programvareprodukter, håndbøker, produktkataloger eller prislister og «white papers» på produkter og produktfamilier. Slike dokumenter henvender seg til publikum, og påført dato kan bli tatt som publiseringsdatoen.

4.1.2.4.3 Ikke-tradisjonelle publikasjoner

Internett brukes også til å utveksle og publisere informasjon, som Usenet diskusjonsgrupper, blogger, e-post arkiver over postlister eller wiki-sider. For dokumenter som innhentes fra slike kilder kan det være mer innviklet å fastsette deres publiseringsdato, og deres pålitelighet kan dessuten variere.

Innholdet i en sendt e-post kan ikke bli betraktet som allment tilgjengelig alene på grunn av at den kunne ha blitt oppfanget (T 2/09).

Datamaskingenererte dataelementer med tidsverdi («timestamps»), som for eksempel vanligvis ses på blogger, Usenet eller i versjonshistorikken tilgjengelig fra wiki-sider, kan anses som pålitelige publiseringsdatoer. I mangel av indikasjoner på det motsatte, kan den ofte benyttede "sist modifisert" («last modified») dato betraktes som publiseringsdatoen.

4.1.2.4.4 Publikasjoner som ikke har noen dato eller bare en upålitelig dato

Dersom en internettpublikasjon er relevant, men ikke gir en eksplisitt indikasjon på publiseringsdatoen i publikasjonens tekst, eller om en søker har vist til at en gitt dato er upålitelig, skal saksbehandleren prøve å innhente bevis for å fastslå eller bekrefte publiseringsdatoen. Særlig kan følgende informasjon hentes:

a) Informasjon som relaterer til en nettside tilgjengelig fra en internett arkivtjeneste slik som «the Internet Archive» er tilgjengelig gjennom den såkalte «Wayback Machine» (www.archive.org).

b) Informasjon om dataelementer med tidsverdi («timestamps») som relaterer til historikken av modifikasjoner utført på en fil eller nettside (eksempelvis er tilgjengelig for wiki-sider slik som Wikipedia og i versjonskontrollsystemer som brukes for distribuert programvareutvikling).

c) Informasjon om datamaskingenererte dataelementer med tidsverdi («timestamps») som er tilgjengelige fra filkataloger eller andre objekt som kan lagre informasjon, eller som automatisk påføres innholdet (eksempelvis forummeldinger og blogger).

d) Indekseringsdatoer gitt på nettsider ved søkemotorer (eksempelvis fra Google cache). Disse vil være senere enn den aktuelle publiseringsdatoen for publikasjonen, siden søkemotoren bruker noe tid for å indeksere en ny nettside.

e) Informasjon som relaterer til publiseringsdatoen lagret i internettpublikasjonen selv. Datoinformasjon er noen ganger gjemt i programmeringen brukt til å opprette nettstedet, men er ikke synlig på nettsiden slik den fremstår i nettleseren. Her kan for eksempel editeringsverktøy eller liknende brukes for å få frem data angående nettsidens oppstilling. For å tillate en rimelig vurdering av nøyaktighetsgraden av datoen for både søkeren og saksbehandleren, bør disse datoer bare bli brukt dersom saksbehandleren vet hvordan de er fremkommet og informasjon om dette bør gis videre til søkeren.

f) Informasjon om gjentakelse av publikasjonen ved flere nettsteder (speilsteder) eller i flere versjoner.

Saksbehandler kan vurdere å innhente ytterligere informasjon ved å kontakte eieren eller forfatteren av nettstedet for å fastslå publiseringsdatoen med en tilstrekkelig grad av sikkerhet. For dette bør saksbehandler henvende seg til Patentstyrets Kundesenter, ved e-post til bestilling@patentstyret.no og være så konkret som mulig med hensyn til hva som skal sjekkes. Saksbehandler bør også opplyse om når publikasjonen ble funnet.

Hvis saksbehandleren anser at en udatert publikasjon er svært relevant for oppfinnelsen og kan være av interesse for søkeren eller tredjeperson, kan denne siteres i granskingsrapporten som et "L" dokument, pr. pr. del B, kap. IV, punkt 4.3. Granskingsrapporten og uttalelsen skal forklare hvorfor dette dokumentet ble sitert.

4.1.2.4.5 Problemtilfeller

Nettsider kan være delt i objekter hvor innholdet er hentet fra forskjellige kilder. Objektene kan ha forskjellig publiseringsdato, for eksempel inneholder ett objekt den arkiverte informasjonen med en eldre publiseringsdato mens andre objekter inneholder reklame generert på tidspunktet for gjenfinning. Ved sitering av en slik nettside må publiseringsdatoen referere til det tilsiktede innhold.

Inneholder et dokument fra internettarkivet lenker, kan lenkene peke til dokumenter som er arkivert på forskjellige datoer. Dessuten kan lenken ikke peke til en arkivert side, men til den nåværende versjonen av nettsiden. Dette kan særlig være tilfelle for lenkede bilder, som ofte ikke er arkiverte. Det kan også hende at arkiverte lenker ikke virker i det hele tatt.

Noen internettadresser (URL) er ikke varige, det vil si de er utformet bare for å virke under en enkelt sesjon. Lange URL'er med tilsynelatende tilfeldige numre og bokstaver indikerer dette. Forekomsten av slike URL forhindrer ikke at publikasjonen kan bli brukt som teknikkens stilling, men det betyr at URL'en ikke vil virke for andre personer, for eksempel søkeren når han mottar granskingsrapporten. For ikke-varige URL'er, eller hvis det av andre grunner er ansett veloverveid, bør saksbehandleren tilkjennegi hvordan den spesifikke URL fra hovedhjemmesiden for det respektive nettstedet er fremkommet (det vil si hvilke lenker som ble fulgt, eller hvilke søketermer som ble brukt).

4.1.2.4.6 Tekniske detaljer og generelle merknader

Når en nettside skrives ut, må saksbehandler sørge for at den komplette URL er tydelig leselig. Det samme gjelder for den relevante publiseringsdatoen på en nettside.

Publiseringsdatoer kan være gitt i forskjellige formater, særlig i enten det europeiske formatet dd/mm/yyyy, US formatet mm/dd/yyyy eller ISO formatet yyyy/mm/dd. Med mindre formatet er eksplisitt angitt, vil det være umulig å skille mellom det europeiske formatet og US formatet for dagene 1-12 i hver måned.

Dersom publiseringsdatoen er nærme den relevante prioritetsdatoen kan tidssonen for publiseringen være avgjørende for å fortolke publikasjonsdatoen.

Ved sitering av internettpublikasjoner bør saksbehandleren indikere datoen som nettsiden ble lastet ned på og hvordan publiseringsdatoen ble fremskaffet (for eksempel at de åtte sifrene i URL'en representerer arkiveringsdatoen i formatet yyyymmdd). Videre bør saksbehandleren angi annen relevant informasjon (for eksempel hvor to eller flere relaterte dokumenter siteres, hvordan de er innbyrdes relaterte ved å indikere at en lenke «xyz» i det første dokumentet leder til det andre dokumentet).

Dersom saksbehandler siterer en multimediefil funnet på internett, slik som en video eller podkast, bør filen lastes ned og lagres på egnet vis i SANT for å kunne dokumentere innhold og filens tilgjengelighet for allmenheten. Dersom filen ikke lenger er tilgjengelig på internett, kan det bli nødvendig å gjøre slikt innhold tilgjengelig for partene i en eventuell tvistesak.

4.1.2.5 Standarder og forberedende dokumenter til standarder

Standarder definerer sett av karakteristika eller kvaliteter for produkter, prosesser, tjenester eller materialer og er vanligvis utviklet ved standardiseringsorganisasjoner «Standard Development Organisations (SDOs)». I Norge kan informasjon om standarder finnes på nettsiden standard.no til Standard Norge.

Standarder er del av teknikkens stilling i henhold til patl. § 2, som åpne standarder, med noen unntak. Ett av unntakene relaterer til proprietære (private) standarders sammenslutninger (for eksempel i området for CD-ROM, DVD og Blu-ray discs), som ikke publiserer de endelige standardene, men gjør dem tilgjengelige for de interessentkretser som er underlagt avtale om hemmeligholdelse (kategorisk å nekte mottakerne av dokumentene å publisere deres innhold).

Før en SDO oppnår en avtale om etablering eller videre utvikling av en standard, blir diverse typer forberedende dokumenter fremlagt og diskutert. Disse forberedende dokumentene bør bli behandlet som enhver annen skriftlig eller muntlig publisering, det vil si for å kvalifisere som teknikkens stilling må de ha vært gjort allment tilgjengelige forut for leverings- eller prioritetsdato uten noen konfidensialitetshindre. Hvis derfor et standardforberedende dokument siteres mot en søknad under gransking eller saksbehandling, må de samme fakta fastslås som for ethvert annet beviselement (T 738/04).

Forekomsten av et eksplisitt konfidensialitetsansvar må avklares sak for sak på grunnlag av de dokumenter som angivelig fremsetter dette ansvaret (se T 273/02 og T 738/04). Disse kan være generelle retningslinjer, direktiver eller prinsipper for det involverte SDO, lisensvilkår eller et dokument som angir kontraktsvilkår («Memorandum of Understanding») som resulterer fra samhandling mellom SDO og deres medlemmer. I tilfellet av en generell konfidensialitetsklausul, det vil si en som ikke er tilkjennegitt på eller i det relevante forberedende dokumentet selv, må det fastslås at det generelle konfidensialitetsansvaret virkelig strakte seg frem til det relevante tidspunktet for det aktuelle dokumentet. Dette krever imidlertid ikke at dokumentet i seg selv er eksplisitt merket som konfidensielt (se T 273/02).

Dersom de forberedende dokumenter er tilgjengelige ved fritt tilgjengelige kilder (som internett), har saksbehandleren adgang til å sitere dem i granskingsrapporten og å referere til dem under saksbehandlingen. Den allmenne tilgjengeligheten av dokumentene kan, dersom nødvendig, bli videre undersøkt under saksbehandlingen og eventuell innsigelsesbehandling i samsvar med prinsippene fremsatt ovenfor.

4.2 Kolliderende søknader

patl. § 2 andre ledd andre punktum (2.2.2),

patl. § 2 tredje ledd

patl. § 66 f

4.2.1 Nyhetsskadelig innhold

Teknikkens stilling omfatter også innholdet av andre norske søknader inngitt tidligere enn den søknaden som blir behandlet, men som er gjort allment tilgjengelige etter patl. § 22 på eller etter leveringsdagen. Prioritetsdatoen teller som leveringsdag for både den norske søknaden som er under behandling og for den kolliderende norske søknaden (se punkt 4.2.2), med forbehold om at den respektive prioriteten er gyldig. Slike tidligere søknader utgjør en del av teknikkens stilling bare med hensyn til vurdering av nyhet, og ikke ved vurdering av oppfinnelseshøyde.

Med innholdet i en norsk søknad menes hele søknaden, det vil si beskrivelsen, tegningene og patentkravene, innbefattende:

a) tidligere kjent teknikk i den grad den er tydelig beskrevet.

b) alle dokumenter det er gjort en henvisning til, se kap. II, punkt 3.4.7,

c) alt som er tydelig unntatt ("disclaimed") (med unntak av ugjennomførlige utføringsformer),

«Innholdet» i en norsk søknad omfatter imidlertid ikke noe prioritetsdokument og heller ikke sammendraget (pf. § 28 andre ledd og pf. § 71).

Det er viktig å legge merke til at det er innholdet av den tidligere søknaden slik den er inngitt, uavhengig av språk eller eventuell mangelfull oversettelse, som skal vurderes når patl. § 2.2.2 anvendes.

4.2.2 Leveringsdag for kolliderende søknader

Hvor vidt en offentliggjort norsk søknad kan bli en kolliderende søknad i henhold til patl. §§ 2.2.2 og 2.2.3, bestemmes først og fremst av dens leveringsdag, som må være før, og dens dato for offentliggjøring, som må være på eller etter, leveringsdagen for søknaden som er under behandling. Dersom søknaden krever prioritet, erstatter prioritetsdatoen leveringsdagen for det innholdet i søknaden som motsvarer prioritetssøknaden. Dersom det er gitt avkall på et prioritetskrav eller prioriteten på annen måte er tapt med virkning fra en dato tidligere enn offentliggjøringen, er leveringsdagen og ikke prioritetsdatoen relevant, uavhengig av om prioritetskravet kunne gitt en gyldig prioritetsrettighet eller ikke.

Videre er det påkrevet at den kolliderende søknaden fortsatt var under behandling på den dagen den ble offentliggjort (se J 5/81, OJ 4/1982, 155). Dersom søknaden har blitt tilbaketrukket eller henlagt før publiseringsdatoen, men publisert fordi forberedelsene for publisering har blitt fullført, har offentliggjøringen ingen effekt i henhold til patl. § 2.2.2, men bare under patl. § 2.2.1. Patl. § 2.2.2 må bli tolket som å henvise til offentliggjøring av en «gyldig» søknad, det vil si en norsk patentsøknad som er virkelig eller i live på offentliggjøringsdagen.

Andre endringer som trer i kraft etter offentliggjøringsdagen (for eksempel tilbaketrekning av en utvelgelse eller prioritetskravet, eller tap av prioritetsrett av andre grunner) påvirker ikke anvendelsen av patl. §§ 2.2.2. og 2.2.3.

4.2.3 Internasjonale søknader – patl. §§ 2 tredje ledd og 31

Internasjonale søknader (PCT-søknader) får samme virkning som her i riket inngitte søknader, fra den internasjonale leveringsdagen eller prioritetsdatoen, forutsatt at søknadene blir videreført i Norge i henhold til patl. § 31, det vil si at søkeren betaler fastsatt gebyr og innleverer søknaden på norsk eller engelsk innen de angitte frister.

4.2.4 Europeiske patentsøknader – patl. § 66 f

En EPO-søknad som gjelder for Norge, har samme virkning som en nasjonal kolliderende søknad fra leveringsdagen i EPO, eller, dersom søknaden har prioritet fra en tidligere dag enn leveringsdagen, fra prioritetsdagen.

En kunngjøring etter EPC artikkel 93 likestilles med allmenn tilgjengeliggjøring etter patl. § 22 ved bruk av ovennevnte EPO-søknad som «2.2.2-mothold». Dette gjelder uansett publiseringsspråk.

4.2.5 Dobbelt-patentering

Det er et godtatt prinsipp i de fleste patentsystemer at to patenter ikke skal bli meddelt til samme søker for krav rettet på samme søknadsgjenstand. EPOs Enlarged Board of Appeal begrunner prinsippet om å forby dobbeltpatentering i G4/19.

Patentloven behandler imidlertid ikke uttrykkelig tilfellet med to uavgjorte norske søknader med samme effektive dato, det vil si med samme leveringsdag (eller prioritetsdato).

Det er tillatt å la en søker fortsette med to søknader med samme effektive dato som har den samme beskrivelsen, hvor patentkravene ikke er rettet på samme søknadsgjenstand (se også T2461/10).

I tilfeller hvor det er to eller flere norske søknader fra den samme søkeren og kravene i disse søknadene har den samme effektive dato og relaterer seg til den samme oppfinnelse (kravene kolliderer på den måten som forklart i punkt 4.2), skal søkeren bes om å enten endre en eller flere av søknadene på en slik måte at søknadsgjenstanden ifølge søknadenes krav ikke lenger er identiske, eller velge hvilken av disse søknadene han ønsker å føre videre til meddelelse av patent.

Skulle to søknader med samme effektive dato bli mottatt fra to forskjellige søkere, må hver av dem tillates å fortsette som om den andre ikke eksisterte.

For avdelte søknader, se kap. VI, punkt 4.2.

For søknader med ulike kravformer for senere medisinsk anvendelse og spørsmål om dobbeltpatentering, se kap. VI, punkt 4.2 og T13/14.

4.3 Nyhetsvurdering

4.3.1 Mothold

Det bør bemerkes at ved vurdering av nyhet (til forskjell fra oppfinnelseshøyde), er det ikke tillatt å kombinere separate gjenstander av tidligere teknikk sammen, se punkt 5.8. Det er heller ikke tillatt å kombinere separate gjenstander tilhørende forskjellige utføringsformer i ett og samme dokument, med mindre slik kombinasjon uttrykkelig har blitt foreslått (T 305/87, OJ 8/1991, 429). Imidlertid, hvis et dokument (det primære dokumentet) refererer uttrykkelig til et annet dokument som fremskaffer mer detaljert informasjon om bestemte trekk, kan informasjonen om disse bestemte trekkene bli betraktet som en del av dokumentet som inneholder referansen (se T 153/85, OJ 1-2/1988, 1). Dette forutsetter at dokumentet som det er referert til var allment tilgjengelig på publikasjonsdagen for dokumentet som inneholder referansen. Den effektive dato for nyhetsformål, se punkt 4.3.2 er imidlertid alltid datoen for det primære dokumentet. For kolliderende søknader, se punkt 4.2 og kap. II, punkt 3.4.7.

Videre vil ethvert materiale som det uttrykkelig er gitt avkall på («disclaimer»), men unntatt slike negative avgrensninger («disclaimere») som utelater ikke-virkende utførelser og teknikkens stilling forså vidt den er uttrykkelig beskrevet i et dokument, være å betrakte som en del av dokumentet.

Det er videre tillatt å benytte et oppslagsverk eller liknende referansedokument for å tolke et spesielt uttrykk benyttet i et dokument.

4.3.2 Motholdets omfang

Som nevnt i 4.1.1 tar et dokument alltid bort nyheten fra enhver gjenstand som kreves beskyttet, dersom gjenstanden direkte og utvetydig kan utledes fra det dokumentet.

Ved bestemmelse av nyhet skal et tidligere dokument bli lest slik som det ville ha blitt lest av en fagperson på den effektive dato for dokumentet. Med «effektiv» dato menes publikasjonsdagen i tilfelle av et tidligere publisert dokument eller dagen for inngivelse (eller prioritetsdag) i tilfelle av et dokument i overensstemmelse med patl. § 2.2.2.

Husk at ved betraktning av nyhet skal en felles, ikke-spesifikk (generisk) opplysning vanligvis ikke ta bort nyheten av ethvert spesifikt eksempel som faller inn under uttrykk i denne opplysningen, men at en spesifikk opplysning tar bort nyheten av et ikke-spesifikt patentkrav som omfatter denne opplysningen.

Eksempler:
En opplysning om kobber tar bort nyheten av metall som et felles konsept, men ikke nyheten av ethvert metall utenom kobber. En opplysning om nagler tar bort nyheten av festemidler som et felles konsept, men ikke nyheten om ethvert feste utenom nagler.

I tilfelle av et tidligere dokument kan mangelen på nyhet være åpenbar fra det som eksplisitt er angitt i dokumentet selv. Alternativt kan det ved å utføre læren i det tidligere dokumentet være underforstått i den betydningen at den fagkyndige nødvendigvis ville komme frem til et resultat som faller innenfor uttrykkene i kravet. En innvending om manglende nyhet av dette slag bør kun gjøres av saksbehandleren når det ikke kan være noen rimelig tvil om den praktiske virkningen av den tidligere lære. Situasjoner av dette slag kan også oppstå når kravene definerer oppfinnelsen, eller et trekk av den, ved parametere, se kap. III, punkt 4.6.1. I den relevante tidligere kjente teknikk kan det hende at en forskjellig parameter, eller ingen parameter overhodet er nevnt. Hvis de kjente og de beskyttelseskrevde produktene er identiske i alle andre henseender (som kan ventes hvis for eksempel startproduktene og fremstillingsprosessene er identiske), oppstår i første rekke en innvending om manglende nyhet. Hvis søkeren er i stand til å vise for eksempel ved passende sammenlikningstester, at forskjellene eksisterer med hensyn til parametrene, er det tvilsomt om søknaden opplyser om alle de trekk som er nødvendige for å fremstille produktene som har parametrene spesifisert i kravene, patl. § 8 andre ledd tredje punktum.

Ved tolking av kravene for å bestemme nyhet for gjenstanden i kravene, bør saksbehandleren være oppmerksom på den rettledningen som er gitt i kap. III, punkt 4. Saksbehandler bør huske på at det særlig for krav som er rettet på en fysisk helhet, skal tas hensyn til egenskaper som er særegne for en spesiell tilsiktet bruk.

Eksempel
Et krav på en substans X for bruk som en katalysator ville ikke bli betraktet å være ny overfor den samme substansen kjent som et fargestoff, med mindre bruken som det refereres til innebærer en spesiell form av substansen (for eksempel nærværet av bestemte tilsetninger) som skiller det fra den kjente formen av substansen.

Dette vil si at egenskaper som ikke er uttrykkelig angitt, men som ligger i den spesielle bruken, bør bli tatt i betraktning, se eksempelet for «en støpeform for smeltet stål» i kap. III, punkt 4.9.

Et krav rettet på anvendelsen av en kjent forbindelse for et spesielt formål, som baseres på en teknisk effekt, kan mangle nyhet. Så lenge fagpersonen løser et kjent problem med et kjent middel, vil denne ytterligere tekniske effekten måtte betraktes som en slags «bonuseffekt» («gratiseffekt») som ikke berettiger til patentbeskyttelse (se 2. avd. sak nr. 6164 og 6416 samt T 279/93). Kriteriet for oppfyllelse av nyhet vil være om kravet tilskynder fagpersonen til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. Hvis det derimot kun gis en tilleggsopplysning om et kjent produkt og en kjent måte å anvende det på, det vil si ingen instruksjoner til fagpersonen om å gjøre noe annet enn det han ellers ville gjøre, vil nyhet ikke foreligge. (For bonuseffekt ved oppfinnelseshøyde, se punkt 5.10.2.). For krav på annen eller senere medisinsk bruk, se punkt 2b.4.

4.3.2.1 Tydelighetskravet («enabling disclosure»)

Gjenstander beskrevet i et dokument kan bare bli ansett å ha vært allment tilgjengelige, og følgelig omfattet av teknikkens stilling i samsvar med patl. § 2 andre ledd, hvis informasjonen i dokumentet er tilstrekkelig til at fagpersonen på dokumentets effektive dato kan praktisere den tekniske lære som er beskrevet i dokumentet, sammen med generell kunnskap som forventes av fagpersonen på det tekniske området på denne dato (T 26/85, T 206/83 og T 491/99).

Tilsvarende skal det bemerkes at en kjemisk forbindelse, som er nevnt ved navn eller formel i et tidligere dokument, ikke derved betraktes som kjent, med mindre informasjonen i dokumentet, eventuelt sammen med generell kunnskap på den effektive datoen for dokumentet, muliggjør framstilling og separasjon, eller, for eksempel i tilfelle av et naturprodukt, bare separasjon.

4.3.3 Utvalgsoppfinnelser

Utvalgsoppfinnelser angår utvalg av individuelle elementer, undermengder eller underintervall som ikke tidligere eksplisitt har blitt nevnt, innenfor en større kjent gruppe eller intervall.

Tre mulige tilfeller (i)-(iii) kan være:

(i) Ved vurdering av nyheten av et utvalg må det fastslås om de valgte elementer er kjente individuelt fra motholdet (se T 12/81, OJ 8/1982, 296). Et utvalg fra en enkelt liste av slike kjente spesifikt beskrevne elementer mangler nyhet. Hvis det imidlertid må gjøres en utvelgelse fra to eller flere lister av en viss lengde for å komme fram til det aktuelle utvalget, vil nyhet foreligge. Eksempler på en slik utvelgelse fra to eller flere lister er utvelgelsen av:

(a) individuelle kjemiske forbindelser fra en kjent generisk formel hvor forbindelsene er resultatet av utvelgelse av spesifikke substituenter fra to eller flere «lister» av substituenter gitt i den kjente generiske formelen. Det samme gjelder for blandinger resulterende fra valg av enkeltkomponenter fra to eller flere lister i den kjente teknikk,

(b) startmaterialer for fremstilling av et sluttprodukt,

(ii) Et intervall utvalgt fra et bredere numerisk intervall fra kjent teknikk har nyhet hvis følgende kriterier er oppfylt (se T 261/15 og T 279/89):

(a) intervallet er smalt i forhold til det kjente intervallet,

(b) intervallet er tilstrekkelig langt fra spesifikke eksempler i den kjente teknikk og fra endepunktene i det kjente intervallet.

Hva som skal forstås med «smalt» og «tilstrekkelig langt fra» må avgjøres fra sak til sak.

(iii) I tilfeller med overlapp (f.eks. numeriske rekker eller kjemiske formler) mellom kravgjenstanden og kjent teknikk, vil de samme prinsipper for nyhetsvurdering gjelde her som for tilfellene omtalt i (i) og (ii) ovenfor (se T 666/89, OJ 8/1993, 495; se også «headnote» 2 i T 666/89).

Ved overlapp tar et eksplisitt nevnt endepunkt, en eksplisitt nevnt mellomliggende verdi eller et spesifikt eksempel i den kjente teknikk bort nyheten. Det er ikke tilstrekkelig å utelate nyhetshindrende verdier. Hvis det kan fastslås at fagpersonen faktisk ville overveie å anvende læren i dokumentet på det overlappende området, foreligger det ikke nyhet.

Eksempel

I T 1571/15, angående sammensetningen av en legering, ville fagpersonen ikke forventes å forsøke det overlappende området, på tross av at det falt innenfor den sentrale delen av området i den kjente teknikk, ettersom den kjente teknikk inneholdt en «peker» mot et annet område.

Med hensyn til overlappende kjemiske formler, foreligger det nyhet hvis kravgjenstanden skiller seg fra den aktuelle kjente teknikk i den overlappende delen gjennom et nytt teknisk element (ny lære) (se T 12/90, 2.6). Et eksempel på dette er en spesielt utvalgt substituent som er dekket gjennom generelle angivelser i den kjente teknikk (i det overlappende området), men som ikke er individuelt kjent herfra.

Hvis et nytt teknisk element mangler, må det vurderes om fagpersonen faktisk ville overveie å forsøke det overlappende området, og/eller om området minst implisitt er direkte og utvetydig utledbart fra den kjente teknikk (se f.eks. T 536/95). Hvis svaret er ja vil det ikke foreligge nyhet. (Se også T 666/89, punkt 8. annet avsnitt).

5. Oppfinnelseshøyde – patl. § 2 første ledd

5.1 Generelt

En oppfinnelse skal anses å inneha oppfinnelseshøyde dersom den, under betraktning av teknikkens stilling, ikke er nærliggende for en fagperson på området. Nyhet og oppfinnelseshøyde er forskjellige begreper. Spørsmålet om oppfinnelseshøyde kommer bare opp dersom oppfinnelsen er ny.

5.2 Teknikkens stilling; leveringsdag

«Teknikkens stilling» med hensyn til vurdering av oppfinnelseshøyde er definert i patl. § 2 andre ledd første punktum, se punkt 4.1. Den vil ikke inkludere tidligere inngitte allment tilgjengelige norske søknader som ble publisert på eller etter søknadens leveringsdag som referert til i patl. § 2 andre ledd andre punktum, såkalte 2.2.2-mothold.

Leveringsdag i patl. § 2 skal forstås som prioritetsdato dersom prioritet er krevd, se punkt 4.1.2. Teknikkens stilling kan ligge i den relevante alminnelige generelle kunnskapen, som ikke nødvendigvis må være skriftlig og trenger bare å dokumenteres dersom den blir stilt spørsmål ved.

5.3 Fagperson

«Fagpersonen» skal antas å være en utøvende faglært innen det relevante fagområdet, som har gjennomsnittlig kunnskap og evner og som kjenner til hva som var alminnelig kunnskap på området på den aktuelle dato. Vedkommende skal også antas å ha hatt adgang til hele teknikkens stilling, særlig dokumentene nevnt i granskningsrapporten, og ha hatt til rådighet de midler og kapasitet til å utføre rutinearbeid og eksperimentering som er normalt innenfor fagfeltet. Hvis problemet tilskynder fagpersonen på området til å søke dets løsning innenfor et annet teknisk område, er det fagpersonen på sistnevnte område som er kvalifisert til å løse problemet (for definisjon av teknisk område, se er 2. avd. sak nr. 7034 eller Norges Høyesteretts dom HR-2008-1991-A (sak nr2008/859)). Vurderingen av hvorvidt løsningen involverer oppfinnelseshøyde må derfor baseres på sistnevnte fagpersons kunnskap og evner (se T 32/81, OJ 6/1982, 225). Det kan være tilfeller hvor det er mer hensiktsmessig å snakke om en gruppe av personer, for eksempel en forsknings- eller fagpersonsgruppe, enn en enkelt person. Dette kan for eksempel være tilfelle for spesielle områder med avansert teknologi som datamaskiner eller telefonsystemer og i høyt spesialiserte prosesser som kommersiell produksjon av integrerte kretser og komplekse kjemiske forbindelser.

Det må huskes på at fagpersonen har samme ferdighetsnivå ved vurdering av oppfinnelseshøyde som ved vurdering av om beskrivelsen er tilstrekkelig tydelig, se kap. II, punkt 3.1.

5.3.1 Fagpersonens alminnelige kunnskap

Alminnelig kunnskap kan komme fra forskjellige kilder og trenger ikke nødvendigvis være avhengig av publisering av et spesielt dokument på en spesiell dato. En påstand om at noe er alminnelig kunnskap trenger bare å bli understøttet av dokumenterbart bevis (f.eks. en lærebok) dersom dette blir bestridt.

En enkeltstående publikasjon (f.eks. et patentdokument, eller innholdet av et teknisk tidsskrift) kan normalt ikke betraktes som alminnelig kunnskap (se T 475/88). I spesielle tilfeller kan artikler i tekniske tidsskrifter representere alminnelig kunnskap (se T 595/90). Dette gjelder spesielt for artikler som gir en bred oversikt eller undersøkelse av et emne (se T 309/88). For fagpersonen som står overfor problemet å bringe sammen bestemte startmaterialer, vil konklusjonene av undersøkelse omkring disse materialene utført av kun et lite fåtall av fabrikanter utgjøre en del av den relevante alminnelige kunnskapen, selv om de angjeldende studiene bare har blitt publisert i tekniske tidsskrifter (se T 676/94). Et annet unntak er at alminnelig kunnskap også kan være informasjonen i en patentbeskrivelse eller vitenskapelig publikasjon, dersom oppfinnelsen ligger innenfor et forskingsområde som er så nytt at den relevante tekniske kunnskapen ikke ennå er tilgjengelig fra lærebøker (se T 51/87).

Grunnleggende lærebøker og monografier kan anses å representere alminnelig kunnskap (se T 171/84); og dersom de inneholder referanser som leder leseren til ytterligere artikler som omhandler bestemte problemer kan disse artiklene også medregnes som del av slik kunnskap (se T 206/83). Det skal her huskes på at informasjon ikke blir alminnelig kunnskap bare fordi den har blitt publisert i en spesiell lærebok, referansemateriale, etc.; snarere tvert imot, den opptrer i denne type bøker fordi den allerede er alminnelig kunnskap (se T 766/91). Det betyr at informasjonen i en slik publikasjon allerede må ha vært en del av alminnelig kunnskap på et eller annet tidspunkt før publiseringsdatoen.

5.4 Nærliggende

Spørsmålet det må tas stilling til i forhold til et hvilket som helst patentkrav som definerer oppfinnelsen, er hvorvidt det forut for leveringsdagen, eller prioritetsdatoen, under hensyntagen til teknikkens stilling på det tidspunkt, ville være nærliggende for fagpersonen å komme fram til noe som faller innenfor kravets omfang. I så fall mangler det som angis i kravet oppfinnelseshøyde. Med «nærliggende» menes det som ikke går utover den normale tekniske utviklingen, men bare følger ganske enkelt eller logisk av tidligere kjent teknikk, dvs. det som ikke involverer ferdigheter eller evner ut over hva som kan forventes av en fagperson på området. Ved vurdering av oppfinnelseshøyde, til forskjell fra nyhet, se punkt 4.3.2, er det riktig å fortolke ethvert publisert dokument i lys av all kunnskap som er kjent frem til dagen før leveringsdagen eller prioritetdatoen og å ta hensyn til all kunnskap som er generelt tilgjengelig for fagpersonen til og med denne dagen.

5.5 Problem-og-løsning - tilnærming (PSA)

For å kunne vurdere oppfinnelseshøyde på en objektiv og forutsigbar måte, skal den såkalte «problem-og-løsning»-tilnærmingen benyttes. Bare unntaksvis skal denne tilnærmingen fravikes.

Denne tilnærmingen omfatter tre hovedtrinn:

a) bestemme den nærmeste tidligere kjente teknikk, se punkt 5.5.1.

b) formulering av det «objektive tekniske problem» som skal løses, se punkt 5.5.2.

c) vurdere hvorvidt oppfinnelsen, ved å starte fra den nærmeste tidligere kjente teknikk og det objektive tekniske problem, ville ha vært nærliggende for fagpersonen på området, se punkt 5.5.3.

For hvilke krav skal PSA brukes:

«Problem-og-løsning»-tilnærmingen (PSA) skal i utgangspunktet benyttes for samtlige selvstendige krav som skal vurderes med hensyn til oppfinnelseshøyde.

PSA skal benyttes for uselvstendige krav bare når oppfinnelsen ifølge det selvstendige kravet de er knyttet til ikke har nyhet eller oppfinnelseshøyde.

Det er ikke nødvendig å bruke PSA for uselvstendige krav som kun er rettet på fagmessigheter.

5.5.1 Bestemme den nærmeste tidligere kjente teknikk

Den nærmeste tidligere kjente teknikk er den som i én enkelt referanse (dokument) beskriver den kombinasjonen av trekk som utgjør det mest lovende utgangspunktet for en utvikling som leder til oppfinnelsen.

Ved utvelgelsen av nærmeste tidligere kjente teknikk, er den første vurderingen at den bør være rettet mot et liknende formål eller effekt som oppfinnelsen eller som i det minste tilhører samme eller et nært tilknyttet teknisk område som den krevde oppfinnelsen. I praksis er den nærmeste tidligere kjente teknikk vanligvis den som samsvarer med en liknende anvendelse og som krever de minste konstruksjonsmessige og funksjonelle modifikasjoner for å komme frem til den krevde oppfinnelsen.

I noen tilfeller kan det finnes flere like gode utgangspunkt for vurderingen av oppfinnelseshøyde, f.eks. dersom fagpersonen har et valg blant flere løsninger, dvs. løsninger som tar utgangspunkt i forskjellige dokumenter, som kan lede til oppfinnelsen. For å fastslå om oppfinnelsen er patenterbar, slik at et patent kan meddeles, kan det være nødvendig å anvende PSA for hver av disse utgangspunktene etter tur. Ved avslag, derimot, er det tilstrekkelig å vise at oppfinnelsen mangler oppfinnelseshøyde på grunnlag av bare én av disse utgangspunktene. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å diskutere hvilket dokument som utgjør «nærmeste kjente teknikk»; det eneste relevante spørsmålet er hvorvidt dokumentet som benyttes et rimelig utgangspunkt for vurdering av oppfinnelseshøyde (se T 967/97, T 1289/09). Dette er riktig selv om det objektive tekniske problemet benyttet i begrunnelsen er forskjellig fra problemet definert av søkeren eller patenthaveren.

Den nærmeste tidligere kjente teknikk må vurderes ut ifra fagpersonens synspunkt på dagen før søknadens leveringsdag eller gyldige prioritetsdato.

Nærmeste tidligere kjente teknikk kan for eksempel være:

- det ene dokumentet som beskriver en gjenstand med teknisk effekt, formål eller påtenkt anvendelse mest lik oppfinnelsen, eller

- det ene dokumentet som beskriver en gjenstand med det største antall tekniske trekk felles med oppfinnelsen og som er i stand til å utøve samme funksjon.

Ved bestemmelse av nærmeste kjente teknikk, bør det også tas hensyn til hva søkeren selv anerkjenner som kjent teknikk i sin beskrivelse og hevder å være kjent. Enhver slik anerkjennelse av kjent teknikk skal anses av saksbehandler å være korrekt, med mindre søkeren selv oppgir at det er gjort en feil eller saksbehandler oppdager at det er gjort en feil.

5.5.2 Formulering av det objektive tekniske problemet

I trinn b) fastsettes på en objektiv måte hvilket teknisk problem som skal løses. For å gjøre dette studeres søknaden (eller patentet), den nærmeste tidligere kjente teknikk og forskjellen i form av trekk (enten strukturelle eller funksjonelle) mellom den krevde oppfinnelsen og den nærmeste tidligere kjente teknikk, deretter identifiseres den tekniske effekten disse trekkene resulterer i, og til slutt formuleres det objektive tekniske problemet. Dette problemet tilsvarer da det problemet som oppfinnelsen objektivt sett har løst.

Trekk som ikke kan sees å bidra, verken selvstendig eller i kombinasjon med andre trekk, til den tekniske karakteren til en oppfinnelse, kan ikke understøtte oppfinnelseshøyde. En slik situasjon kan for eksempel forekomme dersom et trekk bare bidrar til løsningen av et ikke-teknisk problem innen et område som er unntatt patentering, se punkt 2.2. Se punkt 5.5.4 for vurdering av krav som omfatter både tekniske og ikke-tekniske trekk.

Med det objektive tekniske problem i sammenheng med PSA menes formålet og oppgaven med å modifisere eller tilpasse den nærmeste tidligere kjente teknikk for å oppnå de tekniske effekter som oppfinnelsen frembringer utover nærmeste tidligere kjente teknikk. Hvis ingen nye eller forbedrede virkninger eller effekter er oppnådd, anses problemet utelukkende å ha bestått i å frembringe en alternativ konstruktiv løsning for løsningen av samme problem.

Det objektive tekniske problem utledet på denne måten behøver ikke å være det som søkeren presenterte som «problemet» i søknaden. Det sistnevnte, som kan kalles det subjektive tekniske problem, kan være nødvendig å omformulere, siden det objektive tekniske problem er basert på objektivt etablerte fakta, spesielt ut i fra tidligere teknikk fremkommet under saksgangen, som kan være forskjellig fra den tidligere teknikk søkeren kjente til på søknadstidspunktet. Særlig kan tidligere kjent teknikk fremkommet under granskingen sette oppfinnelsen i et helt annet perspektiv i forhold til hva som fremgår bare ved lesing av søknaden. Omformulering kan føre til at det objektive tekniske problemet blir mindre ambisiøst enn det (subjektive) tekniske problemet som opprinnelig ble fremlagt i søknaden.

I hvilken grad det er mulig med en slik omformulering av det tekniske problemet må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Prinsipielt kan enhver effekt tilveiebrakt ved oppfinnelsen bli brukt som basis for omformulering av det tekniske problem, så lenge denne effekten kan utledes fra søknaden slik den ble inngitt (se T 386/89). Det er også mulig å basere seg på nye effekter fremlagt av søker i ettertid under saksgangen, forutsatt at fagpersonen ville anerkjenne disse effektene som underforståtte ut i fra eller beslektet med det (subjektive) tekniske problemet som opprinnelig var foreslått, se punkt 5.9 (T 184/82).

Det objektive tekniske problemet må ikke formuleres slik at det inneholder pekere til den tekniske løsningen eller omfatter hele eller deler av den tekniske løsningen på problemet som blir løst ifølge den krevde oppfinnelsen, og det må heller ikke formuleres for generelt. En feilaktig formulering av problemet vil, når teknikkens stilling vurderes opp mot dette problemet, nødvendigvis resultere i etterpåklokskap («ex post facto»-analyse) når det gjelder synet på oppfinnerisk aktivitet og medføre at vurderingen av oppfinnelseshøyde ikke blir objektiv og riktig (se T 229/85). Imidlertid, der hvor kravet angir et formål som skal oppnås innen et ikke-teknisk område, er det tillatt at formålet opptrer i formuleringen av problemet som en del av rammeverket av det tekniske problemet som skal løses, særlig som en begrensning som må oppfylles, se punkt 5.5.4.1.

Uttrykket «teknisk problem» skal tolkes vidt og det innebærer ikke nødvendigvis at den tekniske løsningen er en forbedring eller et teknisk fremskritt i forhold til tidligere kjent teknikk. Således kan problemet rett og slett være å finne et alternativ til en kjent anordning eller en kjent prosess som gir den samme eller tilsvarende effekt eller som er mer kostnadseffektiv. Et teknisk problem anses å være løst bare dersom det er trolig at alle de krevde utføringsformene gir de samme tekniske effektene som oppfinnelsen er basert på.

Enkelte ganger må det tekniske problem ses på som en samling av flere «delproblemer», se punkt 5.6. Dette er tilfelle når det ikke oppnås noen entydig teknisk effekt når alle de nye trekkene i et krav kombineres, idet det snarere er slik at flere delproblemer er løst selvstendig ved forskjellige sett av nye trekk (se T 389/86).

Det objektive tekniske problem som må løses vil som oftest være det samme for samtlige selvstendige krav. Det kan likevel av og til være nødvendig å formulere et nytt teknisk problem, f.eks. i forbindelse med selvstendige krav av ulik kategori. Den nærmeste teknikkens stilling kan være forskjellig for krav av ulik kategori, f.eks. produkt og anvendelse, noe som kan medføre at det må formuleres ulike objektive tekniske problemer. Tilsvarende gjelder for uselvstendig krav som angir en utførelsesform som «peker i en annen retning» enn det selvstendige kravet det er knyttet til.

5.5.3 Nærliggende for fagpersonen

I trinn c) må det tas stilling til om det finnes lære i den tidligere kjent teknikken sett under ett, som ville (ikke bare kunne, men ville) ha ansporet fagpersonen, stilt overfor det objektive tekniske problem, til å modifisere eller tilpasse den nærmeste tidligere kjente teknikk og samtidig ta hensyn til denne læren, for derved å komme frem til noe som faller innenfor kravets omfang, og således oppnå det samme som oppfinnelsen oppnår. Se punkt 5.4.

Med andre ord, poenget er ikke hvorvidt fagpersonen kunne ha kommet fram til oppfinnelsen ved modifisering eller tilpasning av tidligere kjent teknikk, men snarere om han/hun ville ha gjort det fordi den tidligere kjente teknikk ga motivasjon til det i forventning om å oppnå forbedring eller noe fordelaktig (se T 2/83). Selv en implisitt tilskyndelse eller en implisitt gjenkjennelig ansporing er tilstrekkelig for å vise at fagpersonen ville ha kombinert elementene fra tidligere kjent teknikk (se T 257/98 og T 35/04).

Når en oppfinnelse krever forskjellige steg for å komme frem til den fullstendige løsningen av det objektive tekniske problemet, skal det likevel betraktes som nærliggende dersom det objektive tekniske problemet som skal løses leder fagpersonen til løsningen på en steg-for-steg måte og hvert individuelle steg er nærliggende i lys av hva som allerede har blitt oppnådd og av de gjenværende oppgavene som gjenstår å løse (se T 623/97, T 558/00).

5.5.4 Krav som omfatter både tekniske og ikke-tekniske trekk

Det er tillatt å ha en blanding av tekniske og ikke-tekniske trekk i et patentkrav, slik det ofte er tilfelle med data-implementerte oppfinnelser. De ikke-tekniske trekkene kan til og med utgjøre den største delen av den krevde gjenstanden. Imidlertid, i lys av patl. §§ 1 og 2, kreves det en ikke-nærliggende teknisk løsning på et teknisk problem for at oppfinnelseshøyde skal være til stede.

Når en skal vurdere oppfinnelseshøyde for en slik oppfinnelse med både tekniske og ikke-tekniske trekk, må en ta hensyn til alle de trekkene som bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter. Dette inkluderer trekkene som isolert sett er ikke-tekniske, men som i sammenheng med oppfinnelsen bidrar til å frembringe en teknisk effekt som tjener et teknisk formål, og som derved bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter. Trekk som ikke bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter kan imidlertid ikke underbygge oppfinnelseshøyde («COMVIK approach»T 641/00, G 1/19). En slik situasjon kan oppstå, for eksempel, dersom et trekk kun bidrar til løsningen av et ikke-teknisk problem, for eksempel et problem innenfor et område som er unntatt patenterbarhet (patl. § 1).

Problem-løsning tilnærming anvendes på oppfinnelser av denne type på en slik måte at oppfinnelseshøyde ikke blir tilkjent på grunnlag av trekk som ikke bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter, mens alle de trekkene som faktisk bidrar bestemmes og tas hensyn til i vurderingen. Her skal det legges til at i tilfelle kravet henviser til en hensikt som skal oppnås på et ikke-teknisk område, er det like fullt tillatt at denne hensikten inntas i formuleringen av det objektive tekniske problemet som del av rammeverket av det tekniske problemet som skal løses, særlig som en begrensning som må tas hensyn til (se T 641/00; se trinn (iii)(c) nedenfor og punkt 5.5.2.

Trinnene nedenfor viser anvendelse av problem-løsning tilnærming for oppfinnelser med både tekniske og ikke-tekniske trekk, i henhold til «COMVIK approach»:

Trekkene som bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter identifiseres på grunnlag av de tekniske effektene som oppnås i sammenheng med oppfinnelsen.
Et passende utgangspunkt i kjent teknikk velges som den nærmeste kjente teknikk på grunnlag av de trekkene som bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter bestemt i trinn (i); se punkt 5.5.1.
Forskjellene fra nærmeste kjente teknikk identifiseres. Den/de tekniske effekten(e) av disse forskjellene sett i sammenheng med kravet som helhet, bestemmes for å kunne identifisere de trekkene som bidrar til teknisk karakter og de som ikke gjør det.

a) Dersom det ikke finnes noen forskjeller (selv ikke en ikke-teknisk forskjell), skal det innvendes mot manglende nyhet (patl. § 2 første ledd).

b) Dersom forskjellene ikke gir et teknisk bidrag til oppfinnelsen, skal det innvendes mot manglende oppfinnelseshøyde (patl. § 2 første ledd). Begrunnelsen for innvendingen skal være at gjenstanden ifølge kravet ikke kan være oppfinnerisk fordi det ikke finnes noe teknisk bidrag til kjent teknikk.

c) Dersom forskjellene innbefatter trekk som faktisk gir et teknisk bidrag til oppfinnelsen, gjelder følgende:

- Det objektive tekniske problemet formuleres på grunnlag av den/de teknisk(e) effekten(e) oppnådd ved disse trekkene. I tillegg, dersom forskjellene innbefatter trekk som ikke gir noe teknisk bidrag, kan disse trekkene eller en hvilken som helst ikke-teknisk effekt oppnådd ved oppfinnelsen benyttes i formuleringen av det objektive tekniske problemet som del av hva som blir «gitt» til fagpersonen, spesielt som en begrensning som må tas hensyn til, se punkt 5.5.4.1.

- Dersom den krevde tekniske løsningen på det objektive tekniske problemet er nærliggende for fagpersonen, skal det innvendes mot manglende oppfinnelseshøyde (patl. § 2 første ledd).

Bestemmelse av de trekkene som bidrar til oppfinnelsens tekniske karakter i trinn (i) skal gjøres for alle trekkene i kravet (T 172/03, T 154/04). I praksis, på grunn av kompleksiteten av denne oppgaven, kan saksbehandler vanligvis utføre trinn (i) bare på en foreløpig basis (prima facie), og utføre analysen i starten av trinn (iii) på en mer detaljert måte. I trinn (iii) blir de tekniske effektene oppnådd av forskjellene i forhold til nærmeste kjente teknikk bestemt. I hvilken grad forskjellene bidrar til oppfinnelsens karakter blir analysert i forhold til disse tekniske effektene. Denne analysen kan utføres på en mer detaljert måte og på et mer konkret grunnlag enn i trinn (i). Den kan derfor avdekke at noen av trekkene som ble foreløpig vurdert i trinn (i) til ikke å bidra til oppfinnelsens tekniske karakter, etter nærmere undersøkelse, faktisk utgjør et slikt bidrag. Den motsatte situasjonen er også mulig. I slike tilfeller kan det være nødvendig å revurdere utvelgelsen av nærmeste kjente teknikk i trinn (ii).

Når en utfører analysen i trinn (i) og (iii) som ovenfor, må en være oppmerksom på å ikke utelate noen trekk som kunne ha bidratt til den tekniske karakteren til oppfinnelsen, særlig dersom saksbehandleren gjengir sin forståelse av oppfinnelsen ifølge kravet med sine egne ord under analysen.

Eksemplene gitt i punkt 2.3.6.2 illustrerer anvendelsen av trinnene som er listet opp ovenfor.

5.5.4.1 Formulering av det objektive tekniske problem for krav med både tekniske og ikke-tekniske trekk

Det objektive tekniske problem må være et teknisk problem som en fagperson på det aktuelle tekniske området kan ha blitt befattet med å løse på det relevante tidspunkt. Det skal ikke være formulert på en måte som refererer til forhold som fagpersonen bare ville ha blitt klar over ved kjennskap til den krevde løsningen, se punkt 5.5.2. Med andre ord, det objektive tekniske problemet må være slik formulert at det ikke inneholder pekere til den tekniske løsningen. Men, dette prinsippet gjelder bare for de trekk ved gjenstanden som bidrar til den tekniske karakteren til oppfinnelsen, og som følgelig er del av den tekniske løsningen. Bare fordi noen trekk forekommer i kravet utelukkes de ikke automatisk fra å inngå i formuleringen av problemet. Nærmere bestemt, der kravet refererer til et mål som skal oppnås på et ikke-teknisk område, kan dette målet legitimt inngå i formuleringen av problemet som en del av rammen av det (objektive) tekniske problemet som skal løses, i særdeleshet som en restriksjon som må være oppfylt (T 641/00).

Med andre ord, formuleringen av det objektive tekniske problemet kan referere til trekk som ikke utgjør et teknisk bidrag, eller til en hvilken som helst ikke-teknisk effekt som oppnås ved oppfinnelsen i en gitt ramme innenfor hvilket det tekniske problem er stilt, for eksempel i form av en kravspesifikasjon rettet til en fagperson på et teknisk område. Målet med å formulere det tekniske problemet i henhold til disse prinsippene, er å sikre at oppfinnelseshøyde blir tilkjent bare på grunnlag av trekk som bidrar til den tekniske karakteren til oppfinnelsen. De tekniske effekter som benyttes for å formulere det objektive tekniske problemet må kunne utledes fra søknaden slik den ble levert når den betraktes i lys av den nærmeste kjente teknikk, se punkt 5.5.2. De tekniske effektene må oppnås over hele omfanget av kravet. Et krav må derfor begrenses på en slik måte at hovedsakelig alle utføringsformene som omfattes av kravet oppviser disse effektene (G 1/19).

Når det gjelder krav rettet mot en teknisk gjennomføring av en ikke-teknisk fremgangsmåte eller en plan, særlig av en forretningsmetode eller spilleregler, vil en endring av den underliggende ikke-tekniske fremgangsmåten eller planen som tar sikte på å omgå et teknisk problem, snarere enn å adressere dette problemet på en iboende teknisk måte, ikke bli ansett som et teknisk bidrag i forhold til teknikkens stilling (T 258/03, T 414/12). Snarere utgjør en slik løsning en modifikasjon av de begrensninger som er gitt til den teknisk kyndige person som har oppgaven med gjennomføringen av den gitte ikke-tekniske fremgangsmåten eller planen.

I slike tilfeller bør det tas hensyn til eventuelle ytterligere tekniske fordeler eller effekter knyttet til de spesifikke trekkene i den tekniske gjennomføringen ut over effektene og fordelene som er iboende den underliggende ikke-tekniske fremgangsmåten eller planen. Sistnevnte er i beste fall å anse som underordnet for denne gjennomføringen (T 1543/06). De kvalifiserer ikke som tekniske effekter for å definere det objektive tekniske problemet.

Eksempel:

I et spill som spilles online over et distribuert datasystem, kan ikke effekten av reduksjonen i nettverkstrafikk som oppnås ved å redusere det maksimale antallet spillere danne grunnlag for utforming av det objektive teknisk problem. Det er snarere en direkte konsekvens av å endre reglene for spillet, som er iboende i den ikke-tekniske planen. Problemet med nettverkstrafikkreduksjon er ikke rettet mot en teknisk løsning, men omgått ved den ikke-tekniske spilleløsningen som legges frem. Trekket som definerer det maksimale antall spillere utgjør således en gitt begrensning som utgjør en del av den ikke-tekniske planen som fagpersonen, for eksempel en programvareingeniør, ville bli gitt oppgaven å gjennomføre. Hvorvidt den krevde spesifikke tekniske gjennomføringen ville ha vært åpenbar for ham, vil likevel måtte vurderes.

5.6 Kombinering av deler av tidligere kjent teknikk (mothold)

I betraktning av hvorvidt det foreligger oppfinnelseshøyde (til forskjell fra nyhet, se punkt 4.3), er det tillatt å kombinere innholdet av ett eller flere dokumenter, deler av dokumenter eller andre deler av tidligere kjent teknikk (f.eks. en åpenlys utøvelse eller ikke-skriftlig generell teknisk kunnskap) med den nærmeste tidligere kjente teknikk.

Likevel kan det være en indikasjon på oppfinnelseshøyde dersom flere enn ett mothold må kombineres med den nærmeste tidligere kjente teknikk for å komme frem til en kombinasjon av trekk (f.eks. dersom den krevde oppfinnelsen ikke bare er en ren sammenstilling av trekk, se punkt 5.7).

En annen situasjon oppstår når oppfinnelsen er en løsning på flere del-problemer (se også punktene 5.7 og 5.5.2). Da er det nødvendig å vurdere separat, for hvert del-problem, om kombinasjonen av trekk som løser del-problemet er nærliggende i forhold til tidligere kjent teknikk. Følgelig kan forskjellige dokumenter kombineres med den nærmeste tidligere kjente teknikk for hvert del-problem (se T 389/86). For at gjenstanden ifølge patentkravet skal være oppfinnerisk, er det imidlertid tilstrekkelig at én av disse kombinasjonene av trekk innebærer oppfinnelseshøyde.

I vurderingen av om det vil være nærliggende å kombinere to eller flere forskjellige dokumenter, skal det tas hensyn til følgende:

a) hvorvidt innholdet av dokumentene er slik at det gjør det sannsynlig eller usannsynlig at fagpersonen, stilt overfor det objektive problemet som løses av oppfinnelsen, ville kombinere dem, for eksempel:

Hvis to dokumenter sett under ett, ikke med letthet kan kombineres i praksis på grunn av iboende uforenelighet i trekk som er vesentlige for oppfinnelsen, vil kombinering av nevnte dokumenter normalt ikke bli sett på som nærliggende.

b) hvorvidt dokumentene angår samme, nærliggende eller fjerntliggende tekniske områder,

c) kombinasjon av to eller flere deler av samme dokument vil være nærliggende, dersom det er en rimelig grunnlag for fagpersonen til å knytte disse delene sammen. Det vil normalt være nærliggende å kombinere et dokument fra teknikkens stilling med en velkjent lærebok eller et standard oppslagsverk. Dette er imidlertid kun et spesialtilfelle av den generelle regel at det er nærliggende å kombinere læren fra ett eller flere dokumenter med den alminnelige kunnskap på området. Det vil generelt sett også være nærliggende å kombinere to dokumenter der det ene inneholder en klar og utvetydig henvisning til det andre (for henvisninger som betraktes som en integrert del av beskrivelsen, se punkt 4.2 og punkt 4.3.1). I vurderingen av om det er tillatt å kombinere et dokument med annen lære som utgjør teknikkens stilling, for eksempel åpenlys utøvelse, må tilsvarende overveielser gjøres.

5.7 Kombinasjonsoppfinnelser vs. sammenstilling eller samling av trekk

En kombinasjonsoppfinnelse er en oppfinnelse som for eksempel kan bestå av en sammenstilling av to eller flere gjenstander eller forbindelser, hvor sammenstillingen gir en uventet teknisk effekt.

Den krevde oppfinnelsen må normalt betraktes som en helhet. Når et krav består av en «kombinasjon av trekk», er det ikke riktig å argumentere med at de enkelte trekkene i kombinasjonen hver for seg er kjent eller nærliggende og at «derfor» er hele den krevde gjenstanden nærliggende. Imidlertid, hvor kravet bare er en «sammenstilling eller samling av trekk» og ikke en virkelig kombinasjon, er det bare nødvendig å vise at de individuelle trekkene er nærliggende for å bevise at sammenstillingen av trekk ikke innebærer oppfinnelseshøyde (se punkt 8.2.1). Et sett med tekniske trekk betraktes som er kombinasjon av trekk dersom den funksjonelle samvirkningen mellom trekkene oppnår en kombinert effekt som er forskjellig fra, f.eks. større enn, summen av den tekniske effekten av de individuelle trekkene. Med andre ord, samvirkningen av de individuelle trekkene må produsere en synergisk effekt. Dersom ingen slik synergisk effekt finnes, er det ikke noe annet enn en ren samling av trekk (se T 389/86 og T 204/06).

For eksempel, den tekniske effekten av en enkelt transistor er i hovedsak den samme som en elektrisk bryter. Imidlertid vil transistorer sammenkoblet for å danne en mikroprosessor samspille synergisk for å oppnå tekniske effekter, så som dataprosessering, som er utover og høyere enn summen av den tekniske effekten av hver enkelt transistor.

I henhold til EPO avgjørelsen T 9/81, har patenterbarhet blitt godtatt for et preparat i form av et «kit-of-parts» der de individuelle aktive komponentene, som representerer kjente terapeutiske virkemidler, er fysisk adskilte, forutsatt at anvendelsen av disse komponentene, enten samtidig, separat eller sekvensielt, frembringer en ny og uventet samlet terapeutisk effekt som ikke kan oppnås av komponentene uavhengig av hverandre.

5.8 «Virkelighetsnære» vurderinger («ex post facto»-analyser)

Det gjøres oppmerksom på at en oppfinnelse som ved første øyekast synes opplagt, faktisk kan inneha oppfinnelseshøyde. Etter at en idé har blitt formulert, kan det ofte vises teoretisk hvordan en kan komme dit gjennom en serie tilsynelatende enkle steg med utgangspunkt i noe kjent. En skal imidlertid være forsiktig med slike analyser som bygger på etterpåklokskap («ex post facto» -analyser). Det må huskes på at dokumentene som er fremlagt etter granskningen er fremkommet under forhåndskjennskap til den påståtte oppfinnelsen. I ethvert tilfelle skal en prøve å se for seg teknikkens stilling slik den fortonet seg for fagpersonen før søkerens bidrag kom, det vil si at det må gjøres «virkelighetsnære"» vurderinger av disse og andre relevante faktorer.

Det må også tas i betraktning alt som er kjent med hensyn til bakgrunnen for oppfinnelsen, og relevante argumenter og bevis fremlagt av søkeren må tillegges rimelig vekt. Hvis for eksempel en oppfinnelse er vist å ha en betydelig teknisk verdi, og særlig hvis den frembringer en teknisk fordel som er ny og overraskende, og dette overbevisende kan relateres til ett eller flere trekk inkludert i kravet som definerer oppfinnelsen, skal en være tilbakeholden med å hevde at det som angis i et slikt krav mangler oppfinnelseshøyde.

5.9 Ulik basis for oppfinnerisk innsats

Selv om kravet i hvert tilfelle skal rettes på tekniske trekk (og ikke eksempelvis kun på en idé) for å kunne avgjøre hvorvidt oppfinnelseshøyde er tilstede, er det viktig for saksbehandler å huske på at det er mange forskjellige måter å komme fram til en oppfinnelse på. En oppfinnelse kan for eksempel baseres på følgende:

i) tenke ut en løsning på et kjent problem.

Eksempel:
Problemet med permanent merking av husdyr, som kyr, uten å påføre dyrene smerte eller skade skinnet har eksistert siden husdyrbruk startet. Løsningen ("frysemerking") består i å anvende oppdagelsen av at skinnet kan depigmenteres permanent ved frysing.

ii) oppnådd innsikt i årsaken til et observert fenomen (den praktiske anvendelsen av fenomenet blir da åpenbar).

Eksempel:
Den behagelige smaken av smør er funnet å være forårsaket av ørsmå mengder av en spesiell forbindelse. Så snart denne innsikten er fastslått, er den tekniske anvendelsen bestående i å tilsette forbindelsen til margarin umiddelbart åpenbar.

Mange oppfinnelser er selvsagt basert på en kombinasjon av flere av de ovennevnte muligheter - for eksempel kan det å komme fram til en innsikt og den tekniske anvendelsen av denne innsikten begge involvere bruk av oppfinnerisk evne.

5.10 Sekundære indikatorer (objektive skjønnsmomenter)

5.10.1 Forutsigbar ulempe; ikke-funksjonell modifikasjon; tilfeldig valg

Dersom oppfinnelsen er resultatet av en forutsigbar ufordelaktig modifikasjon av den nærmeste kjente teknikk, som klart kunne forutsies av fagpersonen, og dersom denne forutsigbare ulempen ikke er fulgt av en uventet teknisk fordel, er ikke oppfinnelseshøyde tilstede. (se T 119/82 og T 155/85). Med andre ord, en ren forutsigbar forverring av tidligere kjent teknikk innebærer ikke oppfinnelseshøyde. Likevel kan oppfinnelseshøyde foreligge dersom forverringen følges av en uventet teknisk fordel. Lignende betraktninger gjelder når oppfinnelsen kun er et resultat av en ikke-funksjonell (ingen teknisk relevant effekt) modifisering av en tidligere kjent anordning eller bare er et resultat av et tilfeldig valg fra en samling mulige løsninger (se T 72/95 og T 939/92).

5.10.2 Uventet teknisk effekt; bonuseffekt

En uventet teknisk effekt kan ses på som en indikasjon på oppfinnelseshøyde. Den må imidlertid kunne utledes fra gjenstanden ifølge kravet, ikke bare fra ett eller annet tilleggstrekk som er nevnt bare i beskrivelsen. Effekten må være basert på de kjennetegnende trekkene til oppfinnelsen, i kombinasjon med de kjente trekkene ifølge kravet, og ikke bare på trekk som allerede er omfattet av tidligere kjent teknikk.

Imidlertid, dersom det for en fagperson ved å ta hensyn til teknikkens stilling allerede ville vært opplagt å komme frem til noe som faller innenfor kravets omfang, for eksempel som følge av manglende alternativer og det derved skapes en «one-way street»-situasjon, vil den uventede effekten bare være en «bonus-effekt» som ikke tilfører noe oppfinnerisk til den krevde gjenstanden. Tilsvarende, hvis det var nærliggende å velge en bestemt teknisk løsning for å oppnå en påregnelig effekt, kan det normalt ikke legges avgjørende vekt på at løsningen samtidig medfører en ytterligere, overraskende effekt, se også punkt 4.3.2 (se T 231/97, T 192/82 og T 936/96 (punkt 2.6), samt 2. avd. sak nr. 7066). Dersom fagpersonen vil måtte velge mellom en rekke muligheter, finnes det ingen «one-way street»-situasjon og den uventede effekten vil kunne lede til anerkjennelse av oppfinnelseshøyde.

Den uventede egenskapen eller effekten må være beskrevet i presise vendinger. En vag formulering, slik som «De nye forbindelsene har vist uventede gode farmasøytiske egenskaper», kan ikke underbygge at det finnes oppfinnelseshøyde.

Produktet eller prosessen trenger imidlertid ikke å være «bedre» enn kjente produkter eller prosesser. Det er tilstrekkelig at egenskapen eller effekten ikke ville ha vært forventet.

5.10.3 Lenge følt behov; Kommersiell suksess

Dersom oppfinnelsen løser et teknisk problem som i lang tid har vært forsøkt løst av arbeidere innenfor fagområdet, eller på annen måte oppfyller et lenge følt behov, kan dette bli sett på som en indikasjon på oppfinnelseshøyde.

Kommersiell suksess alene skal ikke bli sett på som indikasjon på oppfinnelseshøyde. Men bevis på umiddelbar kommersiell suksess koblet med bevis på oppfyllelse av et lenge følt behov er relevant, under forutsetning av at suksessen kan utledes fra oppfinnelsens tekniske trekk og ikke fra annen innvirkning (f.eks. salgsteknikker eller reklame).

5.11 Nye argumenter og etterinnsendt materiale fra søkeren

Relevante argumenter og bevis til bruk under vurdering av oppfinnelseshøyde kan enten hentes fra patentsøknaden eller innsendes av søkeren senere under saksbehandlingen, se kap. VII, punktene 4.3 og 4.4..

Forsiktighet må imidlertid utvises når det vises til nye effekter for underbyggelse av oppfinnelseshøyde. Slike nye effekter kan bare tas hensyn til dersom de er innbefattet av eller i det minste vedkommer det tekniske problem opprinnelig foreslått i den opprinnelige søknaden (se T 386/89 og T 184/82).

Eksempel på slik ny effekt:
Oppfinnelsen er relatert til en farmasøytisk blanding som har en spesifikk virkning. Ved første øyekast, under betraktning av teknikkens stilling, synes den å mangle oppfinnelseshøyde. Senere innsender søkeren nye bevis som viser at blandingen utviser en uventet fordel i form av lav toksisitet. I dette tilfelle er det tillatt å omformulere det tekniske problemet ved å inkludere toksisitetsaspektet, siden farmasøytisk aktivitet og toksisitet er beslektet i den forstand at en fagperson alltid vil betrakte de to aspekter sammen.

Omformuleringen av det teknisk problemet i den opprinnelige søknaden kan, men behøver ikke, foranledige en endring i fremstillingen av det tekniske problemet i beskrivelsen. Slike endringer er bare tillatt hvis de oppfyller betingelsene i kap. VII, punktene 4.3 og 4.4. I det ovennevnte eksemplet med en farmasøytisk blanding, kan verken det omformulerte problemet eller informasjonen om toksisitet inntas i beskrivelsen uten å bryte patl. § 13.

5.12 Utvalgsoppfinnelser

Søknadsgjenstanden i utvalgsoppfinnelser skiller seg fra nærmeste kjente teknikk ved at den representerer utvalgte individuelle elementer, undermengder eller underintervall. Hvis dette utvalget er knyttet til en spesiell teknisk effekt, og hvis det ikke er noe som leder fagpersonen til å gjøre utvalget, vil oppfinnelseshøyde foreligge. Denne tekniske effekten som oppstår innenfor det utvalgte omfanget kan også være den samme effekten som oppnås innen det bredere kjente omfanget, men i en uventet grad.

Kriteriet «faktisk ville overveie» ved nyhetstesten (se punkt 4.3.3) for overlappende områder må ikke forveksles med vurdering av oppfinnelseshøyde. Med hensyn til oppfinnelseshøyde må det vurderes om fagpersonen ville ha gjort utvalget eller ville ha valgt det overlappende området i forventning om en forbedring eller en fordel. Dersom dette ikke er tilfelle, vil oppfinnelseshøyde foreligge.

Den uventede tekniske effekten må gjelde hele det krevde området. Hvis den oppstår bare i deler av området, vil kravgjenstanden ikke løse det spesielle problemet som effekten relaterer seg til, men bare til det mer generelle problemet å oppnå, for eksempel, «et alternativt produkt X» eller «en ytterligere prosess Y» (se T 939/92).

Avgjørelsen T 261/15 i EPO bekreftet at vilkåret for om et underintervall skal anses å representere et selektivt («purposive») utvalg, er knyttet til oppfinnelseshøyde, og ikke nødvendigvis for å etablere nyhet (se også punkt 4.3.3).

5.13 Kravtyper som ikke behøver å vurderes med hensyn til nyhet og oppfinnelseshøyde

Dersom gjenstanden ifølge et selvstendig krav er nytt og ikke nærliggende, er det ikke nødvendig å undersøke om gjenstanden ifølge uselvstendige krav knyttet til dette har nyhet og oppfinnelseshøyde. Unntatt fra dette er i de sjeldne tilfeller hvor gjenstanden i et uselvstendig krav har en senere effektiv dato enn gjenstanden ifølge det selvstendige kravet, og mellomliggende publikasjoner derfor må tas i betraktning, se del A, kap. IV, punkt 3.

Likeledes, dersom gjenstanden ifølge et krav rettet på et produkt er nytt og ikke nærliggende, er det ikke nødvendig å undersøke nyhet og oppfinnelseshøyde for gjenstanden ifølge ethvert krav rettet på en fremgangsmåte som uunngåelig fører til fremstilling av dette produktet, eller ethvert krav rettet på anvendelse av dette produktet. Således er analogifremgangsmåter patenterbare så lenge de resulterer i et nytt og oppfinnerisk produkt (se T 119/82). I det tilfellet at produkt-, fremgangsmåte- og/eller anvendelseskravet har ulike effektive datoer, kan det likevel være nødvendig med en separat vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde sett i lys av mellomliggende publikasjoner.

5.14 Mellomprodukter

5.14.1 Definisjoner

Kjemiske forbindelser betegnes som mellomprodukter i den utstrekning de anvendes som utgangsmaterialer for fremstilling av andre kjemiske forbindelser.

Både utgangsmaterialer og egentlige mellomprodukter som dannes underveis i en flertrinnsprosess er å anse som mellomprodukter.

Såkalte «prodrugs» (kjemiske forbindelser som in vivo metaboliseres til terapeutisk aktive forbindelser), og nukleinsyrer som benyttes til rekombinant fremstilling av proteiner, anses ikke som mellomprodukter.

Forbindelser av typen fusjonsproteiner vil i noen tilfeller være å anse som mellomprodukter.

5.14.2 Patenterbarhetsbetingelser

Mellomproduktene forutsettes benyttet til fremstilling av nye eller kjente sluttprodukter - eventuelt via andre mellomprodukter - som er industrielt anvendbare (for eksempel som legemiddel, insekticid, fargestoff og så videre). Patenterbarhetskriteriene for mellomprodukter er de samme som for nye kjemiske forbindelser generelt. Såfremt de innehar nyhet er mellomproduktene alltid patenterbare når:

a) mellomproduktene innehar spesielle og uventede kjemiske eller fysikalske egenskaper (for eksempel uventet stabilitet eller særpreget kjemisk konstitusjon), eller

b) mellomproduktene fører til sluttprodukter som er nye og patenterbare, eller

c) mellomproduktene kan omdannes til andre mellomprodukter eller sluttprodukter ved en fremgangsmåte som i seg selv oppfyller patenterbarhetskriteriene.

Mellomproduktenes omdannelse til andre kjemiske forbindelser skal fremgå av basisdokumentene, og betingelsene som er knyttet til punkt a), b) og c) skal være sannsynliggjort og/eller dokumentert enten i søknadens beskrivelse eller ved henvisning til annet skrift.

5.14.3 Betingelser for enhetlighet

Betingelser for enhetlighet for mellom- og sluttprodukter er omtalt i kap. III, punkt 6.3.1.

5.15 Eksempelsamling

Eksempelsamlingen (ES) under punkt 8 i dette kapittelet gir veiledning for når en oppfinnelse må anses som åpenbar eller når den innehar oppfinnelseshøyde. Det må understrekes at eksemplene kun er veiledende og at prinsippet som må anvendes i hvert enkelt tilfelle er «var det nærliggende for fagpersonen?» Saksbehandler bør unngå å forsøke å tilpasse et bestemt tilfelle til et av de følgende eksempler dersom det ikke er klart at eksemplet passer. Listen er dessuten ikke uttømmende.

5.16 «Særlige bestemmelser for behandling av søknader som angår lege- eller næringsmidler og er inngitt før 1. januar 1992»

1) Generelt

Som et unntak fra det som er bestemt i patl. § 1, kan det på grunnlag av patentsøknader som er inngitt eller skal anses inngitt før 1. januar 1992, for oppfinnelser som angår lege- eller næringsmidler, ikke meddeles patent på selve produktet, men bare på fremgangsmåten for fremstilling av det (jf. patl. § 76 nr. 1).

Påberopes det som er nytt ved oppfinnelsen, å ligge i fremgangsmåten for fremstilling av produktet, gjelder vanlige regler for nyhet, oppfinnelseshøyde og oppfinnelsens enhet.

2) Patenterbarhetsvurdering og kravformulering ved nye produkter

Påberopes det som er nytt ved oppfinnelsen, å ligge utelukkende i produktet, skal kravene rettes på «analogifremgangsmåte». Det kan da gis patent på fremstillingen av produktet ved kjemisk omsetning selv om fremgangsmåten som sådan ikke innebærer noe patenterbart nytt (dvs. at den er analog med tidligere kjente, kjemiske fremgangsmåter). Forutsetningen for dette er at produktet er nytt og har uventede og verdifulle egenskaper, noe som skal fremgå av beskrivelsen. Virkningen av produktet eller dets anvendelse som nærings- eller legemiddel skal fremgå av kravene.

Etter at den første realitetsuttalelse etter nyhetsprøvingen er avgitt, kan søkeren ikke endre patentkravet fra «analogifremgangsmåte» til «fremgangsmåte» med mindre det skjer i en avdelt eller utskilt søknad, se kap. VI. Viser det seg at produktet er tidligere kjent, eller at det ikke har uventede og verdifulle egenskaper, skal søknaden avslås. Endring fra «fremgangsmåte» til «analogifremgangsmåte» kan skje også etter det ovenfor nevnte tidspunkt.

Før nyhetsprøvingen skal søkeren om nødvendig gis adgang til å klargjøre hvorvidt oppfinnelsen søkes beskyttet som «analogifremgangsmåte» eller ikke.

Uansett det som er fastsatt ovenfor, er en allment tilgjengelig patentsøknad, hvorfra en kjemisk forbindelse og dens egenskaper er kjent, ikke til hinder for at det gis patent på fremstilling av forbindelser ved analogifremgangsmåter som ikke er omtalt i den første søknad, på grunnlag av senere patentsøknader som har inngivelsesdag/prioritetsdag før den første søknad ble allment tilgjengelig.

3) Oppfinnelsens enhetlighet

Når det gjelder enhetsvilkåret, kan en søknad gjelde enten bare «fremgangsmåte» eller bare «analogifremgangsmåte».

Det som for øvrig er bestemt om oppfinnelsens enhet, er ikke til hinder for at det i det første selvstendige krav medtas innbyrdes forskjellige analogifremgangsmåter (hovedreaksjoner og tilknyttede omdannelsesreaksjoner) for fremstilling av ett og samme produkt som er et nærings- eller legemiddel. Dette produkt kan være en kjemisk forbindelse eller en gruppe av kjemiske forbindelser med nær beslektet kjemisk struktur, dvs. med samme generelle formel, og med samme uventede og verdifulle egenskaper.

Vanligvis kan det i kravene bare medtas slike analogifremgangsmåter som er eksemplifisert i beskrivelsen.

Eksempler på omdannelsesreaksjoner som kan medtas i samme patent som hovedreaksjonen(e):

a. Forestring av karboksylsyrer.

b. Fremstilling av salter av karboksylsyrer.

c. Foretring av alkoholer.

d. Acylering av alkoholer.

e. Alkylering av aminer.

f. Acylering av aminer.

g. Fremstilling av salter og kvaternære forbindelser av aminer.

h. Hydrogenering av dobbeltbindinger av ikke-aromatisk karakter.

i. Oksidasjon av en RS-gruppe til en RSO2-gruppe.

j. Reduksjon av en karboksylgruppe til en aldehydgruppe.

k. Reduksjon av en nitrogruppe til en aminogruppe.

l. Oppdeling av et racemat i optisk aktive isomere.

6a. Oppfinnelser hvis kommersielle utnyttelse strider mot offentlig orden eller moral

patl. § 1 b

6a.1 Generelt

Enhver oppfinnelse hvis kommersielle utnyttelse strider mot offentlig orden eller moral er unntatt fra patentering uavhengig av hvilket teknisk område oppfinnelsen tilhører.

Hensikten med dette unntaket er å unnta fra patentering oppfinnelser som kan initiere opptøyer eller offentlig uorden, eller som kan lede til kriminalitet eller annen generell anstøtelig oppførsel. Bestemmelsen vil bare bli brukt i sjeldne og ekstreme tilfeller. For oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale, se punkt 2a.5. En passende test er å avgjøre om det er sannsynlig at offentligheten generelt vil betrakte utnyttelsen av oppfinnelsen som så avskyelig at meddelelse av patent vil stride mot grunnleggende etiske normer. Hvis dette er tilfelle, skal avslag i henhold til patl. § 1b vurderes; ellers ikke. Ved vurdering av et eventuelt avslag, se punkt 6a.2.

Det kan være tilfeller hvor oppfinnelsen har både en anstøtelig og en ikke-anstøtelig anvendelse, for eksempel en metode for å bryte opp låste safer. Denne handlingen utført av en innbruddstyv er anstøtelig, men tilsvarende handling utført av en låsesmed, i tilfelle av nødhjelp, ikke er anstøtelig. I slike tilfeller skal det ikke fremmes avslag i henhold til patl. § 1b, men saksbehandler bør oppfordre til at beskrivelser av oppfinnelsen som strider mot offentlig orden eller moral strykes fra søknadens beskrivelse, se kap. II, punkt 7.1.

6a.2 Den etiske nemnd for patentsaker

patl. § 15 a

Dersom saksbehandler er i tvil om en oppfinnelse strider mot offentlig orden eller moral i henhold til patl. § 1b, skal Patentstyret rådføre seg med Den etiske nemnda for patentsaker, se punkt 2a.7.3. Dette gjelder både under søknadsbehandlingen og ved innsigelser grunnet i patl. § 1 b.

6a.3 Oppfinnelser forbudt ved lov

patl. 1 b andre ledd

Utnyttelsen av en oppfinnelse skal ikke anses for å være i strid med offentlig orden eller moral utelukkende fordi utnyttelsen er forbudt ved lov. En av grunnene til denne bestemmelsen er at produktet likevel skal kunne bli produsert her i landet for eksport til andre land hvor bruken av produktet ikke er forbudt. En annen grunn til dette, kan være at det kan komme endringer i den lov eller forskrift som regulerer utnyttelsen av oppfinnelsen, i løpet av patentets levetid.

6a.4 Eksempler på oppfinnelser som ikke kan patenteres

patl. § 1 b tredje ledd

Et eksempel på materiale som bare har anstøtelige anvendelser og som derfor skal unntas i henhold til patl. §1 b, er brevbomber.
Andre eksempler er oppfinnelser innenfor det bioteknologiske området, se punkt 2a.7.1.

6a.5 Forlenget innsigelsesperiode

patl. § 24 andre ledd

En utvidet innsigelsesadgang kan skape usikkerhet for patenthaverne. Det vil trolig innkomme få slike innsigelser, fordi det vil fremgå av patentregisteret dersom en søknad har vært forelagt Den etiske nemnda for patentsaker allerede under søknadsbehandlingen, dvs. dersom også Patentstyret var i tvil om patl. § 1b var til hinder for å imøtekomme søknaden. I tillegg vil innsiger bli avkrevd et ekstra gebyr ved innlevering etter utløpet av ni (9) månedersfristen.

For krav til formalia, realitetsbehandling og administrativ begrensning i den forlengede innsigelsesperioden, se punktene 2a.7.2.1 og 2a.7.2.2.

6b. Oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap

patl. § 8 b

Ved første realitetsbehandling av søknader rettet på oppfinnelser som gjelder eller anvender tradisjonell kunnskap, skal saksbehandler undersøke om det i søknaden eller i et vedlegg til søknaden er gitt opplysninger i henhold til patl. § 8 b. Dersom dette ikke er tilfelle skal saksbehandler i realitetsuttalelsen informere søkeren om plikten til å opplyse om ovennevnte.

Saksbehandler skal informere om opplysningsplikten i tilfeller der det er opplagt fra oppfinnelsens art at den bygger på tradisjonell kunnskap, det er nevnt i søknaden at oppfinnelsen bygger på slik kunnskap eller det fremkommer av relevante anførte publikasjoner, se punkt 2a.4.

7. Ikke-nyhetsskadelige opplysninger – patl. § 2 siste ledd nr. 1 og 2

Det finnes to særlige tilfeller (og disse er de to eneste) der en tidligere avsløring av oppfinnelsen ikke skal tas i betraktning som en del av teknikkens stilling, nemlig der avsløringen skyldes, eller skjer som en følge av:

a) patl. § 2 nr.1 - åpenbart misbruk i forhold til søkeren eller noen denne utleder sin rett fra, for eksempel at oppfinnelsen ble utledet fra søkeren og avslørt uten dennes vilje; eller

b) patl. § 2 nr.2 - visning av oppfinnelsen av søkeren eller noen denne utleder sin rett fra på en offisielt anerkjent utstilling som omhandles i den i Paris den 22. november 1928 vedtatte konvensjon om internasjonale utstillinger.

Et vesentlig vilkår for begge tilfellene a) og b), er at avsløringen faktisk ikke må ha skjedd tidligere enn seks måneder før inngivelsen av patentsøknaden. For å beregne seks-månedersperioden er den relevante datoen den faktiske inngivelsesdatoen for søknaden, og ikke prioritetsdatoen (G 3/98, OJ 2/2001, og G 2/99, OJ 2/2001, 83).

Med hensyn til tilfelle a), kan avsløringen/forevisningen bli gjort i et publisert dokument eller på en hvilken som helst annen måte. Som et særlig tilfelle, kan avsløringen ha skjedd i en norsk søknad med tidligere prioritetsdato. Derved kan, for eksempel, en person B som konfidensielt har blitt fortalt om A's oppfinnelse, selv søke om patent på denne oppfinnelsen. Dersom dette skjer, vil ikke avsløringen som følge av publiseringen av B's søknad være skadelig for A's rettigheter, forutsatt at A allerede har levert en søknad, eller søker innen seks måneder etter en slik publisering.

For at "åpenbart misbruk" skal være fastslått, må den personen som har avslørt eller forevist oppfinnelsen ha hatt til hensikt å fremkalle, eller regnet som sannsynlig at det ville oppstå, skade som følge av handlingen (se T 585/92, OJ 3/1996, 129).

I tilfelle b) må det søkes patent innen seks måneder etter avsløringen av oppfinnelsen på utstillingen, dersom avsløringen/forevisningen ikke skal skade søknaden. Videre må søkeren erklære ved tidspunktet for inngivelse av søknaden, at oppfinnelsen har blitt avslørt slik, og må også inngi et medfølgende sertifikat innen fire måneder, som gir følgende detaljer:

sertifikatet må være utstedt ved utstillingen av den myndighet som har ansvaret for beskyttelsen av industrielle rettigheter ved den utstillingen, og som bekrefter at utstillingen faktisk foregikk der,
sertifikatet skal også angi åpningsdatoen for utstillingen, og i tilfelle hvor den første forevisningen av oppfinnelsen ikke sammenfaller med åpningsdatoen for utstillingen, må datoen for den første forevisningen angis, og
sertifikatet må medfølges av en identifisering av oppfinnelsen, tilbørlig bekreftet av den ovennevnte myndighet.

8. Protest før patent er meddelt

Dersom Patentstyret før patent er meddelt mottar en protest som er av betydning for vurderingen av søknaden, skal Patentstyret underrette søkeren om dette, jf. pf. § 35.

Er det i protesten påberopt annet nyhetshinder enn påstand om åpenlys utøvelse, skal Patentstyret umiddelbart undersøke om dette medfører at søkeren bør tilskrives om realiteten i saken. Dersom protesten er relevant, begrunnet og ikke anonymt innlevert skal saksbehandler foreta en realitetsbehandling så snart som mulig.

Inneholder protesten bare en påstand om åpenlys utøvelse av oppfinnelsen, opptas den som regel til vurdering først etter utløpet av fristen for å nedlegge innsigelse, og bare dersom samme påstand også fremsettes i en innsigelse.

Vedkommende som fremsetter en protest gis ikke partsrettigheter i saken.

Den som leverer en protest skal, med unntak av de som leverer en protest med grunnlag i patl. §§ 17 eller 18, umiddelbart tilskrives og opplyses om at:

(i) protesten blir oversendt søker til orientering,

(ii) de forhold som det er opplyst om i protesten vil bli tatt med i Patentstyrets
vurdering av søknaden før en eventuell meddelelse av patent,

(iii) det kan leveres innsigelse dersom søknaden blir meddelt.

Påstår den som leverer en protest at det er han, og ikke søkeren, som har retten til en oppfinnelse, jf. patl. § 17, eller godtgjør vedkommende overfor Patentstyret at det er han, og ikke søkeren, som har retten til en oppfinnelse, jf. patl. §18, skal protesten behandles av Patentjuridisk seksjon.

9. Eksempelsamling til kapittel IV

9.1 Anvendelse av kjente midler?

9.1.1 Oppfinnelser som innebærer anvendelse av kjente midler på en nærliggende måte og som dermed ikke innehar oppfinnelseshøyde

a) Læren i det tidligere dokumentet er ufullstendig og minst én mulig måte å fylle «tomrommet» på, hvilken naturlig eller umiddelbart vil fremgå for en fagperson, fører til oppfinnelsen.

Eksempel
Oppfinnelsen angår en bygningskonstruksjon i aluminium. Et tidligere dokument åpenbarer samme konstruksjon og nevner at den er laget av et lettvektmateriale, men nevner ikke aluminium.

b) Oppfinnelsen skiller seg fra kjent teknikk bare ved bruk av velkjente ekvivalenter. Dette vil si modifikasjoner som består i å erstatte ett element i det tidligere dokumentet med et annet element som er alminnelig kjent for å ha samme virkning.

Eksempel
Oppfinnelsen angår en pumpe som skiller seg fra en kjent bare ved at motorkraften tilveiebringes av en hydraulisk motor i stedet for en elektrisk motor.

c) Oppfinnelsen består bare i en ny anvendelse av et velkjent materiale hvor kjente egenskaper ved materialet utnyttes.

Eksempel
Et vaskemiddel inneholdende som detergent en kjent forbindelse med den kjente egenskapen å nedsette vannets overflatespenning, hvilken egenskap er kjent å være nødvendig for detergenter.

d) Oppfinnelsen består i å erstatte en komponent med en annen komponent av et kjent materiale, hvis egenskaper gjør det åpenbart egnet for formålet (analog erstatning).

Eksempel
En elektrisk kabel omfatter en polyetylenisolasjon bundet til en metallskjerm med et adhesiv. Oppfinnelsen ligger i anvendelsen av et annet adhesiv som er kjent som egnet for å binde plast til metall.

e) Oppfinnelsen består bare i å utnytte en kjent teknikk i en nær, analog situasjon (analog utnyttelse).

Eksempel
Oppfinnelsen ligger i anvendelsen av en pulskontrollteknikk for den elektriske motoren som driver hjelpemekanismer i en truck (f.eks. en gaffeltruck), hvor bruk av denne teknikken for å kontrollere fremdriftsmotoren i trucken allerede er kjent.

9.1.2 Oppfinnelser som innebærer anvendelse av kjente midler på en ikke-nærliggende måte og som dermed innehar oppfinnelseshøyde

a) En kjent fremgangsmåte eller anordning som når den brukes for et annet formål gir en ny, overraskende effekt.

Eksempel
Det er kjent at høyfrekvenskraft kan brukes i induksjons-buttsveising (ikke-ledende). Det burde derfor være åpenbart at høyfrekvenskraft også kan brukes ved ledende buttsveising med lignende virkning. I dette tilfellet vil imidlertid oppfinnelseshøyde foreligge dersom høyfrekvenskraft ble brukt for kontinuerlig ledende buttsveising av bånd men uten at det var nødvendig å fjerne avleiring (slik fjerning er nødvendig for å unngå overslag mellom sveisekontakten og båndet). Den uventede tilleggseffekten er at fjerningen er funnet å være unødvendig fordi ved høyfrekvens er strømmen tilført på en vesentlig kapasitiv måte via avleiringen som danner et dielektrikum.

b) En ny anvendelse av en kjent anordning eller materiale innebærer å overkomme tekniske vanskeligheter som ikke kan løses ved rutinemessige teknikker.

Eksempel
Oppfinnelsen angår en anordning for å understøtte og styre heving og senkning av gassbeholdere, hvor det ikke er nødvendig å benytte de tidligere anvendte styrerammer. En lignende anordning var kjent for understøttelse av flytedokker eller pontonger, men praktiske vanskeligheter som man ikke støtte på ved de kjente anvendelser måtte overvinnes for å kunne utnytte anordningen i forbindelse med en gassbeholder.

9.2 Nærliggende kombinasjon av trekk?

9.2.1 Nærliggende og følgelig ikke oppfinnerisk kombinasjon av trekk

Oppfinnelsen består kun i sammenstillingen eller sammenkoblingen av kjente anordninger eller prosesser som fungerer på normal måte og ikke frembringer noen uventet teknisk effekt.

Eksempel
En maskin for å produsere pølser bestående av en kjent type kjøttkvern og en kjent type fyllemaskin anbragt ved siden av hverandre.

9.2.2 Ikke nærliggende og følgelig oppfinnerisk kombinasjon av trekk

De kombinerte trekk samvirker ved sine virkninger i en slik grad at det oppnås et nytt teknisk resultat. Det er irrelevant om de enkelte trekk helt eller delvis er kjente som sådan.

Eksempel
Et preparat består av et smertestillende middel (analgetikum) og et beroligende middel (sedativ). Det ble funnet at gjennom tilsats av det beroligende midlet, som ikke hadde noen smertestillende virkning, ble den smertestillende effekt av analgetikumet forsterket på en måte som ikke kunne ha vært forutsagt ut fra de kjente egenskapene til de aktive forbindelsene.

9.3 Nærliggende valg?

9.3.1 Nærliggende og følgelig ikke oppfinnerisk valg mellom et antall kjente muligheter

a) Oppfinnelsen består i valg av spesielle dimensjoner, temperaturområder eller andre parametere fra et begrenset område av muligheter, og det er opplagt at man kan komme fram til disse parameterne ved rutineforsøk eller ved anvendelse av vanlige utviklingsprosedyrer.

Eksempel
Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte for å utføre en kjent reaksjon og er karakterisert ved strømningshastigheten for en inertgass. Den angitte hastigheten er ikke noe annet enn hva en fagperson på området nødvendigvis ville ha kommet fram til.

b) Man kan komme fram til oppfinnelsen ved enkel ekstrapolering ut fra kjent teknikk.

Eksempel
Oppfinnelsen er karakterisert ved bruk av et spesifisert minimumsinnhold av en forbindelse X i et preparat Y for å bedre dets termiske stabilitet. Dette karakteristiske trekk kan man komme fram til ved ekstrapolering på en rettlinjet graf, fra kjent teknikk, som knytter termisk stabilitet til innholdet av forbindelse X.

c) Oppfinnelsen består kun i valg av en kjemisk forbindelse eller en blanding (herunder legering) fra et bredt område.

Eksempel
Teknikkens stilling angir en kjemisk forbindelse kjennetegnet ved en spesifisert struktur med en substituent R. R er definert til å omfatte brede områder av radikaler slik som alle alkyl- eller arylradikaler enten usubstituert eller substituert med halogen og/eller hydroksy, selv om kun et lite antall eksempler er gitt av praktiske grunner. Oppfinnelsen består i valg av et bestemt radikal eller gruppe av radikaler blant de som er nevnt som substituenten R. Det valgte radikal eller gruppe av radikaler er ikke spesielt nevnt i teknikkens stilling siden det da snarere ville være et spørsmål om mangel på nyhet enn mangel på oppfinnelseshøyde.

De resulterende forbindelsene er a) ikke angitt å ha noen fordelaktige egenskaper som eksemplene fra teknikkens stilling ikke har, eller b) er angitt å ha fordelaktige egenskaper sammenlignet med forbindelsene spesielt nevnt i teknikkens stilling, men disse egenskapene er slike som en fagperson ville forvente at forbindelsene ville inneha slik at et slikt valg blir nærliggende.

9.3.2 Ikke nærliggende og følgelig oppfinnerisk valg blant et antall kjente muligheter

a) Oppfinnelsen innebærer et spesielt valg i en prosess med bestemte driftsforhold (f.eks. temperatur og trykk) innenfor et kjent område, idet et slikt valg gir uventede virkninger under drift av prosessen eller i egenskapene til det resulterende produkt.

Eksempel
I en fremgangsmåte hvor stoffene A og B omformes ved høy temperatur til C, var det kjent at det vanligvis er et konstant økende utbytte av stoff C med økende temperatur i området 50-130°C. Det er nå funnet at i temperaturområdet 63-65 °C, hvilket tidligere ikke hadde vært undersøkt, er utbyttet av C betydelig høyere enn ventet.

b) Oppfinnelsen består i å velge en spesiell kjemisk forbindelse eller blanding (herunder legering) fra et bredt område, hvor forbindelsen eller blandingen har uventede fordeler.

Eksempel
Som i eksemplet med en substituert kjemisk forbindelse gitt i punkt 8.3.1 (c) består oppfinnelsen i valg av substituenten R fra et område av muligheter definert i teknikkens stilling. Ikke bare er det i dette tilfellet snakk om valg av en bestem del av det totale område, som resulterer i forbindelser som oppviser fordelaktige egenskaper (se EPO Guidelines C-VI, 5.7a), men det er dessuten ingen indikasjoner som ville lede fagpersonen til å gjøre dette spesielle utvalget for å oppnå de uventede fordelaktige egenskaper.

9.4 Overvinne en teknisk fordom

Som en generell regel vil det foreligge oppfinnelseshøyde hvis teknikkens stilling leder fagpersonen bort fra fremgangsmåten foreslått i oppfinnelsen. Dette gjelder særlig når fagpersonen ikke engang ville vurdere å utføre eksperimenter for å avgjøre om dette var alternativer til den kjente måten å overvinne virkelige eller tenkte tekniske hindringer på.

Eksempel
Drikkevarer inneholdende karbondioksid blir etter sterilisering tappet varme på steriliserte flasker. Den alminnelige oppfatning er at umiddelbart etter uttak av flasken fra fylleinnretningen må drikkevaren automatisk skjermes fra luften på utsiden for å hindre at den spruter ut. En fremgangsmåte som omfatter de samme trinn men ikke innebærer skjerming av drikkevaren fra luften (fordi det faktisk ikke er nødvendig) vil derfor være oppfinnerisk.

For at en teknisk fordom skal kunne foreligge, kreves det at fordommen er godt kjent og dokumentert, og at det er den rådende oppfatningen til eksperter på området, jf. T119/82 og T48/86. Videre er det den som fremsetter en slik påstand som har bevisbyrden for at det foreligger en teknisk fordom, jf. T60/82, T631/89, T695/90 og T1212/01.

Det vil normalt ikke være tilstrekkelig at en teknisk fordom kan utledes fra ett enkelt dokument; i alle fall ikke en patentsøknad, jf. T19/81.

9.5 Flytskjema søknadsbehandling

Flytskjemaet åpnes i nytt vindu. For å komme tilbake til denne siden, lukk vinduet.

Klikk her for flytskjemaet