Del C, Kapittel II - Tilstrekkelig beskrivelse

Beskrivelsens spesielle del skal gi nærmere forklaring på oppfinnelsen, fortrinnsvis belyst ved utførelseseksempler eller utførelsesformer, med henvisning til eventuell tegning. Oppfinnelsen skal være så eksemplifisert at kravene kan anses å være tilstrekkelig underbygget.

Det må gis en detaljert beskrivelse av minst én måte å utføre oppfinnelsen på.

Siden søknaden henvender seg til en fagperson, er det verken nødvendig eller ønskelig at detaljer omkring velkjente hjelpetrekk oppgis, men beskrivelsen må angi ethvert trekk som er vesentlig for å utføre oppfinnelsen i tilstrekkelig detalj for å gjøre det opplagt for fagpersonen hvordan oppfinnelsen kan settes ut i praksis.

Et enkelt utførelseseksempel eller en enkel utførelsesform kan være tilstrekkelig, men dersom kravene dekker et bredt felt, bør søknaden vanligvis ikke anses å oppfylle vilkåret ifølge patl. § 8 andre ledd tredje punktum, med mindre beskrivelsen gir et antall eksempler eller beskriver alternative utførelsesformer eller variasjoner som spenner over hele området beskyttet av kravene. Imidlertid må det tas hensyn til fakta i hvert enkelt tilfelle.

Det finnes tilfeller hvor selv et svært bredt felt er tilstrekkelig eksemplifisert av et begrenset antall eksempler eller bare ved ett eksempel, se også kap. III, punkt 5. I disse tilfellene må søknaden, i tillegg til eksemplene, inneholde tilstrekkelige opplysninger til at en fagperson, ved hjelp av sin generelle kunnskap, kan utføre oppfinnelsen over hele området som kreves beskyttet, uten unødige anstrengelser og uten å behøve oppfinneriske ferdigheter (se T 727/95). I denne sammenheng skal «hele området som kreves beskyttet» forstås som hovedsakelig enhver utføringsform som faller innenfor omfanget av et krav, selv om det likevel kan tillates en begrenset prøving og feiling, f.eks. på et uutforsket område eller når det er mange tekniske vanskeligheter (se T 226/85 og T 409/91).

Når tilstrekkelig beskrivelse vurderes, må imidlertid de iboende begrensningene som en fornuftig lesning tillegger gjenstanden i det selvstendige kravet tas i betraktning. Med andre ord, fagpersonen som ønsker å implementere den krevde oppfinnelsen vil ekskludere enhver utføringsform som er meningsløs og ikke konsistent med læren i søknaden (se T 521/12).

Med hensyn til patl. § 8 andre ledd tredje punktum, forutsetter en innvending om ikke tilstrekkelig beskrivelse at det er alvorlig tvil, basert på verifiserbare fakta (se T 409/91 og T 694/92).

Hvis saksbehandler er i stand til å begrunne at søknaden mangler tilstrekkelig beskrivelse av oppfinnelsen, med underbyggende bevis, vil ansvaret for å påvise at oppfinnelsen kan utøves og reproduseres over hovedsakelig hele beskyttelsesområdet ligge på søkeren.

For at vilkårene ifølge patl. § 8 andre ledd tredje punktum fullt ut skal oppfylles, er det nødvendig at oppfinnelsen blir beskrevet både ved dens oppbygning og ved dens funksjon, med mindre funksjonen til de forskjellige delene er umiddelbart åpenbare. Innen enkelte tekniske områder (f.eks. datamaskiner), kan en tydelig beskrivelse av funksjon være mye mer hensiktsmessig enn en overdetaljert beskrivelse av oppbygningen.

2. Tilstrekkelig beskrivelse vs. endring av søknaden

patl. § 8 andre ledd tredje punktum

patl. § 8 a

patl. § 13

Det er søkerens ansvar å sikre at det ved første gangs inngivelse av søknaden innleveres en tilstrekkelig beskrivelse, dvs. en beskrivelse som oppfyller vilkåret i patl. § 8 andre ledd tredje punktum, når det gjelder oppfinnelsen som kreves vernet i alle kravene. Hvis kravene definerer oppfinnelsen eller et trekk ved denne ved hjelp av parametere, se kap. III, punkt 4.6.1, må den først inngitte søknaden omfatte en tydelig beskrivelse av hvilke metoder som brukes for å bestemme parameterverdiene. Dette gjelder likevel ikke dersom en fagperson vil vite hvilken metode som skal brukes eller dersom alle metodene vil gi samme resultat, se kap. III, punkt 4.6.1.

Hvis beskrivelsen er svært utilstrekkelig, vil denne mangelen ikke kunne rettes opp etter inngivelsesdagen ved å tilføye ytterligere eksempler eller trekk, uten å stride mot patl. § 13. Derfor må søknaden i slike tilfeller normalt avslås. Hvis imidlertid mangelen oppstår bare for enkelte utførelsesformer av oppfinnelsen og ikke andre, kan dette rettes opp ved å begrense kravene, slik at de bare svarer til de tilstrekkelig beskrevne utførelsesformene, og at beskrivelsen av de gjenværende utførelsesformene slettes.

3. Ikke tilstrekkelig beskrivelse

Det forekommer at det inngis søknader hvor det finnes en grunnleggende utilstrekkelighet i oppfinnelsen, i den forstand at den ikke kan utføres av en fagperson. Det vil da foreligge en mangel på oppfyllelse av vilkåret i patl. § 8 andre ledd tredje punktum og som i alt vesentlig er uopprettelig. To tilfeller av dette krever spesiell omtale:

Det første tilfellet er når den vellykkede utførelse av oppfinnelsen er avhengig av omstendighetene eller er tilfeldig. Det vil si at fagpersonen ved å følge instruksene for å utføre oppfinnelsen, enten finner at de påståtte resultatene av oppfinnelsen ikke kan repeteres, eller at vellykkede resultater oppnås på en helt upålitelig måte.

Beskrivelsen vil ikke være tilstrekkelig tydelig dersom fagpersonen må utføre et forskningsprogram basert på prøving og feiling for å reprodusere resultatene av oppfinnelsen, og med små sjanser for å lykkes (se T 38/11, 2.6 Undue burden).

Et eksempel på hvor dette kan oppstå, er en mikrobiologisk prosess som innebærer mutasjoner.

Et slikt tilfelle må skilles fra et tilfelle hvor gjentatt vellykkethet er sikret, selv om det medfølger en andel feilforsøk, noe som f.eks. kan oppstå ved fremstilling av små magnetiske kjerner eller elektroniske komponenter. I sistnevnte tilfelle vil ingen innvending oppstå under patl. § 8 andre ledd tredje punktum, forutsatt at de tilfredsstillende delene lett kan sorteres ved hjelp av en ikke-destruerende prøvemåte.

Et annet eksempel kan finnes innenfor fagfeltet kunstig intelligens hvis de matematiske metodene og treningsdatasettene beskrives i utilstrekkelig detalj til at en fagperson settes i stand til å reprodusere den tekniske effekten i hele kravets omfang, uten unødige anstrengelser og med bruk av alminnelig generell kunnskap, (se også kap. IV, punkt 2.3.3.1).

Det andre tilfellet er hvor en vellykket utførelse av oppfinnelsen er iboende umulig på grunn av at det vil stride mot veletablerte fysiske lover - dette gjelder f.eks. en evighetsmaskin. Hvis patentkravene for en slik maskin er rettet på dens funksjon, og ikke bare dens oppbygning, vil en innvending ikke bare oppstå under patl. § 8 andre ledd tredje punktum, men også under patl. § 1 første ledd, i det oppfinnelsen ikke kan utnyttes industrielt, se kap. IV, punkt 3.1.

4. Bevisbyrde i forhold til muligheten av å utøve og gjenta oppfinnelsen

Selv om bevisbyrden i forhold til tilstrekkelig beskrivelse, som hovedregel, ligger hos den part som har innvendingen, gjelder dette prinsippet ikke for tilfeller hvor søknaden som inngitt ikke omfatter et eneste eksempel eller annen teknisk informasjon som gjør det sannsynlig at oppfinnelsen kan utøves (se f.eks. T 1329/11).

Videre, dersom det finnes alvorlig tvil om muligheten til å utøve oppfinnelsen og å gjenta den som beskrevet, hviler bevisbyrden, eller i det minste en forklaring på at oppnåelse er troverdig, hos søkeren. Se også punkt 3 ovenfor.

5. Tilfeller av delvis utilstrekkelig beskrivelse

5.1 Kun varianter av oppfinnelsen er ikke mulig å utøve

Det tilfellet at kun varianter av oppfinnelsen, f.eks. én av flere utføringsformer, ikke er mulig å utøve, fører ikke i seg selv til konklusjonen at søknadsgjenstanden som helhet ikke lar seg utøve, dvs. ikke løser det aktuelle problemet og derfor ikke oppnår det tilsiktede tekniske resultatet.

Imidlertid må de deler av beskrivelsen som angår varianter av oppfinnelsen som ikke lar seg utøve, og de aktuelle patentkravene, slettes eller markeres som bakgrunnsinformasjon som ikke er en del av beskrivelsen (se kap. III, punkt 4.3), dersom mangelen ikke blir rettet.

I noen spesielle tilfeller (f.eks. krav rettet på en kombinasjon av intervaller eller Markush-krav), kan omfanget av kravet innbefatte et stort antall alternativer, der noen utgjør ikke-virksomme utføringsformer. I slike tilfeller er forekomsten av ikke-fungerende utføringsformer i kravene ikke ødeleggende, dersom beskrivelsen inneholder tilstrekkelig informasjon om de relevante kriteriene for å identifisere de fungerende utføringsformene innenfor de krevde alternativene (G 1/03).

5.2 Fravær av velkjente detaljer

For formålet av tilstrekkelig beskrivelse, er det ikke nødvendig å beskrive alle detaljer av handlinger som skal utføres av fagpersonen med utgangspunkt i de gitte instruksjonene, dersom disse detaljene er velkjente og tydelige ut ifra typen krav eller på grunnlag av alminnelig generell kunnskap (se også punkt 1 og kap. III, punkt 4.4).

5.3 Vanskeligheter med å utøve oppfinnelsen

En oppfinnelse blir ikke ansett å ikke la seg utøve på bakgrunn av en rimelig grad av vanskelighet som oppleves ved utøvelsen («barnesykdommer», for eksempel).

Eksempel 1: De vanskelighetene som kunne oppstå, for eksempel, fordi et kunstig hofteledd kun kan implanteres i menneskekroppen av en kirurg med lang erfaring og over gjennomsnittlig dyktighet, vil ikke hindre produsenter av ortopediske anordninger i å utlede fullstendig informasjon fra beskrivelsen, slik at de kan reprodusere oppfinnelsen med hensikt å fremstille et kunstig hofteledd.

Eksempel 2: En brytbar halvleder, som ifølge oppfinnelsen blir brukt til å bryte elektriske kretser på og av uten bruk av kontakter, for derved å gjøre operasjonen smidigere, lider av «barnesykdommer» ved at en reststrøm fortsetter å strømme i kretsen når den er avslått. Imidlertid vil denne reststrømmen bare ha skadelige innvirkning på bruken av bryteren i enkelte felt, og kan for øvrig reduseres til neglisjerbare nivåer ved rutinemessig videreutvikling av halvlederen.

6. Oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale

6.1 Definisjoner

patl. § 1 tredje ledd tredje punktum

Med biologisk materiale forstås materiale som inneholder genetisk informasjon, og som kan formere seg selv eller kan formeres i et biologisk system.

Med begrepet mikroorganismer menes her enhver encellet cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale.

Det anses således å omfatte humane celler, plante- og dyreceller, protozoer og encellede alger, sopp og bakterier, vira og plasmider, dvs. alle encellede organismer som kan oppdages med mikroskop og som kan oppformeres og manipuleres i laboratoriet, se kap. IV, punkt 2a.2.1.

6.2 Allmenn tilgjengelighet for biologisk materiale

patl. § 8 a

pf. § 12 første ledd

Dersom en oppfinnelse gjelder eller anvender biologisk materiale, må det biologiske materialet enten være allment tilgjengelig eller kunne beskrives slik i søknaden at en fagperson på grunnlag av denne kan utøve oppfinnelsen, for at beskrivelsen skal oppfylle kravene i patl. § 8, andre ledd.

Saksbehandleren må vurdere om det biologiske materialet kan anses for å være allment tilgjengelig eller om det er beskrevet slik at en fagperson kan utøve oppfinnelsen. Materialet kan være tilgjengelig ved at det kjent for fagpersonen, for eksempel slike mikroorganismer som bakegjær eller enkelte plantefrø, det kan være kommersielt tilgjengelig, for eksempel mikroorganismen Bacillus natto, eller det kan være tilgjengelig ved at det er deponert ved en godkjent deponeringsinstitusjon i henhold til Budapestkonvensjonen av 28. april 1977.

For allment tilgjengelige biologisk materiale skal det angis hvordan det kan fremskaffes.

Dersom oppfinnelsen for eksempel angår en renkultur av en isolert naturlig forekommende mikroorganisme, vil deponering kunne være nødvendig for at mikroorganismen skal bli tilgjengelig dersom opprinnelsesstedet til mikroorganismen ikke kan angis nøyaktig. Deponering vil også kunne være nødvendig dersom en modifisert mikroorganismestamme er fremstilt ved en ikke-reproduserbar fremgangsmåte.

6.3 Deponering

pf. § 12 andre ledd

Hvis en prøve av biologisk materiale er deponert, må saksbehandleren kontrollere om:

- en prøve av det biologiske materialet er blitt deponert hos en godkjent deponeringsmyndighet senest den dagen søknaden ble inngitt,

- den inngitte søknaden inneholder de relevante opplysningene om det deponerte materialets karakteristika som søkeren kjenner til,

- opplysninger om identiteten til deponeringsinstitusjonen og det nummer deponeringsmyndigheten har gitt prøven av det biologiske materialet, har blitt sendt til Patentstyret senest 16 måneder etter inngivelsesdagen eller, dersom prioritet er begjært, den dagen prioritet er begjært fra.

Saksbehandler kan kreve en kopi av den kvitteringen som deponeringsinstitusjonen har utstedt. Kvitteringen angir hvem som har deponert prøven samt opplysninger om deponeringen. Denne informasjonen gjør Patentstyret i stand til å godkjenne forespørsel om utlevering av prøve, og til å vurdere om søknaden oppfyller vilkårene i patl. § 8, andre ledd, tredje punktum. En kvittering for deponering leveres for hver prøve av biologisk materiale angitt i søknaden og deponert i samsvar med Budapestkonvensjonen jf. pf. § 12. Kvittering for deponering kan leveres så lenge søknaden er under behandling hos Patentstyret.

Levering av kvittering er et vesentlig vilkår, blant annet for å identifisere hvem som har deponert prøven, før Patentstyret kan godta en tredjeparts begjæring om utlevering av en prøve av det deponerte biologiske materialet.

Dersom deponering er foretatt etter søknadens inngivelsesdag, og deponering er nødvendig, kan ikke den påberopte løpedagen godkjennes, med mindre det blir søkt og gitt fortsatt behandling til tross for fristoversittelse. Dersom deponering er foretatt etter prioritetsdagen, men før søknadens inngivelsesdag, og deponering er nødvendig, skal søker tilskrives og gjøres oppmerksom på at den påberopte prioritet ikke vil kunne godkjennes.

6.3.1 Ny deponering

patl. § 8 a andre ledd

pf. § 12 tredje og fjerde ledd

Opphører en prøve av deponert biologisk materiale å være deponert, kan den erstattes av en ny prøve av det samme materialet, hvis deponeringen foretas innen 3 måneder etter at deponenten mottok underretning om at prøven ikke lenger kunne utleveres. Dersom deponenten ikke mottar slik underretning, kan ny deponering foretas inntil 9 måneder etter at Det internasjonale byrå publiserte opplysninger om forholdet.

Innen 4 måneder etter ny deponering, eller innen 16 måneder etter inngivelsesdagen eller, dersom prioritet er begjært, den dagen prioritet er begjært fra, hvis senere, skal deponenten levere en kopi til Patentstyret av den kvitteringen som den nye deponeringsinstitusjonen har utstedt.

6.3.2 Deponeringsinstitusjoner

Internasjonale deponeringsinstitusjoner i henhold til Budapestkonvensjonen publiseres i «Guide to the Deposit of Microorganisms under the Budapest Treaty» som er tilgjengelig på WIPOs hjemmesider.

6.4 Beskrivelse av deponert biologisk materiale

patl. § 8 andre ledd

Søker skal i beskrivelsen angi alle relevante opplysninger om det deponerte materialet som han kjenner til. Relevante opplysninger er opplysninger om materialets klassifikasjon og karakteristika som skiller materialet fra kjent biologisk materiale.

Mikroorganismer og andre organismer skal som regel beskrives på den måte som angis i standardverker på området. Det biologiske materialet skal karakteriseres så utførlig at forveksling med annet biologisk materiale unngås. Søkeren må i den utstrekning han kjenner til for eksempel angi mikroorganismers morfologiske og biokjemiske karakteristika.

Mikroorgansimer og andre organismer som tidligere er beskrevet i allment tilgjengelig skrift ved bruk av en taksionomisk betegnelse, kan karakteriseres ved denne betegnelsen, om nødvendig komplettert med henvisning til litteratursteder der metoden for den systematiske bestemmelse er beskrevet.

For allment tilgjengelige organismer skal det angis hvordan de kan fremskaffes.

Da organismekarakteristikken ikke kan anses å omfatte organismer hvis egenskaper avviker vesentlig fra de angitte karakteristika, kan angivelser som "oppfinnelsen er ikke begrenset til den nevnte organisme, men skal også omfatte mutanter, varianter og rekombinanter av denne" ikke godtas. Mutanter hvis organismekarakteristikk ikke avviker vesentlig fra de angitte karakteristika, kan omfattes dersom organismens vesentlige egenskaper er entydig definert.

Dersom oppfinnelsen angår en eller flere deponerte organismer, skal deponeringsbetegnelsene angis både i søknadens beskrivelse og i kravene.

Forkortelser for mikroorganismer og andre organismer eller kulturmedia er ofte så lite kjente at de bør unngås. Navn og uttrykk bør skrives helt ut, i hvert fall første gang de nevnes i søknaden.

6.5 Utlevering av deponert biologisk materiale

patl. § 22 syvende til niende ledd

Enhver har i utgangspunktet rett til å få utlevert en prøve av deponert biologisk materiale når søknaden er blitt allment tilgjengelig. Etter at patentet er meddelt, kan utlevering skje til enhver som ber om det, uansett om patentet er opphørt eller kjent ugyldig. Slike prøver skal likevel ikke utleveres til noen som i henhold til lov og forskrift ikke har rett til å ha befatning med det deponerte materialet eller til noen hvis befatning med materialet må antas å være forbundet med betydelig risiko.

Før patent er blitt meddelt eller søknaden endelig avgjort, kan søkeren kreve at en prøve bare utleveres til særlig sakkyndig. Dersom søknaden blir avslått eller trukket tilbake, gjelder det samme i en periode på 20 år fra patentsøknadens inngivelsesdag. Foruten sakkyndige som søkeren godtar, skal sakkyndige godkjent av EPO eller et av de nordiske patentverkene, godkjennes.

Begjæring om utlevering av deponert biologisk materiale skal fremsettes til Patentstyret på fastsatt skjema, gjengitt i "Guide to the Deposit of Microorganisms under the Budapest Treaty" som er tilgjengelig på WIPOs hjemmesider, og skal inneholde en erklæring om at angitte begrensninger i bruken av prøven vil bli iakttatt. Kan prøven bare utleveres til særlig sakkyndig, skal sakkyndig avgi erklæringen.

Utleveringsbegjæringen forberedes av den saksbehandler som er tildelt den aktuelle søknaden eller patentet, og den avgjøres i et utvalg bestående av saksbehandler, den ansvarlige for Budapestkonvensjonen og patentfagansvarlig for det bioteknologiske fagområdet. Dersom en i utvalget ikke kan stille, skal avdelingsdirektøren i Patentavdelingen utpeke en stedfortreder.

Patentstyrets godkjenning av en begjæring om utlevering av deponert materiale signaliserer til deponeringsinstitusjonen at slik prøve kan utleveres. Patentstyret oversender begjæringen til deponeringsinstitusjonen, og kopier til søker/patenthaver, eventuell sakkyndig og til den som har fått godkjenningen. Det er opp til den som har fått godkjenningen å betale de gebyrer deponeringsinstitusjonen etterspør.

7. Produktnavn, varemerker og varenavn

Bruk av egennavn, varemerker eller varenavn eller lignende ord som henviser til materiale eller artikler er uønsket hvis slike ord bare benevner opprinnelse eller hvor de angår en rekke forskjellige produkter. Hvis et slikt ord brukes, må produktet, hvor dette er nødvendig for å oppfylle kravene i patl. § 8, være tilstrekkelig identifisert uten støtte i ordet, slik at oppfinnelsen kan utføres av en fagperson ved inngivelsestidspunktet. Der hvor slike ord er blitt internasjonalt anerkjent som standard-beskrivende termer og har oppnådd en nøyaktig betydning (f.eks. «Bowden»-kabel, «Belleville»-skive, «Panhard»-stang, «Teflon»-lag, «Caterpillar»-belte) kan de tillates uten videre identifikasjon av det produktet de angår.

8. Henvisninger til andre dokumenter

Henvisninger i patentsøknader til andre dokumenter, kan enten angå bakgrunnsteknikken eller del av beskrivelsen av oppfinnelsen.

Når referansen angår bakgrunnsteknikken, kan dette skje i den opprinnelig inngitte søknad, eller innføres senere, se kap. I, punktene 4.2.2 og 4.2.3.

Når henvisningen direkte angår oppfinnelsens beskrivelse (f.eks. opplysninger om én eller flere komponenter i et krevd apparat), bør saksbehandleren først vurdere om det som er kjent i dokumentet faktisk er vesentlig for å utøve oppfinnelsen ifølge patl. § 8 andre ledd tredje punktum. Hvis ikke, bør det vanligvis benyttede uttrykket «som herved er inntatt ved referansen», eller et uttrykk av samme type, slettes fra henvisningen i beskrivelsen.

Hvis gjenstanden i dokumentet det er henvist til er vesentlig for å oppfylle bestemmelsene i patl. § 8 andre ledd tredje punktum, bør saksbehandleren kreve at dette uttrykkelig innlemmes i beskrivelsen, siden beskrivelsen skal være selvopplysende når det gjelder vesentlige trekk ved oppfinnelsen, dvs. kunne forstås uten henvisning til noe annet dokument. Slik innlemmelse er imidlertid underlagt følgende restriksjoner (se T 689/90):

1) det må ikke stride mot patl. § 13 i den betydning at oppfinnelsens beskrivelse som inngitt ikke etterlater en fagkyndig leser i tvil om:

a) at gjenstanden det søkes, eller kan søkes beskyttelse for, omfatter trekk beskrevet i referansedokumentet;

b) at disse trekkene bidrar til å oppnå oppfinnelsens tekniske mål og således er omfattet i løsningen av det tekniske problem som er underliggende for den oppfinnelsen som er gjenstand for søknaden;

c) at disse trekkene i det minste underforstått klart hører til beskrivelsen av oppfinnelsen i søknaden, og således til innholdet i den inngitte søknad; og

d) at slike trekk er nøyaktig definert og identifiserbare innenfor den totale tekniske informasjon i referansedokumentet;

2) dokumenter som ikke er allment tilgjengelige ved inngivelsesdatoen for søknaden, kan bare vurderes innlemmet når (se T 737/90):

a) et eksemplar av dokumentet ble sendt til Patentstyret på eller før søknadens inngivelsesdato; og

b) dokumentet var gjort allment tilgjengelig ikke senere enn på datoen da søknaden ble publisert under patl. § 22.

Dersom det i den opprinnelig inngitte søknaden henvises til et dokument, som tjener til å beskrive oppfinnelsen, anses det relevante innholdet i dokumentet å utgjøre en del av søknadens innhold i henhold til patl. § 2 andre ledd andre punktum. For dokumenter som ikke er allment tilgjengelige før søknadens inngivelsesdato, gjelder dette bare hvis betingelsene 2)a) og 2)b) ovenfor oppfylles.

På grunn av denne virkning under patl. § 2 andre ledd andre punktum, er det svært viktig at når det henvises direkte bare til en bestemt del av det refererte dokument, at denne delen tydelig angis i referansen.

8.1. Henvisninger til internettadresser

Dersom det i søknaden henvises til internettadresser som en del av oppfinnelsens beskrivelse, må informasjonen medfølge søknaden for å sikre tilgang til denne informasjonen slik den forelå på søknadens leveringsdag. Slik informasjon kan derfor ikke ettersendes.

9. «Reach-through»-krav

Innen spesielle tekniske områder (f.eks. bioteknologi, farmasi) opptrer tilfeller hvor:

i) én av de følgende og dens anvendelse i en screening-metode har blitt definert som det eneste bidraget til teknikken

- et polypeptid

- et protein

- en reseptor

- et enzym, etc. eller

ii) en ny virkningsmekanisme for slike molekyler har blitt definert.

Det kan skje at slike søknader inneholder såkalte «reach-through»-krav, dvs. krav som er rettet på en kjemisk forbindelse (eller anvendelse av denne forbindelsen) definert kun ved funksjonelle trekk med hensyn til den tekniske effekten den utøver på en av de ovennevnte molekylene.

Typiske eksempler på slike patentkrav vil være:

- «En agonist/antagonist til polypeptid X [eventuelt som identifisert ved screening-metoden ifølge krav A.»]

- «En agonist/antagonist til polypeptid X [eventuelt som identifisert ved screening-metoden ifølge krav A], for anvendelse i terapi.»

- «En agonist/antagonist til polypeptid X [eventuelt som identifisert ved screening-metoden ifølge krav A], for anvendelse i behandlingen av sykdom Y.»,

hvor søknaden indikerer at polypeptidet X er involvert i sykdom Y.

I henhold til patl. § 8 andre ledd og pf. § 6 må patentkravet inneholde tilstrekkelig teknisk angivelse av løsningen på problemet. En funksjonell definisjon av en kjemisk forbindelse («reach-through»-krav) omfavner alle forbindelser som besitter aktiviteten eller effekten spesifisert i kravet. Det vil være en uforholdsmessig byrde å isolere og karakterisere alle potensielle forbindelser (f.eks. agonister/antagonister) uten noen effektiv peker mot identiteten deres, eller å teste enhver kjent forbindelse og enhver tenkelig fremtidig forbindelse for denne aktiviteten for å se om den faller innenfor omfanget av kravet.

I praksis forsøker søkeren å patentere noe som ennå ikke har blitt oppfunnet, og det faktum at søkeren kan teste for den effekten som er benyttet til å definere forbindelsene, gir ikke nødvendigvis tilstrekkelighet til kravet. I realiteten utgjør det en invitasjon til fagpersonen til å gjennomføre et forskningsprogram (se T 435/91, Reasons 2.2.1, etterfulgt av T 1063/06, Headnote II).

Generelt er krav som er rettet på bare funksjonelt definerte kjemiske forbindelser som kan bli funnet ved hjelp av en ny type forskningsverktøy (f.eks. ved bruk av en ny screening-metode basert på et nylig oppdaget molekyl eller en ny aktiveringsmekanisme), rettet på fremtidige oppfinnelser, noe som regelverket ikke åpner for. I tilfelle av slike «reach-through»-krav er det både rimelig og nødvendig å begrense gjenstanden ifølge kravene til det faktiske bidraget til teknikken (se T 1063/06, Headnote I).

10. Tilstrekkelig beskrivelse og klarhet

En uklarhet i kravene kan føre til en innvending om utilstrekkelig beskrivelse. Imidlertid angår også uklarhet omfanget av kravet, dvs. patl. § 8 andre ledd første punktum. Vanligvis vil derfor en uklarhet i et krav føre til en innvending i henhold til patl. § 8 andre ledd tredje punktum bare dersom hele omfanget av kravet er påvirket slik at det ikke er mulig å utøve den angitte oppfinnelsen i det hele tatt. Hvis ikke, er en innvending i henhold til patl. § 8 andre ledd første punktum passende (se T 608/07, T 1811/13).

Spesielt (se T 593/09) hvor et krav inneholder en vag («uklar», «utydelig») parameter og hvor, som en konsekvens, en fagperson ikke ville vite hvorvidt de virker innenfor eller utenfor omfanget av kravet, er dette i seg selv ikke en grunn til å avvise at beskrivelsen er tilstrekkelig i henhold til patl. § 8 andre ledd tredje punktum. En slik mangel på klar definisjon er heller ikke nødvendigvis gjenstand for innvending i henhold til kun patl. § 8 andre ledd første punktum. Det som er avgjørende for å påvise utilstrekkelig beskrivelse i betydningen av patl. § 8 andre ledd tredje punktum, er hvorvidt parameteren, i det spesielle tilfellet, er så vagt definert at en fagperson på grunnlag av beskrivelsen under ett og ved bruk av alminnelig generell kunnskap, ikke ville klare å identifisere (uten uforholdsmessig byrde) de nødvendige tekniske tiltak for å løse det underliggende problemet i den aktuelle søknaden (se f.eks. T 61/14).

Det er en hårfin balanse mellom patl. § 8 andre ledd tredje punktum (tilstrekkelig beskrivelse) og patl. § 8 andre ledd første punktum (uklare krav, støtte i beskrivelsen) som må bli vurdert på bakgrunn av de konkrete forhold i hver enkelt sak. Det må derfor utvises forsiktighet ved innsigelsesbehandling at en innvending om utilstrekkelig beskrivelse ikke bare er en fordekt innvending etter patl. § 8 andre ledd første punktum, spesielt i tilfelle av uklarheter i kravene (T 608/07).

På den annen side, selv om manglende støtte/klarhet ikke er en innsigelsesgrunn (se også kap. III, punkt 5.2 kan et problem relatert til det faktisk være noe som kan angå patl. § 8 andre ledd tredje punktum (tilstrekkelig beskrivelse).

11. Tilstrekkelig beskrivelse og oppfinnelseshøyde

Hvis oppfinnelsen ifølge kravet mangler reproduserbarhet, kan dette medføre en innvending i forhold til enten patl. § 8 andre ledd tredje punktum (tilstrekkelig beskrivelse) eller patl. § 2 første ledd (oppfinnelseshøyde), avhengig av hvordan kravet er formulert (se G 1/03, 2.5.2)

Den tekniske effekten som oppnås ved oppfinnelsen, løser problemet som ligger til grunn for søknaden.

Dersom en oppfinnelse mangler reproduserbarhet fordi den ønskede tekniske effekten slik den uttrykkes i kravet ikke oppnås, vil dette resultere i ikke tilstrekkelig beskrivelse, og som det skal innvendes mot med grunnlag i patl. § 8 andre ledd tredje punktum.

På den annen side, dersom effekten ikke er uttrykt i kravet, men er en del av problemet som skal løses, er det et spørsmål om oppfinnelseshøyde, og som vurderes med grunnlag i patl. § 2 første ledd.