Patentretningslinjer Del A, Kapittel IV

Prioritet er en konvensjonsbasert rettighet som gir patentsøkeren en 12-måneders frist (prioritetsåret) til å vurdere om det skal søkes patent på den samme oppfinnelsen i andre land eller om det skal leveres en ny søknad med prioritet fra førstesøknaden (prioritetssøknaden) i det opprinnelige landet hvor søknaden ble levert. Virkningen av prioritetsregelen er at de senere leverte søknadene får rettigheter tilbake til leveringsdagen (prioritetsdagen) til prioritetssøknaden.

Prioritet kan kreves med grunnlag i en patentsøknad levert til Patentstyret eller i en patentsøknad, et oppfinnersertifikat eller et bruksmønster levert i et land tilsluttet Pariskonvensjonen av 1883 eller WTO-avtalen av 1994. «I et land tilsluttet» inkluderer tidligere nasjonale søknader, tidligere EPO-søknader, søknader levert ved andre regionale patentmyndigheter og tidligere PCT-søknader.

Det skal også gis prioritet i søknader fra land som gir tilsvarende prioritet på grunnlag av søknader levert til Patentstyret, men foreløpig har ingen slik avtale blitt inngått.

Gjenoppretting av prioritet:

Prioritetsfristen i patl. § 6 er oversittet før 2019.07.01:

Prioritetsfristen på 12 måneder er absolutt. Det gis ikke fristforlengelse og det er ikke mulig å få gjenopprettet prioriteten hvis tolvmånedersfristen er oversittet.

Prioritetsfristen i patl. § 6 oversittes etter 2019.07.01:

Det er adgang til gjenoppretting av prioritet ved oversittelse av tolvmånedersfristen.

Fristen for å levere begjæring om gjenoppretting, krav om prioritet og søknaden det kreves prioritet for, er to (2) måneder fra utløpet av tolvmånedersfristen. Fristoversittelsen må videre ha vært utilsiktet. Det skal betales fastsatt gebyr for at begjæringen skal anses innkommet.

Prioriteten kan likevel ikke gjenopprettes, hvis begjæringen leveres etter at forberedelsene til publisering av søknaden er ferdigstilt, for eksempel i tilfeller der søker har bedt om tidlig publisering.

For gjenoppretting av prioritet vises det også til patl. § 72 andre ledd for nasjonale patentsøknader, patl. § 28 for internasjonale søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet og patl. § 72 fjerde ledd for internasjonale patentsøknader som videreføres i Norge.

2. Vilkår som må oppfylles ved krav om prioritet

2.1 Vilkår som kontrolleres av seksjon Patentproduksjon

En søknad som krever prioritet, må leveres til Patentstyret senest 12 måneder regnet fra prioritetsdagen. I praksis betyr dette ett år og en dag, dvs. fra dato til samme dato neste år og eventuelt fram til nærmeste virkedag. Se likevel avsnittet «Gjenoppretting av prioritet» under punkt 1 ovenfor om adgangen til å begjære gjenoppretting av prioriteten ved oversittelse av denne fristen.

Et krav om prioritet må tas med i søknaden ved levering eller ettersendes senest innen seksten (16) måneder fra prioritetsdagen. Kravet skal opplyse om hvilken patentmyndighet prioritetssøknaden er levert til, hvilken dag den er levert og søknadsnummeret. Hvis søknadsnummeret ikke er kjent, skal nummeret ettersendes straks søkeren får kjennskap til nummeret.

I videreførte PCT-søknader behøver ikke søker kreve prioritet på nytt i den nasjonale videreførte søknaden, hvis det er krevd prioritet i internasjonal fase.

Krav om prioritet må leveres av samme søker som i prioritetssøknaden eller dennes rettsetterfølger. Søkes det patent i Norge av søkeren i prioritetssøknaden sammen med en annen søker, kreves ingen dokumentasjon for sistnevntes rett til prioritet.
Har den som søker patent i Norge, i prioritetssøknaden søkt sammen med en annen søker, kreves erklæring om retten til oppfinnelsen eller overdragelsesdokument fra sistnevnte.

Det kan i en søknad kreves prioritet fra flere enn én prioritetssøknad (multippelprioriteter). Prioritetssøknadene kan ha vært levert i de samme eller i forskjellige land, men ingen av prioritetssøknadene kan ha vært levert tidligere enn 12 måneder før leveringsdagen for søknaden som krever prioritet.

2.1.1 Endring eller tilbaketrekking av prioritetskrav

pf. § 13

Søkeren kan rette eller tilføye krav om prioritet ved skriftlig melding til Patentstyret innen fire (4) måneder etter dagen da søknaden ble levert eller, ved endret prioritetsdag, en frist på senest seksten (16) måneder fra den prioritetsdag som vil gi den frist som utløper først.

Adgangen til å rette eller gjøre tilføyelser gjelder ikke hvis søknaden er blitt allment tilgjengelig.

Krav om prioritet kan trekkes tilbake ved skriftlig melding til Patentstyret inntil søknaden om patent er avgjort.

2.2 Vilkår som kontrolleres av saksbehandler i patentavdelingen

Som en generell regel, er det ikke nødvendig at saksbehandler gjør noen undersøkelser med hensyn til gyldigheten av et prioritetskrav. Likevel blir prioritetsretten viktig dersom tidligere kjent teknikk er et mellomliggende mothold eller et «2.2.2-mothold»; se punkt 3.1.

Søknaden som krever prioritet kan ikke ha vært allment tilgjengelige før kravet om prioritet blir levert. Prioritetssøknaden kan imidlertid være allment tilgjengelig eller være avslått, henlagt, endelig henlagt eller trukket. Det er tilstrekkelig at prioritetssøknaden har eksistert som en søknad.

Prioritetssøknaden må være den første søknaden (levert av samme søker eller dennes rettsetterfølger) som viser den samme oppfinnelsen som skal gi grunnlag for prioritet, se punkt 4.1.1.

3. Virkning av prioritet

Virkningen av prioritetsregelen er at de senere leverte søknadene får rettigheter tilbake til leveringsdagen til prioritetssøknaden (prioritetsdagen). Dersom en søknad har prioritet fra en tidligere levert søknad, blir prioritetsdagen, i stedet for leveringsdagen, den effektive dagen for den samme oppfinnelsen som er beskrevet i prioritetssøknaden.

Prioritetsdagen vil være bestemmende for fastsettelsen av utløpet av enkelte frister og allmenn tilgjengelighetsdag. I tillegg blir prioritetsdagen bestemmende for hva som er teknikkens stilling ved vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde.

Hvis en søknads prioritetsrettigheter endres, tilføyes, tilbaketrekkes eller ugyldigkjennes, endres også søknadens effektive dag tilsvarende, med tilsvarende endringer i utløp for tidsfrister, allmenn tilgjengelighetsdag og hva som utgjør teknikkens stilling.

Dersom et krav om prioritet ikke godkjennes eller ugyldigkjennes blir det leveringsdagen til søknaden som blir den effektive dagen for søknaden. I slike tilfeller kan den tidligere anførte prioritetssøknaden bli et ordinært mothold eller et "2.2.2-mothold".

3.1 Mellomliggende publikasjoner og innsendelse av prioritetssøknad

Prioritetsretten blir viktig hvis det skal tas hensyn til ved mellomliggende mothold og "2.2.2-mothold", se pr. del C, kap. IV, punkt 4.2. I slike tilfeller må saksbehandler undersøke om den krevde prioritetsdagen er gyldig for de aktuelle delene av søknaden.

Hvis mellomliggende publikasjoner, søknader eller "2.2.2-søknader" finnes og patenterbarheten avhenger av gyldigheten av prioriteten, kan ikke en avgjørelse tas før prioritetssøknaden er tilgjengelig og prioritetsretten undersøkes.

Patentstyret kan, dersom prioritetssøknaden ikke er tilgjengelig elektronisk, forlange at den som krever prioritet sender inn et prioritetsbevis innen tre (3) måneder fra krav om dette er oversendt søkeren, jf. pf. § 13 andre ledd. Prioritetsbeviset skal inneholde opplysninger om søkerens navn, hvilken dag prioritetssøknaden ble levert, søknadsnummeret og en kopi av prioritetssøknaden som er bekreftet av den myndigheten som søknaden ble levert til. Hvis søknaden som vurderes er en videreført PCT-søknad, og prioritetssøknaden ikke er tilgjengelig, skal prioritetssøknaden bestilles fra WIPO.

En prioritetssøknad skrevet på, eller levert sammen med en oversettelse til fransk, tysk, dansk eller svensk, kreves ikke oversatt til norsk eller engelsk med mindre Patentstyret i det enkelte tilfelle finner dette nødvendig. Er prioritetssøknaden skrevet på et annet språk enn de her nevnte, skal oversettelse til norsk eller engelsk leveres, med mindre Patentstyret gjør unntak i det enkelte tilfelle.

For prioritetssøknadens allmenne tilgjengelighet, se punkt 4.3.

3.2 Multippelprioritet og delprioritet

pf. § 15

3.2.1 Multippelprioritet

Det kan kreves multiple prioriteter, det vil si at en søknad kan kreve prioritet fra flere enn én tidligere søknad, særlig for tilfeller der samme søker i løpet av prioritetsåret har levert en eller flere ytterligere søknader som angår nye og forbedrede varianter av den første oppfinnelsen. De tidligere søknadene kan ha vært levert i samme eller i forskjellige land, men ingen av prioritetssøknadene må ha vært levert tidligere enn 12 måneder før leveringsdagen for den norske søknaden.

En oppfinnelse i en søknad vil få prioritet fra prioritetsdagen til den tidligste prioritetssøknaden som beskriver oppfinnelsen. Hvis, for eksempel, en norsk søknaden beskriver og krever beskyttet to utføringsformer A og B av en oppfinnelse, der A er beskrevet i en fransk søknad og B i en tysk søknad og begge levert i løpet av de siste 12 månedene, kan prioritetsdagen for både den franske og den tyske søknaden kreves for de tilsvarende delene av den norske søknaden. Utføringsform A vil få den franske søknadens prioritetsdag og utføringsform B vil få den tyske søknadens prioritetsdag som effektive dager. Hvis utføringsformene A og B kreves som alternativer i ett krav, vil disse alternativene på samme måte få forskjellige prioritetsdager som effektive dager.

Hvis, på den annen side, en søknad er basert på en prioritetssøknad som beskriver et trekk C og en annen prioritetssøknad som beskriver et trekk D, og ingen av prioritetssøknadene beskriver kombinasjonen av C og D, vil kombinasjonen av C og D kun ha rettigheter tilbake til leveringsdagen for den søknaden. Det er med andre ord ikke tillatt med "mosaikk" med hensyn til innholdet i prioritetssøknader. Et unntak kan imidlertid forekomme når en prioritetssøknad refererer til en annen prioritetssøknad og uttrykkelig angir at trekkene fra de to søknadene kan bli kombinert.

3.2.2 Delprioritet

Det er også adgang til å kreve prioritet for en del av søknaden (partiell prioritet), særlig for de tilfeller hvor søknaden inneholder nye og forbedrede varianter av den første oppfinnelsen og som ikke er gjenstand for noen mellomliggende søknad. Det vil si at utvidelser i forhold til innholdet i prioritetssøknaden er tillatt i søknaden som krever prioritet, uten tap av prioritet for den oppfinnelsen som er beskrevet i prioritetssøknaden. Den effektive dagen for det materielle innholdet i søknaden som ikke er beskrevet i prioritetssøknaden, blir søknadens leveringsdag.

4. Prioritetssøknaden

4.1 Første søknad - samme oppfinnelse

pf. § 14

Prioritetssøknaden må være den første søknaden levert av samme søker eller dennes rettsetterfølger, som beskriver den samme oppfinnelsen for å kunne gi grunnlag for prioritet.

4.1.1 Samme oppfinnelse

Den grunnleggende testen for å bestemme om et patentkrav har rett til prioritet er, med hensyn til vilkåret om at det gjelder "samme oppfinnelse", den samme testen som for bestemmelsen av om en endring i en søknad tilfredsstiller patl. § 13 eller ikke, se pr. del C, kap. VII, punkt 1.1. Dette betyr i denne sammenheng at for at prioritetsdagen skal være gyldig, må gjenstanden i følge patentkravet kunne direkte og utvetydig utledes fra prioritetssøknaden, ved også å ta hensyn til ethvert trekk implisitt for en fagperson i det som uttrykkelig er nevnt i prioritetssøknaden (G 2/98, OJ 10/2001, 413). Kravet om «samme oppfinnelse» innebærer at prioritetssøknaden må inneholde tilstrekkelig informasjon til at en fagperson skal kunne utøve den patentsøkte oppfinnelsen.

Som et eksempel på et slikt implisitt trekk vil et krav rettet på et apparat omfattende "løsbare festeinnretninger" ha rett til prioritet fra en prioritetssøknad som beskriver dette apparatet og hvor forskjellige utføringsformer av løsbare festeinnretninger, for eksempel en mutter og bolt eller en smekklås og en sperrehake, er vist.

Det er ikke nødvendig at oppfinnelsen som det kreves prioritet for, må finnes i noen av kravene i prioritetssøknaden. Det er tilstrekkelig at dokumentene i prioritetssøknaden sett under ett spesifikt beskriver oppfinnelsen. Hele beskrivelsen og ethvert krav og tegninger i prioritetssøknaden skal derfor vurderes samlet ved bestemmelse av gyldigheten til en krevd prioritet, bortsett fra at det ikke skal tas hensyn til materiale som kun finnes i den del av beskrivelsen som refererer til tidligere kjent teknikk eller i en eksplisitt negativ avgrensning (disclaimer).

Vilkåret at beskrivelsen av oppfinnelsen i prioritetssøknaden skal være spesifikk, betyr at det ikke er tilstrekkelig dersom oppfinnelsen bare er referert til i brede og generelle termer. Et patentkrav rettet på en detaljert utforming av et bestemt trekk vil ikke ha rett til prioritet bare med grunnlag i en generell referanse til dette trekket i en prioritetssøknad. Det er likevel ikke noe vilkår at det skal være nøyaktig ordrett overensstemmelse. Det er tilstrekkelig, med et rimelig skjønn, at det i substans finnes en beskrivelse av den samme oppfinnelsen som i patentkravet.

Hvis prioritetssøknaden ikke omfatter den samme oppfinnelsen som i søknaden, skal kravet om prioritet avslås, se punkt 5.

4.1.2 Første søknad

Hvis det oppdages at prioritetssøknaden ikke er den første søknaden som viser den samme oppfinnelsen, men at den samme oppfinnelsen er beskrevet i en tidligere søknad levert av den samme søkeren eller dennes rettsetterfølger, er prioritetskravet ikke gyldig for det materielle innholdet som allerede var kjent fra en tidligere søknad, se imidlertid punkt 4.1.2.1.

4.1.2.1 Senere søknad ansettsom prioritetssøknad

pf. § 14

En senere søknad som angir den samme oppfinnelsen som en tidligere søknad, kan gi grunnlag for prioritet hvis

(i) den er innlevert på samme sted som den første søknaden og av samme søker eller dennes rettsetterfølger,

(ii) den første søknaden er trukket tilbake, henlagt eller avslått uten at den var allment tilgjengelig da den senere søknaden ble innlevert,

(iii) den første søknaden ikke har tjent som grunnlag for noe krav om prioritet, og

(iv) den første søknaden ikke danner grunnlag for noen bestående rettighet.

Patentstyret vil normalt ikke vurdere dette spørsmålet med mindre det fremkommer bevis på at det finnes en tidligere søknad, for eksempel en "continuation-in-part" søknad i USA. Når det er klart at det finnes en tidligere søknad som angår den samme oppfinnelsen, og hvor prioritetsrettighetene er viktige på grunn av mellomliggende mothold (se 3.1), skal det kreves at søkeren fremskaffer dokumentasjon fra vedkommende patentmyndighet om at det ikke var noen bestående rettigheter i den tidligere søknaden med hensyn til oppfinnelsen i søknaden som er under vurdering.

4.2 Endring med grunnlag i prioritetssøknaden

pf. § 16
pf. § 3

I søknader der prioritet påberopes, skal basisdokumentene legges til grunn for behandlingen av søknaden. Prioritetssøknaden kan altså ikke påberopes for innføring av nytt innhold i søknaden.

I en søknad som krever prioritet fra en tidligere levert søknad, kan det derfor i ettertid ikke tas inn materiale fra prioritetssøknaden som ikke fremgår av basisdokumentet i søknaden, jf. patl. § 13. For eksempel, hvis det i basisdokumentene er søkt beskyttelse for oppfinnelsen A, kan ikke søknaden i ettertid utvides til å omfatte beskyttelsen A+B selv om det er grunnlag for dette i prioritetssøknaden.

Åpenbare feil eller skrivefeil kan imidlertid rettes med støtte i prioritetssøknaden, se kap. VII, punkt 7.

Hvis deler av en beskrivelse eller tegninger mangler i en søknad som krever prioritet fra en tidligere levert søknad, og de manglende delene innsendes til Patentstyret innen to måneder i samsvar med pf. § 3, skal de manglende delene inkluderes i søknaden og leveringsdagen for søknaden opprettholdes.

4.3 Prioritetssøknadens allmenne tilgjengelighet

Prioritetssøknaden (prioritetsdokumentet) skal gjøres allment tilgjengelig fra den dagen søknaden som krever prioritet blir allment tilgjengelig. Prioritetsdokumentet består av beskrivelsen, herunder tegninger, og patentkrav. Prioritetsretten oppstår ved inngivelse og kan opprettholdes selv om prioritetssøknaden er avslått, trukket eller falt bort av andre grunner før prioritetssøknaden er blitt allment tilgjengelig. I de tilfeller der Patentstyret har en prioritetssøknad som ikke er allment tilgjengelig vil vi gjøre den allment tilgjengelig sammen med søknaden som krever prioritet. Prioritetssøknaden gjøres tilgjengelig for allmennheten slik at tredjemann har mulighet til å kontrollere at prioriteten er gyldig. Se Are Stenvik: Patentrett, 3. utgave, side 247.

5. Ugyldig prioritetskrav - avslag på krav om prioritet

En påberopt prioritet skal ikke godtas av saksbehandler i Patentavdelingen hvis:

- prioritetssøknaden ikke omfatter den samme oppfinnelsen som søknaden, inkludert at oppfinnelsen i prioritetssøknaden ikke er så tydelig beskrevet at en fagperson kan utøve den eller oppfinnelsen bare er referert til i brede og generelle termer, se punkt 4.1.1, eller

- oppfinnelsen beskrevet i prioritetssøknaden er beskrevet i en tidligere søknad levert av samme søker eller dennes rettsetterfølger, se punkt 4.1.2.

Det er viktig at søker får uttale seg før avgjørelsen om å nekte godkjennelse av en påberopt prioritet tas, fordi denne avgjørelsen ikke kan ankes til Klagenemnda. Ved å nekte godkjennelse av prioritet blir leveringsdagen den effektive dagen for søknaden.

En avgjørelse om å nekte godkjennelse av påberopt prioritet skal kvalitetssikres ved at det sendes til den patentfagansvarlige på det aktuelle fagområdet før avgjørelsen sendes søker.

En avgjørelse hvor søknaden avslås fordi kravet om prioritet ikke godtas, kan derimot påklages til Klagenemda, og eventuelt bringes inn for domstolene.

6. Eksempler på bestemmelse av prioritetsdager

Det presiseres at dagene som er benyttet i de følgende eksemplene ikke tar hensyn til at Patentstyret er stengt i helger og høytids- og helligdager.

6.1 Mellomliggende publikasjon som beskriver innholdet i prioritetssøknaden

P er søknaden hvorfra NO krever prioritet,

D beskriver oppfinnelsen i P,

1990.01.01	1990.05.01	1990.06.01
inngivelse	publisering	inngivelse
P	D	NO

D er del av teknikkens stilling hvis den krevde prioriteten fra P ikke er gyldig.

6.2 Mellomliggende publisering av en annen nasjonal søknad

P1 er søknaden hvorfra NO1 krever prioritet.
P2 er søknaden hvorfra NO2 krever prioritet.

NO1 og NO2 er inngitt av forskjellige søkere

1989.001	1990.01.1	1990.02.01	1990.08.01	1991.01.01
inngivelse	inngivelse	inngivelse	publisering	inngivelse
P1	P2	NO1	NO1	NO2
A+B	A+B	A+B	A+B	A+B

NO1 er en 2.2.2-søknad hvis prioritetskravene fra P1 og P2 er gyldige. Dette endres ikke selv om publiseringen av NO1 skjer etter inngivelsesdagen for NO2. Publiseringen av NO1 utgjør teknikkens stilling hvis prioriteten fra P2 ikke er gyldig.

6.3 Multippelprioriteter krevd for forskjellige oppfinnelser i en søknad med mellomliggende publikasjon for en av oppfinnelsene

NO krever prioritet fra P1 og P2,
D beskriver A+B

1990.01.01	1990.02.01	1990.03.01	1990.06.01
inngivelse	publisering	inngivelse	inngivelse
P1	D	P2	NO
A+B	A+B	A+B+C	krav 1: A+B krav 2: A+B+C

Krav 1 har gyldig prioritet fra P1, og publikasjon D omfattes derfor ikke av teknikkens stilling mot dette kravet. Krav 2 kan ikke dra fordel av prioritet fra P1, fordi dette kravet er rettet på en annen oppfinnelse. Derfor er publikasjonen D en del av teknikkens stilling mot dette kravet (G 3/93, OJ 1-2/1995, 18). Det er uten betydning om krav 2 er et uselvstendig eller selvstendig krav.

6.4 Prioritet fra den første søknaden – pf. § 13

P1 er den første søknaden fra den samme søkeren som beskriver oppfinnelsen, NO krever prioritet fra en senere US søknad P2 som er en "continuation-in-part" ("cip") av P1, D er en publikasjon som beskriver A+B,

1989.07.01	1990.01.01	1990.06.01	1990.12.01
inngivelse	inngivelse	publisering	inngivelse
P1	P2("cip")	D	NO
A+B	A+B	A+B	krav 1: A+B
	A+B+C		krav 2: A+B+C

Krav 1 har ikke gyldig prioritet fra P2, fordi P2 ikke er den første søknaden for søknadsgjenstanden i henhold til dette kravet, siden det er P1 som danner grunnlag for denne oppfinnelsen. Dette vil ikke endres av en tilbaketrekking, avslag eller ikke-publisering av P1, jf. pf. § 14. D tilhører teknikkens stilling mot krav 1, men ikke mot krav 2, fordi det siste kravet har prioritet fra P2.