Patentretningslinjer Del D, Kapittel II

Vær oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for innsigelse mot at et patent er meddelt i strid med patl. § 1 b (kommersiell utnyttelse av oppfinnelser som strider mot offentlig orden og moral). Fristen for å fremsette innsigelse i slike tilfeller er tre (3) år fra den dag patentet ble meddelt, jf. patl. § 24 andre ledd. Den som fremsetter slik innsigelse senere enn ni måneder etter nevnte dag, skal betale fastsatt gebyr, jf. betalingsforskriften § 30. Dersom gebyret ikke innkommer innen en gitt fastsatt frist på en (1) måned, vil innsigelsen bli avvist og ikke behandlet, på samme måte som bestemt i punkt 2.3. Nærmere forklaring om denne type innsigelser finnes i pr. del C, kap. IV, punkt 2a.7.2.1.

Patentstyret er gitt myndighet til å bestemme i hvilken grad meddelte patenter skal opprettholdes eller oppheves, dersom det har innkommet innsigelse mot patentet.

I innsigelsesprosedyrer finnes et motpartsforhold mellom patenthaver og en eller flere innsigere. Den som fremsetter innsigelse angriper patentets gyldighet eller patenthavers rett. Samtidig innebærer en innsigelse en påstand om at Patentstyret feilaktig har meddelt patent. Det betyr ikke at Patentstyret får stilling som motpart til innsigeren, og skal ikke forsvare sin tidligere avgjørelse om å meddele patent. Patentstyret skal, liknende domstolene, upartisk ta stilling til om en innsigelse er holdbar.

For at en innsigelse skal bli godkjent for realitetsbehandling, må den tilfredsstille strenge formelle krav. Dersom kravene ikke er oppfylt, skal innsigelsen avvises.

Dersom det leveres flere innsigelser fra forskjellige innsigere mot samme patent, oversendes disse fortløpende til patenthaver, som får en felles frist for å imøtegå innsigelsene. Patentstyret skriver bare én avgjørelse, uavhengig av antall innsigere.

Avgjørelsen i en innsigelsessak tas av et utvalg på tre medlemmer, bestående av en første (1) voterende som er en saksbehandler med avgjørelsesmyndighet, fortrinnsvis en saksbehandler som ikke har deltatt i søknadsbehandlingen av patentet, en andre (2) voterende som er en saksbehandler med lang erfaring innen det aktuelle fagområdet og en tredje (3) voterende som er en patentfagansvarlig fra et annet teknisk fagområde enn det patentet tilhører. Eventuelt kan saksbehandlere fra Patentjuridisk seksjon i enkelte avgjørelser være første (1), andre (2) eller tredje (3) voterende.

1.1 Hvem kan inngi innsigelse? Innsigelsesparter

I ni måneder etter meddelelsesdagen er det etter patl. § 24 første ledd, mulig for enhver, inkludert patenthaver, å fremsette innsigelse mot det meddelte patent. Patentstyret omfattes ikke av "enhver", idet det ville stride mot vanlige forvaltnings- og rettsprinsipper at en etat som meddeler en rettighet etterpå protesterer mot sin egen avgjørelse.

En innsigelse fra en som påstår seg berettiget til patentet i henhold til patl. § 1 første ledd, kan også fremmes, og innsigeren kan kreve patentet overført til seg, jf. patl. § 24 tredje ledd.

Dersom en innsigelse godtas, får innsiger de samme partsrettigheter som patenthaver.

2. Formaliakontroll i innsigelsessaker

patl. § 24

pf. kapittel 8

2.1 Innledende behandling av innsigelsen

Når det innkommer noe som er eller kan se ut som en innsigelse, skal innsigelsens gyldighet kontrolleres og avgjørelse tas om hvorvidt innsigelsen tilfredsstiller de gjeldende formelle krav (se punkt 2.2). Hvis disse kravene ikke er tilfredsstilt, skal innsigelsen avvises, jf. patl. § 24 fjerde ledd (se punkt 2.3), og hvis de er oppfylt skal innsigelsen godtas (se punkt 2.4).

Kontrollen og avgjørelsen av innsigelsens gyldighet utføres i seksjon Patentproduksjon med bistand av Patentjuridisk seksjon.

2.2 Formelle krav til innsigelsen

En innsigelse skal tilfredsstille følgende formelle krav, jf. patl. § 24 og pf. § 36:

i) Innsigelsen skal inngis skriftlig og være innkommet til Patentstyret innen ni (9) måneder fra meddelelsesdagen til patentet.

ia) I tilfelle innsigelsen begrunnes i patl. § 1 b, må innsigelsen være innkommet innen tre (3) år fra meddelelsesdagen til patentet.

ib) Dersom innsigelsen som nevnt under ia) innkommer senere enn ni (9) måneder etter meddelelsesdagen, skal fastsatt gebyr innbetales, jf. betalingsforskriften § 30.

ii) Innsigelsen skal være begrunnet ved levering. Begrunnelsen skal angi omfanget av innsigelsen og de grunnene som den støttes på, med en angivelse av de kjensgjerninger og bevis, f.eks. publikasjoner, som anføres.

Hvis innsigelsen er begrunnet med at patentet er meddelt til en annen enn den som er berettiget til det, skal innsigeren være den som påstår seg berettiget til patentet.

I særlige tilfeller kan Patentstyret, om innsigeren ber om det, innrømme en tilleggsfrist på én - 1 - måned for å fremskaffe ytterligere dokumentasjon til støtte for innsigelsen, jf. patl. § 24 første ledd andre punktum. Innsigeren må i så fall be om dette før utløpet av ni-månedersfristen.

iii) Innsigelsen skal være på norsk, dansk eller svensk.

iv) Nummeret på patentet innsigelsen gjelder skal oppgis.

v) Innsigerens navn og adresse skal oppgis. Hvis innsigeren representeres av fullmektig, skal dennes navn og adresse, eventuelt kundenummer, også oppgis.

vi) Innsigelsen skal være signert

vii) Dersom innsigeren representeres av en fullmektig, og fullmektigen ikke er advokat eller advokatfullmektig, skal en skriftlig fullmakt fra innsiger til fullmektig leveres til Patentstyret.

2.3 Mangelfull innsigelse. Avvisning av innsigelsen

Dersom innsigelsen ikke tilfredsstiller kravene i punktene i) og ii) (se ovenfor) om at den skal være levert skriftlig, innkommet innen ni- (9-) månedersfristen og være begrunnet ved levering, skal innsigelsen avvises. Patentjuridisk skriver en avvisningsavgjørelse og opplyser om muligheten til å klage på avvisningen og eventuelt muligheten for å inngi en ny innsigelse.

Dersom en innsigelse ikke tilfredsstiller kravene i punktene iii)-vii) ved inngivelsen, skal seksjon Patentproduksjon sende et mangelbrev med én (1) måneds svarfrist med anmerkning av hvilke av punktene iii)-vii) som ikke er oppfylt. Det skal fremgå av mangelbrevet at dersom manglene i punktene iii)-v) ikke er utbedret innen utløpet av svarfristen, vil innsigelsen bli avvist og at hvis punkt vii) ikke oppfylles vil all videre kommunikasjon bli sendt direkte til innsiger.

Dersom en innsigelse som nevnt under punkt ia) innkommer senere enn ni (9) måneder etter meddelelsesdagen, skal det i tillegg gis en frist på én (1) måned for betaling av fastsatt gebyr.

Hvis innsigelsen blir avvist, skal alle dokumenter i saken sendes til patenthaver sammen med utskriften av avvisningsavgjørelsen.

2.4 Godkjennelse av innsigelsen

En innsigelse som tilfredsstiller alle kravene i punktene i)-vi), (se punkt 2.2), oversendes til patenthaver. Dersom det leveres flere innsigelser mot samme patent, oversendes disse fortløpende.

Svarfrist for patenthaver til å imøtegå innsigelsen(e) settes til tre (3) måneder + to (2) uker fra innsigelsesfristen utløper.

Patentstyret kan samtidig pålegge patenthaveren å sende inn en oversettelse av patentskriftet til norsk dersom det er meddelt på engelsk, jf. patl. § 24 sjuende ledd. Hvis en innsiger krever at patentet oversettes, bør det gis pålegg om slik oversettelse med mindre særlige grunner taler imot. Dersom det foreligger slike særlige grunner, må Patentjuridisk seksjon konsulteres. Hvis patenthaver ikke etterkommer pålegget kan Patentstyret få patentskriftet oversatt for patenthavers regning. Fristen for oversettelse er tre (3) måneder.

Patentstyret skal også oversende innsiger en bekreftelse på at innsigelsen er formelt godtatt. Bekreftelsen skal eventuelt inneholde informasjon om at innsiger kan reise søksmål mot patenthaver etter patl. § 52 fjerde og femte ledd (se også punkt 3.3.4)

3. Innsigelsens realitetsbehandling i Patentavdelingen

3.1 Generelt om skriftveksling

patl. § 24 femte ledd

Under behandlingen av en innsigelsessak kommuniserer Patentstyret alltid på norsk. Partene kan kommunisere på norsk, dansk eller svensk, se pf. § 105 første punktum.

All kommunikasjon med en av partene skal innen rimelig tid oversendes de(n) andre parten(e). Dette innebærer at dersom Patentstyret sender eller mottar skriv til/fra patenthaver eller innsiger(e) om sakens realitet, skal kopi sendes de(n) andre parten(e).
Hvis det er levert flere innsigelser fra ulike innsigere mot samme patent, informeres de ulike innsigerne om dette, og dokumentene oversendes partene.

Hovedregelen er at innsiger(e) og patenthaver skal uttale seg én gang hver før det tas en avgjørelse. Patenthaver gis en svarfrist på tre (3) måneder for å imøtegå en innsigelse. Dersom patenthaver ikke svarer innen utløpet av tilsvarsfristen, har dette ingen konsekvenser for det meddelte patentet, men saken tas da opp til avgjørelse innen 3 måneder etter utløpet av fristen og avgjøres på det foreliggende grunnlaget.

Hovedregelen er at det er partene som har ansvaret for sakens opplysning. Unntaksvis, og bare når det er et særlig behov for å få saken ytterligere belyst, skal innsiger(e) oppfordres til å ytre seg om patenthavers første uttalelse om innsigelsen. Vurderingen av hvorvidt ytterligere tilskrivelse er nødvendig skal skje i samråd med Patentjuridisk.

På tilsvarende vis skal Patentjuridisk seksjon vurdere hvorvidt ytterligere skriftvekslinger er nødvendig dersom en av partene ber om anledning til å uttale seg en ytterligere gang. Nye eventuelle frister skal settes etter behov, men skal ikke være kortere enn to (2) uker.

Unnlater noen av partene å svare innen utløpet av fristene som gis for ytterligere skriftvekslinger, har dette ingen konsekvenser for det meddelte patent, men saken tas da opp til avgjørelse innen 3 måneder etter utløpet av fristen og avgjøres på det foreliggende grunnlaget.

Partene kan bes begrense ytterligere uttalelser til å gjelde bestemte forhold. Hvis partene har blitt bedt om å begrense sine uttalelser til særlige problemstillinger/bevis, skal argumentasjon/dokumentasjon som går utover dette vurderes avvist. Avgjørelsen om avvisning skal tas i samråd med Patentjuridisk seksjon.

Hovedregelen er at bevis og dokumentasjon skal inngis sammen med innsigelsen og innenfor den lovbestemte fristen på ni (9) måneder. På samme måte skal patenthaver inngi bevis og dokumentasjon innenfor tilsvarsfristen.

Bevis eller dokumentasjon som inngis senere i prosessen og som er inngitt med ugrunnet opphold, skal vurderes avvist. Vurderingen av hvorvidt bevis eller dokumentasjon skal avvises, skal skje i samråd med Patentjuridisk seksjon. I vurderingen skal det blant annet vektlegges hvorvidt parten kan klandres for å ikke ha fremmet beviset på et tidligere tidspunkt, i hvilken grad prosessen vil forsinkes dersom beviset tillattes fremmet og hvilken betydning det antas at beviset vil få for utfallet i saken.

Når Patentstyret anser saken som tilstrekkelig belyst skal Patentstyret sende brev til partene der det informeres om at saken vil bli tatt opp til avgjørelse innen 3 måneder.

Når partene er orientert om at saken er tilstrekkelig belyst, er det kun unntaksvis aktuelt å imøtekomme et krav om ytterligere frist til å inngi uttalelse eller bevis. Dette vil kun være aktuelt i de tilfeller der det inngis et bevis e.l. som åpenbart og uten ytterligere undersøkelser, får avgjørende betydning for utfallet i saken. Uttalelser eller bevis som kommer inn etter at saken er tatt opp til avgjørelse skal som den klare hovedregel avvises.

For fristforlengelse i innsigelsessaker, se pr. del A, kap. I, punkt 5.2.

3.2 Realitetsbehandlingen

I patenter som er meddelt på engelsk, er det patentkravene på engelsk som skal legges til grunn for avgjørelsen, jf. patl. § 21 tredje ledd femte punktum.

Før realitetsbehandlingen påbegynnes skal det kontrolleres om årsavgift ikke er betalt eller om patenthaver har gitt avkall på patentet. Hvis dette er tilfelle, se punktene 4.5-4.7.

3.2.1 Nytt endret kravsett

Dersom saksbehandler, etter skriftvekslingen, ser at patentet kan opprettholdes i begrenset form, tilskrives patenthaveren om dette, og hvis mulig, med forslag til hvordan dokumentene skal endres, med svarfrist 1 - 4 måneder. Kopi av uttalelsen skal samtidig oversendes de øvrige parter, uten frist.

Dersom patenthaver på eget initiativ leverer endrede krav, tilskrives patenthaver bare hvis kravene må endres ytterligere for å kunne godtas. Det vil si at patenthaver ikke tilskrives hvis kravene er godtakbare eller hvis patentet likevel må oppheves.

Ved endrede krav må endringene vurderes ut fra de alminnelige patenterbarhetskriterier, inkludert patl. § 8 andre ledd første punktum, som i utgangspunktet ikke er innsigelsesgrunn. (Jf. KFIR sak PAT 13/015 og T 472/88.) Ved innsigelsesbehandling prøves det bare om endringene fører til uklarheter, i motsetning til ved administrativ begrensning hvor det prøves om hele det endrede kravet er uklart.

Dersom innsigelsesgrunnen er at de meddelte kravene er i strid med patl. § 13 må vi først avklare om vi er enige i dette, før det vurderes om endringene i det nye endrede kravsettet har det nødvendige grunnlaget i søknadens basisdokument.

Deretter må det vurderes om det nye endrede kravsettet ikke er endret slik at patentvernets omfang utvides, jf. patl. § 19 annet ledd, dvs. at det nye endrede kravsettet ikke omfatter noe som går utover det som står i det meddelte patentet.

Eksempel:

Under søknadsbehandlingen er trekket «…en eller flere prosesseringsmidler som anvender data…» blitt erstattet med det generaliserte trekket «…en eller flere anordninger som anvender data…» i både krav og beskrivelse, og patentet er blitt meddelt med dette trekket.

Det innkommer en innsigelse som anfører at det ikke er grunnlag for trekket «…en eller flere anordninger som anvender data…» i søknadens basisdokumenter, og at patentet er meddelt i strid med patl. § 13.

Patenthaver sender inn et nytt endret kravsett hvor trekket «…en eller flere anordninger som anvender data…» er erstattet med det tidligere anvendte trekket «…en eller flere prosesseringsmidler som anvender data…».

Dette nye kravsettet anses å være i samsvar med patl. § 13, fordi det nye trekket kan gjenfinnes i søknadens basisdokumenter.

Det må deretter vurderes om dette nye endrede kravsettet, som tilfredsstiller patl. § 13, også tilfredsstiller patl. § 19 annet ledd. Vurderingen som må utføres er om trekket «…en eller flere prosesseringsmidler som anvender data…» medfører en utvidelse av vernet i det meddelte patentet hvor denne delen av vernet er definert av «…en eller flere anordninger som anvender data…».

Siden trekket «…en eller flere anordninger som anvender data…» i dette eksempelet anses for å være en generalisering av trekket «…en eller flere prosesseringsmidler som anvender data…» vil det nye endrede kravsettet også tilfredsstille patl. § 19 annet ledd.

3.2.2 Uenhetlighet og ubestemt angivelse

Innsigelsen skal forkastes hvis innsigelsen angår uenhetlighet i henhold til patl. § 10 eller at kravene ikke er klare og tydelige eller ikke har støtte i beskrivelsen i henhold til patl. § 8 andre ledd første punktum, fordi dette ikke er innsigelsesgrunner. Det skrives da en kortfattet avgjørelse. Selv om manglende støtte ikke er innsigelsesgrunn under henvisning til patl. § 8 andre ledd første punktum, vil likevel kravet til støtte kunne innfortolkes i patl. § 8 andre ledd tredje punktum, slik at det vil være innsigelsesgrunn under henvisning til nevnte tredje punktum.

3.2.3 Åpenlys utøvelse

Dersom innsiger påberoper åpenlys utøvelse av oppfinnelsen ifølge patentet før leveringsdagen, eventuelt prioritetsdagen, for patentsøknaden, vil det ofte fremkomme opplysninger eller bevismateriale som kan være vanskelig å ta stilling til. Derfor skal alltid Patentjuridisk seksjon konsulteres i slike tilfeller før avgjørelse fattes.

3.2.4 Muntlige forhandlinger

patentstyrelova § 7

Patentstyret skal imøtekomme et krav om muntlige forhandlinger dersom kravet har saklig grunn og en forsvarlig utføring av tjenesten tillater at muntlig forhandling blir holdt.

Dersom det er aktuelt å kalle inn til muntlig forhandling, skal Patentstyret ta dette opp med alle parter før det blir tatt stilling til om muntlig forhandling skal holdes.

Muntlige forhandlinger innebærer at partene i en innsigelsessak får anledning til å klarlegge forhold i saken som ikke er tilstrekkelig belyst gjennom det skriftlige materialet eller som ikke hensiktsmessig lar seg belyse skriftlig. Det innebærer ingen reelle forhandlinger og det tas heller ingen avgjørelse i saken.

Alle parter skal kalles inn til en eventuell muntlig forhandling. Muntlig forhandling skal som hovedregel gjennomføres selv om den som har bedt om dette trekker kravet. Den/de andre parten(e) skal i slike tilfeller kontaktes og forhandlingen skal kun avlyses om alle parter er enig i at møtet ikke bør holdes. Muntlig forhandling skal også gjennomføres hvis en part som har fått innkalling unnlater å møte uten særlig grunn, dersom den parten som er til stede likevel ønsker forhandlinger. Påberoper en av partene seg en særlig grunn til å ikke møte, må den videre gjennomføringen av forhandlingene diskuteres med Patentjuridisk seksjon.

Innkalling til muntlige forhandlinger skal skje skriftlig av Patentstyret til hver og en av partene. Utvalget i den aktuelle sak, eventuelt sammen med patentfagansvarlig innen det aktuelle fagområdet eller patentjuridisk, møter på vegne av Patentstyret.

Et referat fra forhandlingene sendes alle partene innen rimelig tid. Referatet skal angi dato, tid, sted, sak, hvem som var til stede og hvem som har forfattet referatet. Det refereres at partene har fått anledning til å legge fram sine argumenter i saken, og det tas inn et kort sammendrag av hovedpunktene fra forhandlingen. Dersom det under forhandlingen er gitt nye opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal disse gjengis i referatet og sendes inn skriftlig i ettertid. Hvis det er avtalt under forhandlingen at en av partene har plikt til å foreta seg noe, skal det som er avtalt, og eventuell frist, tas inn i referatet.

Patentstyret skal alltid vurdere om det er hensiktsmessig å ta initiativ til muntlige forhandlinger.

3.2.4.1 Avvisning av forespørsel om muntlig forhandling

Forarbeidene (Prop. 94 L (2011-2012) uttaler at den som krever muntlig forhandling må ha en saklig grunn for å gjøre dette, noe som innebærer at den parten som krever forhandlinger må grunngi hvorfor dette er formålstjenlig ut fra hensynet til sakens opplysning for at kravet skal imøtekommes. Det vil være opp til Patentstyrets skjønn å avgjøre om muntlig forhandling skal avholdes, samt bestemme hvordan dette eventuelt skal gjennomføres. Videre går det frem at dersom parten vil drøfte forhold som allerede er tilstrekkelig klarlagt, skal ikke kravet sees som saklig og det kan dermed avvises. Se også sak PAT 13-037.

Under innsigelsesbehandlingen, før Patentstyret har skrevet og undertegnet avgjørelsen, kan det forekomme at en av partene ber om at det holdes en muntlig forhandling eller et møte med Patentstyret dersom utfallet av avgjørelsen skulle være at vedkommende part ikke får medhold. Det vil ikke være riktig av Patentstyret, og heller ikke norsk praksis, å gi til kjenne vår avgjørelse til en av partene før den undertegnede avgjørelsen foreligger og er tilgjengelig for alle partene. Saksbehandler skal derfor avvise forespørsel om muntlige forhandlinger eller møter på slikt grunnlag, med henvising til at dette vil stride mot norsk praksis. Den part som avgjørelsen går imot har likevel mulighet til å bringe avgjørelsen inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter, jf. patl. § 26.

3.2.5 Tilleggsgranskning og/eller nye opplysninger

I særlige tilfeller kan Patentstyret under innsigelsesbehandlingen på eget initiativ foreta en tilleggsgranskning og trekke frem nytt materiale, og ta hensyn til dette i avgjørelsen. Slike tilfeller kan f.eks. oppstå hvor gjenstanden dekket av patentet forskyver seg til elementer angitt i et uselvstendig krav som opprinnelig var av underordnet betydning, eller til enkelte trekk av en kombinasjon eller underkombinasjoner, og den opprinnelige granskningen ikke strakk seg til å dekke slike elementer eller trekk.

Det kan også på annet vis fremkomme nye opplysninger under innsigelsesprosedyren som klart tyder på at patentet ikke skulle ha vært meddelt, eller skulle vært meddelt på begrenset form.

Fremkommer det nytt relevant materiale under tilleggsgranskingen eller på annen måte fremkommer nye opplysninger som angitt ovenfor, skal materialet sendes patenthaver som en viderebehandling med svarfrist. I dette skrivet blir patenthaver informert om at patentet blir opphevet eller at han må begrense patentet i forhold til det nye materialet dersom patentet ønskes opprettholdt. En kopi av skrivet, sammen med det nye materialet, oversendes samtidig innsiger i samsvar med punkt 3.1.

Dersom saken anses tilstrekkelig opplyst etter at patenthavers svar er innkommet, tar saksbehandler en avgjørelse i saken. Dersom patenthaver ikke svarer innen fristen, må saksbehandler ta en avgjørelse om å oppheve patentet.

3.3 Resultatet av realitetsbehandlingen

patl. § 25

3.3.1 Forkastelse av innsigelsen (opprettholdelse av det meddelte patent)

Patentstyret skal forkaste innsigelsen (opprettholde patentet) hvis ingen av grunnene nedenfor er påvist:

a) patentet er meddelt til tross for at vilkårene i patl. §§ 1 og 2 ikke er oppfylt

b) patentet gjelder en oppfinnelse som ikke er så tydelig beskrevet at en fagperson på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den, dvs. som bestemt i patl. § 8 andre ledd tredje til femte punktum

c) patentet omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patl. § 13

Hvis saksbehandler finner at innsigeren ikke har kunnet legge frem opplysninger som kan rokke ved det meddelte patent, skal avgjørelsen tas straks uten ytterligere tilskriving av partene. En avgjørelse skrives, hvor konklusjonen da vil bli: "Innsigelsen forkastes" (se punkt 3.4).

3.3.2 Opphevelse av patentet

Patentstyret skal oppheve patentet dersom minst én av følgende grunner foreligger:

a) patentet er meddelt til tross for at vilkårene i patl. §§ 1 og 2 ikke er oppfylt

b) patentet gjelder en oppfinnelse som ikke er så tydelig beskrevet at en fagperson på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den, dvs. som bestemt i patl. § 8 andre ledd tredje til femte punktum

c) patentet omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patl. § 13

Hvis saksbehandler finner at patentet ikke er holdbart i opprinnelig eller i begrenset omfang, skal avgjørelsen tas straks uten ytterligere tilskriving av partene. En avgjørelse skrives, hvor konklusjonen da vil bli: " Patent nr. xx oppheves" (se punkt 3.4).

3.3.3 Opprettholdelse av patentet i endret form

Patentstyret skal opprettholde patentet i endret form hvis patentet rettes slik at det ikke lenger foreligger hinder som nevnt under punkt 3.3.2 a)– c) ovenfor, og slik at patentvernets omfang ikke er utvidet i forhold til patentet slik det ble meddelt.

Ved endringer i beskrivelse og patentkrav skal det innsendes nytt kravsett og ny beskrivelse. Dersom patentet er meddelt på engelsk, må det innsendes en oversettelse av de endrede krav til norsk. Med hensyn til frister for oversettelse, se pr. del A, kap. I, punkt 4.4. Saksdokumentene må av patenthaveren bringes til den form de skal ha i den endrede form og slik at de er egnet for publisering av nytt patentskrift.

Dersom det besluttes at patentet skal opprettholdes i endret form, skal klassifisering og benevnelse på oppfinnelsen kontrolleres. I forbindelse med klassifiseringen kan det foreligge en ny versjon av IPC. Benevnelse på oppfinnelsen skal stemme overens med de endrede kravene.

I innsigelsessaker hvor det er innsendt endrede patentkrav, skal det kontrolleres at patentvernets omfang ikke er utvidet i forhold til de krav som forelå i det meddelte patentet, jf. patl. § 19 andre ledd. I innsigelsesavgjørelsen skal det i disse tilfeller alltid uttrykkelig tas stilling til om de nye kravene representerer en utvidelse eller ikke.

En avgjørelse skrives, hvor konklusjonen da f.eks. vil kunne bli: "Patent nr. xx opprettholdes i endret form med krav av (dato) som sitert ovenfor, med tilsvarende endret beskrivelse og med tegninger som opprinnelig meddelt ", se punkt 3.4.

Publisering av nytt patentskrift, jf. patl. § 25 siste ledd, skjer etter at klagefristen på avgjørelsen til Patentstyrets annen avdeling på to - 2- måneder er utløpt, jf. patl. § 27.

3.3.4 Overføring av patentet til innsiger

Patentstyret skal overføre patentet til innsigeren, istedenfor å oppheve det, dersom man finner at det er innsigeren som etter patl. § 1 er berettiget til patentet, jf. patl. § 25 andre ledd.

I følgende tilfeller kan saksbehandler avgjøre denne type innsigelse:

i) hvis innehaveren erkjenner at innsigeren er berettiget til patentet, eller

ii) hvis det er klart at innsigerens krav gjelder et helt annet teknisk konsept enn det som omhandles i det meddelte patentet

En avgjørelse skrives, hvor konklusjonen vil bli: "Patent nr. XX overføres til innsiger" eller "Innsigelsen forkastes".

I alle andre enn ovennevnte to tilfeller skal Patentjuridisk seksjon konsulteres.

Dersom Patentjuridisk seksjon finner at Patentstyret ikke kan avgjøre spørsmålet om retten til patentet, skal innsigelsen forkastes.

I så tilfelle kan innsigeren reise søksmål mot patenthaver etter patl. § 52 femte ledd. Den som i samsvar med patl. § 24 har fremsatt innsigelse med påstand om at patentet er meddelt til en annen enn den som har rett til det, kan reise søksmål om spørsmålet innen to måneder etter den dagen da meddelelse om Patentstyrets endelige avgjørelse i innsigelsessaken ble sendt vedkommende part.

En avgjørelse skrives.

3.4 Avgjørelsen

3.4.1 Generelt

Avgjørelsen skal være i overensstemmelse med oppstilling og innhold beskrevet under punkt 3.4.2. Fakta og innlegg må oppsummeres i den utstrekning de er av betydning for avgjørelsen. Dette gjøres ved at det lages en sammenfatning av henholdsvis innsiger(e)s og patenthavers argumenter som er relevante for avgjørelsen. Fakta og innlegg som er irrelevante for avgjørelsen skal utelates.

Begrunnelsen for avgjørelsen skal, i en logisk rekkefølge, være fullstendig og uavhengig forståelig, dvs. vanligvis uten referanser. Konklusjonene som trekkes av fakta og bevis, f.eks. publikasjoner, må fremstå tydelige. De deler av en publikasjon som er viktige for avgjørelsen må siteres på en slik måte at konklusjonene kan sjekkes uten vanskeligheter. Det er ikke tilstrekkelig, for eksempel, å bare påstå at den motholdte publikasjonen viser at søknadsgjenstanden i et patentkrav er kjent eller fagmessig, eller motsatt, ikke levner tvil om dens patenterbarhet. Istedenfor bør det refereres til hver enkelt del i publikasjonen for å vise hvorfor dette er tilfelle. En bør også vie oppmerksomhet til viktige fakta og argumenter som kan tale mot avgjørelsen, for at det ikke skal skapes det inntrykk at slike poenger er oversett. Det bør ikke gis unødvendige detaljer eller tilleggsgrunner som har til hensikt å fremskaffe ytterligere bevis på hva som allerede har blitt bevist. Det finnes ingen streng regel om at en avgjørelse behøver å ta for seg alle punktene som har eller som kan bli gjenstand for tvistemål mellom Patentstyret og de øvrige partene i innsigelsesprosedyren. Ved behandling av en innsigelse bør en likevel ta for seg de punkter som kan forventes å bli relevante i Klagenemnda, i den utstrekning dette er mulig uten betydelig ekstra ressursbruk, slik at saken ikke blir sendt tilbake til Patentstyret.

3.4.2 Oppstilling og innhold

Avgjørelsen skal skrives på norsk, og tas i utvalg på tre medlemmer.

Avgjørelsen skal inneholde, i følgende:

Saksfremstilling

a) Bibliografiske data: patentnummer, meddelelsesdato, patenthavers og innsiger(e)s navn (eventuelt fullmektigens navn på vegne av patenthaveren/innsigeren).

b) Tidspunktet når innsigelsen(e) innkom, for å kunne slå fast at innkomsten var rettidig, samt tidspunkt for patenthavers kommentarer til innsigelsene og eventuell videre kommunikasjon mellom partene.

c) Har det under innsigelsesbehandlingen vært avholdt muntlige forhandlinger mellom partene, skal dette kort refereres i avgjørelsen.

d) En kort oppsummering av det meddelte patent med sitering av de relevante selvstendige krav. I tillegg angis antallet uselvstendige krav for hver kravkategori, etterfulgt av en kortfattet beskrivelse av patenthaverens angivelse av oppfinnelsens formål, dvs. teknisk område, problem og løsning.

e) Opplisting av de publikasjoner som ble anført under behandlingen i Patentstyret før patentsøknaden ble godkjent til meddelelse av patent, samt av publikasjoner anført av innsiger(e), i overensstemmelse med pr. del B, kap. IV, punkt 4.2: ”Identifikasjon av publikasjoner anført i granskingsrapportene”.

Argumenter

Innsiger(ne)s argumenter:

f) En objektiv sammenfatning av innsiger(ne)s argumenter, og særlig grundig det som har størst relevans for vurdering av patentets gyldighet. Patentstyrets (utvalgets) meninger om argumentene skal ikke fremkomme her.

Patenthavers argumenter:

g) En objektiv sammenfatning av patenthaverens svar. Hvis patenthaveren har sendt inn nye krav, skal disse siteres i det omfang som anses nødvendig, i det minste de selvstendige krav. Patentstyrets (utvalgets) meninger om argumentene skal ikke fremkomme her.

Patentstyret vurdering

h) Patentstyrets (utvalgets) vurderinger, med en grundig gjennomgang og vurdering av innsiger(ne)s og patenthavers argumenter. Her er det viktig å foreta så objektive vurderinger og standpunkter som mulig. I de tilfeller innsigelsen vedrører patenterbarhet skal tilnærmingen være av typen "problem - løsning", se pr. del C, kap. IV, punkt 5.5, og det skal foretas en separat vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde, og eventuelt industriell anvendbarhet.

I innsigelsesavgjørelsen skal det i tilfelle av endrede patentkrav alltid uttrykkelig tas stilling til om de nye kravene representerer en utvidelse av patentvernets omfang eller ikke, jf. patl. § 19 andre ledd, se punkt 3.3.3.

i) Avgjørelsen skal ende i en konklusjon i henhold til punktene 3.3.1-3.3.4 med følgende standardtekst:

Konklusjon

Basert på det ovenstående, og i henhold til patentloven § 25, har Patentstyret tatt følgende avgjørelse: (f.eks.) "Innsigelsen forkastes."

j) Avgjørelsen skal inneholde informasjon om fristen på 2 måneder til å påklage avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), jf. patl. § 27, med følgende standardtekst:

Klagemulighet

De(n) som avgjørelsen har gått imot kan klage på denne avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), se patentloven patl. § 26 andre ledd. Patentstyret må motta klagen skriftlig senest to måneder etter dette brevets dato. Vi fakturerer et klagegebyr når vi har mottatt klagen. For at klagen skal bli behandlet, må gebyret betales innen fristen angitt på fakturaen. Se patl. § 27 første ledd og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR §§ 1-6, 8 og 53 nr.1.

k) Det skal gis informasjon til partene med følgende standardtekst:

Til informasjon

Dere kan be om å få innsyn i dokumentene som finnes i saken.

Relevante lover og forskrifter, samt patentretningslinjene finner dere på våre nettsider, www.patentstyret.no

l) Avgjørelsen tas i utvalg (se punkt 1) og navnene på utvalgsmedlemmene skal angis sist i avgjørelsen i følgende rekkefølge: første (1) voterende saksbehandler, andre (2) voterende saksbehandler og tredje (3) voterende fra Patentfaglig team eller Patentjuridisk seksjon.

4. Spesielle behandlingstilfeller

4.1 Protest innkommer under innsigelsesbehandling

pf. § 39 a

Skulle det under innsigelsesbehandlingen komme inn en protest fra en tredjeperson, må Patentstyret ta denne i betraktning. Vedkommende er imidlertid ikke part i saken, og seksjon Patentproduksjon sender kun en generell tilbakemelding om at protesten er mottatt. Saksbehandler oversender protesten til patenthaver og innsiger med en rimelig frist for uttalelse.

Dersom protesten innkommer etter at innsigelsen er ferdigbehandlet, skal den ikke vurderes. Protesten bør likevel oversendes patenthaveren og innsiger til informasjon. Vedkommende som har levert protesten gjøres oppmerksom på adgangen til å kreve administrativ overprøving.

For protester som innkommer før patent er meddelt, se pr.del C, kap. IV, punkt 8

4.2 Innsigelsen blir innlevert for seint

En innsigelse som innkommer til Patentstyret etter fristen på ni måneder, skal avvises uten realitetsbehandling. Støtteseksjonen skriver da en avgjørelse. Den avviste innsigelsen med eventuelle bilag skal oversendes til patenthaver til underretning. Dersom det ikke er igangsatt noen innsigelsesprosedyre, i.e. det ikke foreligger noen innsigelsessak, kan Patentstyret ikke ta det innsendte materiale opp til vurdering, selv om det er aldri så relevant. Innsigeren kan i tilfelle reise søksmål om ugyldigkjennelse, jf. patl. §§ 52, 63, eller eventuelt fremsette begjæring om administrativ overprøving, jf. patl. § 52 b.

En anmerkning mot et patent som innkommer senere enn ni måneder etter meddelelsesdagen, betraktes ikke som en innsigelse og tas ikke opp til vurdering. Men dersom en innsigelsesprosedyre mot et patent er innledet, kan Patentstyret ikke se bort i fra en anmerkning som noen senere retter mot patentet under innsigelsesprosedyren. Med andre ord skal det tas hensyn til alt som foreligger når avgjørelse i innsigelsessaken tas, se også punkt 3.2.

Det kan skje at patenthaver frivillig ønsker å begrense sitt patent overfor materialet han har fått kjennskap til ved den for sent innkomne innsigelsen. Patenthaver kan da ta hensyn til det for sent innkomne materiale ved å begjære patentbegrensning iht. patl. § 39a, se Administrativ patentbegrensning, pr. del D, kap. IV, pf. § 40.

Patenthaveren kan også frivillig begrense sitt patent overfor det for seint innkomne materialet ved å gi avkall på ett eller flere patentkrav, iht. patl. § 54.

Det vil ikke bli tatt hensyn til materiale som innkommer etter datoen for utstempling av avgjørelsen.

4.3 Patenthaver svarer ikke på en uttalelse med frist fra Patentstyret

Selv om patenthaveren ikke svarer på en realitetsuttalelse med frist fra Patentstyret under innsigelsesbehandlingen, må det skrives en avgjørelse på basis av de allerede foreliggende opplysninger og dokumenter. Det kan således ikke foretas en henlegging av saken.

I de tilfeller hvor patenthaver er ikke-profesjonell og vi ser at det er grunnlag for et begrenset patent, skal patenthaver tilskrives og gis veiledning om dette som angitt under punkt 3.2.

4.4 Tilbaketrekking av innsigelsen

patl. § 24 åttende ledd

pf. § 38

Dersom innsiger trekker innsigelsen tilbake, skal Patentstyret likevel umiddelbart undersøke om det foreligger særlige grunner for å fortsette behandlingen av innsigelsen. At innsigeren trekker innsigelsen tilbake, betyr ikke at de anførte forhold kan sees bort fra.

Innsigeren skal ved tilbaketrekking av innsigelsen motta et bekreftelsesbrev fra Patentstyret, hvor det informeres om at selv om innsigelsen trekkes tilbake kan innsigelsesbehandlingen fortsette dersom særlige grunner taler for det, jf. patl. § 24 åttende ledd. Det skal også informeres om at innsiger selv må følge med i Norsk Patenttidende, på Patentstyrets hjemmesider på internett (http://www.patentstyret.no/), for å se utfallet av saken.

Kopi av meldingen om tilbaketrekkingen skal oversendes patenthaver straks, med opplysninger om at Patentstyret innen to - 2 - måneder etter at Patentstyret fikk melding om at innsigelsen er trukket tilbake, vil beslutte om behandlingen av innsigelsessaken skal fortsette.

Dersom det er åpenbart at materialet innkommet ved innsigelsen ikke har betydning for patentet, skal innsigelsesbehandlingen avsluttes og patentet blir å anse som opprettholdt. Dette skal gjøres med en kort og summarisk formet avgjørelse.

Dersom saksbehandler finner at materialet innkommet ved innsigelsen har betydning for patentet, skal det sendes varsel til patenthaver om at Patentstyret har funnet særlige grunner til å fortsette innsigelsesbehandlingen innen to - 2- månedersfristen er utløpt, jf. pf. § 38. I dette tilfellet skal vanlig avgjørelse skrives, se punkt 3.4.

Patenthaver opplyses om at svarfristen gitt ved oversendelsen av innsigelsen, opprettholdes.

4.5 Innsigelsesbehandling når årsavgift for patentet ikke betales

patl. § 51

Betales ikke årsavgift i overensstemmelse med patl. §§ 40, 41 og 42, bortfaller patentet fra og med inngangen av det avgiftsår som avgift ikke er betalt for. Vær oppmerksom på at det ikke kan avklares om et patent er endelig bortfalt før utløpet av respittfristen på seks - 6 - måneder.

Dersom patentet er endelig bortfalt grunnet manglende betaling av årsavgift etter at innsigelsen er innkommet eller under behandlingens gang, kan innsigelsesbehandlingen fortsettes på skriftlig begjæring fra innsiger inngitt til Patentstyret innen to - 2 - måneder etter datoen da Patentstyret har informert innsiger om bortfallet av patentet og om muligheten til slik begjæring. Innsigelsen skal da behandles på vanlig måte og avgjørelse skrives.

Dersom en begjæring fra innsiger ikke innkommer eller innkommer etter fristens utløp, skal innsigelsesbehandlingen avsluttes. Avgjørelsen om å avslutte innsigelsesbehandlingen skal oversendes partene.

4.6 Innsigelsesbehandling der patenthaver gir skriftlig avkall på patentet og det erklæres opphørt

patl. § 54

Gir patenthaveren overfor Patentstyret skriftlig avkall på patentet, skal Patentstyret erklære patentet for opphørt. Er det reist søksmål om overføring av patent eller er det tatt utlegg i patentet, kan patentet ikke erklæres for opphørt før søksmålet er endelig avgjort eller utlegget er bortfalt.

Dersom patentet erklæres opphørt av Patentstyret etter at innsigelsen er innkommet eller under behandlingens gang, kan innsigelsesbehandlingen fortsettes på skriftlig begjæring fra innsiger inngitt til Patentstyret innen to - 2 - måneder etter datoen da Patentstyret har informert innsiger om opphøret av patentet og om muligheten til slik begjæring. Innsigelsen skal da behandles på vanlig måte og avgjørelse skrives.

4.7 Innsigelsesbehandling der innsigelse innkommer etter at patent er bortfalt (4.5) eller opphørt (4.6)

En innsigelse kan inngis selv om patentet har opphørt ved at patenthaver har gitt avkall på det iht. patl. § 54, eller har bortfalt ved at årsavgift ikke har blitt betalt iht. patl. § 51. I slike tilfeller vil rettighetene ervervet ved patentet eksistere i perioden frem til opphøret eller bortfallet av patentet. Krav som oppstår fra slike rettigheter kan bestå etter denne dato.

Dersom innsigelsen innkommer etter at patent er bortfalt eller opphørt, kan innsigelsesbehandlingen fortsettes på skriftlig begjæring fra innsiger inngitt til Patentstyret innen to - 2 - måneder etter datoen da Patentstyret har informert innsiger om opphøret av patentet og om muligheten til slik begjæring. Innsigelsen skal da behandles på vanlig måte og avgjørelse skrives.

4.8 Innsigelsesbehandling ved innsigers død eller innsiger mangler juridisk disposisjonsevne

Ved innsigers død eller innsiger mangler juridisk disposisjonsevne, kan Patentstyret fortsette innsigelsesbehandlingen på eget initiativ, selv uten deltakelse av innsigers arvinger eller andre som har myndighet til å handle for innsiger.

Innsigelsesbehandlingen bør fortsettes dersom, for eksempel, patenthaveren har innsendt endringer av patentet etter uttalelse fra Patentstyret. Innsigelsesbehandlingen bør også fortsettes dersom Patentstyret på dette trinnet i behandlingen anser at den sannsynligvis vil resultere i en begrensning eller opphevelse av patentet, uten ytterligere medvirkning fra den aktuelle innsiger og uten at Patentstyret selv må foreta omfattende undersøkelser. Saksbehandler bør ta kontakt med Juridisk seksjon i Patentavdelingen for å avklare slike tilfeller.

Patenthaveren og alle andre parter skal informeres om at innsigelsesbehandlingen fortsettes.

Dersom Patentstyret bestemmer at innsigelsesbehandlingen likevel ikke skal fortsette i et slikt tilfelle, skal avgjørelsen om dette sendes partene.

4.9 Innsigelsesbehandling hvor det foreligger en dom om patentets gyldighet

Dersom Patentstyret blir kjent med at det foreligger en rettskraftig dom om patentets gyldighet i en sak hvor innsigelsesbehandlingen ikke er avsluttet, det vil i praksis si at innsigelsesbehandlingen er stilt i bero, se pr. del A, kap. II, punkt 2.6, skal saksbehandler kontakte patentjuridisk seksjon. Patentjuridisk seksjon tar da stilling til hvordan innsigelsessaken skal håndteres videre.

5. Klage til Klagenemnda (KFIR)

patl. § 26, patl. § 27

Fra den dag meddelelse om avgjørelsen ble sendt til vedkommende part, har den av partene som avgjørelsen har gått imot to - 2 - måneder på seg til å bringe avgjørelsen inn for Klagenemnda (KFIR). Hvis avgjørelsen ikke påklages til Klagenemnda, er avgjørelsen rettskraftig.

Innsigelsens avgjørelse blir kunngjort i Norsk Patenttidende. Det blir eventuelt utstedt nytt patentbrev til patenthaveren, og den rettskraftige avgjørelse skal anmerkes i patentregisteret.