Del A, Kapittel V - Behandling av videreførte internasjonale patentsøknader (PCT)
1.1 Definisjon av internasjonal patentsøknad
1.2 Internasjonal nyhetsgransking og patenterbarhetsprøving
1.2.1 Søknader med internasjonal leveringsdag før 2004.01.01
1.2.2 Søknader med internasjonal leveringsdag etter 2004.01.01
1. Videreføring i Norge, formelle mangler og behandling før realitetsuttalelse
2.2 Omprøving etter patl. § 38: fastsettelse av internasjonal leveringsdag
2.3 Søknadsdokumenter og språk
2.4 Sammendrag – Se pr. del C, kap. II, punkt 5
2.6 Begrensning av patentkravene i internasjonal fase og videreføring
1. Generelt
patl. kapittel 3
pf. kapittel 12
Her følger en oversikt over de forkortelsene som blir benyttet i dette kapittelet:
Forkortelse | Engelsk | Norsk |
PCT | Patent Cooperation Treaty | konvensjonen om patentsamarbeid, samarbeidskonvensjonen |
WIPO | World Intellectual Property Organisation | Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett |
IB | International Bureau | det internasjonale byrå |
RO | Receiving Office | mottakende myndighet |
DO | Designated Office | utpekt myndighet |
EO | Elected Office | utvalgt myndighet |
ISA | International Search Authority | internasjonal granskingsmyndighet |
IPEA | International Preliminary Examination Authority | internasjonal forberedende patenterbarhetsprøvingsmyndighet |
ISR | International Search Report | internasjonal granskingsrapport |
WO | Written Opinion | skriftlig uttalelse |
IPER | International Preliminary Examination Report | internasjonal forberedende patenterbarhetsprøvingsrapport |
IPRP | International Preliminary Report on Patentability | internasjonal forberedende patenterbarhetsrapport |
1.1 Definisjon av internasjonal patentsøknad
En internasjonal patentsøknad er en søknad inngitt i henhold til konvensjonen om patentsamarbeid (PCT) vedtatt i Washington 1970.06.19. Samarbeidskonvensjonen administreres av WIPO ved det internasjonale byrå (IB). Internasjonale søknader inngis til en nasjonal eller regional patentmyndighet eller til det internasjonale byrå (IB), som kalles mottakende myndighet (RO). Norge er tilsluttet PCT og er også en mottakende myndighet, jf. pf. § 65. En internasjonal søknad som en mottakende myndighet har fastsatt internasjonal innleveringsdag for, skal ha samme virkning som en patentsøknad som er inngitt her i riket samme dag, jf. patl. § 29. Ved innlevering av en internasjonal søknad etter 2004.01.01 blir alle stater eller regionale organisasjoner som er tilsluttet samarbeidskonvensjonen automatisk utpekt (utpekte myndigheter (DO)). Det betyr at den internasjonale søknaden kan videreføres ved en utpekt myndighet etter behandling i den internasjonale fasen.
Behandlingen av søknaden i den internasjonale fasen, kan deles inn i to trinn: behandling i henhold til PCT Chapter I og PCT Chapter II. I henhold til PCT Chapter I foregår behandlingen hos en internasjonal granskingsmyndighet (ISA) og i henhold til PCT Chapter II foregår behandlingen hos en internasjonal forberedende patenterbarhetsprøvingsmyndighet (IPEA). ISA og IPEA kan være forskjellige eller én og samme internasjonale myndighet. For internasjonale søknader der Norge er mottakende myndighet, kan ISA og IPEA etter søkerens valg være Nordisk Patentinstitutt (NPI), Det svenske patentverket (PRV) eller Det europeiske patentverket (EPO).
Etter at en internasjonal søknad er inngitt til en mottakende myndighet, skal den nyhetsgranskes og patenterbarhetsprøves i henhold til PCT Chapter I og eventuelt ytterligere patenterbarhetsprøves av en internasjonal myndighet i henhold til PCT Chapter II, før den kan videreføres i stater eller regionale organisasjoner tilsluttet samarbeidskonvensjonen. Dersom søkeren velger å få søknaden behandlet i henhold til PCT Chapter II, blir alle stater eller regionale organisasjoner som er tilsluttet konvensjonen automatisk utvalgt (utvalgte myndigheter (EO)). Det betyr at den internasjonale søknaden kan videreføres ved en utvalgt myndighet etter behandlingen i henhold til PCT Chapter II.
1.2 Internasjonal nyhetsgransking og patenterbarhetsprøving
Gjeldende fra 2004.01.01 ble det innført omfattende endringer av regelverket (PCT) for behandling av internasjonale søknader i internasjonal fase. De nye reglene gjelder bare for internasjonale søknader som har leveringsdag fra og med 2004.01.01. I Patentstyret må vi derfor forholde oss til både det "nye" og "gamle" PCT-systemet når det gjelder internasjonale søknader som er videreført i Norge.
1.2.1 Søknader med internasjonal leveringsdag før 2004.01.01
I henhold til PCT ble det for søknader med internasjonal innleveringsdag før 2004.01.01, foretatt gransking under PCT Chapter I av en internasjonal granskingsmyndighet (ISA). Granskingsrapporten (ISR) fra ISA ble publisert sammen med søknaden 18 måneder etter den internasjonale leveringsdagen, eventuelt prioritetsdatoen. Søknader inngitt før 2004.01.01 har ikke vært gjenstand for forberedende patenterbarhetsprøving under PCT Chapter I. Søkeren kunne deretter, innen en videreføringsfrist på 20 måneder (endret til 30 måneder fra 2002.04.01), jf. Article 22 PCT, velge å avslutte den internasjonale fasen og videreføre søknaden ved en utpekt myndighet (DO).
Dersom søkeren ønsket å få søknaden patenterbarhetsprøvet i internasjonal fase, måtte han inngi et krav om dette ("demand") til en IPEA innen 19 måneder fra den internasjonale leveringsdagen (evt. prioritetsdagen), jf. Article 31 PCT. Rapporten utarbeidet av en IPEA ble kalt International Preliminary Examination Report (IPER). Fristen for å videreføre søknaden nasjonalt etter PCT Chapter II var 30 måneder etter den internasjonale leveringsdagen, eventuelt prioritetsdatoen.
For alle videreførte internasjonale søknader inngitt før 2004.01.01, vil det normalt foreligge en granskingsrapport eller både en granskingsrapport og en rapport om forberedende patenterbarhetsprøving.
1.2.2 Søknader med internasjonal leveringsdag etter 2004.01.01
Etter endringene i PCT fra 2004.01.01, skal det i alle internasjonale søknader inngitt fra og med 2004.01.01 fortsatt utføres granskning under PCT Chapter I av en ISA, men i tillegg skal ISA også utarbeide en skriftlig uttalelse, såkalt "written opinion" (WO), angående patenterbarhet. Granskningsrapporten (ISR) fra ISA blir også etter det nye systemet publisert sammen med søknaden etter 18 måneder. Fra 1. juli 2014 blir også WO (ISA/237) publisert etter 18 måneder. Dersom søker ikke velger å gå videre i internasjonal fase til PCT Chapter II, vil innholdet i WO bli omarbeidet av IB til en ”International Preliminary Report on Patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)” (IPRP).
Søkeren kan likevel velge å inngi en begjæring ("demand") for å få en ytterligere patenterbarhetsprøving av en IPEA under PCT Chapter II. Vedkommende IPEA vil da foreta en ytterligere patenterbarhetsvurdering, som til slutt ender i en ”International Preliminary Report on Patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)” (IPRP). En IPRP vil ikke bli tilgjengelig for andre før tidligst etter 30 måneder fra internasjonal leveringsdag (evt. prioritetsdato). Videreføringsfristen, jf. patl. § 31, er etter det nye systemet 31 måneder for videreføring i Norge etter både PCT Chapter I og Chapter II.
For alle videreførte internasjonale søknader inngitt etter 2004.01.01, vil det normalt foreligge både en granskingsrapport og en rapport om forberedende patenterbarhetsprøving.
1. Videreføring i Norge, formelle mangler og behandling før realitetsuttalelse
patl. kapittel 3
pf. kapittel 12
2.1 Generelt
For en videreført internasjonal patentsøknad gjelder bestemmelsen i patentloven (patl.) med de avvik som er nevnt i patl. §§ 33-37. Spesielt kan nevnes at patl. §§ 8b og 8c ikke gjelder.
Bestemmelsene i patentforskriften (pf.) gjelder også for internasjonale søknader som videreføres etter patl. § 31 eller opptas til behandling etter patl. § 38, dersom ikke annet følger av bestemmelsene i pf. kapittel 12.
2.2 Omprøving etter patl. § 38: fastsettelse av internasjonal leveringsdag
Dersom den mottakende myndigheten (RO) for den internasjonale søknaden har avslått å fastsette internasjonal leveringsdag, eller har erklært at søknaden skal anses trukket tilbake eller at begjæring om at søknaden skal omfatte Norge skal anses trukket tilbake, skal Patentstyret på søkerens krav prøve om avgjørelsen var riktig. Det samme skal gjelde når det internasjonale byrå (IB) har erklært at søknaden skal anses trukket tilbake.
Et krav om omprøving skal fremsettes for det internasjonale byrå (IB) innen to (2) måneder fra melding om avgjørelse som nevnt ovenfor ble sendt søkeren. Innen samme frist skal søkeren sende inn til Patentstyret en oversettelse av søknaden (se punkt. 2.3) og betale det fastsatte søknadsgebyret, jf. betalingsforskriften § 37.
Bestemmelsene i patl. § 2 andre ledd andre punktum kommer til anvendelse på søknad som tas opp til behandling etter omprøvingen, dersom søknaden blir allment tilgjengelig etter patl. § 22.
2.2.1 Avgjørelse
Finner Patentstyret at den avgjørelse som er tatt av den mottakende myndighet (RO) eller det internasjonale byrå (IB) er uriktig, skal Patentstyret fortsette behandlingen av søknaden. Har den mottakende myndighet (RO) ikke fastsatt internasjonal leveringsdag, skal søknaden anses inngitt den dag som Patentstyret finner burde vært fastsatt som internasjonal leveringsdag. Oppfyller søknaden samarbeidskonvensjonens (PCT) krav til form og innhold, skal den godtas i disse henseender. Dersom Patentstyret fortsetter behandlingen av søknaden, skal seksjon Patentproduksjon, med bistand fra Patentjuridisk seksjon, utarbeide en avgjørelse som sendes søkeren med opplysning om forholdene med henvisning til PL § 38, hvor det skal fastslås at avgjørelsen til den mottakende myndighet eller det internasjonale byrå ikke var riktig, med eventuell fastsettelse av ny leveringsdag, og at behandlingen av søknaden skal fortsette.
Dersom Patentstyret finner at avgjørelsen tatt av den mottakende myndighet (RO) eller det internasjonale byrå (IB) var riktig, skal seksjon Patentproduksjon, med bistand fra Patentjuridisk seksjon, utferdige en avgjørelse som sendes søkeren med opplysning om forholdene med henvisning til PL § 38, hvor det skal fastslås at avgjørelsen til den mottakende myndighet eller det internasjonale byrå var riktig.
Søkeren har ikke adgang til å klage en slik avgjørelse inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).
2.3 Søknadsdokumenter og språk
Ved videreføring, jf. patl. § 31, eller omprøving, jf. patl. § 38, skal en oversettelse til norsk eller engelsk av beskrivelse, patentkrav og sammendrag, eller dersom søknaden er på engelsk, en angivelse av den internasjonale søknadens nummer eller en kopi av søknaden, leveres til Patentstyret innen 31 måneder fra den internasjonale leveringsdagen, eventuelt prioritetsdatoen.
Mot fastsatt tilleggsgebyr, jf. bf § 38 nr. 1, kan søkeren få en ytterligere frist på to (2) måneder for levering av oversettelse til norsk eller engelsk for søknader som er på et annet språk enn engelsk i internasjonal fase. Dersom pålagt oversettelse til norsk eller engelsk, ikke leveres innen fristen, skal søknaden anses som trukket hva angår Norge.
2.3.1 Delvis oversettelse eller utelatte deler
Ved videreføring etter patl. § 31 eller omprøving etter patl. § 38 kan søkeren levere en delvis oversettelse av den internasjonale søknaden eller utelate deler av den engelskspråklige søknaden i følgende tilfeller:
a) oversettelsen eller den engelskspråklige søknaden behøver ikke omfatte slike deler av søknaden som den internasjonale granskingsmyndighet (ISA) har ansett som en uavhengig oppfinnelse, og som søkeren ikke har betalt tilleggsgebyr for til vedkommende internasjonale myndighet. Oversettelsen eller den engelskspråklige søknaden kan i slike tilfeller begrenses til de deler av søknaden som videreføres etter endring i internasjonal fase.
b) oversettelsen eller den engelskspråklige søknaden behøver heller ikke å omfatte deler av den internasjonale søknaden som ikke opprettholdes etter endring ved den internasjonale prøvingsmyndighet (ISA eller IPEA) (Article 34(2b) PCT) eller hvor deler av søknaden ikke videreføres på grunn av unntakene i patl. §§ 1 og 1b.
Søkeren skal i så fall avgi en erklæring som tydelig angir hva som ikke omfattes av oversettelsen eller den engelskspråklige søknaden og grunnen til at noe er utelatt. De deler som ikke oversettes eller leveres innen fristen anses å ikke være videreført i Norge.
2.3.2 Basisdokumenter
For internasjonale søknader som er på norsk eller engelsk og som videreføres etter patl. § 31, regnes den leverte beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som basisdokument i søknaden. Dersom det kreves en oversettelse for videreføring, regnes den leverte oversettelsen av beskrivelsen med tilhørende tegninger om patentkrav som basisdokument, i den grad innholdet i den norske eller engelske oversettelsen fremgår av den internasjonale søknaden. Se imidlertid pr. del A, kap. II, punkt 1.1.2.
Dersom det er gjort endringer i oversettelsen innen fristen på fire (4) måneder gitt i pf. § 77, er det den endrede oversettelsen som skal regnes som basisdokument. Endringene kan ikke medføre at søknaden kommer til å omfatte noe som ikke fremgikk av den internasjonale søknaden da den ble innlevert. Det som skal forstås med endringer i denne sammenheng, er i utgangspunktet kun feiloversettelser og andre feil som kan ha oppstått ved oversettelsen. Dersom saksbehandler er i tvil om det faktisk er en tillatt endring eller ikke, skal han/hun ta kontakt med patentfagansvarlig på sitt fagområde.
Dersom patent er meddelt for en internasjonal patentsøknad innen utløpet av fristen på fire (4) måneder gitt i pf. § 77, er det den beskrivelsen med tegninger og patentkrav som forelå på tidspunktet for meddelelse som skal regnes som basisdokument. Se også punkt 3.2.
Ved avslag av den internasjonale søknaden før utløpet av fristen på fire (4) måneder gitt i pf. § 77, er det den beskrivelsen med tegninger og patentkrav som forelå på tidspunktet for avslaget som skal regnes som basisdokument. Se også punkt 3.2.
2.4 Sammendrag
Foreligger det i en internasjonal søknad et sammendrag godkjent av internasjonal nyhetsgranskningsmyndighet, skal dette godtas dersom oversettelsen til norsk eller engelsk er korrekt. Sendes det ut et skriv med pålegg om korrigering av oversettelsen, kan ikke søknaden henlegges dersom svar ikke innkommer. Dersom det ikke foreligger sammendrag godkjent av internasjonal myndighet, skal saksbehandler fastsette sammendragets ordlyd på det språket søknaden skal publiseres på, se pr. del C, kap. II, punkt 5.
2.5 Uenhetlighet
2.5.1 Generelt
For en videreført internasjonal søknad etter PCT Chapter I vil det både etter det gamle og nye systemet (se 1.2) fremgå av den internasjonale granskningsrapporten (ISR), henholdsvis IPRP, hvorvidt ISA har funnet at søknaden omfatter flere uavhengige oppfinnelser og om søkeren har betalt tilleggsgebyr, etter pålegg fra ISA, for granskning av alle oppfinnelsene. Dersom søkeren ikke har betalt det pålagte tilleggsgebyret til ISA som angitt i Article 17(3a) PCT, vil granskningsrapporten ofte bare inneholde resultater fra en del-granskning, typisk den først nevnte oppfinnelsen i kravsettet til den internasjonale søknaden (”main invention”).
Dersom søknaden har vært videreført etter PCT Chapter II vil det finnes en IPRP etter det nye systemet eller en IPER etter det gamle systemet, hvor det vil fremgå hvorvidt IPEA ved patenterbarhetsvurderingen har funnet at søknaden omfatter flere uavhengige oppfinnelser, og hvorvidt IPEA har pålagt søker å betale et tilleggsgebyr for å få patenterbarhetsvurdert alle oppfinnelsene som angitt i Article 34(3a) PCT. Dette tilleggsgebyret etter Chapter II kan kreves av IPEA uavhengig om søker har eller ikke har betalt tilleggsgebyr for uenhetlighet under Chapter I.
2.5.2 Vurdering og avgjørelse
Dersom en del av en internasjonal søknad ikke har vært gjenstand for internasjonal nyhetsgransking eller patenterbarhetsprøving fordi søknaden er ansett å omfatte flere oppfinnelser som er uavhengige av hverandre, og søkeren ikke innen fastsatt frist har betalt fastsatt tilleggsgebyr til den internasjonale myndigheten, skal Patentstyret prøve om søknaden omfatter flere oppfinnelser som er uavhengige av hverandre. Finner Patentstyret at dette er tilfelle, skal den del av søknaden som ikke har vært gjenstand for nyhetsgransking eller patenterbarhetsvurdering anses for trukket tilbake for så vidt angår Norge, med mindre søkeren betaler et særskilt tilleggsgebyr til Patentstyret, jf. betalingsforskriften § 36, innen to (2) måneder etter at Patentstyret har sendt søkeren underretning om utfallet av sin prøving av spørsmålet.
Dersom Patentstyret mener at søknaden omfatter flere uavhengige oppfinnelser og søkeren ikke har betalt tilleggsgebyret i internasjonal fase, skal saksbehandleren utferdige en egen avgjørelse i henhold til en fastlagt mal (se Eksempelsamlingen 0.4 og 0.5). Dersom søkeren betaler det fastsatte gebyret innen fristen betyr det at alle oppfinnelsene regnes som videreført i Norge.
Dersom den videreførte søknaden omfatter flere uavhengige oppfinnelser og søkeren ønsker beskyttelse for disse i Norge, og saksbehandler er enig i den vurderingen som er gitt av den internasjonale myndigheten, skal saksbehandler skrive en uttalelse før gransking og kreve at søknaden begrenses til én av oppfinnelsene og informere om muligheten for å levere avdelt(e) søknad(er), se kap. I, punkt 3.3.4 og pr. del C, kap. III, punkt 6.1.1. Nytt søknadsgebyr må betales for hver avdelt søknad, selv om tilleggsgebyret til Patentstyret, som nevnt ovenfor, er betalt.
Finner derimot Patentstyret at vurderingen gjort av ISA eller IPEA ikke var riktig og at søknaden ikke omfatter flere oppfinnelser som er uavhengige av hverandre, skal behandlingen av søknaden fortsette uten at en avgjørelse om dette skrives.
2.5.3 Klage på avgjørelsen
Dersom Patentstyret har funnet at søknaden omfatter uavhengige oppfinnelse, jf. patl. § 36 første ledd, kan søkeren påklage avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) innen to (2) måneder fra den dag avgjørelsen ble sendt til søkeren. Se også patl. § 27 om klage.
2.6 Begrensning av patentkravene i internasjonal fase og videreføring
Dersom søkeren etter henvendelse fra den internasjonale patenterbarhetsprøvingsmyndigheten (IPEA) har begrenset patentkravene, slik at en del av den internasjonale søknaden ikke har vært gjenstand for forberedende patenterbarhetsprøving etter PCT Chapter II, skal den del av søknaden som ikke er prøvet anses trukket tilbake, med mindre søkeren betaler fastsatt gebyr, jf. betalingsforskriften § 38 nr. 2, innen to (2) måneder fra Patentstyret har anmodet søkeren om dette under henvisning til begrensningen i den prøving som er foretatt.
2.6.1 Avgjørelse
I tilfeller som nevnt i pkt. 2.6, skal saksbehandler utferdige en egen avgjørelse som sendes søkeren med opplysning om forholdene med henvisning til patl. § 37 og om fristen for betaling av det fastsatte gebyret.
Søkeren har ikke adgang til å klage denne avgjørelsen inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).
3. Realitetsbehandling
3.1 Generelt
For en videreført internasjonal patentsøknad gjelder bestemmelsen i patentloven (patl.) med de avvik som er nevnt i patl. §§ 33-37. Spesielt kan nevnes at patl. §§ 8b og 8c ikke gjelder. Bestemmelsene i patentforskriften (pf.) gjelder også for internasjonale søknader som videreføres etter patl. § 31 eller opptas til behandling etter patl. § 38, dersom ikke annet følger av bestemmelsene i pf. Kapittel 12.
En videreført internasjonal søknad skal realitetsbehandles på samme måte som en ordinær nasjonal søknad, med selvstendig nyhetsundersøkelse og patenterbarhetsvurdering. Se pr. del B og pr. del C.
3.2 Tidspunkt for behandling
Patentstyret kan ikke avgi en realitetsuttalelse eller avgjøre en videreført internasjonal søknad før utløpet av fristen på 31 måneder gitt i patl. § 31 og tilleggsfristen på fire (4) måneder gitt i pf. § 77, uten at søkeren har samtykket i eller bedt om dette.
3.2.1 Tidligere behandling
Etter forespørsel fra søkeren, kan Patentstyret oppta en videreført internasjonal søknad til behandling før fristene nevnt i punkt 3.2 (se Article 23(2) PCT). En forutsetning for å gjøre dette, er at det må finnes en tilgjengelig internasjonal forberedende patenterbarhetsprøvingsrapport (IPRP) og at søker har en saklig begrunnelse for hvorfor behandlingen av søknaden skal prioriteres.
3.3 Tredjeparts observasjoner
Systemet med tredjeparts observasjoner (”third party observations”) ble innført i PCT-systemet gjeldende fra 2012.07.01, der en tredjepart kan levere observasjoner i form av dokumenter av tidligere kjent teknikk. Det kan leveres maksimum 10 dokumenter. Disse kan leveres til International Bureau (IB) i tidsrommet fra publiseringsdatoen for den internasjonale søknaden (18 mnd.) og frem til 28 mnd. fra prioritetsdagen.
Tredjeparten er ikke en part i saken og skal ikke tilskrives av Patentstyret.
Tredjeparts observasjoner (unntatt kopier av selve dokumentene av tidligere kjent teknikk), samt eventuelle kommentarer fra søker, blir fortløpende lagt ut for offentlig inspeksjon på PATENTSCOPE® på WIPO sin hjemmeside.
Ved behandling av en videreført internasjonal søknad er tredjeparts observasjoner relevante ved vurdering av patenterbarhet, og saksbehandler skal vurdere om de skal tas hensyn til. Saksbehandler må selv kontrollere om det finnes tredjeparts observasjoner i saken. I realitetsuttalelser til søkeren er det imidlertid ikke nødvendig å nevne om en slik tredjeparts observasjon eller kommentar er vurdert eller ikke, eller begrunne hvorfor observasjonen har vært tatt hensyn til eller ikke.