Regelverk for dokumentasjonskrav i varemerkesaker

Alle dine påstander eller anførsler i saken som er av betydning, må du som regel dokumentere. Patentstyret kan for eksempel ikke legge til grunn at retten til et varemerke er oppstått på grunn av innarbeidelse med mindre dette dokumenteres. Se varemerkeloven § 3 tredje ledd. 
Vi skal tas hensyn til «virkninger av bruk» av varemerket ved vurdering av om et varemerke kan registreres. Du må dokumentere at en slik virkning av bruk foreligger. Se varemerkeloven § 14 tredje ledd. 

Kravet om dokumentasjon kommer til uttrykk ved at retten til varemerket kun kan overføres hvis rettighetsforholdet blir «godtgjort». Se varemerkeloven § 28.  

En innsigelse skal inneholde nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for innsigelsen. Se varemerkeloven § 26 annet ledd bokstav d. 

Lovbestemmelsene gir utrykk for at hvis du påstår at du har en varemerkerettighet, må du fremlegge dokumentasjon til støtte for dette (beviskrav og bevisbyrde). Det er ikke tilstrekkelig at du påstår at det hersker liten tvil om at varemerket er i bruk, innarbeidet eller velkjent. Et minstekrav er at du henviser til én verifiserbar kilde, for eksempel en artikkel i en seriøs avis eller tidsskrift, en reklamebrosjyre eller lignende. Hvis du henviser til en nettside, må du legge ved en datert utskrift fra siden. 

Det er viktig å være klar over er at tegn som utelukkende består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi, ikke kan innarbeides, jf. varemerkeloven § 2 annet ledd. 

Dokumentasjon for bruk av et varemerke kan ha betydning for: 

• om du kan oppnå en registrering av et varemerke (ved manglende særpreg) 
• om du har en varemerkerettighet (vern og verneomfang - registreringshindring eller ugyldighetsgrunn) 
• om du er rett eier til varemerket 
• om din varemerkerettighet skal bestå eller opphøre (bruksplikt, degenerasjon med mer) 

Fremleggelse av dokumentasjon er blant annet relevant i ved følgende anførsler: 

• Ved registrering skal det tas hensyn til virkningen av bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. 
• En innarbeidet rettighet foreligger, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. 
• Et velkjent merke foreligger, jf. varemerkeloven § 4 annet ledd. 
• Varemerket er tatt i bruk og søker kjente til denne bruken, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. 
• Varemerket er tatt i reell bruk, jf. varemerkeloven § 37 
• Du eller innsiger er rett eier av merket, jf. varemerkeloven § 21 og § 28. 
• Varemerket er degenerert med mer, jf. varemerkeloven § 36. 

I utgangspunktet vil all dokumentasjon som viser faktisk bruk av et varemerke være relevant for vurderingen. Eksempler: 

• Fakturaer, reklamebudsjett, salgstall, markedsandel og markedsundersøkelser 
• Reklamemateriale: Blant annet: brosjyrer, publikasjoner, løpesedler, avisannonser, radio- og tvreklamer og lignende. 
• Bruk av varemerket på Internett: Blant annet: på hjemmeside, annonsering på blogger eller andre kommunikasjonsnettsider. 
• Medieomtale: Blant annet: avisutklipp, ukebladsartikler, radioreklamesnutter, tv-reklamesnutter. 
• Avtaler mellom partene 
• Årsoppgaver og andre offisielle dokumenter 
• Emballasje, etiketter og lignende. 
• Forhandlererklæringer og vitneforklaringer: Vi mottar dette sjelden, og de tillegges normalt liten vekt, jf. EU-domstolens T-262/04 Bic, premiss 78 flg. og Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 254 (256). 

I EU-domstolen sak C-25/05 P, August Storck KG v. OHIM, ble det i premiss 75 uttalt: 
"... in order to assess whether a mark has acquired distinctive character following the use which has been made of it, the following may also be taken into account: the market share held by the mark; how intensive, geographically widespread and long-standing use of the mark has been; the amount investedby the undertaking in promoting the mark; the proportion of the relevant class of persons who, because of the mark, identify goods as originating from a particular undertaking; and statements from chambers of commerce and industry or other trade and professional associations..." (vår utheving) 

Uttalelsen ovenfor gir et generelt utrykk for hva dokumentasjonen må vise ved spørsmålet om et varemerke har oppnådd særpreg. De samme momentene må legges til grunn ved vurderingen av om det foreligger en registreringshindring eller ugyldighetsgrunn, og om vernets opphør. 

Dokumentasjonen må vise: 

• Faktisk bruk av varemerket (merkebruken). Varemerket som du ønsker å få registrert må være brukt som et kjennetegn og ikke som en beskrivende betegnelse eller utelukkende som et foretaksnavn. Varemerket som er brukt må være tilnærmet likt det varemerket som ønskes registrert. Men dokumentasjon som viser at varemerket er benyttet sammen med andre elementer, kan være relevant, jf. C-353/03, "Have a break...have a Kit Kat", premiss 32 og C-24/05, Storck I, premiss 59. Dokumentasjonen må også vise hva slags varemerke som er innarbeidet eller er velkjent, slik at det er mulig å fastslå vernets omfang. Hvis dokumentasjonen skal vise reell bruk, vil det være avgjørende om dokumentasjonen viser bruk av merket slik det er registrert eller i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkelthetene som ikke endrer dets særpreg. Her vil reklamemateriale, bruk på internett og medieomtale, være særlig egnet som dokumentasjon. 
• For hvilke varer/tjenester. Dokumentasjonen må vise hvilke varer og/eller tjenester varemerket er benyttet for. Dokumentasjonen vil være avgjørende for hva slags varer/tjenester varemerket har oppnådd særpreg for, vernets omfang og hvilke varer/tjenester varemerket er tatt i reell bruk for. 
• Når bruken har funnet sted. 
• Virkningen av bruken før søknadsdagen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. 
• Rettigheten til det innarbeidete eller velkjente merket, må foreligge på søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 7. 
• Reell bruk av merket må dokumenteres de siste fem årene før det reises sak som sletting, jf. varemerkeloven § 37. 
• Rettsvirkningene knyttes her til bestemte tidspunkter. Dokumentasjonen må derfor være datert og vise bruk i den relevante perioden. Bruk etter at søknaden er innlevert, vil ikke tillegges vekt. Unntak kan eksempelvis være for markedsundersøkelser og forskjellige erklæringer som er foretatt kort tid etter søknadstidspunktet, da disse vil kunne vise kjennskap til merket før søknadens innlevering. 

Når det gjelder bruk av merket på Internett, må det sendes inn daterte utskrifter. Bakgrunnen for dette er at slike nettsteder kan være under kontinuerlig forandring og en henvisning til en webadresse vil derfor kun vise bruken på besøkstidspunktet. Videre kan slike webadresser forsvinne eller endres, og dermed miste sin dokumentasjonsverdi. En nyttig nettside for utskrifter av hjemmesider er www.archive.org. Ved å søke på "wayback machine" på dette nettstedet får du opp hjemmesiden slik den var på forskjellige datoer. 

• Brukens geografiske utstrekning. I forhold til særpreg, innarbeidelse og velkjente merker, må varemerket ha vært brukt i store deler av Norge, det vil si i de største byene og i alle landsdelene. En lokal innarbeidelse kan bare begrunne en tilsvarende lokal enerett, og gir derfor ikke grunnlag for å registrere varemerket med virkning i hele Norge, jf. Annen avdelings avgjørelse nr. 7475, Louis Vuitton. En lokal innarbeidet rettighet kan fungere som en registreringshindring, men ikke som en ugyldighetsgrunn. Også i forhold til reell bruk må merket ha vært brukt i Norge. 
• Omfanget av bruken. Hvor mye bruk som skal til varierer fra sak til sak og fra grunnlag til grunnlag. Når vi vurderer særpreget til varemerket vil normal bruk over mange år eller intens bruk over kort tid, kunne være tilstrekkelig. Jo mindre særpreget et varemerke er, desto større grad av innarbeidelse må dokumenteres. Det skal mye til for at et beskrivende varemerke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke, jf. Rt. 2005. s.1601, Gule Sider, premiss 48. 

For å opprettholde registreringsvernet ved reell bruk kreves det kun en viss markedsføringsaktivitet som viser en merkantil interesse i rettigheten. Du må derfor dokumentere hvor lang tid bruken har vart og hvor intens den har vært. Salgstall, markedsføringskostnader/reklamebudsjett og særlig markedsandel, er de såkalte "harde fakta" som er godt egnet til å vise omfanget av bruken. Ved bruk på internettsider må du dokumentere antall reelle besøk (unike brukere) på den aktuelle nettsiden. Når det vises til antall følgere og likes mv. på sosiale medier, så må det godtgjøres at disse brukerne tilhører den norske omsetningskretsen. De fleste sosiale medier har funksjoner som tillater profesjonelle brukere å hente ut demografiske data. 

• Hvem som er rett eier av varemerket. Her vil tidligere arbeidsforhold og kommunikasjon /avtaler mellom partene, være sentral dokumentasjon. 

Tvisteloven gjelder for forliksrådene og domstolene, men siden Patentstyrets avgjørelser kan prøves ved en domstol, er det nær sammenheng mellom beviskravene som gjelder for forvaltningen og bevisreglene i sivile saker, jf. Graver, Alminnelig forvaltningsrett 3. utg. s. 488. Vi viser til forvaltningsloven § 17 og til de alminnelige bevisregler som kommer til utrykk i tvistemålsloven § 21-6 annet ledd og § 21-7 annet ledd. 

Det påligger den som innleverer dokumentasjon å redegjøre hva dokumentasjonen skal vise. Kravet til redegjørelse skal tilgodese at saken blir tilstrekkelig opplyst. 

I saker med flere parter vil en beskrivelse av dokumentasjonen sette motparten i stand til å gjøre seg kjent med materialet, og imøtegå påstandene som dokumentasjonen skal underbygge (hensynet til kontradiksjon). En beskrivelse av dokumentasjonen vil videre kunne fremheve hva som er særlig viktig ovenfor Patentstyret. Ved særlig omfattende og fragmentert dokumentasjon som skal sees i sammenheng, vil det kunne være nødvendig at du legger ved en beskrivelse hvor du systematiserer dokumentasjonen. Det er til slutt ikke Patentstyrets oppgave å legge sammen større materiale for å finne den totale bruken. 

• Består dokumentasjonen av informasjon om bruk, må du beskrive hvor i dokumentasjonen bruken kommer til utrykk, i hvilken tidsperiode bruken er foretatt og hvor bruken geografisk har funnet sted. Den totale bruken må også legges sammen (summeres). Hvis du leverer en markedsundersøkelse, må denne beskrives, se Tolkningsuttalelser vedrørende markedsundersøkelser. Manglende redegjørelse kan medføre at Patentstyret ikke tar hensyn til dokumentasjonen. 

Eksempel: Hvis dokumentasjonen består av 70 lignende fakturaer, må du informere om at det er levert inn totalt 70 lignende fakturaer, minst én av fakturaene må beskrives, du må oppgi hvilken tidsperiode fakturaene strekker seg over, at fakturaene viser bruk i Norge og at disse til sammen viser X antall solgte varer/tjenester. Hvis bruken av et varemerke fremkommer i en artikkel eller en reklame må du vise (markere) hvor i artikkelen/reklamen bruken kommer til uttrykk. Hvis du har vist til markedsførings- eller salgstall over flere år, så må du angi brukens totale omfang. 

Krav til flere eksemplarer av dokumentasjonen 

Som nevnt ovenfor, vil hensynet til kontradiksjon være relevant i saker med flere parter, herunder innsigelsessaker og krav om administrativ overprøving. All dokumentasjon som med enkelthet kan kopieres/skannes, vil bli kopiert og skannet av Patentstyret, og oversendt til motparten. Det er derfor ikke nødvendig å sende over mer enn ett eksemplar av slik dokumentasjon. Dokumentasjon som ikke kan kopieres/skannes på en enkel måte, må innleveres i to eksemplarer. Eksempler på slik dokumentasjon: 

• enkeltdokumenter som er større enn A4 (21 cm x 29,7 cm) 
• hefter, bøker, tidskrifter 
• CD, DVD 
• fysiske vareeksempler 

§ 6. Språkkrav 

Dokumenter som ikke er søknaden, kan være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Hvis dokumentene er på et annet språk kan Patentstyret kreve at søkeren skal levere en oversettelse til norsk innen en frist som Patentstyret fastsetter. Patentstyret kan også kreve at oversettelsen bekreftes av en statsautorisert oversetter. Men Patentstyret kan i det enkelte tilfelle godta annet språk enn de som er nevnt i første ledd. 

§ 53. Språkkrav for etterfølgende dokumenter 

Dokumenter som gjelder varemerkeregistreringer, herunder dokumenter i saker om innsigelse, overføring, administrativ overprøving eller klage m.m., skal være på norsk, dansk eller svensk. Det samme gjelder dokument som gjelder internasjonale registreringer fra andre enn Det internasjonale byrået, herunder for dokument i sak om fornyet vurdering etter § 48. Er et dokument på annet språk, kan Patentstyret kreve at du leveres en oversettelse til norsk innen en frist som Patentstyret fastsetter. Se varemerkeforskriften §§ 6 og 53. 

Innsynsrett og krav om at dokumentasjon unntas offentligheten 

Enhver har innsynsrett i sakens dokumenter, jf. varemerkeloven §§ 25, 31, 48, 51 siste ledd og 76. Enkelte opplysninger kan unntas offentligheten hvis du krever det, jf. varemerkeloven § 25 annet ledd. 

For nærmere informasjon om hva som kan unntas offentligheten, ta kontakt med Patentstyret. Vi mottar et stort antall brev hver dag. Det er derfor viktig at krav om unntak fra offentligheten kommer klart frem i brevets innledning. Temaet er behandlet i Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 243 flg.