Patentretningslinjer Del C, Kapittel VI

Et vilkår i patentloven § 11 er at det kan søkes patent på en oppfinnelse som fremgår av en ennå ikke avgjort patentsøknad som søkeren har levert tidligere. En slik søknad kalles enten avdelt eller utskilt søknad og skal anses levert på det tidspunktet da dokumentene som søknaden fremgikk av ble levert til Patentstyret.

Deling foreligger dersom det i basisdokumentene er beskrevet flere oppfinnelser og hver av oppfinnelsene gjøres til gjenstand for en eller flere nye søknader (se pkt. 4).

Utskillelse foreligger dersom det ved tillegg eller endring i beskrivelsen eller patentkravene eller på annen måte angis noe som ikke fremgår av basisdokumentene i søknaden, og dette gjøres til gjenstand for en ny søknad (se pkt. 5)

1.1 Oppfinnelse angitt i prioritetsdokument

PF § 16

Omfatter et prioritetsdokument en oppfinnelse som ikke fremgår av basisdokumentene, jf. PF § 4, skal søkeren i den foreliggende sak anses å ha avstått fra denne oppfinnelse. Søknaden omfatter derfor ikke slik oppfinnelse, og denne kan ikke deles eller utskilles. Dette gjelder uten hensyn til om prioritetsdokumentet er innkommet før, samtidig med eller etter basisdokumentene.

1.2 Levering av dokumenter

PF § 22 første ledd

PF § 24 første ledd

PF § 18

Ved levering av en avdelt eller utskilt søknad skal det leveres nytt søknadsskriv, ny beskrivelse med eventuelle tegninger og nye patentkrav for hver søknad som ikke er en videreføring av stamsøknaden (se pkt. 2.2). Søkeren skal også angi hvilke deler av stamsøknaden den avdelte eller utskilte søknaden bygger på.

Ved deling eller utskillelse gjelder tilsvarende bestemmelser om fullmaktsdokumenter som for den opprinnelige patentsøknaden, se del A Kap I 1.1. Det er tilstrekkelig at det foreligger fullmakt i den opprinnelige patentsøknaden, dersom denne fullmakten omfatter avdelte og utskilte søknader.

For en utskilt søknad gjelder krav til overdragelsesdokumenter eller erklæringer om retten til oppfinnelsen som beskrevet i PF § 2. Se del A Kap I 1.2.

2. Definisjoner

2.1 Basisdokumenter i en avdelt eller utskilt patentsøknad

Patl. § 13

Pf. § 23 første ledd

I en avdelt eller utskilt søknad anses som basisdokumenter beskrivelse med tilhørende tegninger og patentkrav som er levert samtidig med søknadsskjemaet i den nye søknaden. Etter at basisdokumentene i en avdelt eller utskilt søknad er levert, er det ikke tillatt å føye til trekk fra den opprinnelige søknaden (stamsøknaden). Basisdokumentene i en avdelt søknad kan ikke omfatte noe som ikke fremgår av basisdokumentene i stamsøknaden,
jf. patl. § 13 (se også pkt. 4.3).

2.2 Stamsøknad

Stamsøknaden skal anses som den opprinnelige patentsøknad som danner grunnlaget for en eller flere avdelte eller utskilte søknader. En avdelt eller utskilt patentsøknad kan i sin tur kreves delt eller utskilt i ytterligere en eller flere avdelte eller utskilte søknader, og da vil førstnevnte søknader utgjøre de respektive stamsøknadene (se pkt. 3.1).

3. Forutsetninger for å kunne levere avdelt eller utskilt søknad

3.1 Kontinuitet

PF § 22 tredje ledd (avdelt), PF § 24 annet ledd (utskilt)

Kontinuiteten mellom stamsøknaden og den avdelte eller utskilte søknad må være ubrutt. Stamsøknaden kan således ikke være endelig avgjort i Patentstyret når den nye søknaden blir levert. Deling og utskillelse må derfor skje før det meddeles patent i stamsøknaden, eventuelt før stamsøknaden er trukket tilbake, endelig henlagt eller avslått. Når patent meddeles er søknaden endelig avgjort den datoen meddelelsen blir publisert i Norsk Patenttidende. Er stamsøknaden avslått eller henlagt, kan deling og utskillelse foretas så lenge klagefristen eller fristen for gjenopptakelse løper, uansett om klage inngis eller behandlingen av stamsøknaden gjenopptas (G 01/09).

Det er vesentlig at det alltid må foreligge en ubrutt kontinuitet, slik at den oppfinnelse som en - eventuelt gjennom flere trinn - avdelt søknad gjelder, hele tiden har vært gjenstand for en ikke endelig avgjort søknad. Deling kan skje så lenge det finnes en ikke avgjort søknad som gjennom en ubrutt linje rettidige delinger utspringer fra den opprinnelige søknaden (2.avd. sak nr. 7031, 23. april 2001).

3.2 Tidspunkt for levering av avdelt eller utskilt søknad

Avdelte og utskilte patentsøknader kan som nevnt ovenfor leveres frem til stamsøknaden er endelig avgjort. Den avdelte eller utskilte søknaden kan inneholde materiale fra stamsøknadens beskrivelse med tegninger og patentkrav. Det betyr også at en ren fjerning eller utelatelse av materiale fra en søknad under søknadsbehandlingen ikke er hindrende for en senere levering av en avdelt søknad som omfatter dette materialet.

4. Deling av patentsøknad

PF § 22

4.1 Generelt

En patentsøker kan skriftlig kreve en patentsøknad delt i en eller flere nye søknader dersom det i basisdokumentene er beskrevet flere oppfinnelser. Deling innebærer derfor at en del av innholdet i basisdokumentene i en patentsøknad (stamsøknaden) gjøres til gjenstand for en eller flere nye søknader. Likeledes kan en avdelt søknad gi grunnlag for en eller flere avdelte søknader.

Kravet skal angi nummeret på den opprinnelige søknaden (stamsøknaden), og skal inneholde opplysninger om hvilken eller hvilke oppfinnelser som hver av de nye søknadene skal omfatte. Dersom slike opplysninger ikke foreligger ved den avdelte søknadens levering, kan saksbehandler avgjøre om opplysningene fremkommer tydelig fra de nye kravene. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å tilskrive søkeren om denne mangelen i henhold til PF § 22 første ledd tredje setning. Det må gjøres oppmerksom på at ufullstendig eller manglende svar kan medføre at kravet om deling blir avslått i henhold til PF § 22 fjerde ledd.

Den eller de avdelte nye søknadene beholder stamsøknadens prioritet i den grad prioriteten vedrører søknadsgjenstanden inneholdt i den avdelte søknaden.

Krav om deling skal avslås dersom vilkårene i PF § 22 første og tredje ledd, jf PF § 22 fjerde ledd, ikke er oppfylt, se pkt. 6.1 nedenfor.

4.1.1 Tilfeller hvor deling kan foretas

En patentsøknad kan deles i følgende tilfeller:

(i) flere uavhengige oppfinnelser er angitt i patentkravene (uenhetlighet),

(ii) flere uavhengige oppfinnelser finnes beskrevet i beskrivelsen med eventuelle tilhørende tegninger (frivillig deling),

(iii) søknaden innbefatter flere oppfinnelser som i og for seg kan opptas i patentkravene i en og samme patentsøknad (frivillig deling).

4.2 Patentkrav i stamsøknaden og avdelt søknad

Pf. § 22 første ledd og tredje ledd siste punktum

Patentkravene i en avdelt søknad trenger ikke å være begrenset til materiale som allerede er krevet vernet i patentkrav i stamsøknaden; likevel kan materialet ikke strekke seg utover innholdet av stamsøknadens basisdokumenter (G 0001/05).

Dersom materialet i en avdelt søknad er begrenset til bare en del av materialet i stamsøknaden, må denne delen kunne direkte og utvetydig utledes fra stamsøknaden som en separat del eller enhet, dvs. en del eller enhet som også kan anvendes utenfor sammenhengen med oppfinnelsen i stamsøknaden (T 545/92).

Stamsøknaden og avdelte søknader kan ikke kreve vernet samme søknadsgjenstand. Dette har sin bakgrunn i et akseptert prinsipp om at det ikke skal meddeles mer enn ett patent til samme søker som dekker samme oppfinnelse (dobbelt-patentering, se del C kap. IV punkt 4.2.5 samt siste avsnitt nedenfor).

Dette betyr at søknadene verken må inneholde patentkrav med identisk omfang, eller at de krever vernet samme søknadsgjenstand ved bruk av forskjellig kravformulering. Det er således ikke tilstrekkelig å benytte andre uttrykk for samme angivelser i patentkravene. Én av søknadene kan likevel omfatte patentkrav for en kombinasjon av oppfinnelsene i stamsøknaden og den avdelte søknaden. Dersom eksempelvis stamsøknaden og den avdelte søknaden omfatter patentkrav på separate, distinkte elementer, henholdsvis A og B, som fungerer i kombinasjon, kan den ene av søknadene også omfatte patentkrav for A pluss B.

Det kan forekomme tilfeller hvor en avdelt søknad leveres med patentkrav som sammenfaller med enkelte av kravene i stamsøknaden, og hvor stamsøknaden ennå ikke er realitetsbehandlet eller kravene ennå ikke er begrenset i forhold til hva som kreves vernet i den avdelte. I slike tilfeller kan vilkåret om at det ikke skal være identitet eventuelt oppfylles ved at kravene i stamsøknaden endres slik at oppfinnelsen ifølge den avdelte søknaden ikke omfattes av kravene i stamsøknaden.

Dersom en avdelt søknad leveres med patentkrav som i sak inneholder samme bestemmelser som stamsøknadens patentkrav, og søkeren ikke er villig til å avhjelpe dette ved fjerning av de samme bestemmelsene i stamsøknaden eller den avdelte søknaden, skal kravet om deling avslås, se punkt 6.1 nedenfor.

For deling av søknader med ulike kravformer for senere medisinsk anvendelse og spørsmål om dobbeltpatentering gjelder at hvis en stamsøknad er meddelt med et Swiss-type krav (anvendelsesbundet fremgangsmåtekrav), vil det ikke føre til dobbeltpatentering å meddele patent på grunnlag av anvendelsesbundet produktkrav i en avdelt søknad. Se T13/14.

4.3 Avdelt søknad med tillegg utover basisdokumentene i stamsøknaden

Dersom en avdelt søknad inneholder noe i tillegg til hva som er omfattet av basisdokumentene i stamsøknaden, og søkeren ikke er villig til å avhjelpe dette ved fjerning av tillegget, skal søknaden avslås. Videre skal en ytterligere avdelt søknad for dette tillegget også avslås.

Denne mangelen tas først opp ved realitetsbehandlingen av den avdelte søknaden.

4.4 Tilpasning av beskrivelse

Beskrivelsen og tegningene i stamsøknaden og den eller de avdelte søknadene, bør i prinsippet avgrenses til det som er relevant i forhold til oppfinnelsen som kreves vernet i den enkelte søknad. Likevel bør det bare forlanges endringer i beskrivelsen der hvor det er absolutt nødvendig. Således er det ikke nødvendig å innvende mot gjentakelse av innhold fra stamsøknaden i den avdelte søknaden, med mindre det tydelig ikke vedrører eller er inkonsistent med oppfinnelsen krevet vernet i den avdelte søknaden.

5. Utskillelse av patentsøknad

PF § 24

5.1 Generelt

Dersom det i en patentsøknad ved endring av beskrivelsen eller patentkravene eller på annen måte er blitt angitt en oppfinnelse som ikke fremgår av patentsøknadens basisdokumenter, kan søker skriftlig kreve at en ny søknad som angår denne oppfinnelsen utskilles fra den opprinnelige patentsøknaden (dvs. stamsøknaden).

Utskillelse foreligger derfor når det ved tillegg eller endring i beskrivelsen eller patentkravene eller på annen måte angis noe som ikke fremgår av basisdokumentene i søknaden, og dette gjøres til gjenstand for en ny søknad.

Et vanlig tilfelle av utskillelse, er hvor det er foretatt en endring av søknaden under saksbehandlingen som strider mot PL § 13, og Patentstyret har underrettet søker om at endringen ikke kan tillates.

Den nye utskilte søknaden får leveringsdag den dagen den utskilte søknaden faktisk leveres. For en utskilt søknad starter beregningen av årsavgifter og patenttiden den dagen (løpedagen) det første dokumentet som omfatter den oppfinnelsen som ikke fremgikk av den opprinnelige søknadens basisdokumenter, innkom til Patentstyret.

I den nye søknaden må det ikke søkes patent på noe som ikke fremgikk av stamsøknaden umiddelbart etter at det første dokumentet i søknaden som angir oppfinnelsen, ble levert til Patentstyret.

Kravet om utskillelse skal avslås dersom vilkårene for dette ikke er oppfylt, se pkt. 6.2 nedenfor.

5.2 Nyhet og oppfinnelseshøyde for oppfinnelsen i en utskilt søknad

En utskilt søknad får ikke den rett til prioritet som stamsøknaden eventuelt har rett til. Det betyr at stamsøknaden skal anses som kjent før leveringsdagen for den utskilte søknaden. Oppfinnelsen i den utskilte søknaden må derfor oppvise nyhet i forhold til oppfinnelsen i en allment tilgjengelig stamsøknad, jf. PL § 2 annet ledd annet punktum. Dersom stamsøknaden var allment tilgjengelig på leveringsdagen for den utskilte søknaden, må oppfinnelsen ifølge den utskilte søknaden i tillegg skille seg vesentlig fra innholdet i stamsøknaden, jf. PL § 2 første ledd.

6. Avslag av krav om deling eller utskillelse

6.1 Avslag av krav om deling

PF § 22

Saksbehandler i Patentproduksjon skal kontrollere om kravet om deling er levert før stamsøknaden er endelig avgjort. Hvis kravet er levert senere, skal kravet avslås. Patentjuridisk konsulteres ved behov.

Kravet om deling skal avslås av saksbehandler i Patentavdelingen hvis én eller flere av manglene nedenfor forekommer etter at søker er blitt tilskrevet om disse og har hatt anledning til å foreta endringer (2.avd. sak nr.7820). Avslaget skal kvalitetssikres ved at det sendes til den patentfagansvarlige på det aktuelle fagområdet før avgjørelsen sendes søker.

Den avdelte søknaden er identisk med stamsøknaden, eller den avdelte søknaden inneholder selvstendige patentkrav som krever vernet den samme oppfinnelse som stamsøknadens patentkrav (se G1/05 og G1/06).
Det er ikke levert beskrivelse med eventuelle tegninger og nye patentkrav for den avdelte søknaden.
Kravet om deling er ikke begrunnet ved opplysninger om hvilke oppfinnelser som hver av den/de nye søknadene skal omfatte, dersom dette anses nødvendig, se pkt. 4.1.

Avslag av krav om deling medfører at alle bånd til stamsøknaden brytes og at den avdelte søknaden blir en selvstendig nasjonal førstesøknad. Dette er uavhengig av stamsøknadens status som f eks en videreført PCT-søknad eller en søknad med prioritet. Den selvstendige søknaden får leveringsdag og løpedag den dagen søknaden faktisk ble levert til Patentstyret og allmenn tilgjengelighetsdag 18 måneder fra leveringsdagen.

6.2 Avslag av krav om utskillelse

PF § 24

Saksbehandler i Patentproduksjon skal kontrollere om kravet om utskillelse er levert før stamsøknaden er endelig avgjort. Hvis kravet er levert senere, skal kravet avslås. Patentjuridisk konsulteres ved behov.

Kravet om utskillelse skal avslås av saksbehandler i Patentavdelingen hvis én eller flere av manglene nedenfor forekommer etter at søker er blitt tilskrevet om disse og har hatt anledning til å foreta endringer (2.avd. sak nr.7820). Avslaget skal kvalitetssikres ved at det sendes til den patentfagansvarlige på det aktuelle fagområdet før avgjørelsen sendes søker.

Det er ikke levert ny beskrivelse med eventuelle tegninger og nye patentkrav for den utskilte søknaden
Oppfinnelsen som søkes beskyttet i den utskilte søknaden fremgår av basisdokumentene til stamsøknaden
Det som søkes beskyttet i den utskilte søknaden fremgår ikke av det første dokumentet som angir den utskilte oppfinnelsen

6.3 Innholdet i en avgjørelse om avslag av krav om deling eller utskillelse

Et avslag av krav om deling eller utskillelse kan ikke påklages til KFIR.

Avslagsbeslutningen skal inneholde, i rekkefølge:

Under Saksfremstilling:

a) Angivelse av dato for når kravet om deling eller utskillelse er levert til Patentstyret, søknadsnummeret for den nye søknaden, samt hvem som eventuelt er fullmektig

b) Angivelse av søknadsnummer, leveringsdato og eventuell prioritetsdato for stamsøknaden.

c) Ved utskillelse: angivelse av dato for når det første dokumentet som angir oppfinnelsen er levert til Patentstyret.

Under Vurderinger:

d) Avslagsgrunnen. Dersom det finnes flere avslagsgrunner, kan disse nevnes.

e) Opplysninger om eventuelle følger avgjørelsen vil kunne få for den nye søknaden.
Vær klar over at selv om kravet om deling eller utskillelse blir avslått, vil den avdelte eller utskilte søknaden fortsatt være i live som en selvstendig søknad. Avslag av krav om deling eller utskillelse vil imidlertid medføre at den nye søknaden bare har rettigheter tilbake til den dagen kravet om deling eller utskillelse ble inngitt. Det vil for eksempel si at for en søknad der krav om deling er avslått, kan stamsøknaden bli nyhetshindrende for denne nye søknaden. For en søknad der kravet om utskillelse er avslått, kan tidligere leverte dokumenter bli nyhetshindrende for denne nye søknaden.

f) Avgjørelsen skal ende i en konklusjon, med standardteksten:

Konklusjon:

"Under henvisning til det ovenstående, og i medhold av PF § 22 PF § 24, har Patentstyret tatt følgende beslutning:

"Kravet om deling avslås."

eller

"Kravet om utskillelse avslås."