Del F, Kapittel III - Komplekse søknader, SPC, nanoteknologisøknader
1.1 Definisjon av komplekse søknader
1.2 Vurdering og granskning av komplekse søknader
1.2.1 Patentfaglig vurdering av komplekse søknader
1.2.2 Nyhetsgranskning av komplekse søknader
1.3 Første realitetsuttalelse i komplekse søknader
1.3.1 Forslag til tekster i første realitetsuttalelse i komplekse søknader
2. Innhente uttalelse fra sakkyndig
3.3 Klassifisering av nanoteknologisøknader
1. Komplekse søknader
1.1 Definisjon av komplekse søknader
Søknader som inneholder ekstremt brede patentkrav blir ofte kalt "komplekse søknader". I disse søknadene utformes patentkravene på en komplisert, utydelig og omfattende måte som strider mot de grunnleggende bestemmelsene i bl.a. patl. § 8. Med slike patentkrav er det ofte umulig eller urimelig ressurskrevende å avgjøre hva som er formålet med patentbeskyttelsen eller å gjøre en sammenligning mellom det som angis i kravene og tidligere kjent teknikk.
Det finnes hovedsakelig fire typer av komplekse søknader:
1. Et stort antall patentkrav i samme søknad medfører at oppfinnelsestanken blir uklar og ubestemt, og det blir vanskelig å bestemme eksakt hva søker prøver å få beskyttelse for. Slike søknader vil ofte gi opphav til anmerkninger vedrørende enhetlighet, både av typen a priori og a posteriori.
2. Mange muligheter eller alternativer innenfor samme patentkrav, slik som anvendelse av et stort antall "og/eller" i f. eks. en serie av prosesstrinn, mange negative avgrensninger ("disclaimere"), eller krav av Markush-typen, gjør det vanskelig å vite hva kravets eksakte omfang er.
3. Oppfinnelsen defineres ved hjelp av et ønsket resultat som skal oppnås i en prosess (oppgavemessige krav; se del C, kap. III, punkt 4.6). Søknaden viser ofte bare en måte å oppnå et ønsket resultat på, men patentkravet omfatter alle tenkelige måter å oppnå dette resultatet på. Dette gjør det umulig å utføre en fullstendig granskning.
4. Oppfinnelsen defineres ved hjelp av parametere (se del C, kap. III, punkt 4.6.1), og kravene definerer oppfinnelsen eller deler av denne ved hjelp av mindre kjente eller fantasifulle parametere, noe som gjør en meningsfull sammenligning med tidligere kjent teknikk umulig.
1.2 Vurdering og granskning av komplekse søknader
1.2.1 Patentfaglig vurdering av komplekse søknader
patl. § 8 andre ledd første punktum
Beskyttelsesomfanget for en oppfinnelse må stå i rimelig forhold til det bidraget til teknikkens stilling som oppfinnelsen utgjør. Brede og spekulative patentkrav, som forsøker å monopolisere store framtidige utviklingsområder, skal derfor vurderes strengt. Grunnlaget for en slik vurdering finnes i patl. § 8 andre ledd første punktum, som foreskriver at en søknad skal inneholde en bestemt angivelse av det som søkes beskyttet, og videre at beskrivelsen skal være så eksemplifisert at kravene kan anses å være tilstrekkelig underbygget, se del C, kap. II, punkt 1.
1.2.2 Nyhetsgranskning av komplekse søknader
Ved meget omfattende krav vil det være særdeles vanskelig å utføre en nyhetsgranskning for hele det krevde beskyttelsesomfanget. For slike søknader kan det utføres en delvis granskning basert på konkrete angitte utføringsformer i beskrivelsen eller en rimelig generalisering av disse.
Dersom det ikke er mulig å granske søknaden, fordi søknaden f.eks. ikke inneholder noen konkrete utføringsformer, ingen eksempler, se del B, kap. III, punkt 4.4.1.1 eller kravene er for generelle, skal det skrives en uttalelse før gransking.
1.3 Første realitetsuttalelse i komplekse søknader
Det er viktig at begrunnelsen for hvorfor granskningen har blitt begrenset, kommer tydelig fram i brevet til søker. Det er også viktig at det fremkommer hvilke deler av søknaden som er gransket. En granskning som er utført på grunnlag av bare noen krav eller utføringseksempler, må aldri framstå som mer omfattende enn den faktisk er.
1.3.1 Forslag til tekster i første realitetsuttalelse i komplekse søknader
Under "Konklusjon" i brevet må det angis at det i søknaden er foretatt en begrenset nyhetsgranskning og det må henvises til begrunnelsen som skal angis under overskriften «Kravenes klarhet og støtte i beskrivelsen (patentloven § 8 andre ledd første punktum)» i uttalelsen; se del F, kap. I, punkt 1.
Forslag til tekster til begrunnelse er angitt under de følgende punktene 1.3.1.1-1.3.1.5. Forslagene er kun ment som eksempler og må selvsagt tilpasses den enkelte søknad.
1.3.1.1 Stort antall patentkrav som eventuelt inneholder uklare uttrykk
Tekstforslag:
Oppfinnelsen er definert gjennom X patentkrav, hvorav Y er selvstendige krav.
Patentkravene inneholder dessuten flere uklare uttrykk (presiser disse, jf. patl. § 8 andre ledd første punktum).
Ovennevnte gjør det nærmest umulig å avgjøre kravenes beskyttelsesomfang. En meningsfull granskning innenfor hele beskyttelsesomfanget kan derfor heller ikke bli utført.
Granskningen har derfor blitt begrenset til de deler av søknaden, eventuelt kravene, som kan anses å være tydelig definert, nemlig: (presiser)
1.3.1.2 Stort antall muligheter innenfor ett patentkrav, hvor kravet for øvrig er tydelig
Tekstforslag:
Foreliggende krav X-Y inneholder et stort antall mulige forbindelser/produkter/fremgangsmåter. Det finnes støtte i beskrivelsen for bare en liten del av forbindelsene/produktene/fremgangsmåtene. I foreliggende søknad mangler kravene tilstrekkelig støtte i beskrivelsen til at det er mulig å utføre en meningsfull granskning av hele beskyttelsesomfanget, jf. patl. § 8 andre ledd første punktum.
Granskningen har som en følge av dette blitt begrenset til de deler av kravene som er underbygget og beskrevet i beskrivelsen, nemlig: (presiser)
1.3.1.3 Stort antall muligheter innenfor ett patentkrav, der kravet i tillegg er utydelig
Tekstforslag:
Foreliggende krav X-Y inneholder et stort antall mulige forbindelser/produkter/fremgangsmåter. Kravene inneholder så mange muligheter, variable, mulige ombyttinger og forbehold (stryk det som ikke passer) at de blir uklare, jf. patl. § 8 andre ledd første punktum, og det er umulig å utføre en meningsfull granskning.
Granskningen har derfor blitt begrenset til:
(indiker presis hvilke forbindelser/produkter/fremgangsmåter som har blitt gransket, f. eks. de forbindelsene/produktene/fremgangsmåter som anvendes i eksemplene og nært relaterte homogene forbindelser etc. /de som er nevnt i beskrivelsen på sidene YY / gitt i formel 1, hvor A= osv).
I unntakstilfeller, hvor ingen granskning kan utføres, kan ovennevnte erstattes med:
Granskning er derfor ikke blitt utført.
1.3.1.4 Patentkrav hvor det særegne defineres ved hjelp av et ønsket resultat
Tekstforslag:
Patentkravene X-Y er rettet på produkter/forbindelser/fremgangsmåter som er definert gjennom ønskede særtrekk eller egenskaper, nemlig (definer særtrekkene eller egenskapene).
Patentkravene omfatter alle produkter/forbindelser/fremgangsmåter som har disse særtrekkene eller egenskapene, mens beskrivelsen kun gir støtte til et begrenset antall slike produkter/forbindelser/fremgangsmåter. I foreliggende søknad har ikke kravene den nødvendige støtte og beskrivelsen er så mangelfull, jf. patl. § 8 andre ledd første punktum, at en meningsfull granskning innenfor hele beskyttelsesomfanget ikke kan utføres.
Produktene/forbindelsene/fremgangsmåtene er definert gjennom å henvise til et ønsket resultat som skal oppnås. Foreliggende søknad er så uklar at det også av denne grunn er umulig å utføre en meningsfull granskning av hele det patentsøkte beskyttelsesomfanget. Følgelig omfatter granskningen bare de deler av kravene som anses å være klare og underbygde, nemlig de deler som er rettet på produktene/forbindelsene/fremgangsmåtene:
(angi eksakt hvilke produkter/forbindelser/fremgangsmåter som har blitt gransket, f.eks. de framstilte i eksemplene X-Y /de som er nevnt i beskrivelsen på sidene ZZ).
1.3.1.5 Patentkrav inneholdende uvanlige eller ikke godtagbare parametere
Tekstforslag:
Foreliggende krav X-Y er rettet på forbindelse/produkt/fremgangsmåte som er definert gjennom bl.a. en henvisning til følgende parametere:
P1…..
P2…..
Anvendelsen av disse parametrene i foreliggende sammenheng gjør kravene så uklare at de ikke bestemt angir hva som søkes beskyttet, jf. patl. § 8 første ledd andre punktum. Det er umulig å sammenligne de parametrene som anvendes i søknaden med tidligere kjent teknikk. Foreliggende søknad er derfor så uklar at det er umulig å utføre en meningsfull granskning innenfor hele det patentsøkte beskyttelsesområdet. Følgelig har granskningen blitt begrenset til:
De deler som angår de forbindelser/produkter/fremgangsmåter som nevnes i beskrivelsen på sidene ZZ
eller
De deler som angår de forbindelser med formel XX, der A= …osv.,
eller
Andre passende og klare indikasjoner av de særskilte delene av søknadsgjenstanden for hvilke granskning har blitt utført.
2. Innhente uttalelse fra sakkyndig
Patentstyret kan innhente uttalelse fra sakkyndig som ikke er inhabil, hvis dette er nødvendig for behandlingen av en søknad. Sakkyndige kan innkalles til møter eller muntlige forhandlinger, men skal bare ha en rådgivende funksjon. En som har vært brukt som sakkyndig under søknadsbehandlingen kan brukes som sakkyndig ved administrativ begrensning, administrativ overprøving eller ved klagebehandling, jf. patentstyrelova § 8. Før det innhentes en uttalelse fra en sakkyndig, eller en sakkyndig innkalles til et møte eller muntlige forhandlinger, skal seksjonssjef, patentfagansvarlig eller Patentjuridisk seksjon kontaktes.
3. Nanoteknologisøknader
3.1 Generelt
For å sikre en enhetlig praksis og harmonisering med EPO ved behandling av nanoteknologisøknader skal saksbehandler:
a) tilleggsklassifisere søknaden som nanoteknologi
b) legge spesiell vekt på noen punkter ved vurdering av søknaden
3.2 Definisjon
Definisjonen av begrepet nanoteknologi i forbindelse med patentsøknader er som følger:
"Benevnelsen nanoteknologi omfatter enheter med en kontrollert geometrisk størrelse hvor minst en komponent er mindre enn 100 nm i en eller flere dimensjoner og hvor denne størrelsen er vesentlig for fysiske, kjemiske eller biologiske effekter.
Det omfatter utstyr og metoder for kontrollert analyse, manipulering, bearbeiding, produksjon eller måling med presisjon under 100 nm."
3.3 Klassifisering av nanoteknologisøknader
Nanoteknologisøknader skal tilleggsklassifiseres, dvs. gis en tverrfaglig klassifisering, i tillegg til den ordinære klassifiseringen ifølge IPC. Til dette skal IPC-klassen B82Y benyttes.
Søknader rettet mot nanostrukturer dannet ved å manipulere individuelle atomer eller molekyler eller begrensede samlinger av atomer eller molekyler, klassifiseres i B82B. Det gjelder også fremstilling eller behandling av slike strukturer. Denne klassen brukes da som ordinær klassifisering, men søknaden skal også tilleggsklassifiseres i B82Y.
B82Y er delt inn i undergrupper for spesifikke anvendelser av nanostrukturer, måling og analyse av nanostrukturer og fremstilling og behandling av nanostrukturer. Skjemaet finnes på siden https://ipcpub.wipo.int/.
3.4 Vurderinger
Ved vurderingen av nanoteknologi-oppfinnelser, er tydelig beskrivelse, støtte for kravene og oppfinnelseshøyde særlig relevante punkter.
Saksbehandler må forsikre seg om at beskrivelsen er så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne kan utøve oppfinnelsen i nanoskala dimensjoner. Det er her viktig å huske at fagpersonen kan være et team av flere fagpersoner. Videre må kravene ha støtte i hele det nanoskala-område som kreves. Lovhjemmel for tydelig beskrivelse og støtte i kravene er patl. § 8 andre ledd tredje punktum, henholdsvis direkte og indirekte.
Med hensyn til oppfinnelseshøyde kan det generelt sies at hvis reduksjon i størrelse er den eneste forskjellen fra kjent teknikk, kreves det at enten en ny og uventet effekt oppstår som resultat av dette, eller at det er overvunnet en fordom eller en teknisk vanskelighet ved å redusere dimensjonene. Det vil ellers anses som nærliggende å redusere dimensjoner. Ved oppfinnelseshøydevurderingen er det videre særlig relevant hvordan fagpersonen på området defineres, og det er igjen viktig å huske at fagpersonen kan være et team av fagpersoner.