Patentretningslinjer Del B, Kapittel III

Formålet med granskingen er å avdekke teknikkens stilling slik at det kan avgjøres om søknadsgjenstanden er ny og innehar oppfinnelseshøyde, patl. § 2, første ledd.

Vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde kan ha direkte innflytelse på hvordan granskingen utføres, se:

(i) pr. del B, kap.III, punkt 3.6 angående gransking av søknadsgjenstander angitt i uselvstendige krav,

(ii) pr. del B, kap. III, punkt 2.3 angående gransking i andre, relevante tekniske områder

(iii) pr. del B, kap. III, punkt 3.7 angående avslutning av granskingen når kun trivielle og allment kjente detaljer gjenstår.

I enkelte saker er det annet enn vurdering av nyhet eller oppfinnelseshøyde som har direkte innflytelse på hvordan granskingen utføres, og som kan resultere i en begrenset gransking, se:

(iv) pr. del B, kap. III, punkt 3.11 angående enhet av oppfinnelse

(v) pr. del B, kap. III, punkt 3.10 angående gjenstander utelukket fra gransking.

Granskingen er et grundig og altomfattende søk av høy kvalitet. I praksis kan ikke granskingen bli 100% fullstendig på grunn av faktorer som feilkilder og mangler i databasesystemer, og at tidsbruken må holdes innenfor rimelige grenser. Saksbehandleren bør derfor organisere granskingen og utnytte tiden slik at risikoen for å overse relevant tidligere teknikk reduseres til et minimum.

2.1 Granskingens omfang for førstesøknader

Omfanget av granskingen er angitt i pr. del B, kap. II og er i overensstemmelse med PCT reglene for internasjonal gransking (Rule 34 PCT) supplert med gransking i det nordiske materialet.

2.1.1 Granskingens omfang for søknader som er videreført i Norge

patl. § 36

Dersom en granskingsrapport fra et annet land eller en internasjonal granskingsmyndighet allerede er tilgjengelig, skal denne legges til grunn i søknadsbehandlingen. Resultat av nyhetsgransking fra andre patentverk skal føre til følgende begrensninger i vår gransking:

(i)
Foreligger internasjonal nyhetsgranskingsrapport (ISR) fra Nordisk patentinstitutt (NPI), er det som regel bare nødvendig å granske i norsk materiale med tidligere prioritetsdato enn den foreliggende søknad, og som er publisert etter foreliggende søknads leveringsdag. Dette gjøres for å avdekke eventuelle kolliderende søknader, se pr. del C, kap. IV, punkt 4.2.

(ii)
Foreligger granskingsresultat fra et nordisk land, er det som regel bare nødvendig å komplettere granskingen med norsk materiale.

(iii)
Foreligger ISR, rapport om gransking av internasjonal type (ITS), eller granskingsresultat fra EPO, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, USA eller Østerrike, er det som regel bare nødvendig å komplettere granskingen med nordisk materiale. Det må vurderes fra sak til sak om det er nødvendig med ytterligere gransking og hvor omfattende den eventuelt skal være.

Generelt bør saksbehandler unngå dobbeltarbeid, og stole på de andre patentverkenes gransking.

2.1.2 Kriterier for å avslutte granskingen

Granskingen kan avsluttes når det er funnet at søknadsgjenstanden i sin helhet ikke innehar nyhet. Dette innebærer at granskingen kan avsluttes før alt obligatorisk granskingsmateriale er gjennomgått.

Granskingen skal ikke avsluttes på grunn av manglende oppfinnelseshøyde før alt obligatorisk granskingsmateriale er gjennomgått.

Hvis søknadsgjenstanden ifølge alle selvstendige krav er ny og har oppfinnelseshøyde etter at gransking i alt obligatorisk granskingsmateriale er gjennomført, skal ikke søknadsgjenstanden ifølge de uselvstendige krav granskes, se også punkt 3.7.

Søket etter kolliderende søknader (2.2.2) bør alltid fullføres.

Granskingen kan avsluttes når sannsynligheten for å oppdage kjent teknikk som er mer relevant enn det saksbehandler allerede har funnet, er svært lav i forhold til innsatsen som trengs.

2.2 Granskingens effektivitet

Hvorvidt et søk etter relevante dokumenter er effektivt, er avhengig av hvordan dokumentene vi søker i er organisert. Søkeord, klassifisering, indekseringsord eller bibliografiske data knyttet til anførte dokumenter er basiskomponenter i en slik organisering av dokumenter. Vår granskingsstrategi tar i bruk disse basiskomponentene for å finne et utvalg av dokumenter som sannsynligvis omfatter relevante dokumenter. Granskingsstrategien bestemmer hvilke deler av granskingsmaterialet som skal tas med i granskingen, og den skal dekke alle direkte relevante tekniske områder.

Saksbehandleren kan for å spare tid, bruke sitt skjønn og erfaring til å utelate deler av granskingsmaterialet hvor det er liten sannsynlighet for å finne relevante dokumenter. For eksempel kan dokumenter som er fra tiden før det aktuelle teknologiområdet begynte å utvikle seg utelates. Saksbehandleren behøver bare å vurdere ett dokument i hver patentfamilie, med mindre det er gode grunner for å anta at det finnes vesentlige forskjeller i innholdet til de forskjellige medlemmene i samme familie. Se også punkt 4, Granskingsprosedyre- og strategi.

2.3 Gransking i andre relevante tekniske områder

Det kan være relevant å utvide granskingen til granskingsmateriale som dekker nærliggende tekniske områder. Saksbehandler må vurdere behovet for dette i hvert enkelt tilfelle. Vurderingen baseres på resultatet av granskingen i de deler av granskingsmaterialet som først ble tatt i betraktning, se punkt 3.2. Hvilke teknikker som i hvert enkelt tilfelle anses somnærliggende, vurderes ut fra oppfinnelsens vesentlige tekniske bidrag, og ikke bare spesifikke funksjoner som er angitt i søknaden.
Målet for granskingen i andre tekniske områder er å finne dokumenter som kan være relevante for vurdering av oppfinnelseshøyde.

2.4 Gransking på internett

Granskingen kan også dekke kilder på internett, inkludert tilgjengelige tekniske tidsskrifter, databaser eller andre aktuelle nettsider, se også pr. del C, kap. IV, punkt 4.1.2.4. Omfanget av gransking på internett avhenger av den enkelte søknad, men på noen tekniske områder vil en systematisk gransking på internett være nødvendig, for eksempel innen områder relatert til informasjons- eller programvareteknologi.

Når det granskes på internett eller i andre usikre kilder, må saksbehandleren være svært forsiktig når søketermer eller granskingsstrategier formuleres, for ikke å ubevisst avsløre konfidensielt materiale, dvs. deler av den upubliserte søknaden.

Dersom dokumenter funnet på internett skal brukes i realitetsbehandlingen, bør saksbehandler skaffe til veie og oppbevare en kopi, se pr. del B, kap. IV, punkt 4.2 (vi) og pr. del C, kap. IV, punkt 4.1.2.3.

3. Gransking av oppfinnelsen

3.1 Grunnlag for granskingen

Granskingen rettes mot oppfinnelsen definert av kravene, siden dette avgjør omfanget av beskyttelsen som vil bli gitt ved meddelelse av patent. For forståelse av kravene kan veiledning hentes i beskrivelsen og eventuelle tegninger. Granskingen skal rettes mot vesentlige trekk ved oppfinnelsen, og ta hensyn til eventuelle endringer i det (objektive) tekniske problem som ligger til grunn for oppfinnelsen på grunn av avdekket tidligere kjente teknikk, se pr. del C, kap. IV, punkt 5.5.2.

3.2 Tolkning av krav

Granskingen bør på den ene siden være begrenset bokstavelig til kravets ordlyd, men på den annen side bør den ikke utvides til å omfatte alt som kan utledes av en fagperson på bakgrunn av beskrivelsen og tegningene. Innholdet i beskrivelsen og/eller tegningene skal tas i betraktning under granskingen for å:

(i) identifisere det tekniske problemet og løsningen som er angitt i søknaden

(ii) avklare uklare begrep som ikke er definert i kravene

(iii) sjekke om tekniske termer i kravene går utover den allment anerkjente betydningen av termene

(iv) kunne forutsi eventuelle endringer av kravene

I de tilfeller der førstesøknader mangler krav, må saksbehandler ta hensyn til innholdet i hele beskrivelsen.

Ved tolkning av kravene under gransking vil granskingen også ta i betraktning annen kjent teknikk med samme tekniske effekt som de tekniske trekk ved den påberopte oppfinnelse.

Eksempel 1:
Er kravet rettet mot en pumpe drevet av en hydraulisk motor, bør granskingen også omfatte tilsvarende pumper drevet av elektriske motorer.

Eksempel 2:
Hvis kravet er rettet mot en gjenstand som består av flere deler som er definert ved deres funksjon og/eller oppbygning og kravet fastsetter at enkelte deler er sveiset sammen, bør granskingen også omfatte likeverdige fremgangsmåter for sammenføyning, f.eks. liming eller nagling, med mindre det er klart at sveising gir bestemte fordeler og er et vesentlig trekk ved oppfinnelsen.

3.2.1 Krav med direkte referanser til beskrivelsen eller tegningene

Selv om krav med direkte referanser til trekk vist i beskrivelsen eller tegningene, bare unntaksvis er tillatt, se pr. del C, kap. III, punkt 4.11, skal slike krav fortsatt granskes hvis disse trekkene er tydelig definert i beskrivelsen eller tegningene.

Når kravsettet inneholder "omnibus krav" (for eksempel et krav som "Oppfinnelsen i det vesentlige som beskrevet her"), skal det indikeres i granskingsrapporten at dette kravet ikke er gransket.

Fremgangsmåten ovenfor følges uavhengig av om referansen til tegningene og / eller beskrivelsen er tillatt. I begge tilfeller vil kravet ha samme omfang: Hvis referansen ikke er tillatt i henhold til pr. del C, kap. III, punkt 4.11 vil søkeren bli bedt å endre kravet ved å kopiere definisjonen av det tekniske trekket fra beskrivelsen og/eller tegningene inn i kravet. Hvis referansen er tillatt, vil kravet forbli uendret.

Dersom referansen ikke ser ut til å være berettiget, skal saksbehandler påpeke dette i første realitetsuttalelse under Formelle mangler.

3.2.2 Bruk av beskrivelsen og/eller tegningene for å identifisere det tekniske problemet

I henhold til pf. § 9 første ledd skal beskrivelsen angi det tekniske problem søknaden har til hensikt til å løse, se også pr. del C, kap. II, punkt 3.2.3. Dette hjelper til å få en forståelse av det tekniske problem som ligger til grunn for oppfinnelsen til tross for at dette kanskje ikke umiddelbart fremgår av kravene.

3.2.3 Bruk av beskrivelsen og/eller tegningene for å avklare uklare begrep som ikke er definert i krav

I noen tilfeller er de tekniske trekkene i kravene uklart definert, slik at omfanget av kravet blir uklart. I slike tilfeller kan beskrivelsen og/eller tegningene brukes til å tolke betydningen av de uklare trekkene.

Eksempel:

Krav 1: Pneumatiske dekk omfattende et bredt spor anordnet i en slitebane, karakterisert ved at det brede sporet er anordnet på sporbunnen med minst én langsgående ribbe som strekker seg i lengderetningen av den brede sporet.

I søknadens beskrivelse er det spesifisert at betegnelsen "bred" betyr bredere enn 20 mm.

Uttrykket "bredt" i krav 1 er uklart, siden det er et relativt uttrykk uten velkjent betydning innen gjeldende teknikk. Følgelig er kravet uklart, jf. patl. § 8 andre ledd første punktum og pr. del C, kap. III, punkt 4.5. Beskrivelsen gir imidlertid en tydelig definisjon av begrepet. Definisjonen av "bred" som "bredere enn 20 mm» bør tas i betraktning i granskingen (og en innvending mot uklarhet på grunn av angivelsen "bred" kommenteres i uttalelsen). Definisjonen av "bred" i beskrivelsen er også noe som en saksbehandler kan anta at blir endret i et nytt kravsett, se punkt 3.4.

3.2.4 Bruk av beskrivelsen og/eller tegningene for å sjekke om tekniske termer i kravene går utover den velkjente betydningen av termene

I noen søknader skiller den definisjon som er gitt av en teknisk term i beskrivelsen og/eller i tegningene seg fra den velkjente betydningen på fagfeltet. Dette kan føre til at omfanget av kravene blir bredere (se eksempel 1) eller smalere (se eksempel 2).

Eksempel 1

Krav 1: Halogenidsalt av forbindelse A

Vanligvis betyr begrepet "halogenidsalt" fluor, klorid, bromid eller jodidsalt.

I søknadens beskrivelse er halogenidsalt definert som fluorid, klorid, bromid, jodid eller tosylatsalt.

I dette eksemplet synes kravet ved første øyekast å være klart, siden det benytter seg av en teknisk term ("halogenidsalt") som har en klar og velkjent betydning innen fagfeltet. Beskrivelsen definerer imidlertid dette begrepet på en slik måte at den gis en mer omfattende betydning enn den velkjente betydningen av halogenidet, siden det også omfatter tosylatsalt.

Som en konsekvens må granskingen også omfatte tosylatsalter.

Eksempel 2

Som eksempel 1, men beskrivelsen definerer "halogenidsalt" som fluorid, klorid eller bromidsalt.

I dette eksemplet er betydningen av "halogenidsalt" smalere enn i den velkjente betydningen, idet det ikke dekker jodidsalt

I begge tilfeller skal saksbehandler under gransking ta hensyn til definisjonen av termer som allment anerkjente på det tekniske feltet til søknaden, samt deres definisjon som angitt i selve søknaden

3.3 Endrede krav

Hvis en søknad stammer fra en tidligere internasjonal søknad, kan søkeren ha endret den internasjonale søknaden i den internasjonale fase, enten etter å ha mottatt den internasjonale granskingsrapport (Art. 19(1) PCT) eller i forbindelse med den internasjonale patenterbarhetsvurdering (Art. 34(2b) PCT). Søkeren kan angi at hen ønsker å videreføre søknaden nasjonalt med endrede krav. I slike tilfeller vil de endrede krav legges til grunn for granskingen forutsatt at endringene i krav har grunnlag i basisdokumentene, jf. patl. § 37 og pr. del A, kap. V, punkt 2.6.

I de tilfeller hvor det i en førstesøknad er levert flere kravsett, skal det siste endrede kravsett legges til grunn for behandling forutsatt at endringene i kravsettet har grunnlag i basisdokumentene.

3.4 Forutsi muligheten for endring av krav («fallback position»).

Ideelt sett bør granskingen dekke hele området som kravene er rettet mot, eller områder kravene senere kan forventes å bli rettet mot etter endringer.

Et krav kan inneholde udefinerte og uklare termer, men hvor klare foretrukne utførelser av den uklare termen er uttrykt i beskrivelsen og/eller tegningene. I disse tilfellene skal saksbehandler granske den bredeste teknisk fornuftige tolkningen av termen. Hvis imidlertid en term er så uklar at det ikke kan gjennomføres en meningsfylt gransking av hele kravets omfang, kan saksbehandler, hvis det er mulig, delvis granske søknadsgjenstanden. Søker må imidlertid opplyses om dette i første realitetsuttalelse og i granskingsrapporten.

Eksempel:
Hvis en søknad som angår en elektrisk krets inneholder ett eller flere krav som bare er rettet mot funksjonen og driftsmåten, og beskrivelsen og tegningene omfatter et eksempel med en detaljert ikke-triviell transistorkrets, må granskingen også omfatte denne kretsen.

3.5 Brede krav

Det bør ikke brukes tid på gransking av brede eller spekulative krav, utover det som er tilstrekkelig beskrevet i søknaden og som er underbygget av beskrivelsen.

Eksempel 1:
I en søknad som angår og detaljert beskriver en automatisk telefonsentral, er kravene rettet mot en automatisert kommunikasjonssentral. I dette tilfellet bør ikke granskingen utvides til automatiske telegrafsentraler, datasvitsjingssentraler o.l. bare på grunn av kravets brede ordlyd. En slik utvidet gransking bør bare utføres hvis det er sannsynlig at den kan frembringe et dokument som kan brukes til å argumentere for manglende nyhet eller oppfinnelseshøyde.

Eksempel 2:
Et krav er rettet mot en fremgangsmåte for fremstilling av et "impedanselement". Beskrivelsen og tegningene angår imidlertid bare fremstilling av et motstandselement og gir ikke noen antydninger om hvordan andre typer impedanselementer kan fremstilles ved hjelp av oppfinnelses fremgangsmåte. En utvidelse av granskingen til å omfatte fremstilling av f.eks. kondensatorer, vil normalt ikke være berettiget.

Eksempel 3:
Det selvstendige kravet vedrører kjemisk behandling av et substrat. Det fremgår av beskrivelsen eller alle eksemplene at problemet som skal løses er utelukkende knyttet til beskaffenheten til ekte skinn. Granskingen bør derfor ikke utvides til feltene plast, tekstiler eller glass.

Eksempel 4:
Beskrivelsen og tegningene i en søknad er rettet mot en lås med en sikkerhetssylinder, mens kravene viser til en innretning som muliggjør indeksering av et første elements vinkelposisjon i forhold til to andre roterende elementer. I dette tilfelle bør granskingen begrenses til låser.

Når kravene mangler tilstrekkelig grunnlag i beskrivelsen i en slik grad at en meningsfylt gransking av hele kravsettets omfang blir umulig, kan saksbehandler, så fremt det er mulig, delvis granske søknadsgjenstanden. Søker må imidlertid opplyses om dette i første realitetsuttalelse under avsnittet Resultatet av granskingen.

3.6 Selvstendige og uselvstendige krav

Gransking av selvstendige krav omfatter automatisk også alle uselvstendige krav. Uselvstendige krav er begrenset av alle trekk i kravene de avhenger av. Når gjenstanden i et selvstendig krav er ny, vil derfor gjenstandene i de tilknyttede uselvstendige krav også representere noe nytt. Når det ikke er tvil om patenterbarheten av det selvstendige kravet, er det ikke nødvendig å foreta en ytterligere gransking eller nevne dokumenter når det gjelder gjenstanden i de uselvstendige kravene som sådan, se punkt 2.1.2.

Eksempel 1:

En søknad som angår et katodestrålerør hvor det selvstendige kravet er rettet mot spesifikke anordninger langs den fremre kant av røret for å lyse opp skjermen, og et uselvstendig krav er rettet mot en spesifikk kobling mellom fremsiden og baksiden av røret, bør saksbehandleren, i granskingsmaterialet som granskes for å se etter belysningsanordninger, også lete etter koblingsanordninger, enten i kombinasjon med belysningsanordningen eller ikke. Dersom det ikke er tvil om opplysningsanordningens patenterbarhet etter denne granskingen, bør saksbehandleren ikke utvide granskingen av tilkoblingsanordningene til annet granskingsmateriale som sannsynligvis kan inneholde materiale angående eller er spesielt rettet på slike tilkoblinger.

Eksempel 2:
Hvis det etter granskingen av en søknad som angår en farmasøytisk sammensetning for behandling av negleinfeksjoner, ikke er tvil om patenterbarheten av det selvstendige kravet som angår spesifikke kombinasjoner av aktive ingredienser, vil det ikke være nødvendig å fortsette granskingen etter gjenstander i uselvstendige krav som omhandler bruk av en spesifikk flyktig, organisk løsning som en bærer i sammensetningen.

3.7 Gransking av uselvstendige krav

Dersom det er tvil om patenterbarheten av gjenstanden i henhold til det selvstendige kravet, kan det være nødvendig å fortsette granskingen i andre deler av granskingsmaterialet, for eksempel i én eller flere klasser, for å kunne vurdere om gjenstanden i det uselvstendige krav er ny og skiller seg vesentlig fra kjent teknikk. En slik gransking bør ikke foretas for trekk som er trivielle eller generelt kjent i faget. Hvis imidlertid en håndbok eller annet dokument som viser at et trekk som generelt er kjent, raskt kan finnes, bør dette anføres i granskingsrapporten. Når det uselvstendige krav legger til et ytterligere trekk (snarere enn å gi flere opplysninger om et element som allerede er nevnt i det selvstendige kravet), må det uselvstendige krav vurderes i kombinasjon med trekkene i det selvstendige kravet og behandles deretter.

3.8 Kombinasjon av elementer

For krav som karakteriseres av en kombinasjon av tekniske trekk (f.eks. A, B og C), bør granskingen rettes mot kombinasjonen. Imidlertid skal også del kombinasjoner med de enkelte trekk (f.eks. AB, AC, BC og også A, B og C hver for seg) også granskes. Ytterligere gransking, enten etter del kombinasjoner eller etter enkelttrekk i kombinasjonen, bør bare utføres hvis det fremdeles er nødvendig for å få fastslått trekkenes nyhet i henhold til vurdering av om selve kombinasjonen skiller seg vesentlig fra kjent teknikk, se også pr. del C, kap. IV, punkt 5.7.

3.9 Ulike kategorier av krav

Når søknaden inneholder krav i ulike kategorier, må alle disse omfattes av granskingen. Hvis imidlertid et produktkrav tydelig ser ut til å være både nytt og ikke nærliggende, er det ikke nødvendig at saksbehandleren gransker krav for fremstillingen eller anvendelsen av produktet, jf. pr. del C, kap.IV, punkt 5.13. Hvis søknaden bare inneholder krav i én kategori, kan det være ønskelig å ta med andre kategorier i granskingen.

Eksempel:
I et krav rettet mot en kjemisk prosess kan det antas at:

(i) utgangsproduktene danner del av teknikkens stand og ikke behøver å granskes,

(ii) mellomproduktene granskes bare når de utgjør gjenstanden i ett eller flere krav,

(iii) sluttproduktene vil alltid måtte granskes, unntatt når de åpenbart er kjent.

3.10 Gjenstander utelukket fra gransking

patl. §§ 1, 1a, 1b

Dersom søknadsgjenstanden ikke er en oppfinnelse i patentrettslig forstand, se pr. del C, kap. IV, punkt 2.3, eller ikke er industrielt anvendbar, se pr. del C, kap. IV, punkt 3 skal den ikke granskes.

I tillegg er søknadsgjenstander som i henhold til patentloven ikke kan patenteres, unntatt fra gransking (patl. § 1, femte ledd, første setning, patl. § 1, sjette ledd, første og andre setning, patl. § 1a, første ledd og patl. § 1b).

Et unntak er fremgangsmåtekrav for behandling av mennesker eller dyr, som ikke er patenterbare ifølge patl. § 1 sjette ledd. Et slikt krav kan likevel bli gransket, men det forutsetter at fremgangsmåtekravet angir en ny effekt/anvendelse av et virkestoff og at den nye effekten som sådan er mulig å granske. I slike tilfeller går vi ut ifra at fremgangsmåtekravet vil bli omformulert som et krav ved senere medisinsk anvendelse.

For eksempel kan krav vi ikke godtar være formulert som følger:

"En fremgangsmåte for behandling av demens ved å administrere en forbindelse med formel X til en pasient", eller

"En metode for diagnostisering av sykdom Y praktisert på menneske / dyrekroppen, omfattende trinnene A, B og C"

Disse fremgangsmåtekravene er unntatt patentering i henhold til patl. § 1, sjette ledd. Imidlertid er det i de fleste tilfeller mulig for søkeren å omformulere dem til en tillatt form (pr. del C, kap. IV, punkt 2b). Følgelig blir slike krav gransket ettersom de vanligvis angår virkningen av forbindelse X eller angår ett eller flere trinn A, B og C som ikke praktiseres direkte på menneske- eller dyrekroppen eller kjennetegnes ved bruk av reagenser i stedet for terapi eller diagnose på menneske- eller dyrekroppen.

Hvis det imidlertid finnes spesifikke fremgangsmåtetrekk (for eksempel en kombinasjon av farmasøytisk og fysisk behandling), kan det være at en meningsfylt gransking ikke er mulig, og det skal indikeres i kommentarfeltet i granskingsrapporten. Søkeren skal gjøres oppmerksom på at søknadsgjenstanden er unntatt patentering.

Dersom kravene kan granskes, må dette også indikeres i kommentarfeltet i granskingsrapporten:

Kommentarer (norsk) / Comments (Norwegian):

Selv om krav 1-6 er rettet mot fremgangsmåte for behandling av mennesker eller dyr (patl. § 1 sjette ledd) er kravene blitt gransket basert på den påberopte effekt av forbindelsen/sammensetningen. Det forutsettes at kravene omformuleres som krav ved senere medisinsk anvendelse.

Comments (English):

Although claims 1-6 are directed to a method of treatment of the human/animal body (Patents Act Section 1 subdivision 6), the search has been carried out and based on the alleged effects of the compound/composition. The claims must be redrafted as second or further medical use claims.

En meningsfull gransking kan også være umulig når selve søknaden er uklar eller kompleks, jf patl. § 8 annet ledd første punktum. Se pr. del F. kap. III, punkt 1.1.2 og pr. del C kap. III, punkt 4.1.

3.11 Manglende enhetlighet

Det at en søknad omfatter flere uavhengige oppfinnelser, jf. patl. § 10 og pf. § 8, kan enten fremkomme før gransking (a priori) ved at det er åpenbart at kravene i søknaden ikke bare angår én oppfinnelse, eller det kan fremkomme etter gransking og patenterbarhetsvurdering (a posteriori). Ved manglende enhetlighet behandles søknadene ulikt ut ifra hva slags type søknad det er. Det vil si om det er en søknad uten prioritet, en søknad med prioritet eller en videreført PCT-søknad, se pr. del C, kap. III, punkt 6.1.1.

Uenhetlighet a posteriori kan forekomme dersom allment tilgjengelig dokumentasjon funnet under granskingen påviser at ett av de selvstendige kravene mangler nyhet eller oppfinnelseshøyde, noe som kan føre til at oppfinnelsene ifølge de resterende selvstendige eller uselvstendige kravene i søknaden blir uavhengige.

Dersom granskings- eller patenterbarhetsrapporten fra den internasjonale granskingsmyndighet (ISA) eller patenterbarhetsmyndighet (IPEA) indikerer at søknaden omfatter flere uavhengige oppfinnelser, og det ikke er betalt tilleggsgebyr i internasjonal fase, skal Patentstyret vurdere om vi er enige i vurderingen. Hvis vi er enige i dette må søkeren betale tilleggsgebyr for å videreføre hele søknaden. Hvis gebyret ikke betales, er kun den første oppfinnelsen videreført, og vi gransker kun denne. Dersom gebyret betales, slik at hele søknaden anses videreført, begrenses granskingen til søknadsgjenstanden som er gransket tidligere (som regel angitt først i kravsettet) se pr. del A, kap. V, punkt 2.5.2.

3.12 Teknologisk bakgrunn

I enkelte tilfeller kan det være ønskelig å utvide gjenstanden for granskingen til å omfatte «den teknologiske bakgrunn» for oppfinnelsen. Denne vil omfatte:

(i) den innledende delen til det første kravet, det vil si delen forutgående for uttrykket «karakterisert ved»,

(ii) den tidligere teknikkens stilling nevnt i innledningen av søknadens beskrivelse, som sies å være kjent, men som ikke er identifisert ved spesifikke henvisninger;

(iii) den generelle teknologiske bakgrunn for oppfinnelsen (ofte kalt den «generelle teknikkens stilling»).

4. Granskingsprosedyre og -strategi

4.1 Analyse av søknaden

Når en søknad tas opp til gransking og vurdering, må saksbehandleren først vurdere søknaden for å fastslå hva som er oppfinnelsen, se punkt 3. Saksbehandleren skal vurdere omfanget av kravene i lys av beskrivelse og tegninger for å få fastlagt hvilket problem som ønskes løst ved oppfinnelsen, hva som fører til løsning, hvilke trekk som er essensielle for løsningen og hvilke resultater ogeffekter som oppnås, se også punkt 3.4. Når tekniske trekk som er vesentlige for å løse problemet ikke fremgår av kravene, men kun av beskrivelsen, må granskingen utvides til å omfatte også disse tekniske trekkene, se også pr. del C, kap.III, punkt 4.3 b.

4.2 Formelle mangler

Granskingen foretas etter at formalia er sjekket, se pr. del A, kap.I, punkt 1-3. Hvis saksbehandleren under gransking og vurdering av søknaden finner ut at ytterligere formelle mangler foreligger, må søker informeres om dette i første realitetsuttalelse i avsnittet Formelle mangler.

4.3 Dokumenter nevnt i søknaden

Dokumenter som er nevnt i søknadens beskrivelse, bør vurderes hvis de nevnes som utgangspunkt for oppfinnelsen, viser teknikkens stand, viser alternative løsninger på det aktuelle problemet, eller synes nødvendige for en riktig forståelse avoppfinnelsen. Hvis de nevnte dokumentene tydelig bare gjelder detaljer som ikke er direkte relevante for oppfinnelsen, kan de ses bort fra. Hvis det i søknaden nevnes et dokument som ikke er tilgjengelig for saksbehandleren, og dokumentet ser ut til å være vesentlig for en riktig forståelse av oppfinnelsen, slik at det ikke vil være mulig å utføre en meningsfull gransking uten å kjenne til dokumentets innhold, bør saksbehandleren be om at en kopi av dokumentet skaffes til veie eller at søker indikerer hvilken del av søknadsgjenstanden som skal granskes, se forøvrig pr. del C, kap. II, punkt 3.4.7. Dersom søker ikke skaffer til veie en slik kopi, og søker ikke klarer å overbevise saksbehandler om at dokumentet ikke er vesentlig for å utføre en meningsfull gransking, må saksbehandleren i realitetsuttalelsen gjøre søkeren oppmerksom på at bare en delvis gransking er utført på grunn av ikke tilstrekkelig beskrivelse av søknadsgjenstanden. Dersom søker skaffer til veie en kopi av dokumentet etter at granskingsrapport og realitetsuttalelse er utferdiget, kan saksbehandler utføre en ytterligere gransking ved neste realitetsuttalelse på den delen av søknadsgjenstanden som opprinnelig ble utelatt fra granskingen.

4.4 Granskingsstrategi

4.4.1 Definere søknadsgjenstanden

Etter å ha fastslått hva oppfinnelsen er, må saksbehandleren fastsette et mål for granskingen med en definisjon av gjenstanden som skal granskes. I mange tilfeller kan ett eller flere av kravene i seg selv brukes, men det kan være nødvendig å generalisere for å dekke alle oppfinnelsens utførelsesformer. Samtidig bør det vurderes om søknaden inneholder gjenstander utelukket fra gransking punkt 3.10 eller om søknaden mangler enhetlighet. Eventuelle begrensninger av granskingen må omtales og begrunnes i realitetsuttalelsen. Når søknaden er i en slik stand at det ikke er mulig å utføre en meningsfull gransking, skal det sendes en uttalelse før gransking, se pr. del A, kap. I, punkt 3.3.

4.4.1.1 Spesielt om hittil ukjente kjemiske forbindelser

For søknader som angår hittil ukjente forbindelser, for eksempel karakterisert ved en generisk formel (Markush-formel), skal granskingen hovedsakelig rettes mot eksemplifiserte forbindelser, uansett om disse er karakterisert ved data eller ikke, og mot forbindelser som er nevnt med data. Tilhører en stor del av disse forbindelsene én eller noen få klasser, og resten én eller flere andre klasser, kan granskingen begrenses til den eller de klassene hoveddelen av forbindelsene tilhører. Det vil i disse tilfellene ofte være uforholdsmessig tidkrevende å granske i de øvrige klassene. Teoretiske produkter, det vil si produkter som bare er nevnt uten data, men ikke eksemplifisert, granskes vanligvis ikke, med mindre det kan gjøres uten å utvide granskingsomfanget. Hvis søknaden kun omhandler teoretiske produkter, vil granskingen kunne utføres på et senere tidspunkt etter kommunikasjon med søker på grunnlag av et etterinnsendt eksempelmateriale.

Produktkrav på hittil ukjente forbindelser granskes ikke i anvendelsesklassen, med mindre granskingen i produktklassen viser at forbindelsene er kjent fra materiale der den aktuelle anvendelsen ikke er omtalt. Det samme gjelder for anvendelseskrav eller "middel"-krav, som ikke er egentlige "preparatkrav", hvis disse har samme omfang som produktkravet.

4.4.2 Formulering av granskingsstrategi

Saksbehandleren bør starte granskingsprosessen ved å formulere en granskingsstrategi, det vil si en plan som angir hvilke deler av granskingsmaterialet som skal gjennomgås. Dette innebærer å finne klasser (CPC/IPC) og søkeord for granskingen i første rekke for alle direkte relevante felt, men også for nærliggende felt.

Granskingsprosessen bør være interaktiv og repeterende i den forstand at saksbehandler omformulerer sin opprinnelige granskingsstrategi ved å se på foreløpige granskingsresultater, og for eksempel ta inn nye synonymer, nye klasser, nye trekk osv.

Saksbehandleren bør vurdere om det er hensiktsmessig å også søke ved å bruke andre klassifiserings- eller indekseringssystemer, for eksempel FI, F-termer eller manual codes (MC).

Ofte er det mulig å bruke forskjellige granskingsstrategier, og saksbehandleren må bruke skjønn, basert på erfaring og kunnskap om granskingsmaterialet, til å vurdere hvilken granskingsstrategi som er mest hensiktsmessig å bruke. Det bør prioriteres deler av granskingsmaterialet, basert på klasser og/eller søkeord, hvor det er mest sannsynlig å finne relevante dokumenter. Vanligvis vil oppfinnelsens tekniske hovedfelt få prioritet, slik at de delene av granskingsmaterialet som er mest relevante for de spesifikke eksemplene og de foretrukne utførelsene i søknaden granskes først.

4.4.3 Gjennomføring av granskingen; typer av dokumenter

Målet med granskingen er å finne dokumenter som er relevante for vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde.

Saksbehandleren bør også merke seg dokumenter som kan være relevante av andre grunner, som:

- kolliderende søknader, som kun er relevante for vurdering av nyhet, se
pr. del C, kap. IV, punkt 4.2

- mellomliggende dokumenter, som er dokumenter publisert i perioden mellom prioritetsdato og leveringsdag, og som kan være relevante for vurdering av nyhet og /eller oppfinnelseshøyde,

- dokumenter som kan bidra til en bedre eller mer riktig forståelse av oppfinnelsen, eller

- dokumenter som illustrerer den teknologiske bakgrunn.

Saksbehandleren bør imidlertid ikke bruke for mye tid til å lete etter slike dokumenter, med mindre det er spesiell grunn til det.

Saksbehandleren bør alltid ta hensyn til dokumentene som allerede er funnet ved vurdering av om granskingen burde strekke seg til andre, mindre relevante områder.

Når granskingen er avsluttet mindre enn 18 måneder fra leveringsdato, vil det ikke være mulig å utføre en fullstendig gransking etter potensielt kolliderende søknader i henhold til patl. § 2 andre ledd andre punktum. Søker må derfor informeres i første realitetsuttalelse om mulighet til å utføre en supplerende gransking, se punkt 6. Hvis saksbehandler imidlertid blir oppmerksom på en kolliderende søknad som er gjort allment tilgjengelig når granskingen utføres, skal søker informeres om denne og den kolliderende søknaden skal anføres i granskingsrapporten med kategori “E”. Hvis saksbehandler kjenner til en potensielt kolliderende søknad som ikke er allment tilgjengelig når granskingen utføres, skal saksbehandler vurdere om denne potensielt kolliderende søknaden fremdeles er nyhetshindrende ved viderebehandling. Dersom den fremdeles er nyhetshindrende, skal den anføres i en ny granskingsrapport som et dokument med kategori “E”.

4.4.4 Omformulering av granskingsstrategien

Saksbehandleren bør kontinuerlig evaluere resultatene av granskingen, og om nødvendig omformulere gjenstanden for granskingen. For eksempel kan valget av klasser som skal granskes, eller rekkefølgen av disse, også måtte endres under granskingen som følge av oppnådde mellomresultater.

Saksbehandleren bør også, ved fortløpende å ta hensyn til de oppnådde granskingsresultater, vurdere om granskingsmaterialet bør tilnærmes på en annen måte, for eksempel ved å se på:

(i) dokumenter anført i relevante patentdokumenter eller granskingsrapporter, eller

(ii) dokumenter som anfører et relevant dokument funnet under granskingen.

Saksbehandleren kan også vurdere å rette granskingen mot dokumentasjon utenfor det ordinære granskingsmaterialet, som for eksempel internett. Når det granskes utenfor sikre databaser, som for eksempel på internett, skal saksbehandler være forsiktig ved utforming av granskingsstrategien for å ikke uvitende avsløre fortrolig materiale, se punkt 2.4.

4.5 Nærmeste tidligere kjente teknikk

Det kan forekomme at saksbehandleren ikke finner dokumenter publisert før den tidligste prioritetsdatoen som foregriper nyhet eller oppfinnelseshøyde for den oppfinnelsen som kreves beskyttet. I slike tilfeller bør saksbehandleren, der hvor det er mulig, i granskingsrapporten anføre den tidligere kjente teknikk som viser en løsning på det samme problem som ligger til grunn for den krevde oppfinnelsen, og hvor den kjente løsningen teknisk sett ligger nærmest den krevde løsningen ("nærmeste kjente teknikk"). Slik tidligere kjent teknikk skal anføres som et A-mothold i granskingsrapporten.

Dersom et slikt dokument ikke kan finnes, bør saksbehandleren anføre som den nærmeste kjente teknikk et dokument som løser et problem nært beslektet med problemet som ligger til grunn for den krevde oppfinnelsen, og der løsningen teknisk sett er den løsningen som likner mest på løsningen ifølge søknaden som granskes.

Hvis saksbehandleren finner dokumenter som tilfeldig foregriper ("incidentally prejudicial") nyheten av den krevde oppfinnelsen, men som ikke vil innvirke på oppfinnelseshøyden når søkeren har endret kravene, og saksbehandleren ikke finner andre dokumenter som foregriper for oppfinnelseshøyden, bør saksbehandleren også gå frem som nevnt i de to avsnittene ovenfor. Dette gjøres for å finne dokumenter som vil utgjøre nærmeste kjente teknikk hvis det tilfeldig foregripende dokumentet ikke lenger er relevant etter en kravendring.

4.6 Avslutte granskingen

Av effektivitetsgrunner må saksbehandleren bruke skjønn for å finne ut når granskingen kan avsluttes, ved å veie sannsynligheten for å oppdage mer relevant tidligere teknikk opp mot sannsynlig tidsforbruk.

Granskingen kan også avsluttes når det er funnet dokumenter som klart viser manglende nyhet for hele søknadsgjenstanden i henhold til kravene og dens forklaring i beskrivelsen, med unntak av trekk som ikke vil bidra med oppfinnelseshøyde fordi de er trivielle eller velkjent generell kunnskap på det aktuelle fagfeltet. Se kriterier for å avslutte granskingen, punkt 2.1.2.

4.7 Prosedyre etter avsluttet gransking

4.7.1.Generering av granskingsrapport; valg av dokumenter

Etter avsluttet gransking må saksbehandleren velge ut dokumentene som skal anføres i granskingsrapporten. Disse skal alltid omfatte de mest relevante dokumentene. Mindre relevante dokumenter anføres når de angår aspekter eller detaljer ved den krevde oppfinnelsen som ikke kan finnes i de allerede anførte dokumentene.

Saksbehandler skal ikke anføre flere dokumenter enn det som er nødvendig. Når det er flere dokumenter av lik relevans, bør derfor normalt ikke alle anføres i granskingsrapporten. I tvilstilfeller eller grensetilfeller i forbindelse med vurdering av nyhet eller oppfinnelseshøyde, for eksempel ved brede, spekulative krav, bør saksbehandler imidlertid heller anføre flere dokumenter enn færre dokumenter for å gi søker og tredjepart anledning til å vurdere saken mer fullstendig.

En granskingsrapport utarbeides for søknaden, se pr. del B, kap. IV.

4.7.2 Dokumenter oppdaget etter at granskingsrapport er sendt.

Det kan fra tid til annen hende at saksbehandleren etter utsendelsen av første realitetsuttalelse oppdager andre relevante dokumenter (f.eks. i en senere gransking av en relatert søknad eller ved tilleggsgransking etter endringer i kravsettet). Saksbehandleren utarbeider da en ny granskingsrapport, se pr. del B, kap. IV, punkt 4.7.

4.7.3 Feil i granskingsrapporten

Når det oppdages en feil i en granskingsrapport før publisering, vil det bli utarbeidet en ny granskingsrapport som erstatter den forrige. Dersom granskingsrapporten allerede er sendt til søkeren, men ikke har blitt publisert, skal feilen straks bli meldt til søkeren sammen med ny granskingsrapport.

5. Teknikkens stilling

patl. § 2, andre ledd
pf. § 13

5.1 Generelt

De generelle betraktninger om teknikkens stilling, spesielt når det gjelder bedømmelse av nyhet og oppfinnelseshøyde, er beskrevet i pr. del C, kap. IV, punkt 4.1 og pr. del C, kap. IV, punkt 5.2.

5.2 Teknikkens stilling - muntlig beskrivelse, etc.

Ifølge patl. § 2, andre ledd, anses en offentlig, muntlig beskrivelse, bruk, utstilling, etc. som tidligere teknikk dersom det kan bevises. Særlig vil et skriftlig dokument som bekrefter det som er muntlig formidlet være aktuelt også selv om det er publisert etter innleveringsdagen for søknaden da det er datoen for det muntlige som er avgjørende. Imidlertid bør saksbehandler bare nevne en muntlig beskrivelse etc. som tidligere teknikk hvis vedkommende har tilgjengelig en skriftlig bekreftelse på dette. I slike tilfeller skal alltid Patentjuridisk seksjon konsulteres for vurdering om den muntlige beskrivelsen var allment tilgjengelig, og i tilfelle når, jf. pr. del C, kap. IV, punkt 4.1.2.2.

5.3 Prioritet

Siden Patentstyret ikke forlanger bekreftelse av prioritetsdatoer ved mottak av søknader, kan det oppstå usikkerhet når det gjelder hvilke av to søknader som er den tidligste. Granskingen etter kolliderende søknader skal derfor omfatte alle relevante søknader som er publisert frem til løpedagen for søknaden under vurdering. For omtale av kolliderende søknader, se pr. del C, kap. IV, punkt 4.2. Dersom publiseringsdatoen for en søknad ligger mellom prioritetsdatoen og løpedagen for søknaden under vurdering må det sjekkes om prioriteten holder, og ansvarlig saksbehandler kan kreve prioritetsdokumentet innlevert, jf. pf. § 13 og pr. del A, kap. IV, punkt 3.1.

5.4 Kolliderende søknader

Vanligvis, når granskingen er avsluttet tidligere enn atten måneder etter søknadens leveringsdag i Norge, vil det ikke være mulig på tidspunktet for granskingen å gjøre et komplett søk etter mulige kolliderende norske søknader uten prioritet, europeiske søknader validert i Norge og internasjonale søknader videreført til Norge, se punkt 6. Supplerende gransking. Hvis saksbehandler blir oppmerksom på mulige kolliderende publiserte søknader, bør disse anføres i granskingsrapporten som "E" -dokumenter, se
pr. del B, kap. IV, punkt 4.3.

5.5. Mellomliggende publikasjoner

Saksbehandleren skal ta hensyn til publikasjoner publisert mellom den tidligste prioritetsdatoen og leveringsdag for søknaden under behandling, og disse publikasjonene skal identifiseres i granskingsrapporten (se pr. del B, kap. IV, punkt 4.3). Når en søknad har mer enn en prioritetsdato, skal den eldste datoen brukes. Når saksbehandler bestemmer hvilke publikasjoner som skal anføres i granskingsrapporten, bør saksbehandler helst velge publikasjoner som er publisert før prioritetsdatoen. For eksempel, der det er to like relevante publikasjoner, en publisert før prioritetsdatoen og den andre etter prioritetsdatoen, men før innleveringsdatoen bør saksbehandler velge den førstnevnte.

5.6 Innholdet i anført kjent teknikk

5.6.1 Generelle bemerkninger

Saksbehandler velger i hovedsak bare å anføre dokumenter i granskingsrapporten som er tilgjengelige via de granskingsverktøyene vi har tilgjengelig. Det vil derfor ikke være tvil om dokumentenes innhold, siden saksbehandler har sett hvert anførte dokument.

5.6.2 Anføring av dokumenter på et vanskelig tilgjengelig språk

I enkelte tilfeller kan et dokument med ubekreftet innhold anføres, forutsatt at det er berettiget å anta at innholdet er identisk med et annet dokument som saksbehandler har gjennomgått. Begge dokumentene bør i så fall anføres i granskingsrapporten med en "&", jf. pr. del B, kap. IV, punkt 4.4. I stedet for å gjennomgå det anførte dokumentet publisert før leveringsdato på et vanskelig tilgjengelig språk, kan saksbehandler gjennomgå et tilsvarende dokument (f.eks. et annet medlem av samme patentfamilie, eller en oversettelse av en artikkel) på et mer tilgjengelig språk, men som kan være publisert etter leveringsdato. Saksbehandler kan også anta at innholdet i et sammendrag, i fravær av tydelige tegn på det motsatte, finnes i det opprinnelige dokumentet. Dersom bare det som fremgår av sammendraget anføres som mothold, skal søkeren gjøres oppmerksom på at saksbehandleren ikke har lest den fullstendige teksten, og at det derfor kan finnes foregripende tekst. Hvis søkeren ønsker også dette vurdert, må søkeren selv bekoste oversettelse av publikasjonen.

Saksbehandler bør videre anta at innholdet i en rapport fra en muntlig presentasjon, er i samsvar med presentasjonen.

Før dokumenter på et språk som saksbehandler ikke er fortrolig med anføres, bør vedkommende forvisse seg om at dokumentet er relevant (f.eks. ved oversettelse av en kollega eller maskinelt, via et tilsvarende dokument, eller sammendrag på et kjent språk, eller gjennom en tegning eller en kjemisk formel i dokumentet).

Ved anføring av en maskinoversatt publikasjon, skal søkeren gjøres oppmerksom på at teksten er maskinoversatt. Da skal også publikasjonen på originalspråket vedlegges uttalelsen. Dersom søkeren mener at maskinoversettelsen er feil eller misvisende, må søkeren selv bekoste ny oversettelse av publikasjonen.

5.6.3 Internett – tekniske tidsskrifter

For noen tekniske tidsskrifter viser utgiverens nettsted hvilken dato publikasjonen ble publisert elektronisk, spesielt hvis denne datoen skiller seg fra publikasjonsdatoen for papirpublikasjonen (OJ EPO 2009, 456). Et antall forskjellige situasjoner kan oppstå i tilfelle elektronisk publisering, som beskrevet i G-IV, 7.5.3.1. I alle disse tilfellene skal saksbehandler skrive ut utgiverens webside (laste ned elektronisk og skrive ut på papir) der publiseringsdato for artikkelen eller utgaven er nevnt, som deretter skal anføres i granskingsrapporten som et "L" -dokument. Det er best å gjøre det så snart bevisene er funnet og ikke vente, siden informasjonen kan flyttes eller fjernes fra nettstedet i den tiden som går mellom gransking og vurdering.

6. Supplerende gransking

En nyhetsgransking er ikke fullstendig hvis den er foretatt på et tidspunkt hvor det nyeste relevante materialet ikke er tilgjengelig i granskingsmaterialet. Supplerende gransking foretas for å avdekke om det eksisterer følgende:

Kolliderende/nyhetshindrende norske søknader, dvs. søknader innlevert i Norge tidligere (inntil 18 måneder før den søknaden som granskes) eller som har tidligere prioritetsdag enn denne søknadens innleveringsdag, men som er gjort allment tilgjengelig på eller etter denne søknadens innleveringsdag, jf. jf. patl. § 2, andre ledd, andre punktum, se også pr. del C, kap. IV, punkt 4.2.2
Nyhetshindrende internasjonale søknader (PCT-søknader) som har samme virkning som søknader inngitt i Norge, fra den internasjonale leveringsdagen eller prioritetsdatoen ifølge § patl. 29, forutsatt at søknadene blir videreført i Norge i henhold til PL § 31, se også pr. del C, kap.IV, punkt 4.2.3.
Nyhetshindrende europeiske patentsøknader som har samme virkning som en søknad innlevert i Norge fra leveringsdagen i Det europeiske patentverket, se også pr. del C, kap. IV, punkt 4.2.4. Har søknaden etter den europeiske patentkonvensjonen prioritet fra en tidligere dag enn leveringsdagen, gjelder denne prioriteten også her i riket, jf. patl. § 66f.

Hovedregelen er at saksbehandler ikke utfører supplerende gransking. Norske søkere skal imidlertid gjøres oppmerksomme på muligheten for supplerende gransking, og på anmodning fra søker kan vi utføre en slik gransking.

Supplerende gransking kan utføres ca. 22 måneder etter leveringsdag. Dersom den supplerende granskingen avdekker en publisert PCT-søknad som ikke er videreført i Norge i henhold til patl. § 31, men som vil være nyhetshindrende ved eventuell videreføring, bør søker opplyses om at en slik publikasjon foreligger. I slike tilfeller kan en endelig avgjørelse ikke tas før det er avklart om PCT-søknaden blir videreført i Norge, senest 33 måneder etter leveringsdag.