På hvilket tidspunkt begynner "bruksplikten" å løpe (grace period)?

En registrering av et merke innebærer visse rettigheter, jf. varemerkeloven §§ 4 og 5. Registreringsvernet kan fornyes for ti år av gangen og kan derfor i prinsippet vare evig, jf. varemerkeloven § 32. Registreringsinnehaver kan likevel miste dette vernet hvis varemerket ikke tas i reell bruk, eller der bruken av merket opphører, jf. varemerkeloven § 37. Innehaver trenger ikke ta varemerket i bruk med en gang registreringen er foretatt i Varemerkeregisteret. Bestemmelsen gir innehaver en periode på fem år, etter at endelig avgjørelse er truffet, før registreringen kan begjæres slettet. Perioden som på engelsk ofte benevnes som «grace period», kan best betegnes som en «fredningsperiode» men er også angitt som "brukspliktperioden". Først etter denne periodens utløp kan tredjemenn kreve registreringen slettet.

Det foreligger ingen plikt til å ta merket i bruk. Betegnelsen «bruksplikt» er dermed misvisende. Bestemmelsen innebærer kun at registreringsvernet kan tapes ved manglende bruk hvis noen krever registreringen slettet. Hvis ingen angriper registreringen, blir den stående. Det er derfor viktig, både for innehaver og tredjemenn, å fastslå når denne femårsperioden starter og avsluttes. Innehaver vil kunne fastslå når varemerket senest må tas i bruk for ikke å risikere tap av registreringsvernet. Tredjemenn vil kunne fastslå når det tidligst kan leveres inn et krav om administrativ overprøving, eller reises søksmål om sletting. Bestemmelsen gjelder også for internasjonale registreringer, jf. varemerkeloven § 72 tredje ledd.

Varemerkeloven av 2010

Tidligere varemerkelov av 1961 § 25a, og forarbeider til endringsloven som innførte bestemmelsen, var noe uklar da det i denne bestemmelsen kun ble vist til registreringsdagen. Etter ikrafttredelse av gjeldende varemerkelov ble ordlyden endret og forarbeidene oppklarer spørsmålet om når tidspunktet for brukspliktperioden begynner å løpe. Gjeldende varemerkelov § 37 viser til «den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet».

Lovendringer av 2023

Ved lovendringene i 1. mars 2023 ble praksisen som det vises til i dette dokumentet, kodifisert ved at det ble innført et nytt fjerde ledd i varemerkeloven § 37. Innføringen av nytt fjerde ledd innebærer derfor ingen endringer, slik at de tidspunktene som fremgår nedenfor for når «endelig avgjørelse» kan anses å foreligge, gjelder. Nytt fjerde ledd medfører også at Patentstyret skal føre inn datoen for når femårsperioden begynner å løpe i varemerkeregisteret. Dette gjelder bare for de varemerkeregistreringene som finner sted etter ikrafttredelsen.

Varemerkeloven § 37

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved dom eller ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis merkehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i reell bruk i Norge for de varene eller tjenestene det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng. Registreringen skal likevel ikke slettes hvis det foreligger rimelig grunn for unnlatelsen eller avbrytelsen.

Som bruk av varemerket etter første ledd regnes også bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den formen det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer særpreget, og anbringelse av merket i Norge på varer eller emballasjen for eksport. Som merkehaverens bruk regnes også bruk som en annen gjør med samtykke fra merkehaveren.

En registrering skal ikke slettes hvis bruk av varemerket startes eller gjenopptas etter utløpet av femårsperioden, men før det er reist søksmål eller fremsatt krav om administrativ overprøving for å få registreringen slettet. Det skal likevel ikke tas hensyn til bruk i de siste tre månedene før søksmål reises eller krav om administrativ overprøving fremsettes, hvis forberedelser til bruken er innledet først etter at merkehaveren har fått kjennskap til at søksmål kan bli reist eller krav om overprøving fremsatt.

Endelig avgjørelse om registrering av merket er truffet når innsigelsesfristen etter § 26 er utløpt, eller, hvis det leveres innsigelse, når det er truffet endelig avgjørelse i innsigelsessaken, eller innsigelsen er trukket. For internasjonal varemerkeregistrering er endelig avgjørelse om registrering truffet når det er endelig avgjort at registreringen skal ha virkning her i landet etter §§ 70 og 71. Patentstyret skal føre inn datoen da femårsperioden begynner å løpe i varemerkeregisteret.

Tidligere praksis som nå er kodifisert
I merknad til § 37 på side 68 i Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), fremgår det:

«Hvis det kommer inn innsigelse mot registreringen etter § 26, forligger endelig avgjørelse om registrering først når innsigelsessaken er endelig avgjort, og femårsfristen for å ta varemerket i bruk løper i så fall først fra dagen for slik endelig avgjørelse. Kommer det ingen innsigelser, er registreringsavgjørelsen endelig når innsigelsesfristen på tre måneder er utløpt.»

Reelle hensyn tilsier at perioden ikke skal starte før innehaver har en rimelig antakelse om at registreringsvernet er oppnådd med endelig virkning, se lignende vurdering i Oslo tingrett RG-2005-597, TOP SHOP. Innehaver vil ha en slik rimelig antakelse den dagen det ikke lengre kan innleveres innsigelse mot registreringen eller den dagen avgjørelsen ikke lengre kan påklages. Dette stemmer med forarbeidene som viser til innsigelsesfristens utløp. Dette tilsier at man også legger til grunn klagefristens utløp i de sakene dette skulle være aktuelt.

Etter ikrafttredelsen av den nye varemerkeloven, vil ikke dommen fra Oslo tingrett i sak nr. TOSLO-2006-68675, PRO ACTIVE, gi utrykk for gjeldende rett.

Patentstyret legger til grunn at "ikke-bruksperioden", "brukspliktsperioden", "femårsfristen" eller "grace period" starter på følgende tidspunkter: 

Registrering og innsigelse:

1. Det kommer ingen innsigelse mot registreringen:
   Perioden starter tre måneder etter kunngjøringen av registreringen, jf. innsigelsesfristens utløp, se varemerkeloven § 26.
    
2. Det blir innlevert innsigelse mot registreringen:
   Bruksplikten starter to måneder etter den dagen Patentstyrets avgjørelse ble sendt ut, jf. klagefristen til Klagenemda[1], se varemerkeloven § 50. Hvis avgjørelsen blir påklaget, se punkt 4.
    
3. Innsigelsessak der innsigelsen blir trukket:
   Perioden starter på avgjørelsestidspunktet for Patentstyrets hevingsavgjørelse eller senest to måneder etter at melding om at innsigelsen er trukket kom inn til Patentstyret, jf. varemerkeforskriften § 25.
    
4. Avgjørelser som påklages til Klagenemnda:
   - Avgjørelsen kan ikke bringes inn for domstolene, jf. varemerkeloven § 52 tredje ledd: Perioden starter den dagen da meldingen om avgjørelsen ble sendt vedkommende part.
   - Avgjørelsen kan bringes inn for domstolene, jf. varemerkeloven § 52 annet ledd:
   Perioden starter to måneder etter den dagen da meldingen om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Det forutsettes her at avgjørelsen ikke bringes inn for domstolene, i motsatt tilfelle, se punkt 6.
    
5. Klagen frafalles under behandlingen i Klagenemnda:
   Samme som under punkt 3, se varemerkeforskriften § 52.
    
6. Klagenemndas avgjørelse bringes inn til domstolene, jf. varemerkeloven § 52 annet ledd og § 62 første ledd bokstav a. I innsigelsessaker starter perioden når rettskraftig dom foreligger.

Klage over nektelsessaker (ex officio), jf. varemerkeloven § 24:
I saker der Klagenemnda eller høyere instans opphever en avgjørelse om å avslå en registrering, blir søknaden sendt tilbake til Første avdeling for registrering. Perioden begynner å løpe på tidspunktene angitt i punktene 1-6, jf. over. Klagenemnda eller høyere instans foretar ingen registreringsbeslutning, kun en beslutning om at Patentstyret registreringsnektelse var feil. Den formelle registrering og kunngjøring av merket foretas av Patentstyret.

Krav om administrativ overprøving og selvstendige søksmål:
Vi kan ikke se at et krav om administrativ overprøving eller et selvstendig ugyldighetssøksmål etter varemerkeloven § 35, jf. § 40 og § 62 første ledd bokstav b, har noen betydning for beregningen av perioden. Perioden må ta utgangspunkt i tidspunktene angitt i punktene 1-6, jf. over.

Perioden skal beregnes ut fra den dagen da endelig avgjørelse "om registrering av merket" ble truffet. Dette må forstås som å omhandle den opprinnelige avgjørelsen om å registrere merket, ikke en senere avgjørelse om gyldigheten av registreringsbeslutningen. Reises det et slikt krav eller søksmål i den første femårsperioden, vil en unnlatelse av å bruke merket på grunn av dette forholdet, eventuelt være et moment i vurderingen av om det foreligger en rimelig grunn for unnlatelsen.

Sist oppdatert 1. mars 2023.

Har du spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med Patentstyret, ved juridisk seniorrådgiver Tord Hestenes.

[1] Det vises til Lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (Patentstyrelova), med ikrafttredelsesdato 1. april 2013. Loven erstatter Lov 2. juli 1910, Lov om Styret for det industrielle Retsvern (Styreloven). Med den nye loven opphører Patentstyrets annen avdeling. Det nye klageorganet heter "Klagenemnda for industrielle rettigheter" (Klagenemnda). Tidspunktene ovenfor reguleres av varemerkeloven og vil derfor ikke bli påvirket av endringen.