Sletting av varemerke ved manglende bruk – bruksplikt

Varemerker som ikke har vært tatt i bruk innen fem år, kan kreves slettet ved dom eller administrativ overprøving. Dette kalles for bruksplikt. Selve ordet «bruksplikt» er noe misvisende, da du ikke har noen plikt til å bruke et merke du har fått registrert. Men hvis du ikke bruker merket, kan dette på nærmere vilkår utgjøre en slettelsesgrunn.

Hva er formålet med regelen om bruksplikt?

Formålet er at eldre varemerker som ikke er i bruk, ikke skal stenge for nye varemerker som faktisk skal brukes. Regelen er også ment å være konfliktreduserende og motvirke defensive registreringer. Med defensive registreringer sikter vi til varemerker søkt for mye større omfang av varer og tjenester enn det søkeren faktisk trenger, kun med formål å hindre andre å registrere merket. 

Regelen om bruksplikt er viktig å tenke på når man skal søke om en varemerkeregistrering. For å unngå å bli møtt med slettelseskrav, er det lurt å tenke over hvilke varer og tjenester du faktisk har tenkt å bruke varemerket ditt for. 

En varemerkeregistrering kan fornyes for ti år av gangen. I prinsippet kan registreringen vare til evig tid så lenge den fornyes hvert tiår. 

Registreringsinnehaver kan likevel miste dette vernet hvis varemerket ikke tas i reell bruk, eller der bruken av merket opphører. Dette fremgår av varemerkeloven § 37. 

Merket må tas i bruk 5 år etter registrering

Innehaver trenger ikke ta varemerket i bruk med én gang varemerket er registrert i varemerkeregisteret. Bestemmelsen gir innehaver en periode på fem år, etter at endelig avgjørelse er truffet, før registreringen kan begjæres slettet. Perioden som på engelsk ofte benevnes som «grace period», kan best betegnes som en «fredningsperiode», men kalles også «brukspliktperioden». Først etter denne periodens utløp kan tredjemenn kreve registreringen slettet. 

Ikke plikt til å ta merket i bruk

Det foreligger ingen plikt til å ta merket i bruk. Betegnelsen «bruksplikt» er dermed misvisende. Bestemmelsen innebærer kun at registreringsvernet kan tapes ved manglende bruk hvis noen krever registreringen slettet. Hvis ingen angriper registreringen, blir den stående. Det er derfor viktig, både for innehaver og tredjemenn, å fastslå når denne femårsperioden starter og avsluttes. Innehaver vil kunne fastslå når varemerket senest må tas i bruk for ikke å risikere tap av registreringsvernet. Tredjemenn vil kunne fastslå når det tidligst kan leveres inn et krav om administrativ overprøving, eller reises søksmål om sletting. Bestemmelsen gjelder også for internasjonale registreringer, jf. varemerkeloven § 72 tredje ledd.

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved dom eller ved administrativ overprøving etter varemerkeloven §§ 38 til 40 hvis merkehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i reell bruk i Norge for de varene eller tjenestene det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng. Registreringen skal likevel ikke slettes hvis det foreligger rimelig grunn for unnlatelsen eller avbrytelsen. 

Hva defineres som bruk?

Som bruk av varemerket etter første ledd regnes også bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den formen det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer særpreget, og anbringelse av merket i Norge på varer eller emballasjen for eksport. Som merkehaverens bruk regnes også bruk som en annen gjør med samtykke fra merkehaveren. 

En registrering skal ikke slettes hvis bruk av varemerket startes eller gjenopptas etter utløpet av femårsperioden, men før det er reist søksmål eller fremsatt krav om administrativ overprøving for å få registreringen slettet. Det skal likevel ikke tas hensyn til bruk i de siste tre månedene før søksmål reises eller krav om administrativ overprøving fremsettes, hvis forberedelser til bruken er innledet først etter at merkehaveren har fått kjennskap til at søksmål kan bli reist eller krav om overprøving fremsatt. 

Endelig avgjørelse om registrering av merket er truffet når innsigelsesfristen etter § 26 er utløpt, eller, hvis det leveres innsigelse, når det er truffet endelig avgjørelse i innsigelsessaken, eller innsigelsen er trukket. For internasjonal varemerkeregistrering er endelig avgjørelse om registrering truffet når det er endelig avgjort at registreringen skal ha virkning her i landet etter §§ 70 og 71. Patentstyret skal føre inn datoen da femårsperioden begynner å løpe i varemerkeregisteret. 
 
I merknad til § 37 på side 68 i Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), fremgår det: 

«Hvis det kommer inn innsigelse mot registreringen etter § 26, forligger endelig avgjørelse om registrering først når innsigelsessaken er endelig avgjort, og femårsfristen for å ta varemerket i bruk løper i så fall først fra dagen for slik endelig avgjørelse. Kommer det ingen innsigelser, er registreringsavgjørelsen endelig når innsigelsesfristen på tre måneder er utløpt.» 

Reelle hensyn tilsier at perioden ikke skal starte før innehaver har en rimelig antakelse om at registreringsvernet er oppnådd med endelig virkning, se lignende vurdering i Oslo tingrett RG-2005-597, TOP SHOP. Innehaver vil ha en slik rimelig antakelse den dagen det ikke lengre kan innleveres innsigelse mot registreringen eller den dagen avgjørelsen ikke lengre kan påklages. Dette stemmer med forarbeidene som viser til innsigelsesfristens utløp. Dette tilsier at man også legger til grunn klagefristens utløp i de sakene dette skulle være aktuelt. 

Patentstyret legger til grunn at "ikke-bruksperioden", "brukspliktsperioden", "femårsfristen" eller "grace period" starter på følgende tidspunkter  

Registrering og innsigelse: 

1. Det blir ikke innlevert noen innsigelse mot registreringen: Femårsperioden starter dagen etter innsigelsesfristens utløp, se varemerkeloven § 37 fjerde ledd. 

2. Det blir innlevert innsigelse mot registreringen: Femårsperioden starter dagen etter klagefristens utløp, jf. klagefristen til Klagenemda, se varemerkeloven § 50. Hvis avgjørelsen blir påklaget, se punkt 4. 

3. Innsigelsen blir trukket: Femårsperioden starter på avgjørelsestidspunktet for Patentstyrets hevingsavgjørelse eller senest to måneder pluss en dag etter at melding om at innsigelsen er trukket kom inn til Patentstyret, jf. varemerkeforskriften § 25. 

4. Avgjørelser som påklages til Klagenemnda: 

  • Avgjørelsen kan ikke bringes inn for domstolene, jf. varemerkeloven § 52 tredje ledd: Femårsperioden starter den dagen da meldingen om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. 
  • Avgjørelsen kan bringes inn for domstolene, jf. varemerkeloven § 52 annet ledd: Femårsperioden starter dagen etter at fristen for å bringen saken inn for domstolen utløp. Det forutsettes her at avgjørelsen ikke bringes inn for domstolene, i motsatt tilfelle, se punkt 6. 

5. Klagen frafalles under behandlingen i Klagenemnda: Samme som under punkt 3, se varemerkeforskriften § 52. 

6. Klagenemndas avgjørelse bringes inn til domstolene, jf. varemerkeloven § 52 annet ledd og § 62 første ledd bokstav a: I innsigelsessaker starter femårsperioden dagen etter at rettskraftig dom foreligger. 

NB: Ankefristen kan bli forskjøvet hvis den faller i rettsferien.

Frister som faller på helligdager og dager likestilt med helligdager 

Ved beregning av innsigelse- eller klagefristens utløp er det viktig å huske på at hvis den siste dagen for å innlevere en innsigelse eller klage faller på den 24. eller 31. desember, lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helligdag, så vil fristen forskyves til nærmeste virkedag, se betalingsforskriften § 6. Femårsperioden begynner å løpe dagen etter den siste dagen en innsigelse eller klage kan leveres inn. 

Eksempel: En registrering blir kunngjort 16. februar 2020. Innsigelsesfristen var 3 måneder fra kunngjøringsdagen: 16. mai 2020. Denne dagen var en lørdag slik at siste dag for å levere inn en innsigelse ble forskjøvet til første virkedag, som i dette tilfellet var mandag 18. mai 2020. Femårsfristen begynner å løpe dagen etter: tirsdag 19. mai 2020. 

Det er kun lovbestemte frister i varemerkeloven som forskyves til nærmeste virkedag, jf. betalingsforskriften § 6. Den første dagen i femårsperioden er ikke en slik lovbestemt frist. Dette medfører at hvis den siste dagen for å levere inn en innsigelse eller klage faller på en fredag, så vil den første dagen i femårsperioden begynne på lørdagen. 

Eksempel: En registrering blir kunngjort 15. februar 2020. Innsigelsesfristen var 3 måneder fra kunngjøringsdagen: 15. mai 2020. Denne dagen var en fredag. Femårsfristen begynner å løpe dagen etter: lørdag 16. mai 2020. 

Det viktig å huske at fristen for å levere inn en innsigelse var 2 måneder i 1961-loven og 3 måneder i 2010-loven. 

Eksempel: En registrering som ble kunngjort 30. juni 2010 vil ha en innsigelsesfrist på 2 måneder, mens en registrering som ble kunngjort 1. juli 2010 vil har en innsigelsesfrist på 3 måneder. Klagefristen ble ikke endret i 2010-loven. 

Klage over nektelsessaker (ex officio), jf. varemerkeloven § 24: 

I saker der Klagenemnda eller høyere instans opphever en avgjørelse om å avslå en registrering, blir søknaden sendt tilbake til Første avdeling for registrering. Perioden begynner å løpe på tidspunktene angitt i punktene 1-6, jf. over. Klagenemnda eller høyere instans foretar ingen registreringsbeslutning, kun en beslutning om at Patentstyret registreringsnektelse var feil. Den formelle registrering og kunngjøring av merket foretas av Patentstyret. 

Krav om administrativ overprøving og selvstendige søksmål: 

Vi kan ikke se at et krav om administrativ overprøving eller et selvstendig ugyldighetssøksmål etter varemerkeloven § 35, jf. § 40 og § 62 første ledd bokstav b, har noen betydning for beregningen av perioden. Perioden må ta utgangspunkt i tidspunktene angitt i punktene 1-6, jf. over. 

Perioden skal beregnes ut fra den dagen da endelig avgjørelse "om registrering av merket" ble truffet. Dette må forstås som å omhandle den opprinnelige avgjørelsen om å registrere merket, ikke en senere avgjørelse om gyldigheten av registreringsbeslutningen. Reises det et slikt krav eller søksmål i den første femårsperioden, vil en unnlatelse av å bruke merket på grunn av dette forholdet, eventuelt være et moment i vurderingen av om det foreligger en rimelig grunn for unnlatelsen.