Del F, Kapittel II - Førstesøknader, behandlingsrekkefølge, interne frister
1.2 Begrepet førstesøknader og behandlingsrekkefølge
2. Instruks angående interne frister
2.1 Frister som gjelder i behandlingen av patentsøknader
2.2 Forespørsel om fremskyndet behandling
2.5 Behandlingsrekkefølge og prioritering av ulike oppgaver
3. Eksterne henvendelser i ikke allment tilgjengelige søknader
4. Behandling av fysiske gjenstander i patentsøknader
1. Førstesøknader
1.1 Oppdrag
Når saksbehandler får en førstesøknad som skal fullgranskes, kan det undersøkes om det tidligere har vært utført et oppdrag fra samme søker, eller dennes fullmektig, på samme tema. Oppdrag finnes i SANT.
Hvis det blir innlevert søknad etter først å ha fått utført et oppdrag, kan resultatet fra oppdraget benyttes i søknadsbehandlingen.
1.2 Begrepet førstesøknader og behandlingsrekkefølge
En av Patentstyrets målsetninger er å avgi første realitetsuttalelse i førstesøknadene innen syv (7) måneder fra søknadens inngivelse. Selve definisjonen av en førstesøknad er i teorien helt klar, det er den første søknaden hvor oppfinnelsen er angitt. Dette skulle tilsi at kun søknader uten prioritet, og som heller ikke er innlevert til andre patentmyndigheter tidligere, omfattes av begrepet førstesøknader. I praksis er det imidlertid ikke like greit å avgjøre hva som er en førstesøknad og således skal omfattes av vår målsetning innen området.
Nedenfor er listet en oversikt over mulige førstesøknader, med kommentarer:
1. Søknader uten prioritet og hvor søker(ne) har adresse i Norge.
Dette er helt klart førstesøknader som skal omfattes av vår «garanti»
2. Søknader med prioritet og hvor søker(ne) har adresse i Norge.
Dette kan for eksempel være søknader hvor opprinnelig søknad var ufullstendig, og hvor søker har vært nødt til å benytte prioritet for eksempel fordi søker har offentliggjort deler av oppfinnelsen. I slike tilfeller er ofte ikke den prioritetsbegrunnende søknaden realitetsbehandlet. Det kan også være at oppfinnelsen er videreutviklet, slik at den nye søknaden omhandler enkelte nye trekk i tillegg til de opprinnelige trekk. For de nye trekkenes vedkommende vil det da kunne hevdes at det er snakk om en førstesøknad, siden denne delen av oppfinnelsen ikke er omtalt i den opprinnelige søknaden. Ved videreføring av søknaden i utlandet er det ofte svært viktig for søkerne at det tas en rask avgjørelse i den norske søknaden. Vi bør derfor tilstrebe å behandle disse søknadene hurtig. Ofte har den opprinnelige søknaden mistet interesse, og søkeren ønsker den «nye» søknaden lagt til grunn for behandling.
Det vil imidlertid kun i svært sjeldne tilfeller være mulig å avgi første realitetsuttalelse innen syv måneder fra opprinnelig søknads inngivelsesdag. Søknadene skal imidlertid tas opp til realitetsbehandling så snart som mulig etter inngivelse.
Dette gjelder også når det er krevd prioritet fra en provisorisk søknad i USA (US provisional).
NB! Søknader som kommer PCT-veien og som har prioritet fra en norsk søknad omfattes ikke av dette. I slike tilfelles kan grunnen like gjerne være at søker ønsker ett år ekstra beskyttelsestid.
3. Søknader uten prioritet, men hvor det er søker(e) med adresse utenfor Norge.
Dette kan være førstesøknader, særlig gjelder dette når det er oppført en eller flere oppfinnere med adresse i Norge. Enkelte konsern opererer med en policy som går ut på at alle søknader skal innleveres i morselskapets navn (eks. Ericsson hvor alt søkes i LM Ericsson, Sverige, sitt navn). En del reelle førstesøknader kommer også fra våre naboland.
I utgangspunktet skal vi regne alle søknader uten prioritet (og som ikke er kommet via PCT-systemet) som førstesøknader. Imidlertid kommer det noen søknader uten prioritet som en følge av at søker har oversittet prioritetsåret, enten bevisst eller ved et uhell. Slike søknader er ikke førstesøknader. Dette kan imidlertid ofte være vanskelig å avgjøre uten ytterligere informasjon. Når søker har fullmektig, legger vi til grunn at søknaden er en reell førstesøknad. Når søker ikke har fullmektig, er det en risiko for at søker ikke er kjent med prioritetsreglene, nyhetskravet og reglene om mothold osv. Saksbehandler bør da ta en telefon til søker for å avklare om søknaden er en reell førstesøknad. Under samtalen bør saksbehandler samtidig forsøke å avklare om det finnes eller kan oppstå prioritetsproblematikk, samt gi annen nødvendig veiledning.
Alle førstesøknader skal prioriteres likt. Vi skal ikke skille mellom førstesøknader inngitt av søkere med norsk adresse, og søkere med adresse i utlandet. For førstesøknader med prioritet skal vi også avgi første realitetsuttalelse innen syv (7) måneder fra inngivelse. Dersom den prioritetsbegrunnende søknaden ikke er realitetsbehandlet, må vi gjøre vårt ytterste for å avgi realitetsuttalelse i god tid innen prioritetsårets utløp. Dette for at søker skal få et best mulig grunnlag for eventuell videreføring i utlandet. Ved konflikt med det å avgi første realitetsuttalelse innen syv måneder for førstesøknader uten prioritet og det å avgi første realitetsuttalelse i førstesøknader med prioritet før utløpet av prioritetsåret, skal sistnevnte søknader gis høyere prioritet. Dette forutsetter imidlertid at vi fortsatt vil være i stand til å avgi første realitetsuttalelse i førstesøknader uten prioritet i rimelig tid før utløpet av prioritetsåret (8-9 måneder). Dersom det oppstår problemer rundt prioritering av behandlingsrekkefølgen som ikke er avklart her, skal problemet forelegges seksjonssjef.
2. Instruks angående interne frister
2.1 Frister som gjelder i behandlingen av patentsøknader
Førstesøknader:
I førstesøknader skal første realitetsuttalelse være gitt innen syv (7) måneder fra leveringsdagen. Saksbehandler skal tilstrebe å påbegynne behandlingen snarest etter fem (5) måneder.
Særlige regler når søknaden har vært henlagt og saksbehandlingen er gjenopptatt før første realitetsuttalelse:
· Dersom en søknad blir oversendt saksbehandler (registrert i SANT) etter gjenopptagelse tidligere enn to (2) uker før 7-månedersfristen, gjelder 7-månedersfristen.
· Ved gjenopptagelse senere enn to (2) uker før utløpet av 7-månedersfristen skal første realitetsuttalelse være sendt innen én (1) måned fra den dato søknaden ble oversendt (registrert i SANT) etter gjenopptagelsen. Dersom mulig skal saken tas innen 7-månedersfristen.
Akselerert saksbehandling (AKS):
AKS-søknader er førstesøknader som skal behandles innen 4 måneder fra leveringsdagen. Dette forutsetter imidlertid at alle vilkårene for AKS er oppfylt, se del A, kap. VII, punkt 1.
Viderebehandlinger:
I alle søknader skal det i den videre behandlingen gis svar eller tas avgjørelse innen tre (3) måneder fra den dagen søkerens svar kom inn. Alle søknader skal maksimalt viderebehandles to (2) ganger. Dersom det er behov for ytterligere tilskrivning, skal nærmeste leder varsles for å vurderes hva som bør gjøres for å komme til en avgjørelse i saken.
Nasjonale søknader med prioritet fra andre patentmyndigheter og videreførte internasjonale patentsøknader (PCT):
En fullstendig definisjon av PCT-søknader kommer frem i del A, kap. V, punkt 1.1. Nasjonale søknader med prioritet er søknader som ikke er inngitt gjennom PCT-systemet, men med prioritet fra en annen patentmyndighet.
Videreførte internasjonale søknader hvor det foreligger en patenterbarhetsvurdering fra minst en internasjonal granskningsmyndighet (IPRP) skal påbegynnes innen 4 år fra dagen de er inngitt til Patentstyret. Når det gjelder granskning og patenterbarhetsvurdering av videreførte internasjonale søknader, vises det til del B, kap. III, punkt 2.1.1 og del C, kap. IV. Nasjonale søknader med prioritet skal behandles innen 4 år på tilsvarende måte som gamle PCT-søknader og avdelte gamle PCT-søknader.
Avdelte PCT-søknader:
Ved behandling av videreførte PCT-søknader kan det forekomme at det søkes beskyttelse for flere uavhengige oppfinnelser i samme søknad som vil medføre deling av søknaden, jf. pf. § 73. Den opprinnelige søknaden (stamsøknaden) og den avdelte fra stamsøknaden blir to søknader som må behandles. Avdelte PCT-søknader skal behandles samtidig med stamsøknaden der det er hensiktsmessig, eller rett etter behandlingen av stamsøknaden, av samme saksbehandler. Dersom den avdelte søknaden finnes i et oppgavetorg, skal den overføres til saksbehandleren som behandlet stamsøknaden, av torgansvarlig/faggruppeansvarlig.
Innsigelsessaker:
Innen to (2) måneder fra det tidspunkt da innsigelsessaken anses tilstrekkelig opplyst og forutsatt at 9-månedersfristen for innsigelse er utløpt, skal saken tas opp til avgjørelse.
2.2 Forespørsel om fremskyndet behandling
Når fullmektig/søker ber om at søknaden tas opp til fremskyndet behandling og har en saklig begrunnelse, skal behandling av slike søknader gjøres så raskt som mulig. Søknaden skal uansett årsak tas opp til behandling når fullmektig ber om det hvis søknaden er inngitt i Norge for mer enn syv (7) år siden. Saker som er innvilget fremskyndet behandling prioriteres før saker som er eldre enn syv (7) år.
En saklig begrunnelse kan f.eks. være at søker har særlig behov for tilbakemelding før prioritetsåret utløper, at søker har særlig behov for avklaring i avdelte søknader hvor stamsøknaden er under behandling, at søker er i forhandlinger med investorer som har behov for avklaringer, at søker er i lisensforhandlinger hvor det er behov for avklaringer, eller dersom det foreligger uhjemlet utnyttelse.
Saksbehandler kan be om dokumentasjon på søkers begrunnelse dersom det er nødvendig for vurdering av om søknaden skal gis framskyndet behandling.
Når det kommer inn en forespørsel om fremskyndet behandling, og det ikke er klart definert i patentretningslinjene hva som gjelder, skal denne alltid vurderes av Patentjuridisk seksjon.
2.3 Porteføljehåndtering
Saksbehandler skal gjennomgå posten eller SANT-innboksen minst én (1), men helst flere ganger per uke. Ved fravær for mer enn fem (5) virkedager skal saksbehandler avtale med en tilstedeværende om å gjennomgå posten og drifte SANT-innboksen. Ved lengre fravær fra to (2) uker avtales vikarordning med seksjonssjef. Dette for å sikre kontinuerlig drift og oppfølging av SANT-innboksen.
Annet:
Henleggelser skal ekspederes fortløpende.
Oppgaven «forberedelse til publisering» skal ekspederes fortløpende.
2.4 Purringer
Målet er å behandle patentsøknader innen den fastsatte interne fristen for å sikre god leveranse og kundeopplevelse. Ved purringer på førstesøknader, AKS og viderebehandlinger hvor den interne fristen har utløpt, skal seksjonsleder varsles og søknaden behandles innen 14 virkedager fra purringsdato. Purringer på videreførte, PCT-søknader og avdelte søknader skal behandles innen tre (3) måneder fra purringsdato dersom det er saksbehandlingskapasitet, og det forutsetter at det foreligger en WO eller IPRP. Purringer på patentsøknader som ligger på oppgavetorg, følges opp av oppgavetorgansvarlig til enhver tid. Purringer på patentsøknader som mottas av postmottaket (via Altinn), sendes til saksbehandler med kopi til avdelingsdirektør.
2.5 Behandlingsrekkefølge og prioritering av ulike oppgaver
Behandlingen av patentsøknader skal utføres i henhold til foranstående punkt 2.1-2.4. Dersom det er behov for omprioritering skal det tas opp med nærmeste leder eller seksjonssjef ansvarlig for den tekniske faggruppen.
Avdelingsdirektøren ønsker at vi jobber for at saker blir levert tidligere enn fristens siste dag.
3. Eksterne henvendelser i ikke allment tilgjengelige søknader
3.1 Generelt
Saksbehandler må huske på at ingen opplysninger om, eller dokumenter i, en søknad er allment tilgjengelige før allmenn tilgjengeliggjøring etter patl. § 22, jf. pf. § 43.
3.2 Søknader under behandling
Dersom saksbehandler mottar en henvendelse per telefon eller e-post i forbindelse med søknadsbehandlingen, må vedkommende som tar kontakt kunne bekrefte sin identitet ved å vise til vårt siste brev, kundenummer, eller lignende før saksbehandler diskuterer søknadens innhold.
Det er svært viktig at saksbehandler noterer navnet på vedkommende som ringte, telefonnummeret og tidspunkt for samtalen, og at dette nedtegnes i et notat i SANT sammen med opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken og eventuelt sammen med informasjon om at vi har bedt om å få dette tilsendt skriftlig.
Tilsvarende må kopi av e-post med svar legges i SANT med dato og adressat.
Vi må aldri fremlegge opplysninger eller vurderinger av avgjørende betydning som ikke fremgår av den offisielle korrespondansen.
3.3 Ved besøk
Dersom saksbehandler mottar eksternt besøk, må ikke vedkommende som er på besøk få oppholde seg alene på steder der det oppbevares ikke allment tilgjengelig materiale.
4. Behandling av fysiske gjenstander i patentsøknader
I noen søknader mottar vi fysiske gjenstander som vedlegg til søknaden. Oftest er disse uoppfordret sendt inn av søkeren selv. Patentstyret kan også pålegge søkeren å sende inn en modell, en prøve eller lignende, dersom det er nødvendig for å bedømme en patentsøkt oppfinnelse. Slike modeller eller prøver anses ikke som en del av beskrivelsen.
Når saksbehandler starter behandlingen av saken, skal det avgjøres om gjenstanden er nødvendig for å ta en avgjørelse.
En slik gjenstand må i utgangspunktet ikke kastes eller leveres tilbake til søker, før søknaden er endelig avgjort. Dette gjelder også selv om det dreier seg om en gjenstand som er innsendt på søkers eget initiativ, og saksbehandler finner at gjenstanden ikke er nødvendig for å kunne ta en avgjørelse i søknaden.
Dersom det lar seg gjøre å avbilde gjenstanden på en måte som gir et like godt inntrykk av gjenstanden som gjenstanden selv, kan saksbehandler velge å få laget bilder som erstatning for gjenstanden. En slik avbildning er heller ikke en del av beskrivelsen.
Når søknaden er endelig avgjort eller gjenstanden er tilfredsstillende avbildet, skal søker gis beskjed om at gjenstanden kan hentes innen 1 måned fra beskjed gis. Hvis søker ikke ønsker å hente gjenstanden eller lar være å gjøre dette innen 1 måned fra beskjed, kan gjenstanden kastes. Gjenstander innlevert i søknader som ikke blir allment tilgjengelige må, dersom de ikke hentes, destrueres.