Administrativ overprøving i en varemerkesak

Hvis du ønsker å klage på en varemerkeregistrering etter at innsigelsesfristen har gått ut, har du mulighet til å sende inn et skriftlig krav om administrativ overprøving.

Hva er administrativ overprøving?

Dette er en klageordning for den som mener at:

  • en varemerkeregistrering er ugyldig (§ 35)
  • det foreligger etterfølgende omstendigheter som gjør at varemerkeregistreringen skal slettes (§ 36)
  • varemerkeregistreringen ikke er tatt i reell bruk (§ 37)

Du kan også levere krav om administrativ overprøving mot en internasjonal varemerkeregistrering som er gitt virkning i Norge.

Den som leverer inn krav om administrativ overprøving, kalles kravstiller.

Hvem kan levere inn krav om administrativ overprøving?

Den som leverer inn krav om administrativ overprøving, må ha rettslig interesse i saken. Dette følger av varemerkeloven § 39.

Det juridiske begrepet rettslig interesse skal tolkes i samsvar med tvisteloven § 1-3, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 69.

Når kan du fremme krav om administrativ overprøving?

Et krav om administrativ overprøving kan tidligst fremmes etter at innsigelsesfristen er utløpt, det vil si tre måneder fra datoen da registreringen ble kunngjort.

Hvis det har blitt levert inn en eller flere innsigelser mot varemerkeregistreringen, kan administrativ overprøving først kreves når alle innsigelsessakene er endelig avgjort. Se varemerkeloven § 40.

Hva koster det?

Den som leverer inn krav om administrativ overprøving, må betale et klagegebyr. Dette er i henhold til betalingsforskriften § 19. 

Når saken er klar til å tas opp til avgjørelse, kan partene levere inn krav om sakskostnader. Dette må gjøres innen en gitt frist.

Den som taper saken kan bli ansvarlig for sakskostnadene til den vinnende parten. Se informasjon om sakskostnader i patentstyrelova § 9. 

Hva må et krav om administrativ overprøving inneholde?

Et krav om administrativ overprøving må inneholde:

  • kravstillerens navn og adresse
  • hvilken registrering kravet gjelder
  • hvilke grunner kravet bygger på
  • nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet

Hvis det i varemerkeregisteret er registrert lisens- eller panthavere, må kravstiller gi melding om dette i rekommandert brev til disse.

De formelle kravene følger av varemerkeloven § 40.

Hvordan levere krav om administrativ overprøving?

For å levere inn er krav om administrativ overprøving kan du bruke skjemaet "Krav og klager til Patentstyret og KFIR" i Altinn.

Hvordan behandler vi krav om administrativ overprøving?

Når de formelle kravene er oppfylt, oversender vi kravet til innehaveren eller innehaverens fullmektig. Innehaveren er rettighetshaveren til den registreringen som det er levert inn krav om administrativ overprøving mot.

Vi gir innehaver en frist til å uttale seg om saken.

Vi kan forlenge denne fristen hvis partene (kravstiller og innehaver) er enige om det og leverer inn en felles begjæring. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis partene har innledet forhandlinger om en minnelig løsning.

Partene kan komme til enighet og avslutte saken før Patentstyret har behandlet den ferdig.

Hvilke muligheter har innehaver til å imøtegå krav om administrativ overprøving?

Innehaver kan imøtegå kravet ved å svare på de grunnene som kravet bygger på. Innehaver har også andre muligheter, se punktene under. 

Dette er for eksempel relevant dersom kravstiller har kjent til og avfunnet seg med at det registrerte merket har vært brukt i Norge i fem sammenhengende år etter registreringsdagen, og innehaver har vært i god tro da søknaden ble innlevert.

Varemerkeloven § 35 annet ledd fastsetter at en registrering ikke skal settes til side som ugyldig, hvis bruk av merket krenker retten til et lokalt innarbeidet varemerke.

Hvis kravstiller hevder at innehaver sitt varemerke ikke har særpreg etter varemerkeloven § 14, kan innehaver svare med at varemerket har oppnådd særpreg gjennom bruk innen den dagen da kravet om ugyldighet ble fremmet.

Hvis kravstiller underbygger påstanden sin med at innehavers merke mangler særpreg, er det opp til innehaver å godgjøre at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. Se varemerkeloven § 35 annet ledd.

Hvis kravet er begrunnet med at varemerket er registrert i strid med kravstillers eldre varemerke eller eldre foretaksnavn, kan innehaver kreve at kravstiller dokumenterer at den eldre rettigheten er tatt i reell bruk, se varemerkeloven § 35 a.

Det er i denne forbindelse viktig å være oppmerksom på at kravstiller da kan måtte dokumentere bruk for to perioder:

  • femårsperioden forut for datoen da kravet om ugyldighet ble innlevert
  • femårsperioden forut for søknadsdagen eller prioritetsdagen for innehaver, alternativt femårsperioden forut for den internasjonale registreringsdatoen/prioritetsdatoen/etterfølgende utpekningsdato.

Det kan altså være snakk om to brukspliktperioder. 

Kravstiller må bare dokumentere reell bruk hvis det har gått minst fem år fra endelig avgjørelse om å registrere kravstillers kjennetegn fra da kravet ble levert inn, eventuelt på søknadsdagen eller prioritetsdagen til innehavers merke. Der innehavers merke er en internasjonal registrering, vil det være internasjonal registreringsdato, prioritetsdato eller etterfølgende utpekningsdato som er avgjørende.

(illustrasjon)

Det er kravstiller som har bevisbyrden for at kjennetegnet som kravet bygger på, er tatt i reell bruk. Dette betyr at den som har levert inn krav om administrativ overprøving til Patentstyret, må bevise at kjennetegnet er tatt i reell bruk.

Hvis kravstiller ikke dokumenterer at kjennetegnet er tatt i reell bruk eller kan vise til at det forelå rimelig grunn for manglende bruk, vil ikke kravstillers eldre kjennetegn kunne føre til at innehavers registrering kan oppheves. I et slikt tilfelle vil kravet avslås og registrereringene må bestå ved siden av hverandre. Se varemerkeloven § 8.

Hvis kravstiller derimot dokumenterer reell bruk av kjennetegnet sitt, vil Patentstyret vurdere om innehavers registrering skal oppheves. En slik opphevelse vil da være begrunnet med at registreringen av innehavers kjennetegn er et inngrep i kravstillers rett til et varemerke eller foretaksnavn, eksempelvis hvis kjennetegnene til partene er forvekselbare.

Innehaver kan etter varemerkeloven § 35 b svare på kravet ved å hevde at kravstillers kjennetegn:

  • ikke oppfylte kravet til særpreg i varemerkeloven § 14 første og andre ledd og ikke hadde oppnådd særpreg gjennom bruk etter varemerkeloven § 14 tredje ledd
  • ikke hadde oppnådd særpreg slik at det forelå risiko for forveksling
  • ikke var velkjent

Utgangspunktet for vurderingen av vilkårene som er nevnt ovenfor, vil være søknadstidspunktet eller prioritetsdatoen for innehaver sitt varemerke. I slike tilfeller har innehaver bevisbyrden.

Dette betyr at det er innehaver som må bevise at kravstillers kjennetegn ikke var et registreringshinder for innehavers varemerke på søknadstidspunktet eller tilsvarende tidspunkter for internasjonale registreringer.

Hvis dette fører frem, vil kravet avslås og registreringene består ved siden av hverandre, se varemerkeloven § 8.

Innehaver kan frivillig be Patentstyret om helt eller delvis å slette registreringen sin, se varemerkeloven § 46.

Hvis slik sletting gjør overprøvingssaken «gjenstandsløs», det vil si at grunnene som kravet gjelder bortfaller ved hel eller delvis slettelse av registreringen, vil overprøvingssaken avsluttes.  

Hvis innehavers merke er en internasjonal registrering, må den slettes gjennom WIPO.

Hva må innehaver svare på/dokumentere?

Den som er innehaver av registeringen som det rettes krav mot, kan imøtegå kravet ved å:

  • svare på grunnlagene som kravstiller har gjort gjeldende
  • kreve dokumentasjon for reell bruk (§ 35 a) eller gjøre gjeldende at det eldre varemerket manglet særpreg/ikke hadde oppnådd slikt særpreg at det forelå risiko for forveksling/ikke var velkjent da varemerket ble registrert/hadde prioritet (§ 35 b)
  • gjøre gjeldende at det foreligger passivitet etter § 8
  • gjøre gjeldende at merket bare er lokalt innarbeidet, se § 40 annet ledd

Det er viktig å være oppmerksom på at hvis innehaver bare krever dokumentasjon for reell bruk, og dette blir dokumentert, så vil grunnlagene som kravstiller ellers har gjort gjeldende i saken stå uimotsagt. Innehaver bør derfor svare på alle påstandene fra kravstiller.

Hva må kravstiller svare på/dokumentere?

Hvis innehaver svarer på kravet ved å hevde at kravstillers registrerte kjennetegn ikke er tatt i reell bruk, eller anfører ett av grunnlagene i § 35 b, så må kravstiller imøtegå disse og dokumentere grunnlagene.

Vil Patentstyret etterspørre dokumentasjon?

Patentstyret kommer ikke til å etterspørre dokumentasjon som skal underbygge grunnlagene. Vi vil heller ikke gi råd om hvor mye som skal til for å anse grunnlagene som dokumentert. Trenger du mer individuelle og taktiske råd, anbefaler vi å bruke et patentkontor, IPR-rådgiver eller en annen privat aktør som er ekspert på området. Se oversikten på www.iprhjelp.no.

Hvis kravstiller svarer og leverer inn dokumentasjon i saken, vil Patentstyret vurdere om innehaver bør få en frist til å kommentere kravstillers dokumentasjon.

Når vil Patentstyret fatte en avgjørelse?

Når partene har fått mulighet til å uttale seg om saken, og ytterligere skriftveksling ikke er nødvendig, så vil saken tas opp til avgjørelse. Partene vil da får en frist til å levere inn krav om sakskostnader. Patentstyret vil behandle alle grunnlagene i avgjørelsen.

Kan du klage på Patentstyrets avgjørelse?

Patentstyrets avgjørelse vil kunne påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter.