Hopp til hovedinnholdet

Søk i databasene våre

Del C, Kapittel III - Patentkravene



1. Generelt

2. Kravenes form og innhold

2.1 Tekniske trekk

2.2 Formler og tabeller

2.3 Kravenes form

2.3.1 Kravets innledende del

2.3.2 Kravets karakteriserende del

2.3.3 Todelt form ikke passende

2.3.3.1 Anvendelseskrav

2.3.3.2 Norske «patl. § 2.2.2-søknader»

2.3.3.3 Uselvstendige krav

3. Typer av krav

3.1 Kategorier

3.1.1 Grunnleggende typer krav

3.1.1.1 Produkter og anordninger

3.1.1.2 Fremgangsmåter

3.1.1.3 Anvendelse

3.1.2 Antall selvstendige krav av samme kategori

3.2 Selvstendige og uselvstendige krav

3.2.1 Alternativer i et krav

3.2.2 Selvstendige krav

3.2.2.1 Henvisninger i selvstendige krav

3.2.3 Uselvstendige krav

3.2.3.1 Henvisninger i uselvstendige krav

3.2.3.2 Gruppering av uselvstendige krav

3.2.3.3 Søknadsgjenstanden i de uselvstendige krav

3.2.3.4 Antall uselvstendige krav i en søknad

4. Kravenes klarhet og fortolkning

4.1 Kravenes klarhet

4.2 Tolkning av krav

4.3 Uoverensstemmelse mellom krav og beskrivelse

4.4 Vesentlige trekk

4.4.1 Innvendinger på grunn av manglende vesentlige trekk

4.4.2 Definisjon av vesentlige trekk

4.4.3 Trekk som er underforstått/implisitt

4.5 Uklare angivelser i krav

4.5.1 Relative angivelser

4.5.1.1. Betydning av relative termer

4.5.2. Betydningen av begreper som «ca», «omtrent» eller «i det vesentligste»

4.5.3 Varemerker

4.5.4 Valgfrie trekk

4.5.5 Et trekk mangler angivelse i ubestemt form (antecedens)

4.6 Resultat som skal oppnås (oppgavemessige krav)

4.6.1 Parametere

4.7 Produkter definert ved fremstillingsmåten («product-by-process»)

4.8 Indirekte produktbeskyttelse

4.9 Forståelsen av uttrykk som angir formål

4.9.1 Forståelsen av uttrykk som «anordning for…» eller «produkt for…»

4.9.2 Forståelsen av midler-pluss-funksjon-trekk («means-plus-function features»)

4.9.3 Forståelsen av uttrykk som «fremgangsmåte for ...»

4.9.4 Definisjon av en enhet ved hjelp av (anvendelse sammen med) en annen
enhet

4.9.5 Dimensjoner og/eller form definert ved referanse til en annen enhet

4.9.6 Ordet «i»

4.10 Anvendelseskrav

4.11 Henvisninger til beskrivelsen eller tegningene

4.12 Henvisningsbetegnelser til tegningene

4.13 Negativ avgrensning (disclaimer, materiale eksplisitt unntatt fra beskyttelsesomfanget)

4.14 «Omfattende» i motsetning til «som består av»

4.15 Funksjonelle definisjoner av patologiske tilstander

5. Kravenes støtte i beskrivelsen

5.1 Generalisering i kravene

5.1.1 Rimelig kravomfang

5.1.2 Eksempler på manglende støtte i beskrivelsen

5.1.3 Angivelse av funksjonelle trekk

5.2 Manglende støtte vs. utilstrekkelig beskrivelse

5.3 Grunnlag kun i krav

5.4 Kravenes rekkefølge og antall krav

6. Oppfinnelsens enhetlighet

6.1 Kravet til enhetlighet

6.1.1 Behandling av ulike typer søknader

6.2 Kriterier for enhetlighet

6.2.a Vurdering av enhetlighet

6.2.b Gruppering av oppfinnelser

6.2.1a Enhetlighet ved flere selvstendige krav av ulik kategori

6.2.1b Enhetlighet ved flere selvstendige krav av samme kategori

6.2.2 Enhetlighet for uselvstendige krav

6.2.2.1 Felles uselvstendige krav

6.3 Spesialområder

6.3.1 Mellom- og sluttprodukter

6.3.2 Markush-gruppering

6.3.3 Senere medisinsk anvendelse

6.4 Minimumskrav til begrunnelse ved innvending mot manglende enhetlighet

1. Generelt

patl. § 8 andre ledd første punktum

Søknaden skal inneholde patentkrav som angir oppfinnelsen som søkes beskyttet, og som er klare, tydelige og har støtte i beskrivelsen.

Kravene må altså:

a) definere gjenstanden som søkes beskyttet;

b) være klare og tydelige;

c) være understøttet av beskrivelsen.

Patentvernets omfang bestemmes av patentkravene. For forståelse av patentkravene kan veiledning hentes i beskrivelsen og tegningene, jf. patl. § 39.

2. Kravenes form og innhold

pf. § 6

2.1 Tekniske trekk

Hvert patentkrav skal angi de trekk som er nødvendige for å oppnå den tilsiktede virkning.

Kravene må utarbeides på grunnlag av oppfinnelsens tekniske trekk. Dette innebærer at kravene ikke skal inneholde angivelser som f.eks. angår kommersielle fordeler eller andre angivelser som ikke gjelder utøvelse av oppfinnelsen, men angivelser av formål tillates hvis de hjelper til å definere oppfinnelsen.

Et krav kan omfatte trekk definert ved angivelse av dets funksjon, hvis en fagperson ikke ville ha vanskeligheter med å komme frem til midler som kan anvendes for å oppnå denne funksjonen uten oppfinnerisk innsats. For det spesielle tilfellet at den funksjonelle angivelsen gjelder en patologisk tilstand, se kap. IV, 2b.4.5.

Tidligere beskrevne mikroorganismer og andre organismer som har en taksonomisk betegnelse, angis ved denne betegnelsen.

2.2 Formler og tabeller

Kravene, samt beskrivelsen, kan tillates å inneholde kjemiske eller matematiske formler, men ikke tegninger. Kravene kan tillates å inneholde tabeller, men bare hvis kravgjenstanden er slik at bruken av tabeller er et egnet hjelpemiddel for definisjonen.

2.3 Kravenes form

Det er fast praksis i Norge at patentkrav utformes i én periode. Dette kan gjøre kravene tunge å lese, men har muligens den fordel at det begrenser omfanget av det enkelte krav.

Et krav skal som hovedregel være på en todelt form. Den todelte formen innebærer at kravet omfatter en innledende del og en karakteriserende del.

2.3.1 Kravets innledende del

Den innledende del skal omfatte «en benevnelse på oppfinnelsen», jf. pf. § 6 første ledd nr. 1, dvs. den må inneholde en generell teknisk angivelse som indikerer den type teknikk oppfinnelsen tilhører, for eksempel anordning, apparat, innretning, produkt, sammenstilling, system, fremgangsmåte o.l. Benevnelsen skal etterfølges av en angivelse av den teknikk som oppfinnelsen utgjør noe nytt i forhold til, jf. teknikkens stilling i kap. IV, punkt 4, dersom en slik angivelse er nødvendig, jf. pf. § 6 første ledd nr. 2. Dette innebærer at de tekniske trekk som definerer oppfinnelsen, og som utgjør en del av teknikkens stilling, skal angis i den grad det er nødvendig. Denne betingelsen om angivelse av teknikkens stilling i kravets innledende del gjelder bare selvstendige krav og ikke uselvstendige krav, se punkt 2.2.3.3. Det er bare nødvendig å henvise til trekk i den tidligere teknikk som angår oppfinnelsen.

Eksempel:

Hvis f. eks. oppfinnelsen angår et fotografiapparat, men det nye og særegne helt angår lukkeren, vil det være tilstrekkelig å angi i den innledende delen av kravet: «Et fotografiapparat med en fokalplan-lukker». Det er ikke nødvendig å nevne de andre kjente trekkene, som f.eks. linse og søker.

2.3.2 Kravets karakteriserende del

Den karakteriserende delen skal angi de tekniske trekk som, i kombinasjon med trekkene angitt under den innledende del, søkes beskyttet. Dette er trekk som oppfinnelsen bidrar med utover den tidligere kjente teknikk, dvs. det nye og særegne for oppfinnelsen, jf. pf. § 6 første ledd nr. 3. Den karakteriserende delen innledes med ordene «karakterisert ved» e.l.

Hvis et enkelt dokument innenfor teknikkens stilling ifølge patl. § 2 andre ledd, avslører at ett eller flere trekk i den karakteriserende delen av kravet allerede var kjent i kombinasjon med alle trekkene i den innledende delen av kravet, skal saksbehandleren anmode om at slike trekk overføres til kravets innledende del. Det er en forutsetning at denne kombinasjonen i dokumentet har samme virkning som de har i den fulle kombinasjonen ifølge oppfinnelsen. Kan delingen av trekkene i kravet mellom den innledende del og den karakteriserende del utføres på mer enn én måte uten unøyaktighet, bør dette godtas.

2.3.3 Todelt form ikke passende

Med forbehold om det som er angitt i dette punktets siste avsnitt, bør det kreves at den ovennevnte todelte formulering i de selvstendige krav følges, f.eks. når oppfinnelsen innebærer en tydelig forskjell i forhold til en tidligere kjent sammenstilling av deler eller trinn. Oppfinnelsens art kan være slik at denne todelte kravform ikke egner seg, f.eks. på grunn av at den vil gi en misvisende oppfatning av oppfinnelsen eller teknikkens stilling, og det vil derfor heller ikke være hensiktsmessig å innta «karakterisert ved» e.l. i kravet.

Eksempler på unntak fra todelt form:

Eksempel (a):
kombinasjonen av hver for seg kjente, selvstendige enheter, hvor oppfinnelseshøyden bare ligger i kombinasjonen (kombinasjonsoppfinnelser, se kap. IV, punkt 5.2.

Eksempel (b):
modifikasjonen av en kjent kjemisk prosess, f. eks. ved å utelate en substans eller erstatte en substans med en annen.

Eksempel (c):
et system bestående av funksjonsmessig avhengige deler, der oppfinnelseshøyden ligger i endringer i flere av delene eller delenes innbyrdes forhold.

Eksempel (d):
den todelte kravformen kan også være uegnet, hvis oppfinnelsen er en ny kjemisk forbindelse eller en ny gruppe forbindelser.

I eksemplene (a), (b) og (d) kan den todelte kravformen virke kunstig og uegnet, mens i eksempel (c) kan den føre til et unødvendig langt og omstendelig krav.

Det er også sannsynlig at andre tilfeller vil kunne oppstå hvor søkeren kan fremlegge overbevisende grunner for formulering av kravet i en annen form.

Ved vurderingen av om et krav skal oppstilles på den todelte formen, er det viktig å bedømme om denne formen er hensiktsmessig. I denne sammenheng er det viktig å huske på at hensikten med den todelte formen er at leseren tydeligere kan se hvilke trekk ved angivelsen av oppfinnelsen som tilhører teknikkens stilling. Dersom den tidligere kjente teknikk fremgår tydelig av omtalen av tidligere teknikk i beskrivelsen, bør ikke den todelte form forlanges.

2.3.3.1 Anvendelseskrav

Krav av kategori anvendelse bør ikke avfattes på todelt form.

2.3.3.2 Norske «patl. § 2.2.2-søknader»

Det finnes også et andre spesielt tilfelle hvor den todelte kravformen bør unngås. Dette er når den nærmeste tidligere kjente teknikk (teknikkens stilling) er angitt i en tidligere inngitt patentsøknad som kommer innenfor vilkårene i patl. § 2.2.2. En omtale av slik tidligere teknikk skal imidlertid innarbeides i beskrivelsen, se kap. II, punkt 3.2.1.

2.3.3.3 Uselvstendige krav

Siden et uselvstendig krav i seg selv ikke angir alle oppfinnelsens karakteriserende trekk, er uttrykk som «karakterisert ved at» eller «karakterisert ved» ikke nødvendig, men tillatt i et slikt krav.

3. Typer av krav

3.1 Kategorier

pf. § 6 andre ledd

Pf. § 6 andre ledd angir forskjellige kategorier av krav (produkter, anordninger, fremgangsmåter, eller anvendelser). For mange oppfinnelser er det nødvendig med krav i mer enn én kategori for å oppnå full beskyttelse.

3.1.1 Grunnleggende typer krav

Det finnes to grunnleggende typer krav, dvs. krav rettet på en fysisk enhet (produkt, anordning) og krav rettet på en aktivitet (fremgangsmåte, anvendelse).

Den første kategorien av krav, produktkrav, omfatter krav rettet på en forbindelse eller sammensetning (for eksempel en kjemisk forbindelse eller blanding av kjemiske forbindelser) og krav rettet på en fysisk enhet (for eksempel et apparat eller et system av samvirkende apparater).

Eksempler:

«en styringsmekanisme som inneholder en automatisk tilbakekoblingskrets…»;

«et vevd klesplagg omfattende…»;

«et insekticid som består av X, Y, Z»; eller

«et kommunikasjonssystem omfattende et flertall sendere og mottakere».

                                               

Den andre kategorien av krav, fremgangsmåtekrav, gjelder alle typer aktiviteter, for eksempel bruk av et materielt produkt for utføre en fremgangsmåte.

3.1.1.1 Produkter og anordninger

Produkter eller anordninger (f.eks. apparater) skal som regel angis ved sin sammensetning eller konstruktive detaljutforming, men det er ikke nødvendig at hvert trekk uttrykkes ved den begrensning en konstruktiv detaljutforming innebærer. En nærmere angivelse kan skje ved detaljenes funksjon, forutsatt at en fagperson ikke vil ha noen vanskeligheter med å frembringe midler for å utføre funksjonen uten noen oppfinnerisk innsats, se punkt 4.6. For det spesielle tilfellet av en funksjonell definisjon av en patologisk tilstand, se kap. IV, punkt 2b.4.5.

3.1.1.2 Fremgangsmåter

Fremgangsmåtekrav skal karakteriseres ved handlinger. Uselvstendige krav omfatter handlinger uttrykt i det overordnede selvstendige krav.

3.1.1.3 Anvendelse

Krav kan også rettes på en teknisk anvendelse. I patentkrav som gjelder anvendelse, skal det særlige formål som vedkommende produkt eller fremgangsmåte skal anvendes for, angis. Om nødvendig skal det også gis nærmere opplysninger om produktet eller fremgangsmåten.

3.1.2 Antall selvstendige krav av samme kategori

pf. § 7 fjerde ledd

Antallet selvstendige krav er begrenset til ett selvstendig krav i hver kategori. Unntak fra denne bestemmelsen kan det bare gis adgang til ved de spesifikke omstendighetene definert i følgende underavsnitt (i), (ii) og (iii), forutsatt at vilkåret med hensyn til enhetlighet er oppfylt.

Det er en forutsetning for å kunne godta flere selvstendige krav i samme kategori i en søknad at det foreligger et felles, oppfinnerisk konsept og at kravene som helhet oppfyller kriteriene ifølge patl. § 8 andre ledd første punktum om at de skal være klare og tydelige.

Følgende er eksempler på typiske situasjoner som faller inn under omfanget av unntakene fra prinsippet om ett selvstendig krav per kategori:

(i) eksempler på et flertall produkter som er innbyrdes relatert:

-støpsel og stikkontakt

-sender-mottaker

-kjemiske mellom- og sluttprodukter

-gen-gensammensetning-vert-protein-medikament

Uttrykket innbyrdes relatert tolkes å omfatte ulike objekter som utfyller hverandre eller virker sammen. Dette gjelder også apparater, systemer, subsystemer og subenheter av slike systemer, forutsatt at disse er innbyrdes relatert.

(ii) eksempler på et flertall forskjellige oppfinneriske anvendelser av et produkt:

- senere medisinske anvendelser, se kap. IV, 2b.4

- krav rettet på anvendelse av forbindelse X for flere anvendelser, for eksempel for kosmetisk forsterking av hår og for å stimulere hårvekst

(iii) eksempler på alternative løsninger til et spesielt problem:

- en gruppe av kjemiske forbindelser

- to eller flere prosesser for fremstilling av slike forbindelser

Eksempler på akseptable typer av krav:

- Krav rettet på flere metoder som involverer et nytt og oppfinnerisk polypeptid P, f.eks. et enzym som styrer et bestemt trinn i syntesen av en forbindelse:

en fremgangsmåte for fremstilling av polypeptidet P,

en fremgangsmåte for fremstilling av forbindelsen ved bruk av enten det isolerte polypeptid eller vertsceller som uttrykker polypeptidet,

en fremgangsmåte for å velge en vertscelle basert på hvorvidt den uttrykker polypeptidet ifølge oppfinnelsen eller ikke.

- En datasendingsmetode for å sende en datapakke mellom et antall innretninger koplet til en buss,

en datamottaksmetode for mottak av en datapakke mellom et antall innretninger koplet til en buss.

- En bestemt krets og apparat som omfatter denne kretsen.

- Fremgangsmåter for drift av et databehandlingssystem omfattende trinnene A, B, …,

et databehandlingsapparat/-system omfattende midler for utførelse av fremgangsmåten,

et datamaskinprogram [produkt] tilpasset for å utføre fremgangsmåten,

et datamaskinlesbart lagringsmedium/databærer omfattende nevnte program.

 

Merk imidlertid at når flere selvstendige krav er rettet på tilsvarende utførelser som ikke er tilstrekkelig forskjellige (f.eks. datamaskinprogram tilpasset for å utføre nevnte fremgangsmåte, valgfritt overført på et elektrisk bæresignal, og et datamaskinprogram omfattende programvarekode tilpasset for å utføre fremgangsmåtetrinnene A, B, …) vil unntakene i pf § 7 fjerde ledd vanligvis ikke gjelde.


Når saksbehandleren har innvendinger mot antallet selvstendige krav av samme kategori, oppfordres søkeren til å endre kravene i samsvar med dette. Dersom de øvrige selvstendige kravene opprettholdes i svaret på de begrunnede innvendingene, og ingen overbevisende argumenter er frembrakt om at en av de situasjonene som det refereres til i underavsnittene (i) til (iii) kan anvendes, kan søknaden avslås i henhold til
patl. § 8 andre ledd første punktum.

3.2 Selvstendige og uselvstendige krav

pf. § 7 tredje ledd

Alle søknader skal inneholde ett eller flere selvstendige krav rettet mot vesentlige trekk ved oppfinnelsen. Et selvstendig krav kan etterfølges av ett eller flere uselvstendige krav som angår utføringsformer av oppfinnelsen. Uttrykket utføringsform forstås bredt i betydningen av en mer spesifikk angivelse av oppfinnelsen enn den som forekommer i det selvstendige kravet. Det er klart at ethvert uselvstendig krav også må omfatte de vesentlige trekk ved oppfinnelsen, og at de må omfatte alle trekk i det selvstendige kravet det er knyttet til.

 

Eksempel 1:

Krav 1 (selvstendig krav):

Girkasse for en traktor, ...

 

Krav 2-5 (uselvstendige krav):

Girkasse som angitt i krav 1, ...

 

Krav 6 (selvstendig krav):

Traktor omfattende en girkasse ifølge ett av de foregående kravene 1-5, ....

   

Krav 6 angår en annen oppfinnelse enn krav 1, siden de har ulik benevnelse, og traktoren er derfor ikke en utføringsform av girkassen ifølge noen av kravene 1-5, og er derfor ikke et uselvstendig krav, jf. pf. § 7 tredje ledd. Krav 6 er et selvstendig krav. Likevel kan en si at ordlyden i krav 6 er «avhengig» («dependent») av ett av kravene 1-5 ved henvisningen, i og med at krav 6 må kompletteres med trekk fra ett av disse.

 

Eksempel 2:

Et krav som henviser til et krav av en annen kategori, er ikke et uselvstendig krav, e.g. «Apparat for å utføre prosessen ifølge krav 1 ...», eller «Prosess for å fremstille produktet ifølge krav 1 ...».

 

Eksempel 3:

I et tilfelle lik «støpsel og stikkontakt»-eksemplet i punkt 3.1.2(i) ovenfor, er et krav rettet på en del og som refererer til den andre samvirkende delen (innbyrdes relaterte), ikke et uselvstendig krav.

3.2.1 Alternativer i et krav

Et krav, enten det er selvstendig eller uselvstendig, kan referere til alternativer, forutsatt at antallet og presentasjonen av alternativene i ett enkelt krav ikke gjør kravet uklart eller vanskelig å forstå og forutsatt at kravet oppfyller vilkåret til enhetlighet, se også punkt 6.2.1b og punkt 6.2.2.
I tilfellet et krav definerer (kjemiske eller ikke-kjemiske) alternativer, dvs. en såkalt «Markush-gruppering», skal oppfinnelsens enhetlighet anses å være til stede dersom alternativene er av liknende natur og tydelig kan bli erstattet av hverandre, se
punkt 6.3.2.

3.2.2 Selvstendige krav

Antall krav må vurderes i forhold til karakteren til den oppfinnelsen som søkes beskyttet. Unødig gjentakelse av ordlyden, f.eks. mellom to selvstendige krav, bør unngås ved å omgjøre ett av kravene til et uselvstendig krav.

3.2.2.1 Henvisninger i selvstendige krav

Et selvstendig krav kan inneholde en henvisning til ett eller flere andre krav.

Eksempel (a):
et krav som henviser til et krav av en annen kategori, f.eks. «apparat for utførelse av fremgangsmåten i krav 1...», eller «fremgangsmåte for fremstilling av produktet i krav 1...».

Eksempel (b):
På samme måte som i eksempelet med støpslet og stikkontakten, se punkt 3.1.2, er et krav på den ene del som henviser til den andre samvirkende del, f.eks. «støpsel for samvirkning med stikkontakten i krav 1...», ikke et uselvstendig krav.

I begge disse eksemplene bør saksbehandleren vurdere i hvilken utstrekning kravet omfatter trekkene i kravet det refereres til.

Patenterbarhet for det selvstendige kravet som det henvises til, betyr ikke at det selvstendige kravet som inneholder henvisningen nødvendigvis er patenterbart.

3.2.3 Uselvstendige krav

Uselvstendige krav skal, innledningsvis, knyttes til ett eller flere foregående krav ved en henvisning. Det uselvstendige kravet omfatter alle trekkene til det eller de andre kravene som det knyttes til.

I følgende tilfeller skal det uselvstendige krav X forstås å omfatte det tekniske innholdet av enten krav 1, 2, 3 eller 4:

 

      «Krav X ifølge ethvert av de foregående krav» (engelsk: 'Claim X according to any preceeding claim')

      «Krav X ifølge ethvert av kravene 1-4» (engelsk: 'Claim X according to any(one) of claims 1-4')

      «Krav X ifølge krav 1, 2, 3 eller 4» (engelsk: 'Claim X according to claim 1, 2, 3 or 4')

 

I følgende tilfeller skal det uselvstendige krav X forstås å omfatte det tekniske innholdet i samtlige krav det henvises til:

 

      «Krav X ifølge krav 1-4» (engelsk: 'Claim X according to claims 1-4')

      «Krav X ifølge krav 1, 2, 3 og 4» (engelsk: 'Claim X according to claim 1, 2, 3 and 4')

3.2.3.1 Henvisninger i uselvstendige krav

Et uselvstendig krav kan enten henvise tilbake til ett eller flere selvstendige krav, til et eller flere uselvstendige krav eller til både selvstendige og uselvstendige krav.

3.2.3.2 Gruppering av uselvstendige krav

Alle uselvstendige krav som henviser til foregående krav skal grupperes sammen i den grad det er praktisk mulig. Arrangementet av gruppene av krav må derfor være slik at tilknytningene av samhørende krav lett kan bestemmes, og kravenes mening ved tilknytningene lett kan tolkes. Hvis arrangementet av kravene er slik at det kan skape uklarhet i angivelsen av gjenstanden som skal beskyttes, bør saksbehandler innvende mot dette.

3.2.3.3 Søknadsgjenstanden i de uselvstendige krav

I alminnelighet bør ikke saksbehandleren, når det selvstendige kravet kan godtas, legge unødvendig mye arbeid i vurderingen av de uselvstendige krav, forutsatt at kravene virkelig er uselvstendige, og at de ikke på noen måte utvider oppfinnelsens beskyttelsesomfang som angitt i det tilhørende selvstendige kravet.

Hvis det brukes den todelte form for det eller de selvstendige krav, kan de uselvstendige krav omfatte ytterligere utføringsformer, ikke bare av den karakteriserende del, men også av innledningen.

3.2.3.4 Antall uselvstendige krav i en søknad

Det kan godtas et rimelig antall uselvstendige krav rettet mot bestemte foretrukne trekk ved oppfinnelsen, men saksbehandleren bør likevel komme med innvendinger mot mange krav av triviell art. Hva som er et rimelig antall krav avhenger av realiteten og omstendighetene i hver enkelt sak. Presentasjonen av kravene må ikke være slik at det blir urimelig vanskelig å bestemme hva som søkes beskyttet.

4. Kravenes klarhet og fortolkning

4.1 Kravenes klarhet

patl. § 8 andre ledd første punktum

Vilkårene i patl. § 8 andre ledd første punktum om at patentkravene skal være klare og tydelige, gjelder de enkelte krav, både selvstendige og uselvstendige, og også kravsettet som helhet.

Det er svært viktig at kravene er klare tatt i betraktning den funksjon de har med å definere gjenstanden som det søkes beskyttelse for, jf. patl. § 39. Derfor må betydningen av angivelsene i et krav, så langt som mulig, være tydelig for en fagperson ut i fra kravets ordlyd alene, se også punkt 4.2 nedenfor.

I betraktning av de forskjeller i beskyttelsesomfang som kan knyttes til de forskjellige kategorier av krav, saksbehandleren forvisse seg om at ordlyden i et krav ikke etterlater noen tvil om dets kategori, jf. pf. § 6 andre ledd. Et krav hvor det er tvil om hvilken kategori det tilhører, er uklart.

Eksempel på ubestemt angivelse:
Et prodrug av forbindelse X er en hvilken som helst forbindelse som in vivo omdannes til forbindelse X. Et krav rettet på «Forbindelse X eller prodrug derav for behandling av sykdom Y», anses å stride mot patl. § 8 andre ledd første punktum. Det vil ikke være klart for en fagperson, uten omfattende eksperimentering, hva som skal omfattes av et slikt krav. Se T 0279/07.

4.2 Tolkning av krav

Hvert krav må leses ved å gi ordene den betydning og omfang som de normalt har innen den angjeldende teknikk, med mindre beskrivelsen ved en uttrykt definisjon eller på annen måte i særlige tilfeller gir ordene en spesiell betydning. Hvis en slik betydning gjelder, skal saksbehandleren, så langt det er mulig, kreve at kravet endres, slik at betydningen blir tydelig ut i fra kravets ordlyd alene. Ved lesing av kravene skal det være mulig å få en teknisk forståelse av oppfinnelsen, selv når forståelsen avviker fra den strengt bokstavelige betydning av ordlyden i kravene.

4.3 Uoverensstemmelse mellom krav og beskrivelse

Enhver uoverensstemmelse mellom beskrivelsen og kravene må unngås, hvis den med hensyn til patl. § 39 kan skape tvil om beskyttelsens omfang i et eventuelt patent, eller alternativt gjør at kravet blir uklart og ikke tilfredsstiller patl. § 8 andre ledd første punktum. Slik uoverensstemmelse kan være av følgende art:

a) Rent språklig uoverensstemmelse:

Eksempel:

En opplysning i beskrivelsen antyder at oppfinnelsen er begrenset til en bestemt egenskap, mens kravene ikke har en slik begrensning. Det legges ikke noen spesiell vekt på denne egenskapen i beskrivelsen, og det finnes ingen grunn til å anta at egenskapen er vesentlig for utførelsen av oppfinnelsen.

I ovennevnte eksempel kan uoverensstemmelsen fjernes enten ved utvidelse av beskrivelsen eller ved avgrensning av kravene.

I tilfeller hvor kravene er mer avgrenset enn beskrivelsen, kan kravene utvides eller beskrivelsen avgrenses.

b) Uoverensstemmelse når det gjelder tilsynelatende vesentlige trekk:

Eksempel:
Det fremgår, enten av alminnelig teknisk kunnskap eller av det som er oppgitt eller antydet i beskrivelsen, at et bestemt teknisk trekk som ikke er nevnt i et selvstendig krav, er vesentlig for utførelse av oppfinnelsen, eller med andre ord er nødvendig for løsning av problemet som oppfinnelsen angår.

I ovennevnte eksempel er kravet uklart, og tilfredsstiller derfor ikke patl. § 8 andre ledd første punktum. Et selvstendig krav må være forståelig ut fra et teknisk synspunkt, i tillegg til at det klart må definere oppfinnelsens gjenstand, dvs. angi alle dens vesentlige trekk, (se T 409/91, T 32/82, OJ 8/1984, 354). Dersom søkeren som svar på en slik uklarhet, f.eks. ved hjelp av tilleggsdokumentasjon eller annen bekreftelse, overbeviser om at trekket faktisk ikke er vesentlig, kan søkeren tillates å opprettholde kravet uendret, og om nødvendig endre beskrivelsen i stedet.

Det kan ikke reises innvending mot det tilfellet hvor et selvstendig krav helt klart omfatter trekk som ikke er vesentlig for utførelse av oppfinnelsen, f.eks. overspesifiseringer. Dette er søkerens valg. Saksbehandleren skal ikke oppfordre til å utvide et krav ved å utelate tilsynelatende uvesentlige trekk.

c) Deler av gjenstanden i beskrivelsen og/eller tegningene er ikke dekket av kravene, noe som ofte kan være tilfelle etter begrensning av kravene:

Utførelsesformer i beskrivelsen som ikke lenger er omfattet av kravene må strykes med mindre disse utførelsesformene kan betraktes som nyttige for å kaste lys over spesifikke trekk i de endrede kravene. I så fall må det klart indikeres at de ikke er en del av oppfinnelsen.

Eksempel:
Alle kravene er begrenset til å angi et kjøretøy med en elektrisk motor, men i én av utførelsesformene i beskrivelsen og tegningene brukes en forbrenningsmotor i stedet.

Uoverensstemmelsen i ovennevnte eksempel unngås ved å fjerne alternativet med forbrenningsmotor fra beskrivelsen og tegningene. Eventuelt må dette trekket klart merkes som en utførelsesform som ikke er en del av oppfinnelsen. Det er ikke tilstrekkelig med bare et generelt utsagn som f.eks. «utførelsesformer som ikke faller inn under omfanget av kravene skal bare betraktes som eksempler egnet for å forstå oppfinnelsen». Bare en endring av ordlyden fra «oppfinnelsen» til «beskrivelse» eller fra «utførelsesform» til «eksempel», «aspekt» eller lignende, er heller ikke tilstrekkelig. Det må eksplisitt fremgå hvilke deler av beskrivelsen som ikke beskriver den krevde oppfinnelsen.

Likeledes må materiale unntatt fra patentering strykes eller klart merkes som ikke å være ifølge den krevde oppfinnelsen.

Uttrykk som «fortrinnsvis», «kan» eller «eventuelt» må strykes fra beskrivelsen hvis de angår trekk som er gjort obligatoriske i et endret selvstendig krav.

d) Generelle villedende utsagn, «oppfinnelsens ånd», kravlignende avsnitt:

Generelle utsagn i beskrivelsen som antyder at beskyttelsens omfang på en vag og ikke nøyaktig definert måte kan utvides, er ikke tillatt. Særlig må ethvert utsagn som antyder at beskyttelsens omfang kan utvides til å dekke «oppfinnelsens ånd» eller «alle ekvivalenter» av kravene, fjernes. Kun utsagn som refererer til at rekkevidden av vernet er dekket av «omfanget av kravene» («the scope of the claims») kan være tillatt.

I det tilfellet at kravene er rettet på en kombinasjon av trekk, skal det i beskrivelsen likeledes fjernes ethvert utsagn som ser ut til å innebære at det søkes beskyttelse ikke bare for kombinasjonen som en helhet, men også for de enkelte trekk eller del-kombinasjoner av disse.

Kravlignende avsnitt, som vanligvis finnes på slutten av beskrivelsen og/eller i form av nummererte avsnitt, må også fjernes før meddelelse av patent, da disse kan føre til uklarhet med hensyn til det faktiske beskyttelsesomfang.

4.4 Vesentlige trekk

4.4.1 Innvendinger på grunn av manglende vesentlige trekk

Kravene, som definerer gjenstanden som søkes beskyttet, må være tydelige, som ikke bare betyr at et krav må være forståelig fra et teknisk synspunkt, men også at det klart må definere alle de vesentlige trekk ved oppfinnelsen (se T 32/82).

4.4.2 Definisjon av vesentlige trekk

Vesentlige trekk i et krav er de som er nødvendige for å oppnå en teknisk effekt som ligger til grunn for løsningen av det tekniske problem søknaden angår. Det selvstendige kravet må derfor inneholde alle trekk som er beskrevet eksplisitt i beskrivelsen som nødvendig for å utøve oppfinnelsen.

Hvis kravet er rettet på en fremgangsmåte for å fremstille produktet ifølge oppfinnelsen, skal den krevde fremgangsmåten være slik at når den utføres av en fagperson, resulterer i det bestemte produktet. Ellers vil det eksistere en innebygget inkonsekvens og derfor mangel på klarhet i kravet.

Der hvor patenterbarheten avhenger av en teknisk effekt, må kravene utformes slik at de omfatter alle de tekniske trekkene ved oppfinnelsen som er vesentlige for oppnåelsen av den tekniske effekten (se T 32/82, OJ 8/1984, 354).

4.4.3 Trekk som er underforstått/implisitt

Et selvstendig krav skal tydelig angi alle trekk som er nødvendige for å definere oppfinnelsen, unntatt dersom slike trekk fremgår av de benyttede betegnelsene. F.eks. behøver ikke et krav rettet på «en sykkel» nevne tilstedeværelsen av hjul.

I tilfellet av et produktkrav, hvor oppfinnelsen ligger i en modifikasjon av et velkjent produkt, er det tilstrekkelig hvis kravet tydelig identifiserer produktet og spesifiserer hva som modifiseres og på hvilken måte. Lignende vurderinger gjelder krav rettet på apparater.

4.5 Uklare angivelser i krav

4.5.1 Relative angivelser

Relative eller lignende uttrykk, som «tynn», «bred» eller «sterk» utgjør en potensiell uklarhet på grunn av at meningen kan forandres avhengig av sammenhengen. For at disse uttrykkene skal tillates, må meningen være tydelig i sammenheng med hele innholdet av søknaden eller patentet.

Hvis et relativt eller lignende uttrykk, brukes som det eneste trekk som skiller søknadsgjenstanden i et krav fra tidligere kjent teknikk, innvendes det mot manglende klarhet, med mindre uttrykket har en velkjent betydning innen angjeldende teknikk, f.eks. «høyfrekvent» når det gjelder en forsterker. Der hvor det relative uttrykket ikke har noen velkjent betydning, bør det erstattes med en mer presis ordlyd funnet et annet sted i søknaden som opprinnelig levert. Finnes det ikke noe grunnlag i søknaden for en klar definisjon, og angivelsen ikke er det eneste trekket som skiller oppfinnelsen fra tidligere kjent teknikk, kan den normalt beholdes i kravet. En utelatelse av angivelsen vil kunne føre til en utvidelse av gjenstanden utover innholdet i søknaden slik den ble inngitt, og stride mot patl. § 13, se pr. del C, kap. VII, punkt 3.2

4.5.1.1. Betydning av relative termer

Når bruk av relative uttrykk tillates i et krav, tolkes uttrykket minst mulig restriktivt ved vurdering av omfanget av søknadsgjenstanden i kravet. Som en følge av dette, vil et relativt uttrykk i mange tilfeller ikke være begrensende.

Eksempel:

Uttrykket «en tynn metallplate» er ikke begrensende for «metallplate» i forhold til tidligere kjent teknikk: en metallplate er «tynn» bare når den sammenlignes med en annen, og definerer ikke en objektiv og målbar tykkelse. En metallplate som er tre millimeter tykk er tynn når den sammenlignes med en plate som er fem millimeter tykk, men tykk når den sammenlignes med en plate som er én millimeter tykk.

Eksempel:

Når «et element montert nær enden av en lastebil» vurderes, er dette elementet montert 1 mm, 10 cm eller 2 m fra enden av lastebilen? Den eneste begrensningen i et slikt uttrykk er at elementet må være nærmere enden enn midten på lastebilen, dvs. elementet kan være montert hvor som helst på bakre fjerdedel av lastebilen.

Eksempel:

Med mindre det er klart ut ifra kontekst, begrenser ikke uttrykket «elastisk» nødvendigvis type materiale, fordi elastisitet er en iboende egenskap hos et hvilket som helst fast materiale målt ved Youngs modul. Med andre ord, tatt ut av kontekst kan et elastisk materiale være alt fra gummi til diamant.

4.5.2. Betydningen av begreper som «ca», «omtrent» eller «i det vesentligste»

Når begreper som «ca» eller «omtrent» er benyttet i forbindelse med en bestemt verdi (f.eks. «ca» 200ºC) eller et område (f.eks. «ca x til ca y»), tolkes verdien eller området å være så nøyaktig som metoden som er benyttet for å måle. Hvis ingen feilmargin er spesifisert i søknaden vil uttrykket «ca 200ºC» tolkes som tilsvarende avrundet som «200ºC». Hvis feilmargin er spesifisert i søknaden må disse benyttes i kravet i stedet for begrepet omfattende «ca» eller lignende. Hvis ikke, gjelder som for tallverdier generelt, at fagpersonen vet at tallverdier relatert til målinger har en feilmargin og derfor benyttes den generelle konvensjonen i den vitenskapelige og tekniske litteraturen, nemlig at det siste desimaltallet til en numerisk verdi indikerer grad av nøyaktighet. Når verdier formulert som intervaller skal tolkes, vil fagpersonen bruke samme tilnærming.

Eksempel:

Maksimum feilmargin for en måling på 3,5 cm blir dermed 3,45 cm – 3,54 cm.

4.5.3 Varemerker

Bruk av varemerker og lignende uttrykk i kravene tillates ikke, da det i løpet av patentets beskyttelsesperiode ikke kan garanteres for at produktet eller det henviste trekk ikke blir modifisert samtidig som navnet opprettholdes. De nevnte uttrykk kan unntaksvis tillates hvis bruken er uunngåelig og de generelt er anerkjent for å ha en presis betydning. Om effekten av referanse til varemerker på betingelsene i patl. § 8, se  kap. II, punkt 3.4.5. Se punkt 3.4.6 om ansvaret for å påse at registrerte varemerker erkjennes som sådanne i beskrivelsen.

4.5.4 Valgfrie trekk

Valgfrie trekk, i denne sammenhengen trekk som følger etter uttrykk som «fortrinnsvis», «for eksempel», «så som» eller «nærmere bestemt», vurderes nøye for å være sikker på at de ikke innfører tvetydighet.

Disse uttrykkene innfører tvetydighet og gjør omfanget av kravet uklart dersom de ikke gjelder en presisering av søknadsgjenstanden i kravet.

Eksempel:

Ordlyden «løsningen varmes til mellom 65 og 85 °C, fortrinnsvis til 90 °C» vil innføre tvetydighet fordi 90 °C ligger utenfor rekkevidden av intervallet, og det blir uklart om det er intervallet eller 90 °C som gjelder.

 

4.5.5 Et trekk mangler angivelse i ubestemt form (antecedens)

For at et patentkrav ikke skal være uklart må en angivelse i bestemt form i kravet, for eksempel «kanonen», «tannhjulet» eller «fastgjøringen», som regel alltid ha en angivelse i ubestemt form tidligere i kravet eller i et tilknyttet foregående krav. I dette eksempelet vil forgjengeren være «kanon», «tannhjul» og «fastgjøring».

Unntaket fra vilkåret om antecedens kan være i de tilfeller hvor en angivelse i et patentkrav er generisk (artsmessig). For eksempel vil angivelse av en «sykkel» i et patentkrav vanligvis innbefatte angivelsen av «hjul», og kravet eller tilknyttete krav vil derfor kunne angi «hjulet» eller «hjulene» uten at kravet blir uklart. Se også punkt 4.4.3

4.6 Resultat som skal oppnås (oppgavemessige krav)

Angivelsen av det som søkes beskyttet ved kravene må være så presis og bestemt som oppfinnelsen tillater. Generelt tillates ikke krav som forsøker å definere oppfinnelsen ved et resultat som skal oppnås - særlig hvis de bare strekker seg til å kreve vernet det tekniske problem som oppfinnelsen skal løse. Imidlertid kan de tillates dersom oppfinnelsen enten bare kan defineres ved slike angivelser eller på annen måte ikke kan defineres mer nøyaktig uten unødig å begrense omfanget av kravene. Det kreves i slike tilfeller at resultatet er slik at det direkte og sikkert kan bekreftes ved prøver eller prosedyrer tilstrekkelig angitt i beskrivelsen eller kjent for en fagperson og som ikke krever unødig eksperimentering (se T 68/85, OJ 6/1987, 228).

Eksempel:
En oppfinnelse angår et askebeger som en stumpet sigarett med sikkerhet vil slukkes i på grunn av askebegerets form og relative dimensjoner. Form og dimensjoner kan variere betydelig og på en måte som er vanskelig å definere, men fremdeles gi den ønskede virkning.

Så lenge kravet angir askebegerets konstruksjon og utforming så tydelig som det er mulig, kan kravet definere de relative dimensjonene ved henvisning til resultatet som blir oppnådd, forutsatt at beskrivelsen omfatter tilfredsstillende anvisninger, slik at fagpersonen kan bestemme de nødvendige dimensjonene ved hjelp av rutinemessige prøveprosedyrer.

Disse tilfellene må skilles fra dem hvor produktene er definert av resultatet som skal oppnås og resultatet i hovedsak utgjør problemet som ligger til grunn for søknaden. Det er etablert rettspraksis at et selvstendig krav må indikere alle søknadsgjenstandens vesentlige trekk (se G 2/88, 2.5 og G 1/04, 6.2). Patl. § 8 andre ledd første punktum gjenspeiler også det generelle prinsippet om at omfanget av eneretten som er tildelt ved et patent, som definert i kravene, skal stå i forhold til det tekniske bidraget til teknikken. Det skal ikke omfatte teknikk som etter å ha lest beskrivelsen fortsatt ikke ville være tilgjengelig for en fagperson (T 409/91, 3.3). Hvis et selvstendig krav definerer produktet ved resultatet som skal oppnås, og resultatet i hovedsak utgjør det problem som ligger til grunn for søknaden, må kravet angi de vesentlige trekkene som er nødvendige for å oppnå det resultat som søkes beskyttet (T 809/12, begrunnelse 2.6- 2.9.2), se også punkt 4.4.

De ovenfor nevnte betingelser for å tillate definering av søknadsgjenstanden ved det resultat som skal oppnås, er forskjellige fra betingelsene som stilles for å kunne tillate at søknadsgjenstanden defineres ved funksjonelle trekk, se punkt 5.1.3.

4.6.1 Parametere

Se punkt 3.1

Parametere er karakteriserende verdier som kan være verdier på direkte målbare egenskaper (f.eks. smeltepunktet til en substans, bøyestivheten i et stål, motstanden i en elektrisk leder), eller være definert som mer eller mindre kompliserte matematiske kombinasjoner av flere variabler i form av formler.

Egenskapene til et produkt kan spesifiseres av parametere relatert til den fysiske strukturen til produktet, forutsatt at disse parameterne tydelig og pålitelig kan bestemmes ved objektive prosedyrer som er vanlige innen teknikken. Når egenskapene til produktet er definert av en matematisk sammenheng mellom parametere, må hver parameter være tydelig og pålitelig bestemt.

Det samme gjelder fremgangsmåterelaterte trekk som defineres ved parametere.

Betingelsene i patl. § 8.2.1 med hensyn til karakterisering av et produkt etter parametere kan oppsummeres som følger (se T 849/11):

(i)   kravene må være klare i seg selv når de leses av en fagperson (ikke inkludert kunnskap hentet fra beskrivelsen);

(ii)  metoden for å måle en parameter (eller i det minste en henvisning til denne) må vises fullstendig i selve kravet; og

(iii)en søker som velger å definere omfanget av kravet ved parametere, må sørge for at en fagperson enkelt og entydig kan verifisere om de jobber innenfor eller utenfor kravets beskyttelsesområde.

Hvis beskrivelsen av metoden for å måle en parameter er så lang at inkluderingen gjør kravet uklart eller vanskelig å forstå, kan betingelsen under punkt (ii) oppfylles ved å innta i kravet en henvisning til beskrivelsen.

Videre kan betingelsen under punkt (ii) fremdeles oppfylles hvis det overbevisende kan vises at (se T 849/11):

(a) målemetoden som skal benyttes tilhører fagpersonens alminnelige kunnskap, f.eks. fordi det bare finnes én metode, eller fordi en bestemt metode vanligvis brukes; eller

(b) alle målemetoder som er kjent i det relevante tekniske feltet for å bestemme denne parameteren gir samme resultat innenfor den passende grense for målenøyaktighet.

 

For ytterligere spørsmål knyttet til manglende støtte og tilstrekkelig beskrivelse i forhold til parametere, se punkt 5.2 og kap. II, punkt 3.3.5.

 

4.6.1.1 Uvanlige parametere

Uvanlige parametere er parametere som ikke vanligvis brukes på oppfinnelsens fagområde. To hovedtilfeller:

(i)   Den uvanlige parameteren måler en egenskap til produktet/fremgangsmåten som innen oppfinnelsens fagområde måles ved en annen generelt anerkjent parameter.

(ii)  Den uvanlige parameteren måler en egenskap til produktet/fremgangsmåten som ikke har blitt målt tidligere innen oppfinnelsens fagområde.

I tillegg til betingelsene gitt i punkt 4.6.1 gjelder følgende:

- Tilfeller hvor det benyttes en uvanlig parameter av type (i) og ingen enkel konvertering fra den uvanlige parameteren til den parameter som er generelt anerkjent på området er mulig, eller tilfeller hvor apparatet som brukes          for måling av den uvanlige parameteren ikke er tilgjengelig, skal i utgangspunktet innvendes mot på grunn av manglende klarhet, fordi det ikke kan foretas noen meningsfull sammenligning med teknikkens stilling. Slike tilfeller kan også skjule mangel på nyhet, se Globaltkap. IV, punkt 4.3.2.

- Bruk av uvanlige parametere av type (ii) er tillatt hvis det er tydelig fra søknaden at en fagperson ikke ville ha problemer med å utføre de fremlagte testene og dermed ville være i stand til å fastslå den eksakte mening av parameteren og til å sammenligne med tidligere kjent teknikk. Videre ligger ansvaret for å påvise at en uvanlig parameter virkelig skiller oppfinnelsen fra kjent teknikk, hos søker. I slike tilfeller kan tvilen ikke komme søker til gode.

Eksempel (på en tillatt uvanlig parameter av type (ii)):

Søknaden forklarer at den slipende virkningen til veldig finkornet sandpapir forbedres hvis strimler med slipekorn veksles med strimler uten slipekorn. Krav 1 inneholder en uvanlig parameter av type (ii) som måler forholdet mellom breddene på stripene med slipekorn og stripene uten slipekorn, innenfor en viss lengde av sandpapiret. Det vil ikke være vanskelig for fagpersonen å forstå den nøyaktige betydningen av parameteren, måle den og vurdere dens særtrekk i forhold til kjent teknikk.

 

4.7 Produkter definert ved fremstillingsmåten («product-by-process»)

Foreligger det betydelige definisjonsvanskeligheter, kan et produkt, særlig et kjemisk produkt, angis ved fremstillingsmåten for produktet («product-by-process»), om nødvendig kombinert med andre parametere for produktet.

Krav på produkter definert ved en fremgangsmåte for fremstilling, er bare tillatt hvis produktene som sådanne oppfyller vilkårene til patenterbarhet, dvs. at de blant annet er nye og oppfinneriske. Et krav som definerer et produkt ved trekkene til en fremstillingsmåte skal derfor tolkes som et krav på produktet som sådan. Oppfinnelsens tekniske innhold ligger ikke i fremgangsmåten, men heller i de tekniske egenskapene som tilføres produktet ved fremstillingen.

Krav rettet på planter og dyr fremstilt ved en fremgangsmåte som involverer et trekk som overfører et teknisk trekk til produktet, er unntatt fra patentering dersom fremgangsmåten også involverer et vesentlig biologisk trekk.

Et produkt anses ikke som nytt bare ved at det produseres ved hjelp av en ny fremgangsmåte.

Et krav som definerer et produkt ved hjelp av en fremgangsmåte, skal, uavhengig om utrykkene «kan oppnås», «oppnådd», «direkte oppnådd» eller tilsvarende ekvivalente begreper brukes i «product-by-process» kravet, anses å være et krav på produktet som sådan og gi en absolutt beskyttelse for produktet.

Ansvaret for å påvise at et produkt definert ved fremgangsmåten for fremstilling skiller seg fra produkter som er tidligere kjent, ligger hos søker, som må vise at modifisering av parametere i fremgangsmåten for fremstilling resulterer i et annet produkt, for eksempel ved å vise tydelige forskjeller i produktenes egenskaper. Saksbehandler skal likevel gi begrunnelse for en eventuell innvending mot manglende nyhet for produktet (se G1/98, T828/08).

 

4.7.1 Produktkrav med fremgangsmåtetrekk

Et krav som definerer et produkt og som omfatter både produkttrekk og fremgangsmåtetrekk, dvs. trekk i en fremgangsmåte for fremstilling av produktet, er ikke i strid med patl. § 8.2.1.

Fremgangsmåtetrekk kan imidlertid etablere nyhet for produktet bare hvis de gir produktet andre egenskaper enn produktene som tidligere er beskrevet. Tilsvarende som for produkter definert ved fremstillingsmåten («product-by-process», se punkt 4.7), ligger ansvaret for å påvise at et slikt fremgangsmåtetrekk gjør at produktet skiller seg fra produkter som tidligere er kjent, hos søker.

4.8 Indirekte produktbeskyttelse

patl. § 3 første ledd nr. 3

Dersom gjenstanden i et norsk patent er en fremgangsmåte, strekker patentbeskyttelsen seg til produktene direkte oppnådd ved hjelp av en slik fremgangsmåte, i henhold til patl. § 3 første ledd nr.3. Bestemmelsene i denne paragrafen forstås å gjelde fremgangsmåter for fremstilling av produkter som er helt forskjellige fra utgangsmaterialene så vel som enkelte fremgangsmåter som bare frembringer overflateendringer (f.eks. galvanisering, belegging).

Å vaske, desinfisere og impregnere mot insektangrep er eksempler på fremgangsmåter som ikke bør anses som fremgangsmåter som gir indirekte produktbeskyttelse.

 

4.9 Forståelsen av uttrykk som angir formål

4.9.1 Forståelsen av uttrykk som «anordning for…» eller «produkt for…»

Hvis et krav begynner med ord som: «Anordning for utførelse av fremgangsmåten...», må dette kun forstås å bety kun en anordning som egner seg for utførelse av fremgangsmåten. En anordning som forøvrig innehar alle trekkene angitt i kravet, men som ikke egner seg for det angitte formål, eller som krever modifisering for å sette det i stand til å bli brukt for dette formål, anses normalt ikke å foregripe anordningen ifølge kravet.

Liknende vurderinger gjelder et krav på et produkt for en bestemt bruk:

Eksempel:
Hvis et krav henviser til en «støpeform for smeltet stål», innebærer dette enkelte begrensninger for støpeformen. Derfor er et isterningbrett av plast med et smeltepunkt som er mye lavere enn for stål, ikke innenfor kravet.

Likeledes må et krav rettet på en substans eller sammensetning for en bestemt bruk, forstås å bety en substans eller sammensetning som faktisk egner seg for den oppgitte bruken. Et kjent produkt som ved første øyekast er det samme som substansen eller sammensetningen definert i kravet, men som er i en form som gjør det uegnet for den oppgitte bruken, fratar ikke kravet nyhet. Men dersom det kjente produkt er i en form hvor det faktisk egner seg for den oppgitte bruken, selv om det aldri har blitt beskrevet for dette formål, fratar det kravet nyhet.

Et unntak fra dette generelle tolkningsprinsipp, er der hvor kravet er rettet på en kjent substans eller sammensetning for bruk i en kirurgisk, terapeutisk eller diagnostisk fremgangsmåte, se Globaltkap. IV, punkt 2b.3.

 

4.9.2 Forståelsen av midler-pluss-funksjon-trekk («means-plus-function features»)

Midler-pluss-funksjon-trekk (f. eks. "omfattende midler for…") er en type funksjonelle trekk, og strider derfor ikke mot patl. § 8.2.1.

Enhver kjent teknikk som er egnet til å utføre funksjonen til et middel-pluss-funksjon-trekk, vil foregripe dette. For eksempel foregripes trekket "midler for å åpne en dør" både av en dørnøkkel og et brekkjern.

Et unntak fra dette generelle tolkningsprinsippet er der funksjonen til middel-pluss-funksjon-trekket utføres av en datamaskin eller lignende apparat. I dette tilfellet tolkes middel-pluss-funksjon-trekkene som middel tilpasset til å utføre de aktuelle trinn/funksjoner, heller enn bare å være egnet til å utføre disse.

Eksempel:

Alternativ A "En brilleglasslipemaskin for behandling av en linse slik at linsen passer i en brilleramme, hvor maskinen omfatter:

minst en slipeskive for avfasing av linsen;

midler for å motta rammekonfigurasjonsdata for brillerammen og oppsettdata som skal brukes til å tilveiebringe et oppsett av linsen i forhold til brillerammen;

midler for å detektere en kantposisjon av linsen på grunnlag av mottatte rammedata og oppsettdata;

midler for å bestemme en første avbøyd bane («bevel path») ved beregning basert på resultatet av deteksjon med nevnte midler for å detektere kantposisjon;

midler for å bestemme en andre avbøyd bane som oppnås ved å vippe den første avbøyde banen slik at den andre avbøyde banen passerer gjennom en ønsket stilling på en linsekant; og

midler for å kontrollere slipeskiven under avfasingen av linsen på basis av nevnte andre avbøyde bane."

Alternativ B "En brilleglasslipemaskin for behandling av en linse slik at linsen passer i en brilleramme, hvor maskinen omfatter:

minst en slipeskive for avfasing av linsen;

en datamaskin tilpasset:

- mottak av rammekonfigurasjonsdata for brillerammen og oppsettdata som skal brukes til å tilveiebringe et oppsett av linsen i forhold til brillerammen;

- deteksjon av en kantposisjon av linsen på grunnlag av mottatte rammedata og oppsettdata;

- bestemmelse av en første avbøyd bane ved beregning basert på resultatet av deteksjon med nevnte midler for å detektere kantposisjon;

- bestemmelse av en andre avbøyd bane som oppnås ved å vippe den første avbøyde banen slik at den andre avbøyde banen passerer gjennom en ønsket stilling på en linsekant; og

- kontroll av slipeskiven under avfasingen av linsen på basis av nevnte andre avbøyde bane."

 

Hver av disse kravene har nyhet overfor kjent teknikk som beskriver en brilleglasslipemaskin omfattende en slipeskive og en datamaskin for å kontrollere slipeskiven hvis de spesifikke prosesstrinnene ikke er beskrevet i den kjente teknikk. Når «midler for» refererer til en datamaskin, er prosesstrinnene definert som «midler for pluss funksjon» (første kraveksempel) og «en datamaskin tilpasset for pluss funksjon» (andre kraveksempel) å tolke som begrensende. Derfor vil et dokument fra kjent teknikk som beskriver en brilleglasslipemaskin omfattende minst en slipeskive for avfasing av linsen og en datamaskin bare foregripe disse kravene hvis dokumentet også beskriver at datamaskinen er programmert for å utføre de krevede trinn.

 

4.9.3 Forståelsen av uttrykk som «fremgangsmåte for ...»

I forbindelse med en fremgangsmåte er to forskjellige typer angivelse av formål mulig:

de som definerer anvendelsen av en fremgangsmåte, og de som definerer en effekt som oppstår fra fremgangsmåtetrinnene og er implisitte deri (se T 1931/14).

Når det angitte formålet definerer den spesifikke anvendelsen av fremgangsmåten, krever dette formålet ytterligere trinn som ikke er underforstått eller iboende i de andre trinnene som er definert i kravet, og den krevde fremgangsmåten ville ikke oppnå det uttalte formål uten disse.

Et krav rettet på en fremgangsmåte, for eksempel en fremgangsmåte for omsmelting av galvaniske sjikt, foregripes ikke ved vurdering av nyhet, av en tilsvarende fremgangsmåte for omsmelting som er kjent benyttet til et annet formål, selv om denne tidligere kjente fremgangsmåten egner seg for omsmelting av galvaniske sjikt. I et krav med ordlyden «Fremgangsmåte for omsmelting av galvaniske sjikt» skal således «for omsmelting» forstås som et funksjonelt trekk vedrørende omsmeltingen av galvaniske sjikt, og vil følgelig definere ett av fremgangsmåtetrinnene i den beskyttede fremgangsmåten (se T 1931/14 og T 848/93 side 7 og 8. Se også T 268/13).

På den annen side, der formålet bare angir en teknisk effekt som uunngåelig oppstår ved utøvelse av de øvrige trinn i den krevde fremgangsmåten, og således er iboende i disse trinnene, har denne tekniske effekten ingen begrensende virkning på kravets gjenstand. Et slikt krav foregripes av tidligere kjent teknikk som beskriver en fremgangsmåte som er egnet for en slik anvendelse selv om den spesifikke anvendelsen ikke er nevnt (se T 1931/14 og T304/08).

4.9.4 Definisjon av en enhet ved hjelp av (anvendelse sammen med) en annen enhet

Et krav rettet på en fysisk enhet (produkt, anordning) kan søke å definere oppfinnelsen ved henvisning til trekk som angår en annen enhet som ikke utgjør noen del av den krevde enhet, men som er relatert til den ved anvendelse (f.eks. et sylindertopplokk til en motor, hvor sylindertopplokket defineres ved trekk angående dets plassering i motoren).

Siden den første enheten ofte kan produseres og markedsføres uavhengig av den andre, vil det vanligvis være mulig å oppnå selvstendig beskyttelse ved å formulere kravene hensiktsmessig (f.eks. ved å erstatte «tilkoblet» med «kan tilkobles»). Den andre enhetens trekk skal anses begrensende for søknadsgjenstanden ifølge kravet bare dersom kravet rettes mot en kombinasjon av den første og andre enheten (f.eks. «motor med et sylindertopplokk» eller «motor omfattende et sylindertopplokk»).

4.9.5 Dimensjoner og/eller form definert ved referanse til en annen enhet

Det kan være tillatt å definere dimensjonene og/eller formen av en første enhet i et selvstendig krav ved generell henvisning til dimensjonene og/eller tilsvarende form av en annen enhet som ikke er del av den krevde første enhet, men som er relatert til denne gjennom bruk. Dette gjelder spesielt der hvor størrelsen av den andre enheten på en eller annen måte er standardisert (for eksempel en monteringsbrakett for et nummerskilt på en bil, hvor brakettrammen og festeelementene defineres i forhold til nummerskiltets ytre form).

Dessuten kan henvisninger til andre enheter som ikke anses som gjenstand for standardisering, også være tilstrekkelig klare i tilfeller hvor en fagperson vil ha små vanskeligheter med å forstå avgrensningen av beskyttelsesomfanget for den første enheten (f.eks. i tilfelle med et overdekke for en rundballe i jordbruket, hvor lengden og bredden av overdekket og hvordan det brettes, defineres med henvisning til ballens omkrets, bredde og diameter, se T 455/92, ikke publisert i OJ). Det er ikke nødvendig for slike krav å inneholde de nøyaktige dimensjonene av den andre enheten, og de behøver heller ikke å henvise til en kombinasjon av den første og andre enheten. Angivelse av lengde, bredde og/eller høyde for den første enheten uten henvisning til den andre ville føre til en utilsiktet begrensning av beskyttelsesomfanget.

4.9.6 Ordet «i»

For å unngå tvetydighet, utvises spesiell omhyggelighet ved vurdering av krav som bruker ordet «i» for å definere forholdet mellom forskjellige fysiske enheter (produkt, anordning) eller mellom enheter og aktiviteter (fremgangsmåte, anvendelse) eller mellom forskjellige aktiviteter. Eksempler på krav som er ordlagt på denne måten, innbefatter følgende:

a) Sylinderhode i en firetaktsmotor

b) I et telefonapparat med en automatisk oppringer, oppringningstonedetektor og funksjonskontroll, der oppringningstonedetektoren omfatter ...

c) I en fremgangsmåte som gjør bruk av en elektrodemateanordning for et buesveiseutstyr, der en fremgangsmåte for å styre buesveisestrømmen og spenningen omfatter følgende trinn: ...

d) I en (et) fremgangsmåte/system/apparat e.l. ... der forbedringen består av ...

I eksemplene a) til c) er det de fullt-fungerende underenhetene (sylinderhode, oppringningstonedetektor, fremgangsmåte for styring av buesveisestrøm og spenning) som er vektlagt, snarere enn hele enheten som rommer underenheten (firetaktsmotoren, telefonen, fremgangsmåten). Dette kan gjøre det uklart om denne søkte beskyttelse er begrenset til underenheten som sådan, eller om hele enheten skal beskyttes.

For klarhets skyld må krav av denne type enten rettes på:

en enhet med (eller omfattende) en underenhet (f.eks. «firetaktsmotor med et sylinderhode»),

eller rettes på underenheten som sådan, ved å angi dens formål (f.eks. «sylinderhode for en firetaktsmotor»).

Med krav av den typen som er antydet ved eksempel d), gjør bruken av ordet «i» det noen ganger uklart om det søkes beskyttelse bare for forbedringen eller for alle trekkene definert i kravet. Også her er det viktig å forvisse seg om at ordlyden er klar.

 

4.10 Anvendelseskrav

Under søknadsbehandlingen anses et anvendelseskrav på formen «anvendelse av en substans X som insektmiddel» som ekvivalent til et fremgangsmåtekrav på formen «en fremgangsmåte for å drepe insekter ved hjelp av X». Således skal et krav på denne formen ikke bli tolket som rettet på substansen X.

Likeledes er et krav rettet på «anvendelse av en transistor i en forsterkerkrets» ekvivalent til et krav rettet på «fremgangsmåte for forsterkning ved bruk av en krets inneholdende transistoren». Kravene skal verken bli tolket som rettet mot «forsterkerkrets hvor transistoren brukes» eller «fremgangsmåte for å bruke transistoren ved oppbygningen av en slik krets».

Derimot vil et krav rettet på anvendelse av en fremgangsmåte for et bestemt formål være ekvivalent til et krav rettet på fremgangsmåten (se T 684/02).

Det bør vies oppmerksomhet når et krav vedrører en to-trinns fremgangsmåte som kombinerer et anvendelsestrinn med et trinn for fremstilling av et produkt, da dette kan gjøre kravet uklart i henhold til patl. § 8 andre ledd første punktum.

Eksempel:

Et polypeptid og dets anvendelse i en screeningmetode er blitt definert som det eneste bidrag til teknikkens stilling. Et eksempel på et slikt krav ville da være:

«En fremgangsmåte som omfatter:

(a)     å bringe polypeptid X i kontakt med en forbindelse som skal screenes og

(b)     bestemme om forbindelsen påvirker aktiviteten til polypeptidet, og deretter omdanne en hvilken som helst aktiv forbindelse til en farmasøytisk sammensetning.»

Et slikt krav kan utformes på mange måter, men i hovedsak kombinerer de (a) et screeningstrinn (dvs. ved å bruke et spesifisert testmateriale for å velge en forbindelse som har en gitt egenskap) med (b) ytterligere fremgangsmåtetrinn (dvs. videre omdanning av den valgte forbindelse for eksempel til en ønsket sammensetning). Ifølge G 2/88 er det to ulike typer fremgangsmåtekrav: (i) bruken av en enhet for å oppnå en teknisk effekt og (ii) en fremgangsmåte for fremstilling av et produkt. G 2/88 viser at den patentbeskyttelsen som strekker seg til produkter direkte oppnådd ved en patentert fremgangsmåte, i henhold til patl. § 3 tredje ledd nr.3, gjelder bare fremgangsmåter av type (ii). Ovennevnte krav og dets analoger representerer således en kombinasjon av to forskjellige og uforsonlige typer fremgangsmåtekrav. Kravet består således delvis av et anvendelseskrav og delvis av en fremgangsmåte for å fremstille et produkt. Dette gjør kravet uklart, jf. patl. § 8 andre ledd første punktum.

4.11 Henvisninger til beskrivelsen eller tegningene

Kravene må ikke, når det gjelder oppfinnelsens tekniske trekk, være avhengig av henvisninger til beskrivelsen eller tegningene unntatt når det er absolutt nødvendig. Normalt må ikke kravene være avhengig av henvisninger som «som beskrevet i...... beskrivelsen» eller «som vist i figur 2 i tegningene».

Det er søkeren som må vise at det er absolutt nødvendig å henvise til beskrivelsen eller tegningene i de enkelte tilfellene (se T 150/82, OJ 7/1984, 309).

Eksempel:
Et tillatt unntak er når oppfinnelsen har en særegen form, som er illustrert i tegningene, men som ikke uten problemer kan beskrives med ord eller ved hjelp av en enkel matematisk formel. Et annet tilfelle er når oppfinnelsen angår kjemiske produkter hvis trekk bare kan defineres ved hjelp av grafer eller diagrammer.

4.12 Henvisningsbetegnelser til tegningene

Hvis søknaden inneholder tegninger, og forståelsen av kravene forbedres ved henvisning i kravene til trekk ved tegningene, skal henvisningsbetegnelser angis i parentes etter trekkene i kravet. Kravet skal likevel uten slike henvisningsbetegnelser klart angi det som søkes beskyttet. Hvis der er et stort antall forskjellige deler eller utførelsesformer, er det i det selvstendige kravet bare nødvendig å medta henvisningsbetegnelser til de viktigste delene eller utførelsesformene.

Når kravet er på to-delt form, skal henvisningsbetegnelsene ikke bare medtas i kravets karakteriserende del, men også i kravets innledende del. Henvisningsbetegnelsene skal imidlertid ikke tolkes som begrensende for kravets omfang, men som en hjelp til å lette forståelsen av hva som søkes beskyttet.

Hvis det medtas tekst sammen med henvisningsbetegnelsene i kravene, kan det medføre uklarhet i strid med patl. § 8 andre ledd første punktum. Uttrykk som «festeanordning (skrue 13, stift 14)» eller «ventilsammenstilling (ventilsete 23, ventilelement 27, ventilsete 28)» er ikke henvisningsbetegnelser i henhold til ovenstående. Det er uklart om trekkene som medtas sammen med henvisningsbetegnelsene medfører en begrensning eller ikke, og følgelig er angivelsen av slike trekk i parentes generelt ikke tillatt. Imidlertid er det akseptabelt med tilleggshenvisninger til figurene hvor det spesielle trekket vises, f.eks. «(13 - figur 3; 14 - figur 4)».

Mangel på klarhet kan også oppstå ved angivelse av uttrykk i parentes som ikke omfatter henvisningsbetegnelser, f.eks. er uttrykket «(betong)-støpt murstein» uklart fordi det ikke kan bestemmes om ordet betong er begrensende eller ikke for trekket støpt murstein. På den annen side er uttrykk med en generelt akseptert betydning tillatt angitt i parentes, f.eks. «(met)akrylat», som er en velkjent forkortelse for «akrylat og metakrylat». Bruken av parentes i kjemiske og matematiske formler er også tillatt.

4.13 Negativ avgrensning (disclaimer, materiale eksplisitt unntatt fra beskyttelsesomfanget)

I alminnelighet defineres søknadsgjenstanden i et krav ved positive trekk. Imidlertid kan omfanget av et krav begrenses av en negativ avgrensning (disclaimer). Med andre ord kan et element som er tydelig definert ved tekniske trekk, uttrykkelig utelukkes fra det som kreves beskyttet, f.eks. for å oppfylle kravet til nyhet.

En negativ avgrensning skal bare benyttes når kravets gjenværende gjenstand ikke kan defineres tydeligere og mer konsist ved hjelp av positive trekk (se T 04/80, OJ 4/1982, 149) eller hvis angivelsen ved positive trekk vil begrense kravet urimelig (se T 1050/93).

Tidligere kjent teknikk kan utelukkes ved en negativ avgrensning selv om den negative avgrensningen mangler grunnlag i basisdokumentene (se T 433/86, upublisert).  En slik avgrensning kan imidlertid bare foretas under bestemte forutsetninger, og det følgende er uttømmende for tilfeller hvor negativ avgrensning kan foretas.

I utgangspunktet (se imidlertid punkt b)) er forutsetningen at nevnte tidligere kjente teknikk er en tidligere inngitt norsk søknad som det kun kreves nyhet overfor (patl. §§ 2.2.2 og 2.2.3) (se G 1/03 og G 2/03). Dersom kravet oppviser nyhet også uten den negative avgrensningen er det ikke tillatt å innta denne. En negativ avgrensning som mangler grunnlag i basisdokumentene, skal ikke fjerne mer fra kravet enn det som er nødvendig for å gjenopprette nyhet eller for å avgrense mot materiale unntatt fra patentering av ikke-tekniske grunner.

En negativ avgrensning innført for avgrensning overfor en tidligere publikasjon offentliggjort før søknadens inngivelsesdag er kun tillatt dersom (se T 917/94 og T 596/96, upubliserte):

a) den negative avgrensningen har grunnlag i basisdokumentet, eller

b) publikasjonen er «uvesentlig» (en såkalt «accidental anticipation») i den forstand at vurdering av oppfinnelseshøyde er klart irrelevant overfor denne. Dette vil forekomme kun rent unntaksvis, og et typisk tilfelle er at publikasjonen gjelder et fjerntliggende teknisk område.

Med andre ord er en negativ avgrensning som ikke har grunnlag i basisdokumentet ikke tillatt dersom den er inntatt med grunnlag i kjent teknikk som er relevant med hensyn til vurdering av oppfinnelseshøyde.

En negativ avgrensning kan også inntas for å utelukke materiale som er unntatt fra patentering av ikke-tekniske grunner, dvs. materiale unntatt i henhold til patl. § 1, 1a og 1b (se G 1/03 og G 2/03).

Introduksjon av en negativ avgrensning uten grunnlag i basisdokumentet må ikke medføre at det gjennom dette gis et teknisk bidrag til søknadsgjenstanden, i strid med patl. § 13.

4.14 «Omfattende» i motsetning til «som består av»

Et krav rettet på en anordning/fremgangsmåte/produkt «omfattende» bestemte trekk tolkes som at det inkluderer disse trekkene, men at det ikke ekskluderer andre trekk.

Hvis uttrykket «består av» brukes, er ingen ytterligere trekk tilstede i anordningen/fremgangsmåten/produktet enn det som eksplisitt er nevnt i kravet.

Eksempel:
Hvis et krav for en kjemisk sammensetning angir at denne «består av komponentene A, B og C» ved deres prosentandeler, vil nærværet av en tilleggskomponent utelukkes, og summene av prosentsatsene skal være 100% (se T 759/91 og T 711/90, ikke publisert i OJ).

For kjemiske forbindelser eller sammensetninger betyr bruk av «består i det vesentlige av» eller «omfatter i det vesentlige» at spesifikke ytterligere komponenter kan være tilstede, som ikke vesentlig påvirker de essensielle egenskapene til forbindelsen eller sammensetningen.

4.15 Funksjonelle definisjoner av patologiske tilstander

Se kap. IV, 2b.4.5.

5. Kravenes støtte i beskrivelsen

patl. § 39

patl. § 8 andre ledd

Kravene må ha støtte i beskrivelsen. Dette betyr at det må være et grunnlag i beskrivelsen for beskyttelsesgjenstanden i hvert enkelt krav, og kravenes omfang må ikke være videre enn det som det er støtte for i beskrivelsen med tilhørende tegninger og også hva som er rettferdiggjort i forhold til bidraget til teknikkens stilling (T 409/91, OJ 9/1994, 653).

Som en generell regel, anses et krav å ha støtte i beskrivelsen med mindre det unntaksvis er gode grunner til å anta at fagpersonen ikke vil være i stand til, på grunnlag av innholdet i beskrivelsen, sammen med rutinemessige metoder eller analyser, å utøve alt som kreves beskyttet. Støtten i beskrivelsen må være av teknisk karakter, da vage uttalelser eller påstander uten teknisk innhold ikke gir noe grunnlag for støtte.

Saksbehandler hevder bare at det er mangel på støtte i beskrivelsen hvis det er gode grunner til det. Hvis saksbehandler har anført et slikt begrunnet tilfelle, f.eks. et bredt krav som ikke er understøttet over hele kravets omfang, ligger ansvaret for å påvise at kravet har støtte hos søkeren. Hvor det reises slik innvending, understøttes begrunnelsene, hvis mulig, av et publisert dokument.

5.1 Generalisering i kravene

De fleste krav er generaliseringer av ett eller flere bestemte eksempler. Generaliseringens utstrekning er noe saksbehandleren, i hvert enkelt tilfelle, må vurdere i lys av tidligere kjent teknikk. Således vil en oppfinnelse som er innen et nytt område, være berettiget til en større grad av generalisering i kravene enn en oppfinnelse som bare er rettet på fremskritt innen tidligere kjent teknologi.

Et krav på en generell form, f.eks. rettet på en hel gruppe av materialer eller maskiner, kan aksepteres selv om beskyttelsesomfanget er omfattende. Slike krav er akseptable hvis det finnes et rimelig grunnlag i beskrivelsen og det ikke er noen grunn til å anta at oppfinnelsen ikke kan virke i hele kravets omfang. I tilfeller hvor beskrivelsen ikke synes å være tilstrekkelig for at en fagperson, ved å anvende rutinemessige metoder eller analyser, skal kunne utvide læren i beskrivelsen til deler av kravets omfang som ikke er eksplisitt beskrevet, reiser imidlertid saksbehandleren en begrunnet innvending. Søkeren bør inviteres til å påvise at oppfinnelsen kan utøves uten problemer innenfor hele beskyttelsesområdet eller, hvis søkeren ikke evner dette, til å begrense kravet i overensstemmelse med innvendingen (se også 2.avd. avgjørelse nr. 7146 – «generelt teknisk konsept»).

5.1.1 Rimelig kravomfang

Kravomfanget skal verken være videre enn det som det er grunnlag for, eller snevrere enn det søkeren har rett til å få beskyttet.

Søkeren skal få vernet alle åpenbare modifikasjoner, ekvivalenter til og anvendelser av det han har beskrevet. Spesielt, hvis det er rimelig å anta at alle varianter som dekkes av kravene, har de egenskaper og anvendelsesmuligheter som søkeren angir i beskrivelsen, skal det godtas at kravet er tilsvarende omfattende.

5.1.2 Eksempler på manglende støtte i beskrivelsen

Eksempel:
Et krav er rettet på en fremgangsmåte for behandling av alle typer «plantestiklinger» ved å utsette stiklingene for et kontrollert kuldesjokk for å frembringe spesifikke resultater. Beskrivelsen viser imidlertid fremgangsmåten brukt på kun én type plante. Det er kjent at planter har svært forskjellige egenskaper, og det er derfor gode grunner til å anta at fremgangsmåten ikke kan anvendes på alle typer plantestiklinger. Med mindre søkeren kan fremskaffe overbevisende bevis på at fremgangsmåten likevel kan anvendes generelt, må søkeren begrense kravet til den plantetypen som er referert i beskrivelsen. Bare en påstand om at fremgangsmåten kan anvendes på alle typer plantestiklinger er ikke tilstrekkelig.

Eksempel:
Et krav er rettet på en fremgangsmåte for behandling av plastprodukter for å oppnå visse endringer i produktets fysiske egenskaper. Alle eksemplene i beskrivelsen angår termoplast, og fremgangsmåten synes ikke anvendelig for herdeplast. Hvis ikke søkeren kan tilveiebringe dokumentasjon på at fremgangsmåten likevel er anvendelig for herdeplast, må søkeren begrense kravet til termoplast.

Eksempel:
Et krav er rettet på forbedrede drivstoffsammensetninger som har en gitt ønsket egenskap. Beskrivelsen gir støtte for en måte å oppnå drivstoff med denne egenskapen, nemlig ved tilstedeværelse av definerte mengder av visse additiver. Ingen andre måter å oppnå drivstoff med de ønskede egenskapene er beskrevet. Kravet angir ikke additivet. Kravet har ikke støtte for hele beskyttelsesomfanget, og det må innvendes.

5.1.3 Angivelse av funksjonelle trekk

Et krav kan være rettet på et bredt definert trekk i form av angivelse av dets funksjon, selv om bare ett eksempel på trekket er angitt i beskrivelsen, hvis fagpersonen vil være klar over at andre midler kan anvendes for å oppnå samme funksjon.

Eksempel:
Angivelsen av «ytterstillingspåvisningsanordning» i et krav, kan være understøttet av ett enkelt eksempel i beskrivelsen som består av en grensebryter, fordi det er nærliggende for en fagperson at f.eks. en fotoelektrisk celle eller en deformasjonsmåler kan brukes i stedet.

Generelt bør det reises innvendinger mot kravets omfang hvis kravet er formulert på en slik måte at det omfatter flere utførelsesformer, mens innholdet i søknaden, uten å antyde at også alternative utførelser er tiltenkt, gir inntrykk av at en funksjon må utføres på en bestemt måte. Videre er det ikke tilstrekkelig hvis beskrivelsen bare angir vagt at andre utførelsesformer kan benyttes, hvis det ikke er rimelig klart hva disse andre utførelsesformene kan være eller hvordan de kan brukes.

5.2 Manglende støtte vs. utilstrekkelig beskrivelse

jf. patl. § 8 andre ledd

En innvending mot et patentkravs mangel på støtte i beskrivelsen, som i de ovennevnte eksemplene, kan også anses som en innvending mot utilstrekkelig beskrivelse av oppfinnelsen under patl. § 8 andre ledd tredje punktum. Det vil si at beskrivelsen ikke er tilstrekkelig til at en fagperson kan utøve oppfinnelsen i hele omfanget av kravet til tross for at den kunne vært tilstrekkelig i forhold til et smalt kravomfang. Begge betingelsene gjenspeiler prinsippet om at kravenes ordlyd må stå i forhold til, eller rettferdiggjøres av, oppfinnelsens bidrag til teknikken. Kravene må ikke dekke teknikk som går utover det som er gjort tilgjengelig for en fagperson ved søknaden som innlevert (se T409/91, 2 og 3.3 til 3.5.)

Under søknadsbehandlingen bør det alltid reises innvendinger mot utilstrekkelig beskrivelse av oppfinnelsen iht. patl. § 8 andre ledd tredje punktum.

Eksempel:

Et teknisk trekk som er beskrevet og fremhevet i beskrivelsen som et vesentlig trekk ved oppfinnelsen, må også være en del av selvstendige krav som definerer oppfinnelsen (se punkt 4.4). På samme måte, hvis det vesentlige tekniske trekket mangler i kravene, og ingen informasjon er gitt om hvordan oppfinnelsen kan utøves uten bruk av nevnte trekk, er oppfinnelsen slik den er definert i kravene ikke tilstrekkelig underbygget av beskrivelsen.

 

En innvending med hensyn til både patl. § 8 andre ledd første punktum og patl. § 8 andre ledd tredje punktum er berettiget.

Eksempel:

Et krav rettet på en kjent klasse kjemiske forbindelser definert ved målbare parametere, når beskrivelsen ikke omfatter teknisk informasjon som gjør en fagperson i stand til å fremstille de forbindelser som oppfyller definisjonene, og dette heller ikke er gjennomførbart på grunnlag av generell kunnskap eller rutinemessig eksperimentering. Et slikt krav ville mangle teknisk støtte og heller ikke være tilstrekkelig underbygget, uavhengig av om definisjonene oppfyller klarhetskravet i patl. § 8 andre ledd første punktum.

Hvorvidt innvendingen gjelder manglende støtte eller utilstrekkelig underbyggelse, er ikke viktig under søknadsbehandlingen, men det er viktig ved innsigelser fordi bare sistnevnte begrunnelse er mulig innsigelsesgrunn.

5.3 Grunnlag kun i krav

Hvis en bestemt gjenstand er tydelig angitt i et krav i en inngitt søknad, men den ikke er nevnt i beskrivelsen, er det tillatt å endre beskrivelsen så den inkluderer søknadsgjenstanden. Hvis kravet er et uselvstendig krav, kan det være tilstrekkelig at det er nevnt i beskrivelsen at kravet er rettet på en bestemt utførelse av oppfinnelsen, se kap.II, 3.2.3.

5.4 Kravenes rekkefølge og antall krav

Det er ikke en betingelse at det videste/mest omfattende kravet i et kravsett står først. Patl. § 8 andre ledd første punktum, om at patentkravene skal være klare, tydelige og ha støtte i beskrivelsen, gjelder ikke bare kravene hver for seg, men også som en helhet. Derfor bør et kravsett med et stort antall krav være organisert slik at det mest omfattende kravet står først. Antall krav må vurderes i forhold til oppfinnelsen som søkes beskyttet. Unødig repetisjon av ordlyd skal unngås, ved bruk av uselvstendige krav.

Betingelsen til klarhet gjelder også for uselvstendige krav, både med hensyn til antall krav og kravenes innhold.

Presentasjonen av kravene må ikke gjøre det unødig krevende for en fagperson å finne ut hva som søkes beskyttet (se T 79/91 og T 246/91), for eksempel der det er et stort antall alternativer i ett enkelt krav.

6. Oppfinnelsens enhetlighet

patl. § 10

pf. § 8

6.1 Kravet til enhetlighet

Det grunnleggende prinsippet ved kravet til enhetlighet er at patent meddeles for hver enkelt oppfinnelse for seg. En patentsøknad kan derfor bare angå én oppfinnelse eller en gruppe av oppfinnelser som er knyttet sammen til ett felles oppfinnerisk konsept (se G 2/92).

Til tross for at uenhetlighet skal påpekes og at det skal insisteres på deling i åpenbare tilfeller, skal ikke dette gjøres med basis i en smal, bokstavelig eller akademisk tilnærming. Dette er særlig tilfelle når uenhetlighet ikke nødvendiggjør en ytterligere granskning. Hver sak må vurderes for seg og en eventuell tvil skal komme søkeren til gode.

Mangel på enhetlighet er avslagsgrunn, men ikke innsigelsesgrunn eller grunn til å kreve administrativ overprøving. Uenhetlighet gir heller ikke grunnlag for å kreve ugyldigkjennelse ved domstolene.

Mangel på enhetlighet kan avdekkes og påpekes både før og etter gransking (a priori og a posteriori) uten at dette er uttrykk for varierende praksis. Vurderingen av enhetlighet kan også endre seg gjennom saksbehandlingen av den enkelte søknad.

Eksempel:
Selvstendige krav rettet på A+X, A+Y og X+Y mangler enhetlighet a priori, fordi det ikke er noe bidrag til teknikkens stilling som er felles for alle kravene. Kravene A+X og A+Y er enhetlige a priori, fordi A er felles for begge kravene. Hvis det fremkommer under granskingen at A er kjent, vil det oppstå uenhetlighet a posteriori, fordi A ikke lenger representerer et felles bidrag til teknikkens stilling.

6.1.1 Behandling av ulike typer søknader

I en søknad uten prioritet påpekes ikke uenhetlighet før i første realitetsuttalelse, og som hovedregel etter at hele søknaden er gransket. Dette er fordi søkeren skal få en fullstendig vurdering av søknaden så tidlig som mulig, og før prioritetsåret utløper. Søkeren skal i realitetsuttalelsen opplyses om muligheten til å levere avdelt søknad for uavhengige oppfinnelser.

Dersom det før gransking er vurdert at kravene i en søknad uten prioritet åpenbart omfatter uavhengige oppfinnelser, granskes og vurderes kun den først angitte oppfinnelsen. I realitetsuttalelsen skal det opplyses om at den eller de andre oppfinnelsene kan gjøres til gjenstand for en eller flere avdelte søknader.

Ved vurdering av om en søknad før gransking åpenbart omfatter uavhengige oppfinnelser, skal saksbehandler alltid vurdere om det er mulig å granske alle oppfinnelsene uten at det vil medføre urimelig merarbeid.

I en søknad med prioritet kan det før gransking være åpenbart at kravene omfatter uavhengige oppfinnelser. Søkeren skal i slike tilfeller gjøres oppmerksom på dette i en «uttalelse før gransking». Søkeren bes der om å begrense søknaden til én av oppfinnelsene, samtidig som det opplyses om at den eller de andre oppfinnelsene kan gjøres til gjenstand for en eller flere avdelte søknader. Dersom mangel på enhetlighet avdekkes etter gransking, skal vi kreve en tilsvarende begrensning og deling i første realitetsuttalelse.

Dersom det sendes ut en «uttalelse før gransking» om uenhetlighet, og søkeren ikke svarer på denne, skal saksbehandler granske og vurdere den første oppfinnelsen i kravsettet. Uttalelsen skal derfor ikke inneholde fotnote eller varsel om henleggelse ved manglende svar.

For videreførte PCT-søknader kan følgende være tilfelle: 

(i) uenhetlighet er ikke påpekt i internasjonal fase. Saksbehandler behandler søknaden på tilsvarende måte som for en søknad med prioritet,

(ii) det er påpekt uenhetlighet i internasjonal fase, men det ikke er krevd tilleggsgebyr i internasjonal fase. Saksbehandler behandler søknaden på tilsvarende måte som for en søknad med prioritet,

(iii) uenhetlighet er påpekt i internasjonal fase pr. del A, kap V, punkt 2.5 og søkeren har betalt tilleggsgebyr i internasjonal fase for alle uavhengige oppfinnelser. Saksbehandler behandler søknaden på tilsvarende måte som for en søknad med prioritet, eller

(iv) uenhetlighet er påpekt i internasjonal fase, pr. del A, kap V, punkt 2.5, saksbehandler er enig i at søknaden omfatter flere uavhengige oppfinnelser og søkeren har ikke betalt pålagt tilleggsgebyr for alle oppfinnelsene i internasjonal fase. Saksbehandler skal før gransking utferdige en egen avgjørelse i henhold til en fastlagt mal (ES 0.4 eller 0.5), samt faktura for tilleggsgebyr med frist, jf. Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR § 36 siste ledd. Dersom søkeren betaler fastsatt tilleggsgebyr innen fristen, betyr det at søknaden med alle oppfinnelsene regnes som videreført i Norge. Saksbehandler skal i slike tilfeller gjøre søkeren oppmerksom på at søknaden omfatter flere uavhengige oppfinnelser i en «uttalelse før gransking» på tilsvarende måte som for søknader med prioritet.

6.2 Kriterier for enhetlighet

patl. § 10

pf. § 8

I henhold til patl. § 10 må det i samme søknad ikke søkes patent på to eller flere oppfinnelser som er uavhengige av hverandre. I EPC art 82 og PCT rule 13.1 har den tilsvarende bestemmelsen en annen ordlyd, nemlig at en patentsøknad bare kan angå én oppfinnelse eller en gruppe av oppfinnelser som er knyttet sammen til ett felles oppfinnerisk konsept. Realiteten i ovennevnte definisjoner av enhetlighet anses å være likeverdige og begge definisjonene benyttes i patentretningslinjene.

Pf. § 8 bestemmer i hvilke tilfeller vilkåret i patl. § 10 skal anses oppfylt når søknaden ser ut til å omfatte flere oppfinnelser. Det kreves en teknisk sammenheng mellom oppfinnelsene, som anses å foreligge når ett eller flere like eller tilsvarende («corresponding») tekniske særtrekk er felles for dem. Med uttrykket «tekniske særtrekk» forstås de tekniske trekkene hver av oppfinnelsene bidrar med utover den tilgjengelige tidligere kjente teknikk («prior art at hand»). Den tilgjengelige tidligere kjente teknikk, altså den kjente teknikken vurderingen av enhetlighet baseres på, kan variere avhengig av hvilket trinn saksbehandlingen er på.

Eksempel:

Hvis vurderingen gjøres før gransking (a priori vurdering), er kanskje den eneste tilgjengelige tidligere kjente teknikk bakgrunnsteknikken gitt av søker i beskrivelsen og generell kjent teknikk. Ved gransking kan annen kjent teknikk avdekkes som kan danne grunnlaget for vurderingen etter gransking (a posteriori vurdering). Derfor kan tilgjengelig tidligere kjent teknikk endre seg i løpet av søknadsbehandlingen.

Med uttrykket «tilsvarende» menes at de tekniske særtrekkene oppnår samme tekniske effekt eller løser samme tekniske problem. Dette kan være alternative løsninger eller trekk som er innbyrdes relatert.

Eksempler på tilsvarende tekniske særtrekk:

(i) En søknad som omfatter to grupper av krav, hvor den ene omfatter en metallfjær og den andre omfatter en gummiblokk. Metallfjæra og gummiblokken kan anses å være tilsvarende tekniske særtrekk idet de oppnår samme effekt av elastisitet.

(ii) Et apparat for overføring av videosignal utrustet med en «time axis expander» har tilsvarende tekniske særtrekk som en mottaker av videosignal utstyrt med en «time axis compressor».

(iii) Et støpsel og en stikkontakt som ved interaksjon gir en elektrisk kobling, har tilsvarende tekniske særtrekk.

I motsetning til dette, kan trekk som ikke er felles, det vil si trekk som bare fremgår av noen av kravene og ikke alle, ikke være del av et felles oppfinnerisk konsept.

6.2.a Vurdering av enhetlighet

Vurderingen av enhetlighet brukes til å bestemme om søknadsgjenstanden ifølge kravene har noe til felles som representerer et felles oppfinnerisk konsept. Hvis noen av kravene omfatter flere alternativer, vil hvert alternativ vurderes i forhold til enhetlighet som om det var et eget krav. 

En vurdering av enhetlighet krever

(1)     å bestemme, i lys av søknaden som helhet, hva som er felles for kravene rettet på de ulike oppfinnelsene som kreves beskyttet, dvs. å bestemme hvilke tekniske trekk som er like eller tilsvarende,

(2)     å sammenligne de felles tekniske trekkene med tilgjengelig tidligere kjent teknikk for å vurdere om noen av disse felles tekniske trekkene er særtrekk, som skiller oppfinnelsen(e) fra den tidligere kjente teknikken, og

(3)     hvis de felles tekniske trekkene ikke er særtrekk, må resterende tekniske trekk som ikke er vurdert som felles trekk, analyseres for å avgjøre om det er en samlende teknisk sammenheng («a unifying technical relationship») mellom noen av kravene.

Eksempel på vurdering av enhetlighet:

Manglende enhetlighet kan oppstå mellom uselvstendige krav dersom det selvstendige kravet de viser til, ikke inneholder trekk som gir et teknisk bidrag ut over tilgjengelig kjent teknikk. I et slikt tilfelle vil et selvstendig krav ikke gi en samlende teknisk sammenheng for de uselvstendige kravene, idet det ikke omfatter noen tekniske særtrekk.

Nærmere om vurderingen ifølge punktene (1) – (3) ovenfor:

(1)     Bestemmelse av felles tekniske trekk

Felles tekniske trekk representerer et mulig felles oppfinnerisk konsept kravene imellom. Det kan finnes i trekk som er like eller tilsvarende, nemlig i trekk som er enten identiske med hverandre eller som alene eller i kombinasjon gir en felles teknisk effekt eller en løsning på et felles teknisk problem.

Det tekniske problemet som benyttes i vurderingen av enhetlighet kan være annerledes enn det som benyttes i vurderingen av patenterbarhet, siden formålet er å bestemme hva kravene har til felles.

Når det tekniske problemet som benyttes i vurderingen av enhetlighet skal formuleres, er utgangspunktet vanligvis hva søker ifølge beskrivelsen mener å ha oppnådd. I denne forbindelse må søker ha beskrevet oppfinnelsen slik at det tekniske problemet og løsningen på dette kan forstås av fagpersonen, og vise til fordeler ved oppfinnelsen i forhold til bakenforliggende teknikk.

Saksbehandler er imidlertid ikke bundet av hva søker hevder å være oppfinnelsen, ved vurderingen av enhetlighet (se G1/89 og G2/89).

Det tekniske problemet omtalt av søker i beskrivelsen kan, ved nærmere vurdering, vise seg å være uegnet for å knytte søknadsgjenstandene ifølge kravene sammen slik at de utgjør et felles oppfinnerisk konsept. Det kan skje enten der det er tydelig i lys av informasjonen i beskrivelsen og fagpersonens generelle kunnskap, at forskjellige krav løser ulike problemer (a priori mangel på enhetlighet) eller hvor gransking avdekker kjent teknikk som viser en løsning på det samlende tekniske problemet oppgitt av søkeren eller gjør en slik løsning åpenbar (a posteriori vurdering av manglende enhetlighet). I sistnevnte tilfelle kan det tekniske problemet nevnt av søker ikke lenger utgjøre grunnlaget for det felles oppfinneriske konsept, da konseptet ikke kan anses som oppfinnerisk.

 

Eksempel:

Tidligere kjent teknikk som omfatter alle trekkene i et selvstendig krav omfatter også, i det minste implisitt, det tekniske problemet gitt av søker, da dette problemet nødvendigvis må løses av trekkene i det selvstendige kravet.

 

Saksbehandler fortsetter da med å analysere om det foreligger andre trekk som er felles for kravene. Det vil si identifisere i lys av søknaden som helhet, like eller tilsvarende tekniske trekk i kravene. Når det bestemmes om tekniske trekk er tilsvarende er det viktig at de tekniske problemer som løses, som er forbundet med de tekniske effekter, ikke er for snevert eller for omfattende formulert. Hvis de tekniske problemer er for snevre når de kunne vært mer generelle, har de kanskje ikke noe til felles, som kan lede til mulig feil konklusjon at de tekniske trekkene ikke er tilsvarende. Hvis de er for generelle når de kunne vært snevrere, kan de felles aspekter ved problemet være kjent, og igjen føre til mulig feil konklusjon at det mangler enhetlighet. 

 

Eksempel:

En membran og en diafragma kan oppnå samme tekniske effekt i form av å gi motstand ("providing resilience") og kan dermed være tilsvarende trekk.

 

Felles trekk kan finnes ikke bare i krav av samme kategori, men også i trekk i krav av ulik kategori.

 

Eksempel:

For et produkt, en fremgangsmåte for å fremstille produktet og anvendelse av det samme produktet, kan produktet representere felles trekk som er til stede i anvendelsen og fremgangsmåten som effekt eller resultat av fremgangsmåten.

 

Felles trekk kan også finnes i trekk som er innbyrdes relatert (for eksempel støpsel og stikkontakt). Selv om tilsvarende trekk i produkter som er innbyrdes relatert kan formuleres ganske ulikt, kan de være del av felles trekk dersom de ved interaksjon bidrar til den samme tekniske effekt eller til å løse det samme tekniske problem. Det kan være tilfeller hvor ingen felles trekk overhodet kan identifiseres. Da mangler søknaden enhetlighet, fordi det verken finnes en teknisk sammenheng mellom de selvstendige kravene eller finnes et felles oppfinnerisk konsept i søknaden.

 

(2)     Sammenligning av felles tekniske trekk med tilgjengelig tidligere kjent teknikk

Hvis felles tekniske trekk identifiseres i kravene, altså at søknadsgjenstandene ifølge kravene involverer samme eller tilsvarende tekniske trekk, må de sammenlignes med tilgjengelig kjent teknikk. Hvis de felles trekkene gir et ikke nærliggende bidrag til den kjente teknikken, involverer dette tekniske særtrekk, og oppfinnelsene det gjelder henger sammen på en slik måte at de utgjør et felles oppfinnerisk konsept. Hvis de felles trekkene derimot er kjent fra, eller nærliggende på grunnlag av, den tilgjengelige kjente teknikken, mangler søknaden enhetlighet. Denne vurderingen gjøres på grunnlag av en vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde i forhold til den tilgjengelige kjente teknikken. Ved vurdering av oppfinnelseshøyde benyttes problem-løsning tilnærming der det er relevant.

Felles trekk kan definere tekniske alternativer. Hvis den felles tekniske effekten som skal oppnås ved disse tekniske alternativer allerede er kjent, er generelt ønskelig eller er nærliggende, kan disse alternative trekk ikke anses å definere en teknisk sammenheng fordi det ikke innebærer noen oppfinnerisk innsats å formulere problemet.

 

(3)     Analyse av gjenværende tekniske trekk

Hvis sammenligningen av felles trekk under punkt (2) leder til vurderingen manglende enhetlighet, vil neste trinn være å identifisere gruppene av mulige ulike oppfinnelser som omfattes av kravene.

For å bestemme disse gruppene av mulige ulike oppfinnelser, må de gjenværende tekniske trekk, som ikke er del av de identifiserte felles trekk, analyseres. I de fleste tilfeller vil hver gruppe omfatte flere krav. Denne grupperingen utføres på grunnlag av de tekniske problemer forbundet med de gjenværende tekniske trekk i hvert krav. Kravene som omfatter gjenværende tekniske trekk forbundet med samme tekniske problem kombineres i en gruppe. Det tekniske problem forbundet med kravene må formuleres med varsomhet. Det er kanskje ikke tilstrekkelig å analysere de gjenværende tekniske trekk for hvert krav for seg, men heller analysere effekten av dem når de leses i konteksten av det enkelte kravet som helhet og i lys av beskrivelsen. Når de tekniske problemene for de ulike mulige oppfinnelsene i en enhetlighetsvurdering formuleres, bør en veldig smal tolkning unngås fordi formålet er å finne ut om oppfinnelsene har noe felles. Det er derfor ofte nødvendig å omdefinere de spesifikke problemene forbundet med hvert krav for å komme frem til et mer generelt problem, samtidig som en tenker på konteksten for de ulike relevante trekk.

 

Hvis de tekniske problemene forbundet med de ulike grupper enten er kjent fra tilgjengelig kjent teknikk, eller er forskjellig fra hverandre, er det en bekreftelse på funn fra punkt (2) av manglende enhetlighet.

6.2.b Gruppering av oppfinnelser

Når manglende enhetlighet er identifisert, tilordnes kravene og alternativene i kravene til de identifiserte grupper av oppfinnelser. Dette trinnet omfatter vurderingen av om de gjenværende krav og alternativer i krav kan relateres til samme tekniske problem. Ved å gjøre det, identifiseres grupper av oppfinnelser hvor hver gruppe relateres til en enhetlig søknadsgjenstand i lys av tilgjengelig kjent teknikk. Den opprinnelige grupperingen av krav og alternativer i krav kan kreve revurdering i løpet av vurderingen av enhetlighet.

 

Ulike grupper av oppfinnelser vil typisk være basert på ulike selvstendige krav av samme kategori, på alternativer definert i ett selvstendig krav, eller på uselvstendige krav som definerer alternative utførelsesformer, forutsatt at det selvstendige kravet mangler enten nyhet eller oppfinnelseshøyde. Ulike grupper av oppfinnelser kan imidlertid også være basert på selvstendige krav av ulik kategori, hvis manglende enhetlighet foreligger mellom disse kravene.

6.2.1a Enhetlighet ved flere selvstendige krav av ulik kategori

Flere selvstendige krav av ulik kategori kan utgjøre en gruppe oppfinnelser som er knyttet sammen til et felles oppfinnerisk konsept. Pf. § 8 skal tolkes slik at krav av følgende forskjellige kategorier kan tillates i samme søknad:

a) i tillegg til et selvstendig krav som angår et produkt, et selvstendig krav for en fremgangsmåte særlig egnet for fremstilling av dette produktet og et selvstendig krav på anvendelsen av nevnte produkt, eller

b) i tillegg til et selvstendig krav som angår en fremgangsmåte, et selvstendig krav på et apparat særlig utformet eller et middel særlig egnet for utførelse av denne fremgangsmåten, eller

c) i tillegg til et selvstendig krav som angår et produkt, et selvstendig krav på en fremgangsmåte særlig egnet for fremstilling av dette produktet, og et selvstendig krav på et apparat særlig utformet eller et middel særlig egnet for utførelsen av denne fremgangsmåten.

Selv om et sett av selvstendige krav, ifølge en av kombinasjonene (a, b, c) ovenfor, alltid er tillatt, kan et flertall av slike sett av selvstendige krav bare tillates dersom de spesielle omstendigheter definert i pf. § 7 fjerde ledd (se punkt 3.1.2) er oppfylt, og vilkåret om enhetlighet er oppfylt. Omfatter selvstendige patentkrav andre kategorikombinasjoner enn det som er angitt i ovennevnte punkter, vil de derfor bare unntaksvis godtas.

Bruk av uttrykk som «spesielt tilpasset» eller «spesielt utformet» i de enkelte krav, innebærer imidlertid ikke nødvendigvis at et felles oppfinnerisk konsept foreligger.
I kombinasjonen i a) ovenfor er fremgangsmåten spesielt tilpasset for fremstilling av produktet dersom den søkte fremgangsmåten resulterer i det søkte produktet og derved definerer en teknisk sammenheng som definert i pf. § 8 mellom det søkte produktet og den søkte fremgangsmåten (se W 11/99, OJ 4/2000, 186). En fremgangsmåte for fremstilling og det fremstilte produktet behøver ikke å bli betraktet som å mangle enhetlighet alene av det faktum at fremgangsmåten for fremstillingen ikke er begrenset til fremstillingen av det søkte produktet.
I kombinasjonen i b) ovenfor er apparatet eller middelet særlig egnet for utførelsen av fremgangsmåten dersom apparatet eller middelet er egnet til utførelsen av fremgangsmåten og det er en slik teknisk sammenheng som definert i pf. § 8 mellom apparatet eller middelet og den søkte fremgangsmåten. Det er ikke tilstrekkelig for å oppfylle enhetskravet at apparatet eller middelet vil kunne benyttes ved utførelse av den søkte fremgangsmåten. På den annen side er det ikke av betydning om apparatet eller middelet også kan brukes for utførelse av en annen fremgangsmåte eller at fremgangsmåten også kan utføres ved å bruke et alternativt apparat eller et alternativt middel.

6.2.1b Enhetlighet ved flere selvstendige krav av samme kategori

Flere selvstendige krav av samme kategori kan utgjøre en gruppe oppfinnelser som er knyttet sammen til et felles oppfinnerisk konsept, f.eks. alternative utførelsesformer og oppfinnelser som er innbyrdes relatert.

Alternative utførelsesformer av samme oppfinnelse kan enten kreves vernet i flere selvstendige krav eller i ett enkelt selvstendig krav. I sistnevnte tilfelle behøver det ikke fremstå som umiddelbart opplagt at det er to alternative selvstendige utførelsesformer. Uansett skal de samme kriterier legges til grunn ved vurderingen av enhetlighet, og det vil følgelig kunne eksistere uenhetlighet innenfor ett enkelt krav, jf. pf. § 8 andre ledd.

Flere selvstendige krav av samme kategori rettet på oppfinnelser som er innbyrdes relatert kan tilfredsstille betingelsen om enhetlighet selv om søknadsgjenstanden ser ut til å være ganske ulik, forutsatt at de tekniske særtrekk som gir et bidrag utover den tilgjengelige kjente teknikk er de samme eller tilsvarende. Eksempel kan være sender og mottaker, eller støpsel og stikkontakt (se punkt 3.1.2).

Tekniske særtrekk som er relatert til det felles oppfinneriske konseptet må enten være implisitt eller eksplisitt uttrykt i hvert av de selvstendige kravene.

6.2.2 Enhetlighet for uselvstendige krav

I uselvstendige krav kan det, som tillegg til det som angis i det selvstendige kravet, opptas presiseringer samt slike bestemmelser som er egnet til å gi økt teknisk effekt eller annen ytterligere virkning i forbindelse med oppfinnelsen ifølge det selvstendige kravet. Slike tillegg anses forenlig med det som gjelder i henhold til patl. § 10.

Innvendinger på bakgrunn av manglende enhetlighet mellom et uselvstendig krav og det selvstendige kravet det henviser til kan ikke fremsettes. Dette fordi det generelle konseptet de har felles er gjenstanden i det selvstendige kravet som også er omfattet av det uselvstendige kravet (se 2.avd. sak nr. 6999).

Et uselvstendig krav og det overordnede kravet det avhenger av, kan altså ikke grupperes i to ulike grupper av oppfinnelser. Hvis oppfinnelsen ifølge det overordnede kravet fremstår som ikke patenterbar, må det nøye vurderes om det foreligger en oppfinnerisk sammenheng mellom alle kravene som avhenger av det overordnede kravet.

I denne forbindelse er det viktig å verifisere at et krav som er utformet som et uselvstendig krav faktisk er et reelt uselvstendig krav, omfattende alle trekkene til det tilhørende selvstendige kravet.

6.2.2.1 Felles uselvstendige krav

Et selvstendig krav er alltid del av felles trekk for tilhørende uselvstendige krav, men det motsatte er ikke tilfelle: et uselvstendig krav som er avhengig av flere selvstendige krav er aldri del av felles trekk for disse selvstendige kravene.

Eksempel:

En søknad omfatter tre selvstendige krav, A, B og C, og flere krav som kombinerer innholdet i disse, som A+B, A+C, B+C og A+B+C. Uavhengig av rekkefølgen og hvordan disse kravene er presentert, inneholder søknaden tre grupper av krav:

(1)     selvstendig krav A med uselvstendige krav A+B, A+C og A+B+C;

(2)     selvstendig krav B med uselvstendige krav A+B, B+C og A+B+C;

(3)     selvstendig krav C med uselvstendige krav A+C, B+C og A+B+C.

 

Enhetlighet vurderes først mellom de selvstendige kravene A, B og C. Hvis disse kravene ikke er knyttet sammen ved et felles oppfinnerisk konsept, og ikke omfatter like eller tilsvarende tekniske særtrekk, er kravene uenhetlige. Innholdet i de uselvstendige kravene, for eksempel A+B+C, har ingen betydning for denne vurderingen.

Uselvstendige krav som omfatter trekk fra to eller flere grupper av oppfinnelser, for eksempel uselvstendig krav A+B+C, tilhører alle disse gruppene av oppfinnelser.

6.3 Spesialområder

6.3.1 Mellom- og sluttprodukter

I det følgende er «mellomprodukt» ment å omfatte mellomprodukt og startmateriale. Slike produkter tilveiebringes med den hensikt å oppnå sluttprodukter gjennom en fysisk eller kjemisk endring av mellomproduktet.

Kravet om like eller tilsvarende tekniske særtrekk anses å være tilfredsstilt i mellom- og sluttprodukter der:

a) mellom- og sluttproduktene har det samme, vesentlige strukturelle element, dvs. at deres grunnleggende kjemiske struktur er den samme, eller deres kjemiske strukturer har en nær teknisk sammenheng og mellomproduktet tilfører et vesentlig strukturelement til sluttproduktet, og

b) mellom- og sluttproduktene har en teknisk tilknytning til hverandre, det vil si at sluttproduktet blir fremstilt direkte fra mellomproduktet eller blir adskilt fra dette gjennom et lite antall mellomprodukter som alle inneholder det samme, vesentlige strukturelle elementet.

Et vesentlig strukturelement er en kjemisk struktur som definerer det tekniske bidraget oppfinnelsen, vurdert som helhet, bidrar med utover teknikkens stilling.
Enhetighet kan også foreligge mellom mellom- og sluttprodukter der strukturen ikke er kjent, for eksempel mellom et mellomprodukt med kjent struktur og et sluttprodukt med ukjent struktur eller mellom et mellomprodukt med ukjent struktur og et sluttprodukt med ukjent struktur. I slike tilfeller bør det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne konkludere med at mellom- og sluttproduktene har en nær teknisk sammenheng til hverandre når f.eks. mellomproduktet inneholder det samme vesentlige element som sluttproduktet eller innfører et vesentlig element i dette.
Forskjellige mellomprodukter som anvendes i ulike fremgangsmåter for fremstilling av sluttproduktet, kan kreves vernet dersom de har det samme, vesentlige strukturelementet. Mellom- og sluttprodukter skal ikke, ved fremgangsmåten som leder fra det ene til det andre produkt, skilles ved et mellomprodukt som er kjent. Når det kreves vernet forskjellige mellomprodukter for ulike strukturelementer av sluttproduktet, skal enhetlighet ikke anses å foreligge mellom mellomproduktene. Dersom mellom- og sluttproduktene er familier av forbindelser, skal hver forbindelse i mellomproduktene tilsvare en forbindelse krevd vernet i familien av sluttproduktene. Det kan imidlertid forekomme at enkelte av sluttproduktene ikke har noen tilsvarende forbindelse i familien av mellomproduktene, slik at de to familiene behøver ikke å være absolutt overensstemmende.
Der mellomproduktene, ved siden av evnen til å bli brukt for å fremstille sluttprodukter, også utviser andre mulige virkninger eller aktiviteter, skal dette alene ikke være til skade for enhetligheten.

6.3.2 Markush-gruppering

Der et enkelt krav definerer flere (kjemiske eller ikke-kjemiske) alternativer, en såkalt Markush-gruppering, dvs. mange muligheter i ett krav (forekommer typisk i søknader innen kjemi), skal enhetlighet anses å foreligge hvis alternativene er av lignende type.

Når Markush-grupperingen gjelder alternative kjemiske forbindelser, skal de anses å være av lignende type der:

a) alle alternativer har en felles egenskap eller aktivitet
og
b) det foreligger en felles struktur, det vil si, et betydelig strukturelt element deles av alle alternativene, eller alle alternativene hører til en anerkjent klasse av kjemiske forbindelser innenfor det tekniske området oppfinnelsen tilhører.

Under punkt b) refererer «et betydelig strukturelt element deles av alle alternativene» til de tilfellene der forbindelsene deler en felles kjemisk struktur som opptar en stor del av deres samlede struktur, eller der forbindelsene kun har en mindre del av strukturen felles, men den felles strukturen er det nye og særegne sett i forhold til tilgjengelig tidligere kjent teknikk. Strukturelementet kan være en enkelt komponent eller en sammenknyttet kombinasjon av enkelte komponenter.

Det strukturelle elementet trenger ikke være nytt per se, men det felles strukturelle elementet må skille forbindelsene ifølge kravet fra kjente forbindelser med samme egenskaper eller aktivitet.

Med andre ord definerer det felles strukturelle elementet bidraget den patentsøkte oppfinnelsen som helhet utgjør i forhold til tilgjengelig tidligere kjent teknikk.

Under punkt b) refererer «anerkjent klasse av kjemiske forbindelser» til de tilfellene der det forventes, ut fra kunnskap om teknikkens stilling, at hele den kjemiske klassen vil reagere på samme måte i sammenheng med den søkte oppfinnelsen. Det vil si at en kjemisk forbindelse kan byttes ut med en annen innen samme klasse, med forventning om at det samme tiltenkte resultat vil oppnås.

Dersom det kan påvises at minst et av Markush-alternativene ikke oppfyller kravet til nyhet, må oppfinnelsens enhetlighet revurderes. Spesielt hvis strukturen til minst en av forbindelsene dekket av et Markush-krav er kjent sammen med den aktuelle egenskapen eller tekniske effekten, er det en indikasjon på manglende enhetlighet for de resterende alternativene fordi disse ikke omfatter noen like eller tilsvarende særtrekk.

Krav som dekker ulike alternative nukleinsyrer eller proteiner definert ved ulike sekvenser anses også å representere en Markush-gruppering og analyseres på samme måte.

6.3.3 Senere medisinsk anvendelse

For spesielle tilfeller der kravene omfatter en kjent substans for flere bestemte typer medisinsk anvendelse, se IV, punkt 2b.4.6.

6.4 Minimumskrav til begrunnelse ved innvending mot manglende enhetlighet

Når det innvendes mot manglende enhetlighet må dette underbygges med en begrunnelse, og innvendingen bør minimum omfatte følgende elementer:

         Introduksjon til innvendingen

i)        Henvisning til patl. § 10

ii)      Identifikasjon av de ulike grupper av oppfinnelser og kravene tilhørende de ulike gruppene

         Begrunnelse:

iii)    Identifikasjon av felles trekk, hvis det finnes, mellom gruppene av oppfinnelser. Felles trekk er basert på like eller tilsvarende tekniske trekk, og er ikke begrenset til enkelttrekk, men omfatter også synergieffekt som er resultat av kombinasjon av trekk;

iv)     Begrunnelse for hvorfor dette felles trekket ikke kan utgjøre et felles oppfinnerisk konsept basert på like eller tilsvarende særtrekk. Dette inkluderer kjent teknikk eller generell kunnskap eller læren fra søknaden selv som forutsetter eller gjør åpenbart det felles trekket, og hvis aktuelt, det generelle problemet. Hvis det baserer seg på kjent teknikk må dette identifiseres, med henvisning til aktuelle deler og begrunnelse for hvorfor dette er vurdert som relevant;

v)       Begrunnelse for hvorfor det ikke er noen teknisk sammenheng mellom gjenværende tekniske trekk fra de ulike grupper av krav, inkludert:

a) en identifisering av tekniske trekk for de ulike grupper, og kravene tilhørende hver gruppe, hvor det eksplisitt uttrykkes at disse tekniske trekkene er ulike;

b) identifikasjon av det objektive tekniske problemet som løses av de gjenværende tekniske trekkene, for hver gruppe, i lys av beskrivelsen;

c) hvorfor problemene som løses enten er kjent fra kjent teknikk eller er forskjellige slik at de ulike tekniske trekkene ikke kan anses å være tilsvarende tekniske særtrekk;

         Konklusjon:

vi)     I alle tilfeller omfatter en minimumsbegrunnelse en konklusjon om at verken like eller tilsvarende særtrekk foreligger mellom søknadsgjenstandene ifølge kravene, og det er derfor ingen teknisk sammenheng mellom oppfinnelsene, jf. pf.§ 8, og de er ikke knyttet sammen til et felles oppfinnerisk konsept. Kravene anses å gjelde oppfinnelser som er uavhengige av hverandre og kan ikke aksepteres, jf. patl. § 10.

 

I spesielle tilfeller vil punkt v a) til c), som viser at det ikke er noen teknisk sammenheng som involverer like eller tilsvarende tekniske særtrekk, automatisk være dekket hvis det forklares:

1) hvorfor grupperte alternativer av kjemiske forbindelser ikke er av lignende natur;

2) i tilfelle av manglende enhetlighet mellom mellom- og sluttprodukt, hvorfor mellom- og sluttproduktene ikke har samme vesentlige strukturelement og ikke er teknisk nært beslektet;

3) hvorfor en fremgangsmåte ikke er spesielt tilpasset fremstillingen av et produkt; 4) hvorfor produktet i seg selv ikke gir et felles oppfinnerisk konsept som knytter sammen ulike anvendelser definert i kravene;

5) hvorfor en anvendelse i seg selv ikke gir et felles oppfinnerisk konsept som knytter sammen søknadsgjenstanden ifølge kravene.

 

Eksempel (fra PCT-sirkulær 1610):

Krav1: Handlekurv omfattende en hoveddel, to eller flere hjul og et sammenleggbart håndtak, hvori minst to av hoveddelens nedre hjørner er innvendig utstyrt med adskillende vegger som danner et volum utformet for å kunne romme hjulene til en kurv stablet over.

Krav 2: Handlekurv omfattende en hoveddel, to eller flere hjul og et sammenleggbart håndtak, hvori nevnte handlekurv omfatter et andre håndtak plassert på en av sidevegggene, hvor det andre håndtaket er uttrekkbart.

 

Tilgjengelig tidligere kjent teknikk: Dokument D1 omhandler en handlekurv omfattende en hoveddel, to eller flere hjul og et sammenleggbart håndtak.

 

Foreliggende søknad tilfredsstiller ikke betingelsen til enhetlighet, da kravene dekker to oppfinnelser, som kan grupperes som følger:

 

Oppfinnelse 1: Krav 1, som gjelder handlekurv omfattende en hoveddel, to eller flere hjul og et sammenleggbart håndtak, hvori minst to av hoveddelens nedre hjørner er innvendig utstyrt med adskillende vegger som danner et volum utformet for å kunne romme hjulene til en kurv stablet over.

 

Oppfinnelse 2: Krav 2, som gjelder handlekurv omfattende en hoveddel, to eller flere hjul og et sammenleggbart håndtak, hvori nevnte handlekurv omfatter et andre håndtak plassert på en av sidevegggene, og det andre håndtaket er uttrekkbart.

 

Begrunnelsen for hvorfor det ikke er en teknisk sammenheng mellom oppfinnelsene, som forutsatt i pf. § 8, er som følger:

 

De felles trekkene som knytter oppfinnelsene sammen, er en handlekurv omfattende en hoveddel, to eller flere hjul og et sammenleggbart håndtak.

 

Disse tekniske trekkene er allerede kjent fra D1 og utgjør derfor ikke et bidrag utover kjent teknikk.

 

Det tekniske trekk i krav 1 som utgjør et bidrag utover teknikkens stilling og derfor kan anses som et teknisk særtrekk, er “hvori minst to av hoveddelens nedre hjørner er innvendig utstyret med adskillende vegger som danner et volum utformet for å kunne romme hjulene til en kurv stablet over”.

Problemet som løses av dette tekniske trekket, kan formuleres som “skjerme bunnen av kurven fra skitt som følger med hjulene til en ytterligere kurv som stables over”.

 

De tekniske trekkene i krav 2 som utgjør bidrag til teknikkens stilling og som derfor kan anses som tekniske særtrekk, er “hvori nevnte handlekurv omfatter et andre håndtak plassert på en av sidevegggene, og det andre håndtaket er uttrekkbart”.

Problemet som løses av disse tekniske trekkene, kan formuleres som “forbedre grepet til kurven for brukere med forskjellige høyder”.

 

Konklusjon:

 

De tekniske særtrekkene løser ulike problemer, og derfor er det ikke en teknisk sammenheng mellom oppfinnelsene som involverer like eller tilsvarende særtrekk, jf. pf. § 8. Oppfinnelsene er derfor ikke knyttet sammen til et felles oppfinnerisk konsept. Kravene anses å gjelde oppfinnelser som er uavhengige av hverandre og kan ikke aksepteres, jf. patl. § 10.